Rechtsprechung / BGH / 10. Zivilsenat / 2024

BGH Beschluss vom 11.06.2024 – X ZB 5/22

10. Zivilsenat · ECLI:DE:BGH:2024:110624BXZB5.22.0

Gewerblicher RechtsschutzBundVolltext

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Leitsatz

DABUS 1. Erfinder im Sinne von § 37 Abs. 1 PatG kann nur eine natürliche Person sein. Ein maschinelles, aus Hard- oder Software bestehendes System kann auch dann nicht als Erfinder benannt werden, wenn es über Funktionen künstlicher Intelligenz verfügt. 2. Die Benennung einer natürlichen Person als Erfinder ist auch dann möglich und erforderlich, wenn zum Auffinden der beanspruchten technischen Lehre ein System mit künstlicher Intelligenz eingesetzt worden ist. 3. Die Benennung einer natürlichen Person als Erfinder im dafür vorgesehenen amtlichen Formular genügt nicht den Anforderungen aus § 37 Abs. 1 PatG, wenn zugleich beantragt wird, die Beschreibung um den Hinweis zu ergänzen, die Erfindung sei durch eine künstliche Intelligenz generiert oder geschaffen worden. 4. Die Ergänzung einer hinreichend deutlichen Erfinderbenennung um die Angabe, der Erfinder habe eine näher bezeichnete künstliche Intelligenz zur Generierung der Erfindung veranlasst, ist rechtlich unerheblich und rechtfertigt nicht die Zurückweisung der Anmeldung nach § 42 Abs. 3 PatG.

Tenor§

Die Rechtsbeschwerde und die Anschlussrechtsbeschwerde gegen den Beschluss des 11. Senats (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts vom 11. November 2021 werden zurückgewiesen.

Die Kosten des Rechtsbeschwerdeverfahrens werden gegeneinander aufgehoben.

Gründe§

1Permalink zu Rn. 1recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2024-06-11/x-zb-5-22#rd_1

Der Anmelder begehrt die Erteilung eines Patents, für das eine Künstliche Intelligenz als Erfinder benannt ist.

2Permalink zu Rn. 2recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2024-06-11/x-zb-5-22#rd_2

A. Der Anmelder hat am 17. Oktober 2019 die Patentanmeldung 10 2019 128 120.2 eingereicht.

3Permalink zu Rn. 3recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2024-06-11/x-zb-5-22#rd_3

Der in der Anmeldung formulierte Anspruch 1 lautet:

Ein Lebensmittel- oder Getränkebehälter, umfassend:

eine Wandung, die eine innere Kammer des Behälters definiert, wobei die Wandung Innen- und Außenflächen aufweist und von im Wesentlichen gleichmäßiger Dicke ist;

wobei die Wandung ein fraktales Profil mit entsprechenden konvexen und konkaven fraktalen Elementen auf entsprechenden Elementen der Innen- und Außenflächen aufweist; und

wobei die konvexen und konkaven fraktalen Elemente Vertiefungen und Erhebungen im Profil der Wandung bilden.

4Permalink zu Rn. 4recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2024-06-11/x-zb-5-22#rd_4

Ein Ausführungsbeispiel ist in der nachfolgend wiedergegebenen Figur 1 im axialen Querschnitt dargestellt.

5Permalink zu Rn. 5recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2024-06-11/x-zb-5-22#rd_5

Die am gleichen Tag auf dem dafür vorgesehenen amtlichen Formblatt eingereichte Erfinderbenennung enthält folgende Angabe:

DABUS -

Die Erfindung wurde selbständig durch eine künstliche Intelligenz erzeugt.

6Permalink zu Rn. 6recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2024-06-11/x-zb-5-22#rd_6

Das Patentamt hat die Anmeldung nach vorherigem Hinweis mit der Begründung zurückgewiesen, als Erfinder könne nur eine natürliche Person benannt werden.

7Permalink zu Rn. 7recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2024-06-11/x-zb-5-22#rd_7

Dem dagegen angestrengten Beschwerdeverfahren ist die Präsidentin des Patentamts gemäß § 77 PatG beigetreten.

8Permalink zu Rn. 8recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2024-06-11/x-zb-5-22#rd_8

Im Beschwerdeverfahren hat der Anmelder in erster Linie beantragt, die oben genannte Erfinderbenennung mit dem Zusatz "c/o S. " zuzulassen.

9Permalink zu Rn. 9recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2024-06-11/x-zb-5-22#rd_9

Mit seinem ersten Hilfsantrag hat der Anmelder die Feststellung begehrt, dass es keiner Erfinderbenennung bedürfe.

10Permalink zu Rn. 10recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2024-06-11/x-zb-5-22#rd_10

Sein zweiter Hilfsantrag war darauf gerichtet, ihn als Erfinder zu benennen und die erste Seite der Beschreibung wie folgt zu ergänzen:

Die vorliegende Erfindung wurde von einer künstlichen Intelligenz namens DABUS geschaffen.

11Permalink zu Rn. 11recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2024-06-11/x-zb-5-22#rd_11

Mit seinem dritten Hilfsantrag hat der Anmelder folgende Erfinderbenennung angestrebt:

S. ,

der die künstliche Intelligenz DABUS dazu veranlasst hat, die Erfindung zu generieren.

12Permalink zu Rn. 12recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2024-06-11/x-zb-5-22#rd_12

Das Patentgericht hat den Beschluss des Patentamts unter Zurückweisung der weitergehenden Beschwerde aufgehoben und die Sache mit der Maßgabe zurückverwiesen, dass die Erfinderbenennung gemäß Hilfsantrag 3 als frist- und formgerecht eingereicht anzuerkennen sei.

13Permalink zu Rn. 13recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2024-06-11/x-zb-5-22#rd_13

Mit ihrer vom Patentgericht zugelassenen Rechtsbeschwerde begehrt die Präsidentin des Patentamts die Aufhebung der Entscheidung, soweit der Beschwerde stattgegeben wurde. Der Anmelder tritt dem Rechtsmittel entgegen und verfolgt seine vom Patentgericht zurückgewiesenen Anträge mit der Anschlussrechtsbeschwerde weiter. Die Präsidentin tritt diesem Rechtsbehelf entgegen.

14Permalink zu Rn. 14recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2024-06-11/x-zb-5-22#rd_14

B. Die kraft Zulassung statthafte und auch im Übrigen zulässige Rechtsbeschwerde und die ebenfalls zulässige Anschlussrechtsbeschwerde bleiben ohne Erfolg.

15Permalink zu Rn. 15recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2024-06-11/x-zb-5-22#rd_15

I. Das Patentgericht hat seine Entscheidung im Wesentlichen wie folgt begründet:

16Permalink zu Rn. 16recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2024-06-11/x-zb-5-22#rd_16

Der Hauptantrag und Hilfsantrag 1 seien nicht begründet. Nach der gegenwärtigen Rechtslage dürften lediglich natürliche Personen, nicht aber Maschinen als Erfinder benannt werden. Aus der vom Gesetzgeber getroffenen Entscheidung, mit dem Recht des Erfinders auf Namensnennung seine Erfindereigenschaft ("Erfinderehre") anzuerkennen, folge für das deutsche Recht, dass eine Künstliche Intelligenz nicht als Erfinder oder Miterfinder benannt werden könne.

17Permalink zu Rn. 17recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2024-06-11/x-zb-5-22#rd_17

Hilfsantrag 2 sei ebenfalls nicht begründet. Mit der damit angestrebten Änderung der Beschreibung werde der Offenbarungsgehalt der Anmeldung gegenüber den am Anmeldetag eingereichten Unterlagen unzulässig erweitert.

18Permalink zu Rn. 18recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2024-06-11/x-zb-5-22#rd_18

Die nach Hilfsantrag 3 vorgesehene Erfinderbenennung sei nicht zu beanstanden, da sie in dem vorgesehenen Feld die Angabe einer natürlichen Person enthalte und zudem vermerkt sei, dass der Erfinder auch Anmelder ist. Der zusätzliche Hinweis auf die künstliche Intelligenz verstoße nicht gegen § 7 Abs. 2 PatV. Die Vorschrift enthalte keine abschließende Aufzählung. Ihr sei nicht zu entnehmen, dass weitergehende Angaben nicht statthaft seien. Auch aus dem amtlichen Formblatt ergebe sich eine solche Beschränkung nicht. Es halte mindestens zwei Felder für Angaben vor, die nicht im Katalog des § 7 Abs. 2 PatV enthalten seien, nämlich das Zeichen des Anmelders/Vertreters und den Antrag auf Nichtnennung als Erfinder.

19Permalink zu Rn. 19recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2024-06-11/x-zb-5-22#rd_19

II. Dies hält der rechtlichen Überprüfung stand.

20Permalink zu Rn. 20recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2024-06-11/x-zb-5-22#rd_20

1. Zu Recht ist das Patentgericht zu dem Ergebnis gelangt, dass der Hauptantrag unbegründet ist.

21Permalink zu Rn. 21recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2024-06-11/x-zb-5-22#rd_21

a) Erfinder im Sinne von § 37 Abs. 1 PatG kann nur eine natürliche Person sein. Ein maschinelles, aus Hard- oder Software bestehendes System kann auch dann nicht als Erfinder benannt werden, wenn es über Funktionen künstlicher Intelligenz verfügt.

22Permalink zu Rn. 22recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2024-06-11/x-zb-5-22#rd_22

aa) Gemäß § 37 Abs. 1 Satz 1 PatG muss der Anmelder innerhalb von fünfzehn Monaten nach dem für die Anmeldung maßgeblichen Zeitpunkt den oder die Erfinder benennen und versichern, dass weitere Personen seines Wissens an der Erfindung nicht beteiligt sind.

23Permalink zu Rn. 23recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2024-06-11/x-zb-5-22#rd_23

Diese Vorschrift knüpft an die grundlegende Regelung in § 6 PatG an. Danach hat der Erfinder oder dessen Rechtsnachfolger das Recht auf das Patent.

24Permalink zu Rn. 24recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2024-06-11/x-zb-5-22#rd_24

bb) Als Erfinder im Sinne dieser Regelung wurde schon auf der Grundlage der inhaltsgleichen Regelung in § 3 PatG a.F. diejenige (natürliche) Person verstanden, deren schöpferischer Tätigkeit die Erfindung entspringt.

25Permalink zu Rn. 25recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2024-06-11/x-zb-5-22#rd_25

(1) Mit der Einführung der zuletzt genannten Vorschrift im Jahr 1936 und der damit verbundenen Abkehr von dem zuvor geltenden Anmelderprinzip haben die in der Rechtsprechung des Reichsgerichts entwickelten Grundsätze über so genannte Betriebs-, Dienst- und Gesellschaftererfindungen ihre Grundlage verloren (BGH, Urteil vom 16. November 1954 - I ZR 40/53, GRUR 1955, 286, 288 f. - Schnellkopiergerät; Urteil vom 5. Mai 1966 - Ia ZR 110/64, GRUR 1966, 558, 560 - Spanplatten).

26Permalink zu Rn. 26recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2024-06-11/x-zb-5-22#rd_26

Dementsprechend geht auch der weit überwiegende Teil der Literatur davon aus, dass nur eine natürliche Person Erfinder sein kann (Melullis in Benkard, PatG, 12. Aufl. 2023, § 6 Rn. 31; Keukenschrijver in Busse/Keukenschrijver, PatG, 9. Aufl. 2020, § 6 Rn. 13; Moufang in Schulte, PatG, 11. Aufl. 2022, § 6 Rn. 18; Ann, Patentrecht, 8. Aufl. 2022, § 1 Rn. 25; Mes, PatG, 5. Aufl. 2020, § 6 Rn. 10; Dornis, GRUR 2021, 784, 791; Dornis, Mitt. 2020, 436, 439; Dornis, GRUR Patent 2023, 14 Rn. 15; Krausen, GRUR 2023, 841, 844; Heinze/Engel in Ebers/Heinze/Krügel/Steinrötter, Künstliche Intelligenz und Robotik, 1. Aufl. 2020, § 10 Rn. 83; Konertz/Schönhof, ZGE 2018, 379, 402; Meitinger, Mitt. 2017, 149; Meitinger, Mitt. 2020, 49 f.; Ménière/Pihlajamaa, GRUR 2019, 332, 335; Rektorschek, Mitt. 2017, 438, 442; Schaub, JZ 2017, 342, 347; Schneider/Kremer, ITRB 2020, 166, 168; für eine Öffnung des Begriffs Köllner, Mitt. 2022, 193, 199; Nägerl/Neuburger/Steinbach, GRUR 2019, 336, 340; Schröler/Kuß in Chibanguza/Kuß/Steege, Künstliche Intelligenz, 1. Aufl. 2022, E. Rn. 82, 85 ff.).

27Permalink zu Rn. 27recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2024-06-11/x-zb-5-22#rd_27

Zu derselben Beurteilung ist die juristische Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts auf der Grundlage der gleich gelagerten Regelungen in Art. 81 und Art. 60 Abs. 1 EPÜ gelangt (EPA, Entscheidung vom 21. Dezember 2021 - J 8/20, Rn. 4.2 ff.).

28Permalink zu Rn. 28recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2024-06-11/x-zb-5-22#rd_28

Zu demselben Ergebnis ist die Rechtsprechung zu nationalen Regelungen anderer Staaten gelangt, die ebenfalls eine Erfinderbenennung verlangen. Die mit dieser Frage befassten Gerichte haben die Benennung einer Künstlichen Intelligenz als Erfinder nahezu einheitlich mit der Begründung abgelehnt, als Erfinder könne nur eine natürliche Person benannt werden (UK Supreme Court, Urteil vom 20. Dezember 2023 - [2023] UKCS 49, Rn. 54 f.; Court of Appeal for England and Wales, Urteil vom 21. September 2021 - [2021] EWCA Civ 1374, Rn. 32 ff., 149; Federal Court of Australia, Urteil vom 13. April 2022 - [2022] FCAFC 62, GRUR Int 2022, 731, Rn. 84 ff., 123; United States Court of Appeals for the Federal Circuit, Urteil vom 5. August 2022 - 2021-2347; High Court of New Zealand, Urteil vom 17. März 2023 - [2023] NZHC 554, Rn. 33).

29Permalink zu Rn. 29recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2024-06-11/x-zb-5-22#rd_29

(2) Dieses Verständnis steht in Einklang mit dem Wortlaut von § 6 PatG, der an einen tatsächlichen Vorgang anknüpft, und mit der Systematik der Vorschrift, die voraussetzt, dass der Erfinder Träger eines Rechts sein kann.

30Permalink zu Rn. 30recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2024-06-11/x-zb-5-22#rd_30

Die Stellung als Erfinder ist nach der Rechtsprechung des Senats nicht nur das Ergebnis eines tatsächlichen Vorgangs, nämlich des Auffindens einer neuen technischen Lehre. Sie umfasst vielmehr auch rechtliche Beziehungen. So begründet die Stellung als Erfinder das Recht auf das Patent. Daneben entsteht das Erfinderpersönlichkeitsrecht (BGH, Urteil vom 24. Oktober 1978 - X ZR 42/76, BGHZ 72, 236 = GRUR 1979, 145, 148 - Aufwärmvorrichtung; Urteil vom 20. Juni 1978 - X ZR 49/75, GRUR 1978, 583, 585 - Motorkettensäge; Urteil vom 17. März 1961 - I ZR 70/59, GRUR 1961, 470, 472 - Mitarbeiter-Urkunde).

31Permalink zu Rn. 31recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2024-06-11/x-zb-5-22#rd_31

b) Entgegen der Auffassung des Anmelders ergibt sich aus der Möglichkeit, Systeme der künstlichen Intelligenz zum Auffinden technischer Lehren einzusetzen, weder die Möglichkeit noch die Notwendigkeit eines abweichenden Verständnisses von § 6 und § 37 Abs. 1 PatG.

32Permalink zu Rn. 32recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2024-06-11/x-zb-5-22#rd_32

aa) Die Benennung einer natürlichen Person als Erfinder ist auch dann möglich, wenn zum Auffinden der beanspruchten technischen Lehre ein System mit künstlicher Intelligenz eingesetzt worden ist.

33Permalink zu Rn. 33recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2024-06-11/x-zb-5-22#rd_33

(1) In diesem Zusammenhang kann offenbleiben, ob und unter welchen Voraussetzungen der Einsatz solcher Systeme der Annahme entgegensteht, dass eine damit aufgefundene technische Lehre auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht.

34Permalink zu Rn. 34recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2024-06-11/x-zb-5-22#rd_34

Nach § 4 Satz 1 PatG, der mit Art. 56 Satz 1 EPÜ übereinstimmt, gilt eine Erfindung als auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend, wenn sie sich für den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt. Für die Beurteilung dieser Frage ist nicht ausschlaggebend, welche Überlegungen der Erfinder angestellt hat, um die beanspruchte Lehre aufzufinden. Entscheidend ist vielmehr, ob der Stand der Technik Anlass gab, zu dieser Lehre zu gelangen.

35Permalink zu Rn. 35recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2024-06-11/x-zb-5-22#rd_35

Unabhängig davon setzt die Benennung als Erfinder nicht voraus, dass der Gegenstand der Anmeldung patentfähig ist. Aus ihr ergibt sich lediglich, welche Personen nach der Kenntnis des Anmelders in rechtlich erheblicher Weise am Auffinden der angemeldeten Lehre beteiligt waren und deshalb die originären Rechte bezüglich der Erfindung erworben haben.

36Permalink zu Rn. 36recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2024-06-11/x-zb-5-22#rd_36

(2) Eine solche Zuordnung setzt keinen Beitrag voraus, dem eigenständiger erfinderischer Gehalt zukommt.

37Permalink zu Rn. 37recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2024-06-11/x-zb-5-22#rd_37

Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist es für die Beurteilung der Frage, ob ein die Stellung als (Mit-)Erfinder begründender schöpferischer Beitrag vorliegt, nicht erforderlich, dass dieser Beitrag einen eigenständigen erfinderischen Gehalt aufweist. Auch ist es verfehlt, die einzelnen Merkmale des Anspruchs darauf zu untersuchen, ob sie für sich genommen im Stand der Technik bekannt sind. Auszuscheiden sind nur solche Beiträge, die den Gesamterfolg nicht beeinflusst haben, also unwesentlich in Bezug auf die Lösung sind, ferner solche, die auf Weisung eines Erfinders oder eines Dritten geschaffen wurden (vgl. nur BGH, Urteil vom 4. August 2020 - X ZR 38/19, GRUR 2020, 1186 Rn. 114 - Mitralklappenprothese).

38Permalink zu Rn. 38recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2024-06-11/x-zb-5-22#rd_38

(3) Ausgehend von diesen Grundsätzen genügt für die Stellung als Erfinder bei einer technischen Lehre, die mit Hilfe eines Systems der künstlichen Intelligenz aufgefunden wurde, ein menschlicher Beitrag, der den Gesamterfolg wesentlich beeinflusst hat.

39Permalink zu Rn. 39recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2024-06-11/x-zb-5-22#rd_39

Dabei kommt der im Detail umstrittenen Frage, welche Art oder Intensität ein menschlicher Beitrag aufweisen muss, um eine solche Zuordnung zu rechtfertigen, keine ausschlaggebende Bedeutung zu. Insbesondere bedarf es keiner abschließenden Festlegung, ob die Stellung als Hersteller, Eigentümer oder Besitzer eines solchen Systems ausreicht oder ob Handlungen mit einem engeren Bezug zu der aufgefundenen technischen Lehre erforderlich sind, etwa spezielle Maßnahmen der Programmierung oder des Datentrainings, das Initiieren des Suchvorgangs, der die beanspruchte Lehre zu Tage gefördert hat, die Überprüfung und Auswahl unter mehreren vom System vorgeschlagenen Ergebnissen oder andere Tätigkeiten (vgl. zu diesen Fragen Nägerl/Neuburger/Steinbach, GRUR 2019, 336, 341; Staehelin, GRUR 2022, 1569, 1571; Köllner, Mitt. 2022, 193, 199 ff.; Meitinger, Mitt. 2020, 49, 50; Mes, PatG, 5. Aufl. 2020, § 6 Rn. 10; vgl. ferner Konertz/Schönhof, ZGE 2018, 379, 410; Hetmank/Lauber-Rönsberg, GRUR 2018, 574, 581; Meitinger, Mitt. 2017, 149 ff.; Kim, GRUR Int 2020, 443, 455; Gajeck/Scheibe, RDI 2023, 408, 413 f.).

40Permalink zu Rn. 40recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2024-06-11/x-zb-5-22#rd_40

Unabhängig davon, wie diese Fragen zu beurteilen sind, bleibt es auch beim Einsatz von Systemen mit künstlicher Intelligenz möglich, solche menschlichen Beiträge zu identifizieren und hieraus durch rechtliche Bewertung die Stellung als Erfinder abzuleiten. Ein System, das ohne jede menschliche Vorbereitung oder Einflussnahme nach technischen Lehren sucht, gibt es nach derzeitigem wissenschaftlichem Erkenntnisstand nicht (Gajeck/Scheibe, RDI 2023, 408, 410; Dornis, GRUR Patent 2023, 14 Rn. 12 f.; Gärtner, GRUR 2022, 207; Shemtov, A study on inventorship in inventions involving AI activity, Februar 2019, S. 9 f., abrufbar unter https://beck-link.de/zv4nb).

41Permalink zu Rn. 41recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2024-06-11/x-zb-5-22#rd_41

(4) Aus der Rechtsprechung, wonach eine Erfindung ohne Erfinder nicht denkbar ist (BGH, Urteil vom 5. Mai 1966 - Ia ZR 110/64, GRUR 1966, 558, 560 - Spanplatten), ergibt sich keine abweichende Beurteilung.

42Permalink zu Rn. 42recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2024-06-11/x-zb-5-22#rd_42

Diese Rechtsprechung besagt lediglich, dass die Rechte an einer Erfindung, wie bereits oben aufgezeigt wurde, nicht originär zugunsten einer Organisation entstehen können, sondern nur zugunsten von natürlichen Personen, die in maßgeblicher Weise am Auffinden der technischen Lehre beteiligt waren. Sie bestätigt somit, dass die Benennung einer natürlichen Person als Erfinder erforderlich ist.

43Permalink zu Rn. 43recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2024-06-11/x-zb-5-22#rd_43

(5) Entgegen der Auffassung des Anmelders ergeben sich aus dieser Gesetzeslage keine unzumutbaren Anforderungen in Bezug auf die in § 37 Abs. 1 Satz 1 und § 124 PatG statuierte Pflicht zu wahrheitsgemäßen Angaben.

44Permalink zu Rn. 44recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2024-06-11/x-zb-5-22#rd_44

Wie oben dargelegt wurde, steht der Umstand, dass ein System der künstlichen Intelligenz einen wesentlichen Beitrag zum Auffinden einer technischen Lehre erbracht hat, nicht in Widerspruch zu der Annahme, dass es mindestens eine natürliche Person gibt, die aufgrund des von ihr geleisteten Beitrags als Erfinder anzusehen ist. Vor diesem Hintergrund ist dem Anmelder möglich und zuzumuten, (mindestens) einen Erfinder auch dann zu benennen, wenn aus seiner Sicht ein System der künstlichen Intelligenz den hauptsächlichen Beitrag geleistet hat.

45Permalink zu Rn. 45recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2024-06-11/x-zb-5-22#rd_45

Wie beim Einsatz traditioneller Hilfsmittel hat der Anmelder die hierzu erforderliche Bewertung auf der Grundlage seines Wissens vorzunehmen (§ 37 Abs. 1 Satz 1 PatG) und gegenüber dem Patentamt wahrheitsgemäße Erklärungen abzugeben (§ 124 PatG). Dem Patentamt obliegt es grundsätzlich nicht, die Erfinderbenennung inhaltlich zu überprüfen.

46Permalink zu Rn. 46recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2024-06-11/x-zb-5-22#rd_46

Eine unzutreffende Beurteilung hat keine unmittelbare Auswirkung auf das Anmeldeverfahren. Nach § 7 Abs. 1 PatG gilt im Interesse eines verzögerungsfreien Verfahrens vielmehr der Anmelder als berechtigt, die Erteilung des Patents zu verlangen. Personen, die sich anstelle der benannten Person als berechtigten Erfinder ansehen, können außerhalb des Anmeldeverfahrens gemäß § 8 Abs. 1 PatG die Abtretung des Anspruchs auf Erteilung des Patents und gemäß § 63 Abs. 2 Satz 1 PatG die Zustimmung zur Berichtigung der Erfinderbenennung verlangen.

47Permalink zu Rn. 47recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2024-06-11/x-zb-5-22#rd_47

bb) Da dem Anmelder danach regelmäßig auch beim Einsatz von Systemen mit künstlicher Intelligenz ein zumutbarer Weg für die Anmeldung offensteht, ist ein abweichendes Gesetzesverständnis auch nicht mit Blick auf die nach dem Grundgesetz geschützte eigentumsrechtliche Position des an einer Erfindung Berechtigten geboten.

48Permalink zu Rn. 48recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2024-06-11/x-zb-5-22#rd_48

c) Da die Benennung von DABUS als Erfinder danach nicht den Anforderungen von § 37 Abs. 1 PatG genügt und der Anmelder diesen Mangel trotz Aufforderung nicht beseitigt hat, ist die Anmeldung in der Fassung des Hauptantrags mithin gemäß § 42 Abs. 3 Satz 1 PatG zurückzuweisen.

49Permalink zu Rn. 49recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2024-06-11/x-zb-5-22#rd_49

2. Ebenfalls zutreffend hat das Patentgericht Hilfsantrag 1 als unbegründet angesehen.

50Permalink zu Rn. 50recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2024-06-11/x-zb-5-22#rd_50

Eine Erfinderbenennung ist nach § 37 Abs. 1 PatG auch dann erforderlich, wenn zum Auffinden der beanspruchten technischen Lehre ein System mit künstlicher Intelligenz eingesetzt worden ist.

51Permalink zu Rn. 51recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2024-06-11/x-zb-5-22#rd_51

Wie oben im Einzelnen dargelegt wurde, ist die in § 6 PatG vorgesehene Zuordnung der Erfindung zu einer natürlichen Person auch unter den genannten Voraussetzungen möglich und zumutbar. Schon angesichts dessen kommt eine Ausnahme von dem in § 37 Abs. 1 PatG zwingend vorgesehenen Erfordernis nicht in Betracht.

52Permalink zu Rn. 52recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2024-06-11/x-zb-5-22#rd_52

3. Im Ergebnis zu Recht hat das Patentgericht auch Hilfsantrag 2 als unbegründet angesehen.

53Permalink zu Rn. 53recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2024-06-11/x-zb-5-22#rd_53

Dabei kann dahingestellt bleiben, ob die mit Hilfsantrag 2 angestrebte Ergänzung der Beschreibung dazu führt, dass der Gegenstand der Anmeldung über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Unterlagen hinausgeht.

54Permalink zu Rn. 54recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2024-06-11/x-zb-5-22#rd_54

a) Die angestrebte Ergänzung ist jedenfalls deshalb nicht zulässig, weil sie die Benennung des Anmelders als Erfinder in Frage stellt und deshalb dazu führt, dass die Erfinderbenennung insgesamt nicht den Anforderungen des § 37 Abs. 1 PatG genügt.

55Permalink zu Rn. 55recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2024-06-11/x-zb-5-22#rd_55

Die Benennung des Erfinders muss inhaltlich eindeutig und in sich schlüssig sein (so zutreffend BPatG, Beschluss vom 15. März 1983 - 19 W (pat) 33/82, BlPMZ 1984, 53; Keukenschrijver in Busse/Keukenschrijver, PatG, 9. Aufl. 2020, § 37 Rn. 16; Moufang in Schulte, PatG, 11. Aufl. 2022, § 37 Rn. 21).

56Permalink zu Rn. 56recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2024-06-11/x-zb-5-22#rd_56

Im Streitfall sind hierbei nicht allein die - für sich gesehen nicht zu beanstandenden - Angaben im Formular für die Erfinderbenennung maßgeblich, sondern auch die nach Hilfsantrag 2 zusammen damit angestrebte Ergänzung der Beschreibung.

57Permalink zu Rn. 57recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2024-06-11/x-zb-5-22#rd_57

Der insoweit vorgesehene Hinweis, die Erfindung sei durch die künstliche Intelligenz DABUS geschaffen worden, lässt nicht eindeutig erkennen, ob die Angaben im Formular lediglich um eine Benennung von eingesetzten Hilfsmitteln ergänzt oder ob sie inhaltlich in Frage gestellt werden sollen. Damit fehlt es der Anmeldung insgesamt an einer eindeutigen Angabe des Erfinders.

58Permalink zu Rn. 58recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2024-06-11/x-zb-5-22#rd_58

b) Unabhängig davon genügt das Ergänzungsbegehren nicht den Anforderungen des § 38 Satz 1 PatG.

59Permalink zu Rn. 59recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2024-06-11/x-zb-5-22#rd_59

Nach § 38 Satz 1 PatG sind bis zum Beschluss über die Erteilung des Patents Änderungen der in der Anmeldung enthaltenen Angaben zwar zulässig, sofern sie den Gegenstand der Anmeldung nicht erweitern. Bis zum Eingang des Prüfungsantrags gemäß § 44 PatG gilt dies jedoch nur, soweit es sich um die Berichtigung offensichtlicher Unrichtigkeiten, um die Beseitigung der von der Prüfungsstelle bezeichneten Mängel oder um Änderungen des Patentanspruchs handelt.

60Permalink zu Rn. 60recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2024-06-11/x-zb-5-22#rd_60

Im Streitfall ist eine Änderung der Beschreibung danach nicht zulässig, weil ein Prüfungsantrag nicht gestellt ist, das Patentgericht den Inhalt der Beschreibung nicht gerügt hat und es sich auch nicht um die Berichtigung einer offensichtlichen Unrichtigkeit handelt.

61Permalink zu Rn. 61recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2024-06-11/x-zb-5-22#rd_61

4. Im Ergebnis zu Recht hat das Patentgericht die mit Hilfsantrag 3 begehrte Erfinderbenennung als noch zulässig angesehen.

62Permalink zu Rn. 62recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2024-06-11/x-zb-5-22#rd_62

Entgegen der Ansicht der Rechtsbeschwerde stellt die der Benennung des Anmelders als Erfinder hinzugefügte Angabe, der Erfinder habe die künstliche Intelligenz DABUS zur Generierung der Erfindung veranlasst, keinen hinreichenden Grund für eine Zurückweisung der Anmeldung dar.

63Permalink zu Rn. 63recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2024-06-11/x-zb-5-22#rd_63

a) Die mit Hilfsantrag 3 angestrebte Erfinderbenennung genügt trotz dieses Zusatzes den Anforderungen von § 37 Abs. 1 PatG.

64Permalink zu Rn. 64recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2024-06-11/x-zb-5-22#rd_64

Der in Rede stehende Zusatz lässt hinreichend deutlich erkennen, dass DABUS nicht als Miterfinder angegeben wird, sondern nur als Mittel, dessen sich der Anmelder zum Auffinden der beanspruchten technischen Lehre bedient hat.

65Permalink zu Rn. 65recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2024-06-11/x-zb-5-22#rd_65

Damit ist der Anmelder eindeutig als Erfinder benannt. Diese Angabe ist auch in sich schlüssig. Ob die ihr zugrundeliegende rechtliche Bewertung inhaltlich zutrifft, ist im Anmeldeverfahren nicht zu überprüfen.

66Permalink zu Rn. 66recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2024-06-11/x-zb-5-22#rd_66

b) Die zusätzliche Angabe verstößt nicht gegen die Vorgaben aus § 7 PatV.

67Permalink zu Rn. 67recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2024-06-11/x-zb-5-22#rd_67

Nach § 7 Abs. 1 PatV ist bei schriftlicher Benennung des Erfinders das vom Patentamt herausgegebene Formblatt zu verwenden. § 7 Abs. 2 PatV schreibt vor, welche Angaben die Erfinderbenennung enthalten muss.

68Permalink zu Rn. 68recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2024-06-11/x-zb-5-22#rd_68

Aus keiner dieser Vorgaben ergibt sich ein generelles Verbot, im Einzelfall zusätzliche Angaben zu machen, die aus Sicht des Anmelders von Bedeutung sind.

69Permalink zu Rn. 69recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2024-06-11/x-zb-5-22#rd_69

c) Die zusätzliche Angabe verstößt auch nicht gegen die Vorgabe aus § 9 Abs. 2 DPMAV, wonach Formblätter so ausgefüllt sein sollen, dass sie die maschinelle Erfassung und Bearbeitung gestatten.

70Permalink zu Rn. 70recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2024-06-11/x-zb-5-22#rd_70

Wie die Rechtsbeschwerde mit Recht anführt, kann diese Vorgabe verletzt sein, wenn der Anmelder es dem Patentamt überlässt, aus beliebigen oder nicht hinreichend strukturierten Angaben die relevanten Daten herauszufiltern.

71Permalink zu Rn. 71recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2024-06-11/x-zb-5-22#rd_71

Diese Voraussetzungen sind im Streitfall jedoch nicht erfüllt.

72Permalink zu Rn. 72recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2024-06-11/x-zb-5-22#rd_72

Wie bereits oben dargelegt wurde, ergibt sich aus den Angaben hinreichend deutlich, dass der Anmelder sich selbst als Erfinder benennt. Die zusätzliche - aus den oben aufgezeigten Gründen rechtlich irrelevante - Angabe zum Einsatz künstlicher Intelligenz ist von der Erfinderbenennung ohne weiteres trennbar und kann für die Erfassung und Verarbeitung der Daten unbeachtet bleiben.

73Permalink zu Rn. 73recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2024-06-11/x-zb-5-22#rd_73

Damit fehlt es an einem Verstoß gegen § 9 Abs. 2 DPMAV. Ob ein Verstoß gegen diese Vorschrift zu einer Zurückweisung nach § 42 Abs. 3 PatG führen könnte, obwohl sie nur als Soll-Vorschrift formuliert ist, bedarf deshalb keiner abschließenden Entscheidung.

74Permalink zu Rn. 74recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2024-06-11/x-zb-5-22#rd_74

III. Die Kostenentscheidung beruht auf § 109 Abs. 1 Satz 2 PatG.

75Permalink zu Rn. 75recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2024-06-11/x-zb-5-22#rd_75

IV. Von einer mündlichen Verhandlung hat der Senat nach § 107 Abs. 1 PatG abgesehen.

Bacher Hoffmann Deichfuß
Kober-Dehm Marx