OLG Frankfurt am Main Urteil vom 14.06.2011 – 6 U 34/10

Auf die Berufung der Beklagten wird das am 15. Dezember 2009 verkündete Urteil der 18. Zivilkammer des Landgerichts Frankfurt am Main nach teilweiser übereinstimmender Erledigungserklärung teilweise abgeändert und wie folgt neu gefasst:

1. Die Beklagte wird verurteilt, es bei Meidung eines vom Gericht für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgelds bis zu 250.000,- €, ersatzweise Ordnungshaft, oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Wiederholungsfall bis zu zwei Jahren, zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr das Zeichen „Gelbe Seiten“ als Bestandteil von Internetdomains zu verwenden und/oder verwenden zu lassen, wenn dies erfolgt wie durch die nachfolgend aufgeführte Internetdomain: branchenbuch-gelbeseiten.com und wenn sich die unter dieser Internetdomain angebotenen Dienstleistungen ausschließlich oder auch an den deutschen Verbraucher richten.

2. Es wird festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist, der A GbR, allen Schaden zu ersetzen, der ihr durch die vorstehend in Ziffer 1 untersagte Handlung entstanden ist und künftig noch entstehen wird.

3. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.

4. Die Widerklage wird abgewiesen.

Im Übrigen wird die Berufung zurückgewiesen.

Von den Kosten des Rechtsstreits haben die Klägerin 1/6 und die Beklagte 5/6 zu tragen.

Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Die Beklagte kann die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe 250.000,- € abwenden, wenn nicht die Klägerin vor der Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe leistet. Die Klägerin kann die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe von 120% des auf Grund des Urteils vollstreckbaren Betrages abwenden, wenn nicht die Beklagte vor der Vollstreckung Sicherheit in Höhe von 120% des jeweils zu vollstreckenden Betrages leistet.

I.

Auf die tatsächlichen Feststellungen im angefochtenen Urteil wird Bezug genommen (§ 540 Abs. 1 Satz 1 ZPO). Gegen das Urteil hat die Beklagte eingelegt. Den Auskunftsanspruch (Ziffer 3. des Tenors des angefochtenen Urteils) haben die Parteien übereinstimmend für erledigt erklärt.

Im Hinblick auf die zwischenzeitlich ergangene Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom 24.03.2011 (Az. I ZR 108/09– GRUR 2011, 521 – TÜV) hat die Klägerin erklärt, sie stütze ihren markenrechtlichen Unterlassungsanspruch in erster Linie auf die Marke DE 39644690 und hilfsweise auf die Marke DE 1177265. Im Übrigen wiederholen und vertiefen beide Parteien in dem Berufungsverfahren ihr erstinstanzliches Vorbringen. Wegen der Einzelheiten wird auf die nachfolgenden Ausführungen unter II. sowie die gewechselten Schriftsätze nebst deren Anlagen verwiesen.

Die Beklagte beantragt:

1. Das Endurteil des Landgerichts Frankfurt am Main vom 15.12.2009, zugestellt am 08.01.2010, Az 2-18 O 73/09 wird aufgehoben.

2. Die Klage wird kostenpflichtig abgewiesen.

3. Es wird festgestellt,

a) dass die Klägerin der Beklagten den Import und Export gleichnamiger ausländischer gelber Seiten oder Yellow Pages und deren Verkauf, sowie das Bewerben unter Hinweis auf den gleichen beschreibenden Produktnamen Gelbe Seiten und Yellow Pages nicht verbieten darf,

b) dass die Beklagte nach § 23 MarkenG (Deutsches Markengesetz) die beschreibenden Begriffe „Gelbe Seiten“ und international übersetzt „Yellow Pages“ in Deutschland zur Kennzeichnung ihrer Dienstleistung Branchenbuch unter Hinweis auf ihre eigene Formenbezeichnung beschreibend benutzen darf,

c) dass die Klägerin der Beklagten die Benutzung der beschreibenden Begriffe Gelbe Seiten, Yellow Pages für von der Beklagten erstellte und gedruckte und / oder mittels Domains mit den Wortbestandteilen Gelbe Seiten, Yellow Pages in das Internet gestellte und in Europa zu verbreitende Branchenverzeichnisse, nicht verbieten darf.

Die Klägerin beantragt,

1. Die Berufung der Berufungsklägerin und Beklagten vom 04. Februar 2010 gegen das Urteil des Landgerichts Frankfurt am Main (Az. 2-18 O 73/09 vom 15. Dezember 2009 wird zurückgewiesen.

2. Die Widerklage der Berufungsklägerin und Beklagten wird als unzulässig verworfen.

Weiter beantragt die Klägerin hilfsweise zu ihrem ursprünglichen Klageantrag zu 1.,

die Beklagte zu verurteilen, es zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr das Zeichen „Gelbe Seiten“ als Bestandteil von Internetdomains zu verwenden und/oder verwenden zu lassen, wenn dies geschieht wie durch die nachfolgend aufgeführte Internetdomain branchenbuch-gelbeseiten.com und wenn sich die unter dieser Internetdomain angebotenen Dienstleistungen ausschließlich oder auch an den deutschen Verbraucher richten.

Wegen des weiteren Parteivorbringens wird auf die gewechselten Schriftsätze nebst deren Anlagen Bezug genommen.

II.

Die zulässige Berufung ist nur zum Teil begründet.

I) Der Klägerin steht – wie das Landgericht zutreffend erkannt hat – grundsätzlich ein Anspruch auf Unterlassung der Nutzung der Bezeichnung „Gelbe Seiten“ als Bestandteil der Internetadresse www.branchenbuch-gelbeseiten.com aus § 14 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 5 MarkenG zu. Denn das von der Beklagten benutzte Zeichen ist mit der Klagemarke verwechslungsfähig. Allerdings besteht dieser Anspruch nur im Umfang des von der Klägerin gestellten Hilfsantrags, das heißt mit der Einschränkung „und wenn sich die unter dieser Internetdomain angebotenen Dienstleistungen ausschließlich oder auch an den deutschen Verbraucher richten“ . Soweit der Hauptanspruch darauf gerichtet war, der Beklagten die Benutzung des Begriffs „Gelbe-Seiten“ in der Domain branchenbucg-gelbeseiten.com schlechthin zu verbieten, war die Klage daher auf die Berufung der Beklagten abzuweisen.

1) Mit zutreffenden Gründen ist das Landgericht von der Bestandskraft der in erster Linie geltend gemachten Klagemarke „GELBE SEITEN“ (DE-39644690) ausgegangen. Die Beschwerden gegen anderslautende Entscheidungen des Deutschen Patent- und Markenamtes hat das Bundespatentgericht aufgehoben und den gegen die Klagemarke gerichteten Löschungsantrag mit dem Beschluss vom 9. März 2010 (Az.: 27 W (pat) 211/09– GRUR 2011, 232) zurückgewiesen. Die Rechtsbeschwerde wurde nicht zugelassen (BPatG, a.a.O., juris-Tz 60); die nach §§ 84, 85 MarkenG innerhalb eines Monats nach Zustellung der Beschlüsse des Bundespatentgerichts zulässige Nichtzulassungsbeschwerde ist nicht eingelegt worden. Eine gegen diese Entscheidung gerichtete Anhörungsrüge hat das Bundespatentgericht mit Beschluss vom 28. Juli 2010 (veröffentlicht bei juris) als unzulässig verworfen. Damit steht die Schutzfähigkeit der Klagemarken endgültig fest.

2) Indem die Beklagte die Bezeichnung „brachenbuch-gelbeseiten“ als Email Adresse nutzt und dabei gleichzeitig ankündigt, auf dieser Seite entstehe in Kürze das Projekt branchenbuch-gelbeseiten.com, verwendet sie ein der Klagemarke „GELBE SEITEN“ in hohem Maße ähnliches Zeichen für identische Waren und Dienstleistungen im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

Dabei kommt der aufgrund Verkehrsgeltung eingetragenen Marke der Klägerin zumindest durchschnittliche Kennzeichnungskraft zu. Denn eine neue Verkehrsbefragung der Firma X ... GmbH vom Juni 2008 (Anlage K 12) kommt zu dem Ergebnis, dass der Begriff „Gelbe Seiten“ bei einer Bekanntheit von 95,6% (Gesamt) bzw. 98,8% (Nutzer von Branchenfernsprechbüchern) von 57,3 bzw. 61,3% der Befragten einem bestimmten Herausgeber zugeordnet werden. Dies spricht dafür, der Klagemarke die – für eine Kraft Verkehrsdurchsetzung ohnehin naheliegende – eingetragene Marke zumindest durchschnittliche Kennzeichnungskraft (BGH, Urt. v. 06.12.1990 – I ZR 297/88– GRUR 1991, 609 juris-Tz 19 – SL; Urt. v. 28.08.2003 – I ZR 257/00– GRUR 2003, 1040 juris-Tz 31 – Kinder) – nicht abzusprechen. Damit steht die Verwechslungsfähigkeit der Klagemarke mit dem von der Beklagten benutzten Zeichen zur Überzeugung des Senats fest.

3) Die Beklagte benutzt die Bezeichnung „Gelbe Seiten“ in der angegriffenen Internetadresse www.branchenbuch-gelbeseiten.com auch markenmäßig.

Eine markenmäßige Benutzung ist immer dann anzunehmen, wenn ein Zeichen zum Zwecke des Produktabsatzes verwendet wird und dazu geeignet ist, die gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen von Waren oder Dienstleistungen anderer Unternehmen zu unterscheiden (EuGH, Urt. 23.02.1999 – C-63/97– GRUR Int. 1999, 438, 441, Tz. 38 – BMW; Urt. v. 12.11.2002 – C-206/01– GRUR 2003, 55, 57 f – Tz. 51 – Arsenal FC; BGH, Urt. 03.02.2005 – I ZR 159/02– GRUR 2005, 583, 584– Lila-Postkarte; m.w.Nachw.). Eine markenmäßige Benutzung eines fremden Kennzeichens liegt deshalb vor, wenn sein Gebrauch in dem konkreten Fall dazu geeignet ist, die Funktion der Marke, das heißt insbesondere deren Hauptfunktion, als Hinweis auf die Herkunft der Ware oder Dienstleistung gegenüber Verbrauchern zu fungieren, beeinträchtigt oder beeinträchtigen kann (EuGH, Urt. 25.01.2007 – C-48/05– GRUR 2007, 318, 319 – Tz. 21 – Adam Opel/Autec). Ob dies der Fall ist, bestimmt sich nach der Verkehrsauffassung, das heißt im Regelfall nach der Auffassung des durchschnittlich informierten, verständigen und situationsadäquat aufmerksamen Durchschnittsverbrauchers.

Ein solcher Durchschnittsverbraucher wird in der Verwendung der Bezeichnung „Gelbe Seiten“ in der Domain „branchenbuch-gelbeseiten.com“ einen kennzeichenmäßigen Gebrauch sehen. Denn dem Bestandteil „gelbeseiten“ kommt neben dem rein beschreibenden Begriff „branchenbuch“ die Funktion eines Hinweises auf den Ursprung der angebotenen Ware „Brachentelefonverzeichnis“ zu.

Unerheblich ist insoweit, dass auf der beanstanden Webseite der Beklagten derzeit keine Inhalte hinterlegt sind. Zwar stellt die Registrierung eines Domainnamens regelmäßig noch keine Benutzungshandlung dar (BGH, Urt. v. 13.03.2008 - I ZR 151/05– GRUR 2008, 912 Tz 16 – Metrosex). Die Beklagte hat die Seite jedoch – wie aus Anlage K 15 ersichtlich – bereits online geschaltet und jedenfalls insoweit mit Inhalten versehen, als sie dort auf das dort künftig entstehende Projekt „branchenbuch-gelbeseiten.com“ hingewiesen hat. Damit ist die Schwelle zum markenmäßigen Gebrauch überschritten.

4) Die dadurch begründete Wiederholungsgefahr ist auch nicht dadurch wieder beseitigt worden, dass die Beklagte erklärt hat, sie werde ihr Projekt „brachenbuch-gelbeseiten“ bis zu einer Entscheidung über die Bestand der Klagemarken nicht mit (weiteren) Inhalten versehen. Denn die einmal begründete Wiederholungsgefahr kann nur durch Angabe einer strafbeweherten Unterlassungserklärung wieder beseitigt werden.

5) Wie das Landgericht zutreffend festgestellt hat, ist die Beklage auch nicht ausnahmsweise nach Grundsätzen des § 23 MarkenG zur Benutzung des Zeichens „Gelbe Seiten“ berechtigt.

a) Die Nutzung dieses Zeichens ist nach § 23 Nr. 2 MarkenG nicht als Angabe über Merkmale oder Eigenschaften von Waren oder Dienstleistungen ausnahmsweise gestattet.

Ein nach § 23 Nr. 2 MarkenG zulässiger Gebrauch des Zeichens kommt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs und des Europäischen Gerichtshofs zwar auch dann in Betracht, wenn dieser – wie hier – kennzeichenmäßig erfolgt (BGH, Urt. v. 30.04.2009, a.a.O. Tz 27 und vom 05.06.2008, a.a.O. Tz 17, 22; ebenso: OLG Frankfurt am Main, Urt. v. 11.12.2007 - 11 U 76/06 - GRUR 2008, 249 juris-Tz 62; EuGH, Urt. v. 25.01.2007 - C-48/05 - GRUR 2007, 318, Tz 23 - Opel Logo; sowie - weniger weitgehend - Urt. v. 10.04.2008 - C-102-07 - GRUR 2008, 503, Tz 47). Nicht erforderlich ist, dass der Benutzer - wie in den Fällen des § 23 Nr. 3 MarkenG - auf die Verwendung der Marke angewiesen ist (BGH, Urt. v. 30.04.2009 „DAX“, a.a.O.). Ausreichend und entscheidend ist vielmehr allein, ob die angegriffenen Zeichen aus der Sicht der angesprochenen Verkehrskreise als Angabe über Merkmale oder Eigenschaften der Dienstleistungen und nicht etwa als Gattungsbezeichnung verwendet werden und die Benutzung den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entspricht und damit nicht gegen die guten Sitten verstößt (BGH, Urt. 02.04.2009 - I ZR 209/06– GRUR 2009, 678 – POST/RegioPost).

Zu dem Begriff „Gelbe Seiten“ hat der erkennende Senat bereits im Jahr 2002 (Urt. v. 12.12.2002 – 6 U 232/01– GRUR-RR 2003, 67, 68) das Folgende ausgeführt:

„An diesem Punkt muss zunächst festgehalten werden, dass sich die Bezeichnung „Gelbe Seiten” nach Umfragen aus dem Jahre 1984 und 1986 als Titel für Branchenfernsprechverzeichnisse fast völlig im Verkehr durchgesetzt hatte (vgl. BGH, GRUR 1997, 311 [312] = NJW-RR 1997, 614 - Yellow Phone; Senat, NJW-RR 1997, 492 = WRP 1996, 1045 [1046] - Die blauen Seiten). Dass sich diese Marke in den darauffolgenden Jahren zur Gattungsbezeichnung für Branchenverzeichnisse entwickelt hätte, lässt sich nicht feststellen.

Voraussetzung hierfür wäre, dass zum Zeitpunkt der Verletzungshandlung nahezu alle beteiligten Verkehrskreise mit diesem Begriff nur noch einen Hinweis auf die Produktgattung und nicht mehr einen Hinweis auf den Hersteller sehen (vgl. dazu Althammer/Ströbele, MarkenG, 6. Aufl., § 8 Rdnr. 164; Lehmann-Richter, WRP 2002, 1391 [1392], jeweils m.w. Nachw.). Dies hat jedoch weder die Bekl. selbst vorgetragen noch ist dies aus anderen Gründen ersichtlich.

Die von der Bekl. vorgelegten Internetauszüge sind schon deshalb nicht erheblich, weil sie bestenfalls die Auffassung eines begrenzten Adressatenkreises repräsentieren. Bei den Internetseiten des „... online” und der Universität ..., die die Bezeichnung erkennbar in redaktionellem Zusammenhang verwendet haben, wird dies besonders deutlich. Bei der Internetseite der Firma … wird im Übrigen ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es sich bei der Bezeichnung „Gelbe Seiten” um ein eingetragenes Warenzeichen handelt, weswegen sich die Firma … genötigt sah, einen so genannten „Disclaimer” zur Klarstellung des Inhalts ihrer eigenen Web-Site aufzunehmen.

Im Übrigen liegen auch nach der Kenntnis des Senats keine Anhaltspunkte dafür vor, dass sich die Bezeichnung „Gelbe Seiten” in eine Gattungsbezeichnung umgewandelt hätte. Vor dem Senat sind vielmehr zahlreiche Rechtsstreitigkeiten anhängig gewesen, in denen die Kl. ihre Marke gegen die unrechtmäßige Verwendung durch Dritte verteidigt hat.“

An dieser Auffassung ist auch in dem vorliegenden Verfahren festzuhalten. Nach der bereits zitierten neuen Verkehrsbefragung der Firma X ... GmbH vom Juni 2008 (Anlage K 12) kommt den Klagemarken eine überragende Bekanntheit zu. In einer weiteren Befragung der X ... GmbH vom November 2005 (Anlage K 11) haben nur 4,6% der Befragten angegeben, die Bezeichnung „Gelbe Seiten“ werde bei Branchenverzeichnissen in Deutschland von völlig unterschiedlichen Verlagsunternehmen verwendet. 10,4% der Befragten waren in dieser Umfrage der Meinung, die „Gelben Seiten“ würden von verschiedenen regionalen Verlagsunternehmen verwendet, die aber miteinander verbunden sind, weil die diese Verzeichnisse zusammen mit ein und demselben Unternehmen herausgeben. Der von der Beklagten zitierten GFK-Studie aus dem Jahr 1979 kommt vor diesem Hintergrund keine Bedeutung mehr zu. Damit scheidet die Annahme, der Begriff „Gelbe Seiten“ habe sich in Deutschland als Gattungsbezeichnung durchgesetzt, aus (ebenso: OLG Hamburg, Urt. v. 22.10.2008 – 5 U 53/07 – Anlage K 21, Umdruck S. 13). Unerheblich ist dabei, ob der Begriff „Gelbe Seiten“ im Ausland, und dort gegebenenfalls in anderen Sprachen, als Gattungsbegriff verstanden wird. Ein solches Verständnis hätte jedenfalls keine Wirkung im Inland. Ebenso ist es – entgegen der Auffassung der Beklagten – unerheblich, ob der Begriff „Gelbe Seiten“ im Inland von einem deutschen Staatsbürger oder Unternehmen oder von einem ausländischen Staatsbürger oder Unternehmen verwendet wird.

Hinzu kommt in dem vorliegenden Fall, dass die Beklagte den durch das Markenrecht geschützten Begriff „Gelbe Seiten“ in der angegriffenen Internet-Adresse www.branchenbuch-gelbeseiten.com neben dem rein beschreibenden Begriff „Branchenbuch“ verwendet.

Innerhalb des gesamten Zeichens der Beklagten wird der Verkehr deshalb geneigt sein, den Bestandteil „Gelbe Seiten“ deshalb nicht Synonym des Begriffes Brachenbuch, sondern als Herkunftshinweis zu verstehen.

b) Die Beklagte kann sich auch nicht auf den Ausnahmetatbestand des § 23 Ziff. 3 MarkenG berufen. Denn sie nutzt den Begriff „Gelbe Seiten“ als Hinweis auf ein eigenes Branchenbuch und nicht zur Kennzeichnung eines Zubehör- oder Ergänzungsteils für das Brachenbuch der Klägerin.

c) Schließlich steht dem Unterlassungsantrag der Klägerin – wie das Landgericht zutreffend festgestellt hat – auch die Vorschrift des § 22 MarkenG nicht entgegen.

5) Da somit feststeht, dass das Markenrecht der Klägerin und nicht der Beklagten zugewiesen ist, ist die Ausübung dieser Rechte auch nicht unzulässig oder als Ausnutzung einer marktbeherrschenden Stellung anzusehen.

6) Der markenrechtliche Unterlassungsanspruch besteht allerdings nur im Umfang des Hilfsantrags. Denn die Klagemarken schützen den Begriff „Gelbe Seiten“ nur in Deutschland. Dementsprechend erstreckt sich die Unterlassungspflicht auch nur auf die Verwendung des Begriffs „Gelbe Seiten“, soweit sie sich nicht auf Verzeichnisse im (deutschsprachigen) Ausland bezieht. Dies bringt der einschränkende Halbsatz „und wenn sich die unter dieser Internetdomain angebotenen Dienstleistungen ausschließlich oder auch an den deutschen Verbraucher richten“ hinreichend deutlich zum Ausdruck.

II) Der Anspruch auf Feststellung der Schadensersatzpflicht ist aus § 14 Abs. 6 MarkenG begründet. Denn der Beklagten ist vorzuwerfen, sich zumindest fahrlässig über den Bestand des Markenrechte der Klägerin hinweggesetzt zu haben.

III) Der Anspruch auf Einwilligung in die Löschung der Domain besteht hingegen nicht. Denn nach der „ahd.de“-Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (Urt. v. 19.02.2009 - I ZR 135/06 - GRUR 2009, Tz 36) kommt die Verurteilung zur Einwilligung in die Löschung einer Markenrechte verletzenden Domain nur in Betracht, wenn eine nicht rechtsverletzende Benutzung der Domain ausgeschlossen ist. Dies ist hier nicht der Fall.

Die Beklage kann und darf nach dem oben Gesagten die streitgegenständliche Adresse für Brachenverzeichnisse in Gebieten/Ländern nutzen, für die die nationalen deutschen Klagemarken keine Geltung beanspruchen. Eine nicht rechtsverletzende Benutzung der Domain ist deshalb möglich.

Vor diesem Hintergrund kann die Klägerin auch nicht mit dem Argument gehört werden, nur ein Verzicht auf die Domain biete ausreichenden Schutz vor weiteren Markenverletzungen.

IV) Die Widerklage der Beklagten ist teilweise unzulässig und im Übrigen unbegründet.

Soweit die Widerklageanträge der Sache nach lediglich auf die Feststellung gerichtet sind, dass der Klägerin der mit der Klage geltend gemachte Unterlassungsanspruch nicht zusteht, fehlt es jedenfalls am erforderlichen Feststellungsinteresse (§ 256 Abs. 1 ZPO).

Im Übrigen verfolgt die Beklagte mit der Widerklage nicht den vom Landgericht abgewiesenen Widerklageantrag weiter, sondern macht andere Feststellungsanträge geltend, über die das Landgericht keine Entscheidung getroffen hat. Diese neue Widerklage, deren Zulassung die Klägerin widersprochen hat, ist unzulässig, weil der Senat sie nicht für sachdienlich hält (§ 533 Nr. 1 ZPO) und sie zudem auf Tatsachen gestützt werden müsste, die nicht ohnehin der Entscheidung über die Berufung zugrunde zu legen sind (§ 533 Nr. 2 ZPO). Denn ob sich die Klägerin überhaupt der in den Widerklageanträgen bezeichneten weitergehenden Unterlassungsansprüche berühmt hat und ob der Klägerin diese Ansprüche gegebenenfalls zustehen, hängt nicht von den Tatsachen ab, von denen die Entscheidung über die Klage abhängt.

V) Die Kostenentscheidung folgt aus §§ 91 Abs. 1, 91a und 97 Abs. 1 ZPO. Soweit die Parteien den ursprünglich unter Ziffer 3. des Klageantrags gestellten Antrag auf Auskunftserteilung in der mündlichen Verhandlung vor dem Senat übereinstimmend für erledigt erklärt haben, waren die Kosten gemäß § 91 a ZPO ebenfalls der Beklagten aufzuerlegen.

Denn auch dieser Antrag war ursprünglich aus § 19 MarkenG begründet. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit hat ihre Grundlage in §§ 708 Nr. 10, 711 ZPO. Die Revision war nicht zuzulassen, da die Voraussetzungen des § 543 Abs. 2 ZPO nicht vorliegen.