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BPatG Beschluss vom 11.03.2025 – 25 W (pat) 29/22

25. Senat · ECLI:DE:BPatG:2025:110325B25Wpat29.22.0

Gewerblicher Rechtsschutz BundVolltext

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BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 29/22

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(Aktenzeichen)

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache … An Verkündungs Statt zugestellt am 11. März 2025 … Justizbeschäftigte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle

ECLI:DE:BPatG:2025:110325B25Wpat29.22.0

betreffend die Marke 30 2015 044 432 (hier: Nichtigkeitsverfahren S 185/19 Lösch)

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 28. November 2024 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, der Richterin Butscher und der Vorsitzenden Richterin am Landgericht von Bonin

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Nichtigkeitsantragstellerin wird der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenabteilung 3.4, vom 20. Januar 2022 aufgehoben.

2. Die Eintragung der Marke 30 2015 044 432 wird für nichtig erklärt und gelöscht.

G r ü n d e

I. Am 27. Oktober 2015 ist das am 23. Juni 2015 von der Beschwerdegegnerin angemeldete Zeichen als Farbmarke „lila“ (Pantone Code 2587C) unter der Nummer 30 2015 044 432 in das Register des Deutschen Patent- und Markenamts für folgende Waren eingetragen worden:

Klasse 5:

Pharmazeutische Erzeugnisse und pharmazeutische Präparate zur Behandlung von Asthma, chronisch obstruktiver Lungenerkrankung [COPD] und anderen respiratorischen Erkrankungen, insbesondere Bronchodilatatoren, jeweils zur Anwendung mit Pulver-Inhalatoren; Klasse 10:

Pulver-Inhalatoren. Am 7. November 2019 hat die Beschwerdeführerin einen auf die absoluten Schutzhindernisse des § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG gestützten Antrag auf Erklärung der vollständigen Nichtigkeit und Löschung gestellt. Der Beschwerdegegnerin ist der Antrag mit Schreiben des Deutschen Patent- und Markenamts vom 12. November 2019 übersandt worden. Mit Schreiben vom 6. Dezember 2019, eingegangen beim Deutschen Patent- und Markenamt am 9. Dezember 2019, hat sie der Löschung widersprochen.

Auf den Zwischenbescheid der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 14. April 2021 hat die Beschwerdegegnerin mit Schreiben vom 27. April 2021 das Warenverzeichnis wie folgt beschränkt (Unterstreichungen der Änderungen seitens des Senats):

Klasse 5:

Verschreibungspflichtige pharmazeutische Erzeugnisse und pharmazeutische Präparate zur Behandlung von Asthma, chronisch obstruktiver Lungenerkrankung [COPD] und anderen respiratorischen Erkrankungen, insbesondere Bronchodilatatoren, jeweils zur Anwendung mit Pulver-Inhalatoren; Klasse 10:

Verschreibungspflichtige Pulver-Inhalatoren. Mit Beschluss vom 20. Januar 2022 hat das Deutsche Patent- und Markenamt, Markenabteilung 3.4, den Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit und Löschung der Eintragung der Farbmarke 30 2015 044 432 zurückgewiesen. Zur Begründung ist ausgeführt, der Antrag auf Löschung, dem fristgerecht widersprochen worden sei, sei zulässig. Er habe jedoch in der Sache keinen Erfolg. Selbst wenn von einem spezifischen Markt ausgegangen werde, da nur Schutz für wenige spezielle Waren der Klassen 5 und 10 beansprucht werde, als auch eine Beschränkung auf verschreibungspflichtige Waren sowie auf bestimmte Erkrankungen bzw. auf Pulver-Inhalatoren erfolgt sei, fehle der eingetragenen Farbmarke für die beanspruchten Waren sowohl zum Zeitpunkt ihrer Anmeldung am 23. Juni 2015 wie auch zum Zeitpunkt der Entscheidung über den Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit von Haus aus die erforderliche Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, da es in diesem Marktsektor an einer Gewöhnung des Verkehrs an Farben als betriebliche Herkunftszeichen fehle. Das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft sei aber gemäß dem auch bei Arzneimittelmarken grundsätzlich anwendbaren § 8 Abs. 3 MarkenG durch Verkehrsdurchsetzung im Zeitpunkt der Stellung des Nichtigkeitsantrags überwunden. Die Farbe werde von der Beschwerdegegnerin als Marke genutzt. Sie vertreibe seit Ende 1996 in Deutschland ihr Kombinationspräparat „Viani Diskus“ in Lila. Die Farbe sei zwar nicht in Alleinstellung genutzt worden, aber der Verkehr sei an Mehrfachkennzeichnungen gewöhnt. Der Pulver-Inhalator weise neben der registrierten Farbe auch einen anderen Lilaton auf. Auf der Warenverpackung sei vordergründig aber nur die hier angegriffene Farbe Lila wahrnehmbar. In optisch dominierender Weise verwende sie die Beschwerdegegnerin im Inland auch auf Patienteninformationen, Werbeunterlagen, Messeständen und Merchandisingartikeln. Sie habe in den ersten Jahren mehr als … EUR pro Jahr in die Vermarktung ihres Produkts investiert und in Deutschland 1996 bis 2017 große Marktanteile im Bereich der Pulver-Inhalatoren erworben sowie jährliche Umsätze bis zu … Pfund erzielt. Das Lila erscheine auf allen Unterlagen sehr dominierend. Durch Werbemaßnahmen sei die Aufmerksamkeit auf die Farbe gelenkt worden. Die tatsächliche Gewöhnung des Verkehrs an den angegriffenen Farbton könne aber nur mit Hilfe demoskopischer Gutachten sicher festgestellt werden. Vorliegend gehörten Fachverkehrskreise, also Ärzte und Apotheker sowie pharmazeutisch-technische Assistenten zu den beteiligten Verkehrskreisen, denn sie verschrieben die Waren und händigten sie aus. Aufgrund der besonderen Umstände, insbesondere der Rezeptpflicht und des Werbeverbots, sei es sachgerecht, die Patienten - als bloße Nutzer der Waren - nicht in die für die Verkehrsdurchsetzung maßgeblichen Verkehrskreise einzubeziehen.

Die Patienten träfen hier keine freiwillige, durch Interesse am Konsum der Waren ausgelöste Entscheidung. Es handele sich um sehr spezielle Waren, die verschreibungspflichtig seien. Die Erlangung der Waren setze zwingend das Zwischenschalten von Fachverkehrskreisen voraus. Der Patient sei zwar Verwender, aber kein Nachfrager der Waren, der Einfluss auf das Marktgeschehen habe oder nehme. Die Entscheidung, von welchem Hersteller das Medikament stamme, treffe der Arzt aufgrund seiner Sachkunde. Auch in der Apotheke nehme der Patient keinen Einfluss darauf, von welchem Hersteller das Medikament stamme. Zwar unterlägen die Waren keinem rechtlichem Aut-idem- Verbot mehr. Die Wiedereinführung dieses Verbotes werde aber von verschiedenen Verbänden für diese Waren gefordert, weil die sichere und richtig dosierte Verwendung der Medikamente Kenntnisse der Inhalationssysteme und der korrekten Inhalationstechnik voraussetze. Bei der Verordnung sollten Ärzte deshalb das Aut-idem-Kreuz setzen. Sei dieses nicht gesetzt, so sollten Apotheker gemäß verschiedener Leitlinien pharmazeutische Bedenken im Sinne des Rahmenvertrages erwägen. Der Patient nehme selbst dann keinen Einfluss, wenn ausnahmsweise ein Präparatewechsel stattfinde, weil dies medizinisch indiziert sei oder ein rabattbegünstigtes Produkt ausgegeben werde. Auch hier entscheide der verschreibende Arzt aufgrund der medizinischen Indikation oder der Apotheker aufgrund preislicher Vorgaben darüber, von welchem Hersteller das Präparat stamme, das der Patient zur Anwendung erhalte. Es müsse auch das gemäß § 10 HWG für verschreibungspflichtige Arzneimittel bestehende Werbeverbot berücksichtigt werden. Der Patient sei hier bloßer Nutzer oder Verwender und vergleichbar mit Personen, die die Waren nicht für sich oder andere kauften. Er gehöre damit nicht zu den beteiligten Verkehrskreisen. Die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs in der Sache C-412/05 P -TRAVATAN / TRIVASTAN (GRUR Int. 2007, 718) sei im Widerspruchsverfahren ergangen und damit zur Verwechslungsgefahr. Vorliegend habe die Verkehrskreisbestimmung aber eine ganz andere Zielrichtung.

Die in Fachkreisen durchgeführten Verkehrsbefragungen aus den Jahren 2015 und 2019, die als Anlagen HRM 7 bis 10 vorgelegt worden seien, belegten eine Verkehrsdurchsetzung der angegriffenen Marke für den Zeitraum bis zur Stellung des Nichtigkeitsantrags. Die Beschränkung der Umfragen unter Ärzten auf Allgemeinärzte sei nicht zu beanstanden, weil davon auszugehen sei, dass erst recht eine Verkehrsdurchsetzung bei Fachärzten gegeben sei. Ebenso sei die Zahl der Befragten nicht mangelhaft. Bei einer Beschränkung der zu befragenden Verkehrskreise auf einen engeren Personenkreis könnten auch weniger als 1000 befragte Personen ausreichend repräsentativ sein. Im Jahr 2019 habe es ca. 24.070 Allgemeinarztpraxen in Deutschland gegeben. Davon seien 200 befragt worden, dies entspreche dem 120. Teil. Die Anzahl der Apotheken in Deutschland im Jahr 2019 betrug ca. 19.075. Davon seien 200 befragt worden, dies entspreche dem 95. Teil. Im Vergleich zum notwendigen prozentualen Anteil bei Befragungen der Gesamtbevölkerung erschienen diese prozentualen Werte hoch. Auch die Bedenken der Nichtigkeitsantragstellerin bezüglich des Quotenverfahrens bei Allgemeinärzten schlügen nicht durch. Die regionale Verteilung sei berücksichtigt und in jeder Praxis sei nur ein Interview geführt worden. Auch seien die Befragten unter Zugrundelegung ihres Alters, der Dauer ihrer praktischen Tätigkeit und ihres Geschlechts repräsentativ. Die Beschränkung der Gutachten aus dem Jahr 2019 auf Pulver-Kombinations-Inhalatoren statt auf Pulver-Inhalatoren wirke sich ausnahmsweise deshalb nicht nachteilig aus, weil zwischen den Waren ein besonders enger und wirtschaftlicher Zusammenhang bestehe, der die Annahme rechtfertige, dass die festgestellte Verkehrsdurchsetzung auch für die verwandte Art der Pulver-Inhalatoren gelte. Die vorgegebene Antwortmöglichkeit „kommt mir bekannt vor“ in den beiden Gutachten aus dem Jahr 2015 führe nicht zu ihrer Unverwertbarkeit. Durch einen Abschlag könne dieser Fehler behoben werden.

Die bereinigten Kennzeichnungsgrade lägen so deutlich über der für die Verkehrsdurchsetzung notwendigen Grenze von 50 %, dass selbst ein Maximalabschlag in Höhe von 10,4 % bzw. 13,0 % nicht zu ihrer Unterschreitung führen würde. Der Umstand, dass die Wirkstoffkombination „Salmeterol/Fluticasonpropionat“ bis 2010 für die Beschwerdegegnerin patentrechtlich geschützt gewesen sei, führe nicht zu einem anderen Ergebnis. Der Patentschutz habe allenfalls ein sog. Hersteller-, jedoch kein Kennzeichenmonopol gewährt. Die angegriffene Farbmarke sei deshalb vor Stellung des Nichtigkeitsantrags verkehrsdurchgesetzt gewesen. Über die Feststellungslast habe deshalb nicht entschieden werden müssen.

Hiergegen wendet sich die Nichtigkeitsantragstellerin mit ihrer Beschwerde vom 21. Februar 2022. Sie macht geltend, dass die Beschwerdegegnerin die Verkehrsdurchsetzung innerhalb der beteiligten Verkehrskreise weder zum Zeitpunkt der Anmeldung noch zum Zeitpunkt der Stellung des Nichtigkeitsantrags nachgewiesen habe. Der angegriffene Beschluss beruhe maßgeblich auf der rechtsirrigen Annahme, aufgrund der nach Stellung des Nichtigkeitsantrags erfolgten Beschränkung auf verschreibungspflichtige Waren gehörten Patienten nicht zu den beteiligten Verkehrskreisen im Sinne von § 8 Abs. 3 MarkenG. Der Entscheidung sei das Warenverzeichnis im Zeitpunkt der Eintragung der gegenständlichen Farbmarke zugrunde zu legen. Nach § 50 Abs. 2 Satz 2 MarkenG, der gemäß § 158 Abs. 8 MarkenG auf vorliegendes Verfahren anwendbar sei, finde § 8 Abs. 2 Nr. 1, 2 und 3 MarkenG nur dann keine Anwendung, wenn die Marke sich bis zu dem Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit infolge ihrer Benutzung für die Waren und Dienstleistungen, für die sie eingetragen worden ist, in den beteiligten Verkehrskreisen durchgesetzt habe. Es komme deshalb nur auf die ursprünglich eingetragenen Waren an. Ungeachtet dessen gehörten Endverbraucher und Patienten auch zu den beteiligten Verkehrskreisen verschreibungspflichtiger Arzneimittel. Das Gericht der Europäischen Union habe dies in der rechtskräftigen Entscheidung über die Löschung der identischen Unionsmarke festgestellt und auch den Nachweis beim Endverbraucher gefordert.

Der Begriff der „beteiligten Verkehrskreise“ sei im gesamten Markenrecht einheitlich auszulegen. Patienten gehörten zu den beteiligten Verkehrskreisen bei verschreibungspflichtigen Medikamenten. Dies ergebe sich aus der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs, des Gerichts der Europäischen Union, des Bundespatentgerichts sowie verschiedener Oberlandesgerichte. Auch in der jüngsten Kommentarliteratur sei es angesichts der eindeutigen Rechtsprechung einhellige Meinung, dass Patienten nur dann ausnahmsweise nicht zu den beteiligten Verkehrskreisen verschreibungspflichtiger Arzneimittel gehörten, wenn diese nicht für den Erwerb durch Patienten vorgesehen seien, wie zum Beispiel Narkosemittel. Zu berücksichtigen sei, dass auch Patienten als bloße Produktverwender von den auf einem Produkt angebrachten Zeichen angesprochen würden. Tatsächlich nähmen Patienten ganz erheblich und unmittelbar Einfluss auf die Entscheidung des verschreibenden Arztes. Die Bedeutung der Präferenzen des Patienten und dessen individuellen Fähigkeiten für die Auswahl des zu verschreibenden Inhalators werde in zahlreichen Fachartikeln immer wieder betont. Zum Teil werde sogar ausdrücklich empfohlen, Patienten Gelegenheit zum Ausprobieren der in Betracht kommenden Inhalatoren zu geben. Gerade Asthma- und COPD-Patienten informierten sich aufgrund der Schwere und Langwierigkeit ihrer Erkrankungen und der damit verbundenen Beeinträchtigungen oftmals auch eigenständig über neue Therapieansätze und Medikamente, um diese mit dem behandelnden Arzt zu erörtern. Das Werbeverbot des § 10 HWG verenge die beteiligten Verkehrskreise auch nicht künstlich auf Ärzte oder Apotheker.

Gegenüber Patienten sei immer noch die Verbreitung von Informationen über verschreibungspflichtige Mittel auf der Internetseite eines Unternehmens zulässig. Der Nachweis der Verkehrsdurchsetzung sei auch im Fall verschreibungspflichtiger Arzneimittel nur bei denjenigen Patienten nachzuweisen, bei denen das Zeichen Verwendung finden und Auswirkungen zeitigen könne. Eine Beschränkung lediglich auf Verwender der Produkte der Beschwerdegegnerin oder auf Verwender von Inhalatoren für den gleichen Wirkstoff komme auch deshalb nicht in Betracht, weil die Waren der angegriffenen Marke weiter gefasst seien. Auch könne nicht dem Vorbringen der Beschwerdegegnerin gefolgt werden, der geforderte Kennzeichnungsgrad sei auf die Höhe des Marktanteils ihres Produkts „Viani“ zu beschränken. Im Übrigen habe dem Nichtigkeitsantrag aufgrund des Umstands, dass die Verkehrsbefragungen sich nicht auf die von der zu löschenden Marke beanspruchten Waren bezögen und darüber hinaus an zahlreichen Mängeln litten, stattgegeben werden müssen. Die pharmazeutischen Erzeugnisse und Präparate seien zur Behandlung auch von „anderen respiratorischen Erkrankungen“, wie Dyspnoe, Apnoe, Krupp-Syndrom oder Epiglottitis, bestimmt. Diesbezüglich habe die Beschwerdegegnerin keine Nachweise zur Verkehrsdurchsetzung vorgelegt. Die Beschränkung der Befragungen in den Anlagen HRM 9 und HRM 10 auf Pulver- Kombinations-Inhalatoren könne die Verkehrsdurchsetzung für den Oberbegriff „Pulver-Inhalatoren“ nicht rechtfertigen. Die Beschränkung diene nur dazu, die für den Nachweis notwendige 50%-Schwelle zu überschreiten. Die Umfragen seien auch nicht repräsentativ genug. Es komme nicht auf die Zahl der Praxen, sondern auf die der Berufsträger an. Es gebe 43.697 Allgemeinärzte und 159.000 Apotheker und pharmazeutisch-technische Assistenten. Befragungen von jeweils nur 200 Personen seien nicht repräsentativ. Fachärzte seien nicht befragt worden. Gerade diese seien im Rahmen des Einsatzes von Inhalatoren zur Behandlung von Asthma, COPD und anderen respiratorischen Erkrankungen besonders relevant. Die Beschwerdeführerin hat sich zur Stützung ihres Vortrags zu den behaupteten methodischen Mängeln zudem auf die gutachterlichen Stellungnahmen von Frau Dr. X … vom 21. Dezember 2017 (Anlage Ast 60) und von Herrn Y … vom 18. Oktober 2022 (Anlage Ast 61) sowie vom 12. Januar 2023 (Anlage Ast 62) berufen.

Die Beschwerdeführerin beantragt:

1. Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenabteilung 3.4, vom 20. Januar 2022 wird aufgehoben.

2. Die Eintragung der Marke 30 2015 044 432 wird für nichtig erklärt und gelöscht. Die Beschwerdeführerin regt darüber hinaus hilfsweise die Vorlage an den Europäischen Gerichtshof oder die Zulassung der Rechtsbeschwerde zur Klärung der Fragen an, ob bei der Beurteilung der Verkehrsdurchsetzung und der Verwechslungsgefahr auf jeweils unterschiedliche Verkehrskreise abgestellt werden kann bzw. Patienten bei der Beurteilung der Verkehrsdurchsetzung von Zeichen in Verbindung mit verschreibungspflichtigen Arzneimitteln zu den beteiligten Verkehrskreisen gehören.

Die Beschwerdegegnerin beantragt:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen. Zur Begründung trägt sie vor, dass die Zurückweisung des Nichtigkeitsantrags durch die Markenabteilung sachgerecht gewesen sei. Das Deutsche Patent- und Markenamt habe zu Recht auf das im Zuge des Nichtigkeitsverfahrens eingeschränkte Warenverzeichnis abgestellt. Aus der neuen Fassung des § 50 Abs. 2 MarkenG ergebe sich nicht, dass auf das ursprüngliche Verzeichnis abzustellen sei. Diese Vorschrift lege nur fest, dass sich die Marke bis zu dem Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit und nicht bis zum Schluss der mündlichen Verhandlung im Verkehr durchgesetzt haben müsse. Gemäß § 48 MarkenG könne ein Markeninhaber jederzeit auf Teile seiner Marke verzichten. Die Rechtswirkungen des Verzichts träten mit dem Zugang der Erklärung beim Deutschen Patent- und Markenamt ein. Damit sei auch der Gegenstand des Nichtigkeitsverfahrens geändert. Die Einschränkung sei auch rechtswirksam, da die Verschreibungspflicht eines Arzneimittels Folge einer gesetzlichen Vorgabe sei und damit ein objektives, dauerhaftes und charakteristisches Merkmal. Relevante Verkehrskreise seien einzig und allein die Fachkreise, also Ärzte und Apotheker, nicht jedoch Patienten, die verschreibungspflichtige Medikamente lediglich verwenden würden. Die Entscheidungen, die zu den im Zusammenhang mit verschreibungspflichtigen Arzneimitteln zu berücksichtigenden Verkehrskreisen ergangen sind, beträfen nur die Verwechslungsgefahr und seien nicht zur Verkehrsdurchsetzung ergangen. Das Urteil des Gerichts der Europäischen Union zur entsprechenden Unionsmarke betreffe ein anderes, weiteres Warenverzeichnis und ein anderes Gebiet. Die Bestimmung der Verkehrskreise sei eine Einzelfallentscheidung. Patienten seien bei den hier betroffenen Waren nicht beteiligt. Die Erlangung der sehr speziellen verschreibungspflichtigen Waren setze die Zwischenschaltung von Ärzten und Apothekern voraus. Die Entscheidung, von welchem Hersteller das Medikament stamme, treffe nicht der Patient, sondern gemäß § 48 AMG der verschreibende Arzt. Patienten hätten keinen Überblick über die Waren und seien daher auch keine Nachfrager, die Einfluss auf das Marktgeschehen haben oder nehmen. Es komme so gut wie nie zur Abgabe eines anderen Präparats („Aut idem“). Das Werbeverbot des § 10 HWG verhindere, dass die Bekanntheit bei Patienten durch Werbeaktivitäten gesteigert werden könne. Den von der Beschwerdeführerin vorgelegten Unterlagen könne nur die Aussage entnommen werden, dass es für den Therapieerfolg unerlässlich sei, einen für den Patienten geeigneten Inhalator auszuwählen. Diese seien aber nicht an der Auswahlentscheidung beteiligt. Zur Stützung ihres Vortrags verweist die Beschwerdegegnerin auf ein Gutachten von zwei an dem Allergie-Zentrum der Charité Berlin tätigen Fachärzten vom 22. März 2020 (vgl. Anlage HRM 06).

Sie trägt weiterhin vor, sie habe umfassend zur Markeneinführung, zur Werbung, zum Marktanteil, zu den Umsatzzahlen, zur Dauer und zum Umfang der Nutzung in Bezug auf den Lila-Farbton in Verbindung mit verschreibungspflichtigen Arzneimitteln vorgetragen. Dass er sich in den maßgeblichen Fachkreisen bis zur Stellung des Nichtigkeitsantrags durchgesetzt habe, ergebe sich aus den methodisch korrekt durchgeführten Verkehrsbefragungen zu seiner Kennzeichnungskraft im Zusammenhang mit Pulver-Inhalatoren bzw. Pulver-Kombinations-Inhalatoren von Allgemeinärzten vom 11. Juni 2015 (Anlage HRM 07) bzw. 7. Mai 2019 (Anlage HRM 09) und von Apothekern bzw. pharmazeutisch-technischen Assistenten vom 11. Juni 2015 (Anlage HRM 08) bzw. 7. Mai 2019 (Anlage HRM 10). Die Markenabteilung habe die Verkehrsdurchsetzung folgerichtig auch für gegeben erachtet. Sollten Patienten auch als relevante Verkehrskreise angesehen werden, so seien entweder aktuelle bzw. ehemalige Verwender von „Viani“ oder hilfsweise solche von Pulver-Inhalatoren mit den in „Viani“ enthaltenen Wirkstoffen Salmeterol und Fluticason zu berücksichtigen. Nur diese Gruppe könne die gegenständliche Farbmarke kennen. Äußerst hilfsweise könnten die Verwender von Pulver- Inhalatoren in Betracht gezogen werden, wobei in diesem Fall nur ein Kennzeichnungsgrad in Höhe des Marktanteils von „Viani“ gefordert werden dürfe. Auch insoweit sei durch die methodisch einwandfreien demoskopischen Gutachten vom 13. Oktober 2017 (Anlage HRM 11), vom 6. Juni 2019 (Anlage HRM 12) und vom 10. August 2017 (Anlage HRM 13) die Verkehrsdurchsetzung belegt.

In der mündlichen Verhandlung vom 28. November 2024 wurde seitens der Beschwerdegegnerin das Warenverzeichnis wie folgt gefasst:

Klasse 5:

Verschreibungspflichtige Pulver-Inhalatoren zur Behandlung von Asthma und COPD mit den Wirkstoffen Salmeterol und Fluticason; Klasse 10:

Verschreibungspflichtige Pulver-Inhalatoren ausschließlich bestimmt zur Abgabe von Salmeterol und Fluticason. Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenabteilung, die Schriftsätze der Beteiligten, den Hinweis des Senats vom 3. Januar 2024, das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 28. November 2024 sowie auf den übrigen Akteninhalt Bezug genommen.

II. Die nach § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthafte und auch im Übrigen zulässige Beschwerde der Beschwerdeführerin hat in der Sache Erfolg. Die Eintragung der Farbmarke 30 2015 044 432 mit der Bezeichnung „lila (Pantone Code 2587C)“ ist gemäß § 50 Abs. 1 i. V. m. Abs. 2 Satz 1 MarkenG i. V. m. § 158 Abs. 8 Satz 1 MarkenG für nichtig zu erklären und zu löschen, da ihr zum Zeitpunkt sowohl der Anmeldung wie auch der Entscheidung die erforderliche Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG von Hause aus gefehlt hat. Hierbei kommt es auf den Schluss der mündlichen Verhandlung vor dem Bundespatentgericht an (vgl. BGH GRUR 2016, 1167 Rn. 57 - Sparkassen-Rot). Es kann darüber hinaus nicht festgestellt werden, dass sich die besagte Marke bis zum Eingang des Antrags auf Erklärung der vollständigen Nichtigkeit und Löschung beim Deutschen Patent- und Markenamt am 7. November 2019 in den beteiligten Verkehrskreisen durchgesetzt hat (§ 50 Abs. 2 Satz 2 MarkenG).

1. Im Laufe des Verfahrens sind die hierauf anzuwendenden Vorschriften durch das Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2015/2436 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (Markenrechtsmodernisierungsgesetz - MaMoG, BGBl. I 2018, Seite 2357) gemäß Art. 5 Abs. 1 MaMoG teilweise mit Wirkung zum 14. Januar 2019, im Übrigen gemäß Art. 5 Abs. 3 MaMoG mit Wirkung zum 1. Mai 2020 novelliert worden. Die Änderung der zum 1. Mai 2020 in Kraft getretenen Vorschriften betreffend das Verfalls- und Nichtigkeitsverfahrens vor dem Deutschen Patent- und Markenamt gemäß §§ 53 und 54 MarkenG berührt bereits abgeschlossene Verfahrenshandlungen nicht (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 14. Auflage, § 53 Rn. 108), so dass sich der am 7. November 2019, also davor eingelegte Nichtigkeitsantrag als auch der dagegen erhobene Widerspruch der Inhaberin der angegriffenen Marke weiterhin nach § 54 MarkenG in der vor dem 1. Mai 2020 geltenden Fassung bestimmen. Zu berücksichtigen ist lediglich die aus Gründen der Anpassung an die Terminologie des Art. 45 der Richtlinie (EU) 2015/2436 mit Wirkung zum 14. Januar 2019 vorgenommene Umbenennung des Löschungsverfahrens wegen absoluter Schutzhindernisse in Nichtigkeitsverfahren wegen absoluter Schutzhindernisse gemäß Art. 1 Nr. 28 MaMoG (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 14. Auflage, § 50 Rn. 2, § 53 Rn. 2).

2. Die Voraussetzungen für die Durchführung eines Nichtigkeitsverfahrens liegen vor. Der Antrag auf Nichtigerklärung vom 7. November 2019, eingegangen beim Deutschen Patent- und Markenamt am gleichen Tag, wurde gemäß § 54 Abs. 1 Satz 1 MarkenG a. F. der Beschwerdegegnerin mit Schreiben vom 12. November 2019 übermittelt. Sie hat der Löschung mit am 9. Dezember 2019 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangenem Schriftsatz, mithin innerhalb der Zweimonatsfrist des § 54 Abs. 2 Satz 2 MarkenG a. F. widersprochen.

Der Antrag auf Nichtigerklärung vom 7. November 2019 wurde zudem innerhalb von zehn Jahren nach der Eintragung der angegriffenen Marke am 27. Oktober 2015 gestellt, so dass er den Vorgaben des § 50 Abs. 2 Satz 3 MarkenG entspricht.

3. Der Senat legt der Schutzfähigkeitsprüfung folgendes Warenverzeichnis zugrunde:

Klasse 5:

Verschreibungspflichtige Pulver-Inhalatoren. Die in der mündlichen Verhandlung vom 28. November 2024 erklärten Änderungen des Warenverzeichnisses sind unzulässig:

a) Die Beschwerdegegnerin kann zwar gemäß § 48 Abs. 1 MarkenG jederzeit auf einen Teil der Waren ihrer Marke verzichten. Die Einschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses hat allerdings dem Gebot der Rechtssicherheit zu entsprechen (vgl. EuGH GRUR 2004, 674 Rn. 114 bis 117 - Postkantoor; BGH GRUR 2009, 778 Rn. 9 - Willkommen im Leben). Demzufolge muss der Umfang des Markenschutzes für Dritte und insbesondere für Konkurrenten aus dem Waren- und Dienstleistungsverzeichnis klar und eindeutig hervorgehen (vgl. EuGH GRUR 2012, 822 Rn. 46 ff. - IP TRANSLATOR). Eine schutzbegründende Bedeutung ist Einschränkungen des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses nur insoweit zuzusprechen, als sie die allgemeinen und objektiven Eigenschaften sowie Zweckbestimmungen der Waren und Dienstleistungen in einer wirtschaftlich nachvollziehbaren und damit rechtlich abgrenzbaren Weise betreffen, wobei es auf dauerhafte charakteristische Kriterien ankommt (vgl. BGH GRUR 2002, 340, 341 - Fabergé; GRUR 2013, 725 Rn. 33 - Duff Beer; GRUR 2015, 587 Rn. 21 - PINAR). Damit sind Zusätze unbeachtlich, die den wirtschaftlichen Charakter der Waren und Dienstleistungen nicht so inhaltlich verändern oder zumindest konkretisieren, dass für den Verkehr ein rechtlich relevanter Unterschied zwischen den ursprünglich beanspruchten und den nachträglich eingeschränkten Waren und Dienstleistungen erkennbar bleibt (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 14. Auflage, § 8 Rn. 507).

b) Den vorgenannten Anforderungen genügt das am 28. November 2024 neu gefasste Warenverzeichnis „Klasse 5:

Verschreibungspflichtige Pulver-Inhalatoren zur Behandlung von Asthma und COPD mit den Wirkstoffen Salmeterol und Fluticason; Klasse 10:

Verschreibungspflichtige Pulver-Inhalatoren ausschließlich bestimmt zur Abgabe von Salmeterol und Fluticason“ nicht.

(1) Soweit die Beschwerdegegnerin eine Änderung in Klasse 5 dahingehend begehrt, dass statt der Waren „verschreibungspflichtige pharmazeutische Erzeugnisse und pharmazeutische Präparate zur Behandlung von Asthma, chronisch obstruktiver Lungenerkrankung [COPD] und anderen respiratorischen Erkrankungen, insbesondere Bronchodilatatoren, jeweils zur Anwendung mit Pulver-Inhalatoren“ nunmehr „verschreibungspflichtige Pulver-Inhalatoren zur Behandlung von Asthma und COPD mit den Wirkstoffen Salmeterol und Fluticason“ begehrt werden, handelt es sich nicht mehr um Waren, die der Klasse 5 unterfallen. Nach § 19 MarkenV richtet sich die Klassifizierung der Waren und Dienstleistungen nach der vom Deutschen Patent- und Markenamt im Bundesanzeiger bekannt gemachten jeweils gültigen Fassung der Klasseneinteilung und den alphabetischen Listen der Waren und Dienstleistungen gemäß dem in der Genfer Fassung vom 13. Mai 1977 des Abkommens vom 15. Juni 1957 von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken (BGBl. 1981 II Seiten 358, 359) festgelegten Klassifikationssystem (Nizza- Klassifikation). Danach fallen in die Klasse 5:

„Pharmazeutische Erzeugnisse, medizinische und veterinärmedizinische Präparate; Hygienepräparate für medizinische Zwecke; diätetische Nahrungsmittel und Erzeugnisse für medizinische oder veterinärmedizinische Zwecke, Babynahrungsmittel; Nahrungsergänzungsmittel für Menschen und Tiere; Pflaster, Verbandmaterial; Zahnfüllmittel und Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke; Desinfektionsmittel; Ungeziefervertilgungsmittel; Fungizide, Herbizide“.

Die Klasse enthält damit im Wesentlichen pharmazeutische Erzeugnisse bzw. Wirkstoffe und andere Präparate für medizinische oder veterinärmedizinische Zwecke. Mit ihrer anlässlich der mündlichen Verhandlung erklärten Änderung des Warenverzeichnisses hat die Beschwerdegegnerin jedoch nicht mehr auf pharmazeutische Erzeugnisse oder Präparate, sondern stattdessen auf den zu ihrer Verabreichung erforderlichen Gegenstand bzw. den verwendeten Apparat abgestellt. Daran ändert die Ergänzung „zur Behandlung von Asthma und COPD mit den Wirkstoffen Salmeterol und Fluticason“ nichts, da es sich hierbei lediglich um eine Bestimmungsangabe handelt. Die nunmehr beanspruchten Pulver- Inhalatoren fallen nicht unter die zuvor beanspruchten pharmazeutischen Erzeugnisse und Präparate, auch wenn sie mit Pulver-Inhalatoren zur Anwendung kommen. Es handelt sich um ein Aliud, was auch daran deutlich wird, dass - wie aus den vorangegangenen Fassungen des Warenverzeichnisses hervorgeht - Pulver-Inhalatoren der Klasse 10 der Nizza-Klassifikation unterfallen („Chirurgische, ärztliche, zahn- und tierärztliche Instrumente und Apparate; künstliche Gliedmaßen, Augen und Zähne; orthopädische Artikel; chirurgisches Nahtmaterial; für Menschen mit Beeinträchtigungen angepasste therapeutische und unterstützende Geräte; Massagegeräte; Apparate, Geräte und Gegenstände für Säuglinge; Apparate, Geräte und Gegenstände für die sexuelle Aktivität“).

(2) Soweit die Beschwerdegegnerin in der mündlichen Verhandlung die Angabe „verschreibungspflichtige Pulver-Inhalatoren“ in Klasse 10 in „verschreibungspflichtige Pulver-Inhalatoren ausschließlich bestimmt zur Abgabe von Salmeterol und Fluticason“ geändert hat, stellt sich diese Einschränkung als unzulässig dar, da es an einer anhand allgemeiner und objektiven Eigenschaften und Zweckbestimmungen der Waren wirtschaftlich nachvollziehbaren Abgrenzung fehlt.

Es ist nicht feststellbar, dass mit Pulver-Inhalatoren zur Behandlung von Asthma, chronisch obstruktiver Lungenerkrankung [COPD] und anderen respiratorischen Erkrankungen nur bestimmte Wirkstoffe verabreicht werden. Insbesondere sind sie nicht so ausgestaltet, dass sie sich für die Verwendung von pharmazeutischen Erzeugnissen und Präparaten mit den Wirkstoffen Salmeterol und Fluticason in besonderer Weise eignen. Vielmehr werden Pulver-Inhalatoren dazu benutzt, um eine Vielzahl von unterschiedlichen Wirkstoffen in Pulverform in die Lunge einzubringen (vgl. Übersicht zu Inhalationssystemen und den darin enthaltenen Wirkstoffen als Anlage HRM 18 zum Schriftsatz der Beschwerdegegnerin vom 26. Mai 2020; Seite 36 der als Anlage HRM 19 zum Schriftsatz der Beschwerdegegnerin vom 26. Mai 2020 vorgelegten „S2k-Leitlinie zur Diagnostik und Therapie von Patienten mit Asthma“; Seite 38 der als Anlage HRM 20a zum Schriftsatz der Beschwerdegegnerin vom 26. Mai 2020 vorgelegten „Nationale VersorgungsLeitlinie Asthma“).

(3) Entsprechendes gilt, wenn die in der mündlichen Verhandlung am 28. November 2024 in Klasse 5 neu gefassten Waren „Verschreibungspflichtige Pulver-Inhalatoren zur Behandlung von Asthma und COPD mit den Wirkstoffen Salmeterol und Fluticason“ unter Zugrundelegung obiger Ausführungen der Klasse 10 zugeordnet werden. Sie unterscheiden sich von den Pulver-Inhalatoren in Klasse 10 nur dahingehend, dass die zu behandelnden Krankheiten („Asthma“ und „COPD“) genannt sind und eine ausdrückliche Beschränkung auf die Abgabe der Wirkstoffe Salmeterol und Fluticason fehlt. Dennoch dienen auch sie deren Verabreichung, was unter Berücksichtigung der allgemeinen und objektiven Eigenschaften sowie Zweckbestimmungen von Pulver-Inhalatoren wirtschaftlich nicht nachvollziehbar ist.

c) Da sich die von der Beschwerdegegnerin in der mündlichen Verhandlung vorgenommenen Einschränkungen als nicht zulässig erweisen, sind sie als rechtlich unbeachtlich einzustufen. Demzufolge ist auf die vorangegangene Fassung des Warenverzeichnisses abzustellen (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 14. Auflage, § 48 Rn. 6; BPatG GRUR-RS 2023, 40407 Rn. 21 - LAMINAR AIRFLOW TECHNOLOGY). Die darin enthaltene Beschränkung auf verschreibungspflichtige Erzeugnisse, Präparate und Pulver-Inhalatoren, die in der angemeldeten Version des Warenverzeichnisses nicht zu finden ist, entspricht den tatsächlichen und wirtschaftlichen Gegebenheiten, so dass sie als zulässig angesehen wird.

4. Die angegriffene Marke verfügt von Hause aus nicht über die für eine Eintragung erforderliche Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

a) Hierbei handelt es sich um die einem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als betrieblicher Herkunftshinweis aufgefasst zu werden. Denn die Hauptfunktion einer Marke liegt darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. BGH GRUR 2014, 569 Rn. 10 - HOT; GRUR 2013, 731 Rn. 11 - Kaleido; GRUR 2012, 1143 Rn. 7 - Starsat; GRUR 2012, 270 Rn. 8 - Link economy; GRUR 2010, 1100 Rn. 10 - TOOOR!; GRUR 2010, 825 Rn. 13 - Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2006, 850 Rn. 18 - FUSSBALL WM 2006). Auch das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft ist im Lichte des zugrundeliegenden Allgemeininteresses auszulegen, wobei dieses darin besteht, die Allgemeinheit vor ungerechtfertigten Rechtsmonopolen zu bewahren (vgl. EuGH GRUR 2003, 604 Rn. 60 - Libertel; BGH GRUR 2014, 565 Rn. 17 - Smartbook). Bei der Beurteilung von Schutzhindernissen ist maßgeblich auf die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise abzustellen, wobei dies alle Kreise sind, in denen die fragliche Marke Verwendung finden oder Auswirkungen haben kann. Dabei kommt es auf die Sicht des normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers im Bereich der einschlägigen Waren und Dienstleistungen (vgl. EuGH GRUR 2006, 411 Rn. 24 - Matratzen Concord/Hukla; GRUR 2004, 943, 944, Rn. 24 - SAT 2; BGH GRUR 2006, 850 Rn. 18 - FUSSBALL WM 2006) zum Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens an (vgl. BGH GRUR 2013, 1143, 1144 Rn. 15 - Aus Akten werden Fakten; GRUR 2014, 872 Rn. 10 - Gute Laune Drops; GRUR 2014, 483 Rn. 22 - test; EuGH MarkenR 2010, 439 Rn. 41 bis 57 - Flugbörse).

Diese Grundsätze finden auch bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft von Farbzeichen Anwendung, bei denen kein strengerer Maßstab anzulegen ist als bei anderen Zeichenformen. Allerdings ist bei bestimmten Zeichenkategorien zu beachten, dass sie vom Verkehr nicht notwendig in gleicher Weise wahrgenommen werden wie ein herkömmliches Wort- oder Bildzeichen, das vom Erscheinungsbild der gekennzeichneten Ware unabhängig ist. Häufig schließen Verbraucher aus der Form der Ware oder ihrer Verpackung oder aus der Farbe eines Produkts nicht auf die Herkunft der Ware aus einem bestimmten Unternehmen. Zudem ist bei abstrakten Farbzeichen auch im Rahmen der Prüfung des Schutzhindernisses mangelnder Unterscheidungskraft das Allgemeininteresse an der freien Verfügbarkeit der Farben für andere Wirtschaftsteilnehmer zu berücksichtigen. Danach ist davon auszugehen, dass abstrakten Farbzeichen die erforderliche Unterscheidungskraft im Allgemeinen fehlt. Bei ihnen ist deshalb regelmäßig zu prüfen, ob besondere Umstände vorliegen, die gleichwohl die Annahme rechtfertigen, das angemeldete Zeichen sei unterscheidungskräftig. Solche Umstände, die für die Unterscheidungskraft eines abstrakten Farbzeichens sprechen, können darin bestehen, dass die Zahl der Waren oder Dienstleistungen, für die das Zeichen als Marke angemeldet ist, sehr gering und der maßgebliche Markt sehr spezifisch sind (vgl. EuGH GRUR 2003, 604 Rn. 66 - Libertel; BGH GRUR 2016, 1167 Rn. 14 f. - Sparkassen-Rot). Weiterhin müssen in dem fraglichen Marktsegment Farben grundsätzlich als betrieblicher Herkunftshinweis in Betracht kommen (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 14. Auflage, § 8 Rn. 404 ff.). In einem weiteren Schritt ist festzustellen, dass im fraglichen Bereich tatsächlich eine Gewöhnung des Verkehrs an Farben als Kennzeichnungsmittel erfolgt ist (vgl. BGH GRUR 2010, 637 Rn. 28 - Farbe gelb) oder die Farbe im Rahmen aller sonstigen Elemente in einer Weise hervortritt, dass die angesprochenen Verkehrskreise sie als Produktkennzeichen verstehen (vgl. BGH GRUR 2014, 1101 Rn. 23 - Gelbe Wörterbücher; BGH GRUR 2015, 581 Rn. 15 - Langenscheidt-Gelb). Hierbei ist von dem Regelfall auszugehen, dass sich Farbe und Ware zu einem einheitlichen Erscheinungsbild verbinden und die Farbe lediglich als dekorative bzw. sachbezogene Gestaltung der Ware bzw. deren Verpackung verstanden wird, ohne dass ein herkunftshinweisender Bezug zwischen der Farbe und einem bestimmten Unternehmen hergestellt wird (vgl. BGH GRUR 2016, 1167 Rn. 15 - Sparkassen-Rot).

b) Ausgehend von diesen Grundsätzen sind besondere Umstände, die die Annahme rechtfertigen, die angegriffene Farbmarke sei ausnahmsweise von Hause aus unterscheidungskräftig, nicht erkennbar. Es kann dabei zu Gunsten der Beschwerdegegnerin angenommen werden, dass die beanspruchten Waren einem spezifischen Markt zur Behandlung von Asthma, chronisch obstruktiver Lungenerkrankung und anderen respiratorischen Erkrankungen zuzuordnen sind. Mit der Markenabteilung ist allerdings davon auszugehen, dass es in diesem Marktsegment an einer Gewöhnung des Verkehrs an Farben im Sinne betrieblicher Herkunftshinweise fehlt. Diese Funktion belegen insbesondere nicht die in das Verfahren eingeführten Unterlagen. Der Anlage HRM 14 zum Schriftsatz der Beschwerdegegnerin vom 26. Mai 2020 kann zwar entnommen werden, dass einzelne Hersteller ihre Asthma- und COPD- Medikamente bzw. -Inhalatoren farblich kennzeichnen. So wird die Farbe Rot für „Symbicort“ von AstraZeneca, die Farbe Gold für „Rolenium“ von Elpen, die Farbe Pink für „Foster“ von Chiesi und die Farbe Orange für „Flutiform“ von Mundipharma sowie „Seebri“ von Novartis verwendet. Allerdings ist nicht erkennbar, dass individuelle Hausfarben eingesetzt werden, die dem Verkehr eine Zuordnung des Produkts zu dem jeweiligen Unternehmen bereits anhand der jeweiligen Farbgebung ermöglichen. Dies wird zum einen aus der besagten Anlage HRM 14 deutlich, nach der die Farbe Orange von zwei Produzenten eingesetzt wird. Zum anderen lässt sich der weiterhin von der Beschwerdegegnerin vorgelegten Anlage HRM 17 zu ihrem Schriftsatz vom 26. Mai 2020 entnehmen, dass sich auf einer Vielzahl von Inhalatoren von Kombinationspräparaten unterschiedlicher Hersteller die gleichen Farben, insbesondere Rot, Gelb, Grün oder Orange, befinden. Ein ähnliches Bild ergibt sich aus der Anlage HRM 18 zum Schriftsatz der Beschwerdegegnerin vom 26. Mai 2020, nach der viele Produkte weiß gestaltet sind.

Zusammenfassend ist feststellbar, dass die Hersteller mit der Farbgebung auf ihren Inhalationssystemen unterschiedliche Ziele verfolgen. Sie dient der Dekoration, der Codierung eines darin enthaltenen Wirkstoffs oder der Assoziation mit einem bestimmten Unternehmen. Keinesfalls lassen die Unterlagen jedoch auf ein weitgehend einheitliches Verständnis der Bedeutung der verwendeten Farben, insbesondere nicht im Sinne eines Herkunftshinweises, schließen. Die unterschiedlichen Funktionen, die Farben auf Inhalationssystemen ausüben, sprechen gegen eine Gewöhnung des Verkehrs an Farben als Mittel der Unterscheidung (ebenso für Asthma-Inhalatoren: BPatG BeckRS 2016, 15840 - Farbmarke Lila). Diese Feststellung gilt unabhängig davon, auf welche Verkehrskreise abgestellt wird, da die Farbgestaltung von ihnen weitgehend einheitlich interpretiert wird. Sie gilt zudem nicht nur für den Zeitpunkt der Anmeldung der Marke 30 2015 044 432 am 23. Juni 2015, sondern auch für den Schluss der mündlichen Verhandlung am 28. November 2024, so dass § 50 Abs. 2 Satz 1 MarkenG i. V. m. § 158 Abs. 8 Satz 1 MarkenG einer Nichtigerklärung nicht entgegensteht.

5. Die gegenständliche Farbe Lila hat sich bis zur Stellung des Antrags auf Nichtigerklärung am 7. November 2019 für die dem Beschwerdeverfahren zugrunde zu legenden Waren „Klasse 5:

Verschreibungspflichtige Pulver-Inhalatoren“ infolge ihrer Benutzung in den beteiligten Verkehrskreisen nicht gemäß § 8 Abs. 3 MarkenG durchgesetzt. § 50 Abs. 2 Satz 2 MarkenG i. V. m. § 158 Abs. 8 MarkenG steht somit einer Anwendung des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG nicht entgegen.

a) Die Verkehrsdurchsetzung eines Zeichens ist aufgrund einer Gesamtschau der Gesichtspunkte zu beurteilen, die zeigen, dass es die Eignung erlangt hat, die in Rede stehende Ware oder Dienstleistung als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese Ware oder Dienstleistung damit von den Waren oder Dienstleistungen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. EuGH GRUR 1999, 723 Rn. 54 - Windsurfing Chiemsee; EuGH GRUR 2014, 776 Rn. 40 f. - Farbmarke Rot; BGH GRUR 2006, 760 Rn. 20 - LOTTO; BGH GRUR 2021, 1526 Rn. 21 - NJW-Orange). Die Tatsache, dass die Ware oder Dienstleistung als von einem bestimmten Unternehmen herrührend erkannt wird, muss auf der Benutzung des Zeichens als Marke beruhen, also auf einer Benutzung, die dazu dient, dass die angesprochenen Verkehrskreise die Ware oder Dienstleistung als von einem bestimmten Unternehmen stammend identifizieren (vgl. EuGH GRUR 2014, 776 Rn. 40 - Farbmarke Rot; BGH GRUR 2015, 1012 Rn. 23 - Nivea-Blau; GRUR 2021, 1526 Rn. 25 f. - NJW Orange). Dabei muss die Verkehrsdurchsetzung bei allen beteiligten Verkehrskreisen nachgewiesen werden (vgl. Ingerl/Rohnke/Nordemann, Markengesetz, 4. Auflage, § 8 Rn. 330).

Von der Verkehrsdurchsetzung einer Farbe kann nur ausnahmsweise ausgegangen werden. Die angesprochenen Verkehrskreise sind es in vielen Produktbereichen und Dienstleistungssektoren nicht gewohnt, der Verwendung einer Farbe in der Werbung oder auf einer Warenverpackung ohne Hinzutreten von graphischen Elementen oder Wortbestandteilen einen Herkunftshinweis zu entnehmen, weil eine Farbe als solche in der Regel nicht zur Kennzeichnung der Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen, sondern nur als Gestaltungsmittel verwendet wird (vgl. BGH GRUR 2015, 581 Rn. 15 - Langenscheidt-Gelb; GRUR 2021, 1526 Rn. 26 - NJW-Orange).

Im Rahmen der Prüfung der Verkehrsdurchsetzung können insbesondere der Marktanteil des betreffenden Zeichens, die Intensität, die geographische Verbreitung und die Dauer seiner Benutzung, der Werbeaufwand des Unternehmens für das Zeichen, der Anteil der beteiligten Verkehrskreise, der die Ware oder Dienstleistung aufgrund des Zeichens als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennt, sowie Erklärungen von Industrie- und Handelskammern oder anderen Berufsverbänden berücksichtigt werden (vgl. EuGH GRUR 2014, 776 Rn. 41 - Farbmarke Rot; BGH GRUR 2008, 710 Rn. 28 - VISAGE; BGH GRUR 2016, 1167 Rn. 31 - Sparkassen-Rot). Führt eine Gesamtbetrachtung dieser Gesichtspunkte zu der Feststellung, dass die beteiligten Verkehrskreise oder zumindest ein erheblicher Teil von ihnen die Ware oder Dienstleistung aufgrund des Zeichens als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennen bzw. erkennt, muss dies zu dem Ergebnis führen, dass es infolge Benutzung Unterscheidungskraft erlangt hat und damit die Voraussetzungen für eine Verkehrsdurchsetzung vorliegen (vgl. EuGH GRUR 2014, 776 Rn. 42 - Farbmarke Rot; BGH GRUR 2021, 1526 Rn. 21 - NJW-Orange).

Das Unionsrecht steht einer Verbraucherbefragung zur Klärung der Unterscheidungskraft eines Zeichens nicht entgegen (vgl. EuGH GRUR 2014, 776 Rn. 43 - Farbmarke Rot). Sie stellt häufig das zuverlässigste Beweismittel zur Feststellung der Verkehrsdurchsetzung dar (vgl. BGH GRUR 2014, 483, Rn. 32 - test). Die Ergebnisse einer demoskopischen Befragung begründen in der Regel dann die Annahme einer Verkehrsdurchsetzung, wenn mindestens 50% der beteiligten Verkehrskreise das fragliche Zeichen einem bestimmten Unternehmen zuordnen können (vgl. BGH GRUR 2016, 1167 Rn. 92, 109 - Sparkassen-Rot; GRUR 2021, 1526 Rn. 42 - NJW-Orange). Hierbei handelt es sich aber nicht um eine absolute Grenze (vgl. BGH GRUR 2016, 1167 Rn. 92 - Sparkassen-Rot; GRUR 2014, 438 Rn. 34 - test), denn das Ergebnis einer Verbraucherbefragung darf nicht den allein maßgebenden Gesichtspunkt darstellen, der den Schluss zulässt, dass eine infolge Benutzung erworbene Unterscheidungskraft vorliegt (vgl. EuGH GRUR 2014, 776 Rn. 48 - Farbmarke Rot). Deshalb kann es in Ausnahmefällen bei Vorliegen besonderer Umstände gerechtfertigt sein, auch einen geringeren Wert als ausreichend für die Annahme der Verkehrsdurchsetzung anzusehen (vgl. BGH GRUR 2006, 760 Rn. 20 - LOTTO; GRUR 2008, 710 Rn. 26 - VISAGE; BPatG 2007, 593, 596 - Ristorante). Dies kommt insbesondere dann in Betracht, wenn der festgestellte Zuordnungsgrad nur geringfügig unter 50 % liegt und dieser Mangel durch sonstige positive Tatbestände wie etwa sehr hohe Marktanteile oder eine langjährige Zeichenbenutzung ausgeglichen wird (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 14. Auflage, § 8 Rn. 800).

Im Nichtigkeitsverfahren trägt dabei der Inhaber der angegriffenen Marke die Feststellungslast dafür, dass sich diese im Verkehr infolge Benutzung durchgesetzt hat (vgl. BGH GRUR 2021, 1526 Rn. 38 - NJW-Orange). Er ist am besten in der Lage, den Beweis für die konkreten Handlungen zu erbringen, die das Vorbringen zu stützen vermögen, dass seine Marke aufgrund ihrer Benutzung Unterscheidungskraft erlangt hat. Dies gilt insbesondere für die zum Nachweis einer solchen Benutzung geeigneten Umstände wie Intensität, Umfang und Dauer der Benutzung sowie Werbeaufwand (vgl. EuGH GRUR 2014, 776 Rn. 68 ff. - Farbmarke Rot; GRUR 2020,1301 Rn. 81 - Testarossa). Der Inhaber der angegriffenen Marke hat somit die Verkehrsdurchsetzung darzulegen und sodann zu belegen (vgl. BGH GRUR 2021, 1526 Rn. 38 - NJW-Orange).

b) Nicht nur im Rahmen der Prüfung der originären, sondern auch der durch Benutzung erworbenen Unterscheidungskraft ist von dem normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher der in Rede stehenden Kategorie von Waren oder Dienstleistungen auszugehen (vgl. EuGH GRUR 2014, 776 Rn. 39 - Farbmarke Rot; BGH GRUR 2021, 1526 Rn. 21 - NJW-Orange).

(1) Darunter sind alle Verkehrskreise zu verstehen, in denen die Marke Verwendung finden oder Auswirkungen zeitigen kann, wobei eine an den objektiven Merkmalen der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen, nicht an den subjektiven Vorstellungen des Anmelders oder Inhabers der Marke orientierte Betrachtung angezeigt ist (vgl. BGH GRUR 2009, 411 Rn. 11 - STREETBALL; Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 14. Auflage, § 8 Rn. 781). Dabei sind die Begriffe „Verkehr“, „beteiligte Verkehrskreise“ und „Publikum“ im Sinne des § 4 Nr. 2, des § 8 Abs. 1, 2 und 3, des § 9 Abs. 1 Nr. 2 und des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG einheitlich auszulegen. Hierfür spricht zum einen, dass die Verkehrsteilnehmer bei der Wahrnehmung eines Zeichens nicht danach unterscheiden, ob es Gegenstand eines Anmelde-, Widerspruchs- oder Verletzungsverfahrens ist. Zum anderen hat die durchgängige Definition der Verkehrsteilnehmer zur Folge, dass Wertungswidersprüche vermieden werden (vgl. auch Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 14. Auflage, § 8 Rn. 781 und § 9 Rn. 259; Ingerl/Rohnke/Nordemann, Markengesetz, 4. Auflage, § 14 Rn. 445; BeckOK MarkenR/Mielke, Markengesetz, 40. Edition, § 14 Rn. 538). In aller Regel gehören neben den Fachkreisen die Endabnehmer der Waren zu den angesprochenen Verkehrsteilnehmern (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 14. Auflage, § 8 Rn. 783). Hierbei sind auch die Personengruppen mit einzubeziehen, die an den Waren interessiert sein können, ohne sie bisher erworben zu haben (vgl. BGH GRUR 1982, 672, 674 - Aufmachung von Qualitätsseifen; GRUR 206, 760 Rn. 22 - LOTTO). Bei ihnen kommt es maßgeblich darauf an, ob sie zumindest ein konkretes einschlägiges Marktinteresse haben und sich mit den fraglichen Waren befassen (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 14. Auflage, § 8 Rn. 783). Auch Personen, die die Produkte nicht erwerben und auf den Produkterwerb noch nicht einmal mittelbar Einfluss haben, sondern die das gekennzeichnete Produkt bestimmungsgemäß verwenden und in der Lage sind, den positiven Eindruck einer bestimmten Qualität mit der Marke zu verbinden, gehören daher regelmäßig zu dem von der Marke angesprochenen Publikum (vgl. EuGH GRUR Int 2007, 718 Rn. 56 ff. - TRAVATAN / TRIVASTAN; BGH GRUR 2006, 763 Rn. 13 - Seifenspender). Bei Arzneimitteln gehören zu den relevanten Verkehrskreisen daher regelmäßig sowohl medizinische und pharmazeutische Fachkreise als auch (potentielle) Patienten als Endverbraucher (vgl. BGH GRUR 2012, 64 Rn. 27 - Maalox/Melox-GRY). Dies gilt unabhängig davon, ob es sich um verschreibungspflichtige oder frei verkäufliche Produkte handelt. Denn der Patient begegnet der Marke ebenfalls, weil er sich an ihr orientieren muss, um das Produkt von anderen zu unterscheiden (vgl. Ingerl/Rohnke/Nordemann, Markengesetz, 4. Auflage, § 8 Rn. 331).

(2) Damit gehören zu den vorliegend zu betrachtenden Verkehrskreisen zum einen der Fachverkehr, der aus Ärzten, Apothekern und pharmazeutisch-technischen Assistenten besteht. Sie diagnostizieren und therapieren Asthma, chronisch obstruktive Lungen- und andere respiratorische Erkrankungen bzw. stellen den daran leidenden Patienten die zur Vorbeugung, Behandlung oder Linderung notwendigen Arzneimittel zur Verfügung. Hierbei sind nicht nur Fachärzte, wie Pneumologen, sondern auch Allgemeinmediziner zu berücksichtigen, die nicht selten die Erstdiagnose stellen und bei Notfällen, wie Atemnot, aufgrund der örtlichen Nähe schnelle Hilfe leisten.

Zum anderen werden von den hier interessierenden Produkten Patienten, die an Asthma, chronisch obstruktiver Lungenerkrankung oder anderen respiratorischen Erkrankungen leiden, angesprochen. Denn sie haben ein konkretes eigenes Marktinteresse. Sie gehören zu den Kreisen, in denen die angegriffene Marke Verwendung finden und wo sie Auswirkungen zeitigen kann. Auch wenn die Waren verschreibungspflichtig sind und die Auswahl des konkreten Produkts deshalb maßgeblich vom Arzt bestimmt wird, ändert dies nichts daran, dass Nutzer der jeweilige Patient und die Ware daher vor allem für ihn von erheblicher Bedeutung ist. Gerade Personen mit chronischen Erkrankungen, die dauerhaft auf entsprechende Arzneimittel angewiesen sind, befassen sich mit ihnen. So achten sie auf Unverträglichkeiten, ihren Erfolg oder ihre Nebenwirkungen. Häufig tauschen sie sich mit anderen Erkrankten aus und informieren sich bei ihnen und/oder mit Hilfe des Internets über alternative Medikamente, insbesondere über solche, die weniger belastend für ihren Körper sind. Insofern sind sie ebenfalls den beteiligten Verkehrskreisen zuzurechnen. Daran ändert auch das Werbeverbot des § 10 Abs. 1 HWG nichts. Es untersagt nicht, dass an Asthma, chronisch obstruktiver Lungenerkrankung oder anderen respiratorischen Erkrankungen leidende Personen auf andere Weise als durch Werbung die Informationen zu den zur Behandlung erforderlichen pharmazeutischen Erzeugnissen und Präparaten oder Pulver-Inhalatoren erhalten.

Umgekehrt scheidet im Hinblick auf die Verschreibungspflicht der allgemeine Verkehr als maßgeblicher Verkehrskreis aus, da er die zu berücksichtigenden Waren weder für sich kauft noch nutzt. Menschen, die nicht an respiratorischen Erkrankungen leiden, erfüllen die allgemeinen Voraussetzungen für den Erwerb der Arzneimittel bzw. Inhalatoren nicht und sind an ihnen regelmäßig auch nicht interessiert.

c) Eine Verkehrsdurchsetzung der angegriffenen Marke in dem auch beteiligten Verkehrskreis der an Asthma, COPD oder anderen respiratorischen Erkrankungen leidenden Endverbraucher hat die Beschwerdegegnerin nicht dargelegt. Ausweislich des von ihr vorgelegten demoskopischen Gutachtens „Kennzeichnungskraft dieser [Viani-] Farbe auf einem Pulver-Inhalator (Deutschland) - Personen oder Eltern von Kindern, die die Pulver-Inhalatoren Viani / Atmadisc / Seretide verwenden / verwendet haben“ der Pflüger Rechtsforschung GmbH vom 13. Oktober 2017 (vgl. Anlage HRM 11 zum Schriftsatz der Beschwerdegegnerin vom 26. Mai 2020) ordnen zwar 78,2 % der Befragten die gegenständliche Farbe der Beschwerdegegnerin zu. Allerdings wurde nur ein Teil der maßgeblichen Endverbraucher befragt. Diejenigen, die an Asthma, COPD oder anderen respiratorischen Erkrankungen leiden, jedoch nicht die Pulver-Inhalatoren Viani, Atmadisc, Seretide verwenden oder verwendet haben, wurden nicht angesprochen. Sie nutzen entweder andere verschreibungspflichtige pharmazeutische Erzeugnisse und Präparate bzw. andere Pulver-Inhalatoren oder kommen zumindest als potentielle Abnehmer der vorliegend in Rede stehenden Waren in Betracht. Insofern beschränkt sich das Gutachten vom 13. Oktober 2017 in sachlich nicht begründbarer Weise auf einen Ausschnitt der Patienten. Entsprechendes gilt für das weitere von der Beschwerdegegnerin in das Verfahren eingeführte Gutachten „Kennzeichnungskraft dieser Farbe im Zusammenhang mit Pulver-Kombinations-Inhalatoren - Verwender von Pulver-Kombinations- Inhalatoren mit den Wirkstoffen Salmeterol und Fluticason“ der Pflüger Rechtsforschung GmbH vom 6. Juni 2019 (als Anlage HRM 12 zum Schriftsatz der Beschwerdegegnerin vom 26. Mai 2020). Auch wenn danach 57,3 % der Befragten die angegriffene Farbmarke mit der Beschwerdegegnerin in Verbindung bringen, so ist auch hier zu bemängeln, dass ihr Kreis zu eng gefasst wurde, da neben Salmeterol und Fluticason weitere Wirkstoffe zur Behandlung von an Asthma, an COPD oder an anderen respiratorischen Erkrankungen leidenden Personen in Betracht kommen (vgl. Seite 36 der als Anlage HRM 19 zum Schriftsatz der Beschwerdegegnerin vom 26. Mai 2020 vorgelegten „S2k-Leitlinie zur Diagnostik und Therapie von Patienten mit Asthma“; Seite 38 der als Anlage HRM 20a zum Schriftsatz der Beschwerdegegnerin vom 26. Mai 2020 vorgelegten „Nationale VersorgungsLeitlinie Asthma“).

Das weiterhin eingereichte Gutachten „Kennzeichnungskraft dieser [Viani-] Farbe auf einem Pulver-Inhalator (Deutschland) - Personen oder Eltern von Kindern, die Pulver-Inhalatoren verwenden“ der Pflüger Rechtsforschung GmbH vom 10. August 2017 (vgl. Anlage HRM 13 zum Schriftsatz der Beschwerdegegnerin vom 26. Mai 2020) weist lediglich einen Zuordnungsgrad von 20,2% und damit deutlich unter 50% aus. Umstände, die geeignet wären, diesen Mangel auszugleichen, wurden nicht vorgetragen. Ob - wie von der Beschwerdeführerin gerügt - die befragten Verwender von Pulver-Inhalatoren den Verkehrskreis der an Asthma, COPD oder anderen respiratorischen Erkrankungen leidenden Verkehrsteilnehmer ausreichend repräsentieren können, braucht daher nicht entschieden zu werden.

Wie sich dem Wortlaut des § 8 Abs. 3 MarkenG entnehmen lässt, kommt es darauf an, dass sich die angegriffene Marke in den beteiligten Verkehrskreisen durchgesetzt hat. Dies bedeutet, dass sie in jedem der zu berücksichtigenden Verkehrskreise Unterscheidungskraft erlangt haben muss (vgl. zur originären Unterscheidungskraft auch Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 14. Auflage, § 8 Rn. 218). Zumindest bei dem Verkehrskreis der an Asthma, COPD oder anderen respiratorischen Erkrankungen leidenden Menschen ist dies jedoch - wie oben aufgezeigt - nicht der Fall. Insofern kann offenbleiben, ob in den weiteren von der Beschwerdegegnerin vorgelegten Gutachten - „Kennzeichnungskraft dieser Farbe auf einem Pulver-Inhalator (Deutschland) - Allgemeinärzte“ vom 11. Juni 2015 (vgl. Anlage HRM 07 zum Schriftsatz der Beschwerdegegnerin vom 26. Mai 2020), - „Kennzeichnungskraft dieser Farbe auf einem Pulver-Inhalator (Deutschland) - Apotheker / PTA“ vom 11. Juni 2015 (vgl. Anlage HRM 08 zum Schriftsatz der Beschwerdegegnerin vom 26. Mai 2020), - „Kennzeichnungskraft dieser Farbe im Zusammenhang mit Pulver- Kombinations-Inhalatoren - Allgemeinärzte“ vom 7. Mai 2019 (vgl. Anlage HRM 09 zum Schriftsatz der Beschwerdegegnerin vom 26. Mai 2020) und - „Kennzeichnungskraft dieser Farbe im Zusammenhang mit Pulver- Kombinations-Inhalatoren - Apotheker / PTA“ vom 7. Mai 2019 (vgl. Anlage HRM 10 zum Schriftsatz der Beschwerdegegnerin vom 26. Mai 2020) der ebenfalls maßgebliche Fachverkehr in ausreichendem Umfang berücksichtigt worden ist. So wurden keine Fachärzte, wie Pneumologen, befragt, die jedoch vornehmlich zur Behandlung von Patienten mit Asthma, COPD oder anderen respiratorischen Erkrankungen berufen sind.

Ob die oben genannten Gutachten an den von der Beschwerdeführerin gerügten methodischen Mängeln leiden, bedarf damit keiner weiteren Klärung.

6. Der nach der mündlichen Verhandlung eingereichte Schriftsatz der Beschwerdeführerin vom 12. Dezember 2024 war nicht entscheidungsrelevant, so dass dem Antrag der Beschwerdegegnerin vom 20. Dezember 2024 auf Nachlass einer Schriftsatzfrist nicht zu entsprechen war.

7. Eine Zulassung der Rechtsbeschwerde war nicht veranlasst. Einer solchen bedarf es auch von Amts wegen insbesondere nicht, um die von der Beschwerdeführerin hilfsweise angeregte Klärung der Frage herbeizuführen, ob bei der Beurteilung der Verkehrsdurchsetzung und der Verwechslungsgefahr auf jeweils unterschiedliche Verkehrskreise abgestellt werden kann. Wie unter Ziffer 5 b (1) dargelegt wird und der einschlägigen Kommentarliteratur zu entnehmen ist, sind die Begriffe „Verkehr“, „beteiligte Verkehrskreise“ und „Publikum“ einheitlich auszulegen. Damit ist die von der Beschwerdeführerin aufgeworfene Rechtsfrage nicht klärungsbedürftig, was ihre grundsätzliche Bedeutung entfallen lässt (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 14. Auflage, § 83 Rn. 22).

Entsprechendes gilt für die weiterhin von der Beschwerdeführerin hilfsweise aufgeworfene Frage, ob Patienten bei der Beurteilung der Verkehrsdurchsetzung von Zeichen in Verbindung mit verschreibungspflichtigen Arzneimitteln zu den beteiligten Verkehrskreisen gehören. Sie betrifft die Auslegung des unbestimmten Rechtsbegriffs „beteiligte Verkehrskreise“ in § 8 Abs. 3 MarkenG. Es handelt sich hierbei um eine Einzelfallentscheidung zu Spezialwaren in Form von pharmazeutischen Erzeugnissen und Präparaten bzw. Pulver-Inhalatoren für respiratorische Erkrankungen.

Anhaltspunkte dafür, dass gemäß § 83 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs erfordern, sind gleichermaßen nicht zu erkennen. Eine Vorlage an den Europäischen Gerichtshof gemäß Art. 267 AEUV war ebenfalls nicht angezeigt, da vorliegend keine Fragen zur Auslegung des Unionsrechts zu klären sind.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss kann Rechtsbeschwerde eingelegt werden. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie gemäß § 83 Abs. 3 MarkenG nur statthaft, wenn gerügt wird, dass 1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war, 2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war, 3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war, 4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat, 5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder 6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch eine beim Bundesgerichtshof zugelassene Rechtsanwältin oder einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt in elektronischer Form einzulegen. Kortbein Butscher von Bonin