LG Düsseldorf Urteil vom 13.08.2014 – 2a O 252/13

Die Klage wird abgewiesen.

Die Kosten des Rechtsstreits trägt der Kläger.

Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

Der Kläger macht gegen die Beklagte zu 2) Ansprüche aus Markenverletzung geltend.

Der Kläger ist Inhaber der deutschen Wortmarke „ASOS“ Nr. 302009062862 mit Priorität vom 29.12.2000, die Schutz für die folgenden Dienstleistungen der Klasse 35 beansprucht:

„Geschäftsführung; Vermittlung, Abschluss und Abwicklung von Verträgen über den An- und Verkauf von Waren und/oder die Inanspruchnahme von Dienstleistungen“.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf den als Anlage K1 eingereichten Registerauszug des Deutschen Patent- und Markenamtes C2 genommen.

Der Kläger erwarb die Klagemarke im Jahre 2010 als Strohmann für die B L2 mit dem Ziel, aus dieser Marke gegen die Beklagte zu 2) in Amts- und Gerichtsverfahren vorzugehen. Die vormalige Inhaberin, Frau T, betreibt unter der Bezeichnung „T Office Services – ASOS“ ein Schreibbüro. Hinsichtlich der Einzelheiten der von Frau T angebotenen Schreib- und Bürotätigkeiten wird auf die Anlage B2 verwiesen. Die streitgegenständliche Marke ist aus einer Teilung der ursprünglichen Marke „ASOS“ Nr. 30094472 der Frau T hervorgegangen, die für die folgenden Dienstleistungen der Klasse 35 Schutz beanspruchte: „Büroarbeiten, insbesondere Schreibarbeiten; Geschäftsführung; Vermittlung, Abschluss und Abwicklung von Verträgen über den An- und Verkauf von Waren und/oder die Inanspruchnahme von Dienstleistungen“. Die Teilübertragung aus der Stammeintragung Nr. 30094472 auf den Kläger wurde am 05.11.2011 in Markenregister veröffentlicht.

Der Kläger betreibt unter dem Zeichen „ASOS“ einen Online-Bekleidungsversand für Mode verschiedener Hersteller, wobei zwischen den Parteien streitig ist, in welchem Umfang und mit welcher Regelmäßigkeit dort Bekleidungsstücke zum Verkauf angeboten werden und inwieweit diese verfügbar sind. Seit dem Jahre 2010 bis vor kurzem war der Online-Shop des Klägers unter der Domain www.asos-shop.de, dessen Inhaberin die B L2 ist, zu erreichen. Seit kurzem betreibt der Kläger seinen Online-Shop auf der Internetplattform www.amazon.de. Auf diesen leitet nunmehr auch die Domain www.asos-shop.de weiter. Die Einzelheiten der von dem Kläger im Rahmen seines Online-Shops bei Amazon erbrachten Leistungen sind zwischen den Parteien streitig.

Die Beklagte zu 2) ist eine im Jahre 2000 gegründete Gesellschaft mit Sitz in Großbritannien, die ausschließlich über das Internet, vor allem über ihre Internetseiten www.asos.com, Bekleidung, Modeaccessoires und Beauty-Produkte verschiedener Hersteller anbietet und vertreibt. Seit dem Jahre 2003 vertreibt die Beklagte zu 2) ihre Waren auch nach Deutschland, wobei der Umfang der Lieferungen nach Deutschland zwischen den Parteien streitig ist. Seit Oktober 2010 ist das Angebot der Beklagten zu 2) auch in deutscher Sprache über die Domain www.asos.de abrufbar. Hinsichtlich der Einzelheiten des Internetauftritts der Beklagten zu 2), insbesondere der Verwendung des Zeichens „ASOS“ bzw. „asos“ wird auf die als Anlage K4 eingereichten Screenshots C2 genommen.

Die Beklagte zu 1) ist die Muttergesellschaft der ASOS Intermediate Holdings Limited, die wiederum die Muttergesellschaft der Beklagten zu 2) ist.

Die Beklagte zu 1) ist Inhaberin der deutschen Wortmarke „ASOS“ Nr. 302011032122 mit Priorität vom 10.06.2011, die unter anderem Schutz für Einzelhandelsdienstleistungen im Bereich Bekleidungsstücke und Accessoires sowie Schuhwaren (Klasse 35) genießt. Gegen die Eintragung dieser Marke hat der Kläger beim Deutschen Patent- und Markenamt X erhoben. Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten der Marke wird auf den Registerauszug des Deutschen Patent- und Markenamts (Anlage K6) C2 genommen. Auch gegen die Gemeinschaftsmarke „ASOS“ Nr. #####/#### der Beklagten zu 1) hat der Kläger X eingelegt.

Zwischen dem Kläger und der Beklagten zu 2) sind noch weitere Verfahren vor dem Landgericht Düsseldorf anhängig, unter anderem eine Löschungsklage der hiesigen Beklagten zu 2) gegen den hiesigen Kläger (Az.: 2a O 275/13) und eine Verletzungsklage der hiesigen Beklagten zu 2) gegen den hiesigen Kläger (Az.: 2a O 276/13).

Zunächst hat der Kläger die Klage gegen die Beklagte zu 1) gerichtet. In der mündlichen Verhandlung vom 23.07.2014 hat er erklärt, die Klage gegen die Beklagte zu 1) zurückzunehmen und die Klage auf die Beklagte zu 2) zu erweitern. Dem hat der Beklagtenvertreter zugestimmt und im Hinblick auf die Klagerücknahme Kostenantrag gestellt.

Der Kläger ist der Ansicht, dass die Beklagte zu 2) seine Markenrechte verletzt habe und ihm deshalb die geltend gemachten Ansprüche zustünden. Die Klagemarke sei im maßgeblichen Zeitraum für die eingetragenen Dienstleistungen ernsthaft benutzt worden im Sinne des § 26 MarkenG. Die Marke sei bereits durch die vormalige Inhaberin, Frau T, rechtserhaltend benutzt worden. Jedenfalls sei ein etwaiger Verfall der Marke durch Benutzungsaufnahme seitens des Klägers „geheilt“ worden. Der Verkauf von Bekleidungsstücken durch den Kläger stelle eine Benutzung der Marke „ASOS“ für Einzelhandelsdienstleistungen dar.

Der Kläger beantragt,

I. die Beklagte zu 2) zu verurteilen, es zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr in der Bundesrepublik Deutschland die Bezeichnungen

ASOS

und/oder

asos

und/oder

asos.com

und/oder

asos.de

für Einzelhandelsdienstleistungen bezogen auf Mode (Bekleidung, Schuhe und Accessoires) zu benutzen, insbesondere wenn dies erfolgt wie auf den Internetseiten www.asos.com und www.asos.de;

II. der Beklagten zu 2) für jeden Fall der Zuwiderhandlung gegen die Unterlassungsverpflichtung gemäß Ziffer I. ein Ordnungsgeld von bis zu 250.000,00 Euro, ersatzweise Ordnungshaft, zu vollziehen an einem der Geschäftsführer, oder einer Ordnungshaft von bis zu 6 Monaten, im Wiederholungsfall Ordnungshaft bis zu 2 Jahren, anzudrohen;

III. die Beklagte zu 2) zu verurteilen, dem Kläger Auskunft zu erteilen über den Umfang der vorstehend unter Ziffer I. bezeichneten Handlungen unter Angabe des erzielten Umsatzes sowie der Art und des Umfangs betriebener Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern und Werbemitteln, der jeweiligen Stückzahl, dem Verbreitungsgebiet und den Verteilungs- und Erscheinungsdaten für die einzelnen Kalendervierteljahre und jeweils unter Angabe der Deckungseiträge und Kostenfaktoren;

IV. festzustellen, dass die Beklagte zu 2) dem Kläger sämtlichen Schaden zu erstatten hat, der ihm durch Handlungen gemäß Ziffer I. entstanden ist oder noch entstehen wird.

Die Beklagte zu 2) beantragt,

1.           die Klage abzuweisen;

2.           hilfsweise

den Rechtsstreit bis zur rechtskräftigen Erledigung der gegen die Klagemarke DE #####/####, Wort: ASOS beim Landgericht Düsseldorf erhobenen Löschungsklage, Az.: 2a O 275/13 auszusetzen.

Sie ist der Ansicht, eine Markenverletzung sei nicht gegeben. Die Klagemarke sei mangels rechtserhaltender Benutzung für die eingetragenen Dienstleistungen löschungsreif, da sie weder von der vormaligen Inhaberin noch von dem Kläger für die eingetragenen Dienstleistungen benutzt worden sei. Sie ist weiterhin der Ansicht, selbst wenn man eine Benutzung für die Dienstleistungen „Vermittlung, Abschluss und Abwicklung von Verträgen über den An- und Verkauf von Waren“ annähme, liege eine rechtserhaltende Benutzung der Marke nicht vor, da die Benutzung durch den Kläger als bloße Scheinnutzung einzustufen sei. Hierzu trägt sie näher vor. Zudem ist die Beklagte zu 2) der Ansicht, über prioritätsältere Unternehmenskennzeichenrechte an den Bezeichnungen ASOS, asos, asos.com und asos.de für Online-Einzelhandelsdienstleistungen mit Bekleidung, Schuhen und Modeaccessoires in Deutschland zu verfügen. Hierzu behauptet sie unter Vorlage von Verkaufszahlen, Screenshots und weiterer Unterlagen (Anlagen B20 bis B23, B 47 bis B49), zumindest seit dem Jahre 2003 unter dem Zeichen „ASOS“ in relevantem Umfang Bekleidungsstücke und Modeaccessoires über ihren Online-Versandhandel nach Deutschland zu vertreiben. Die Beklagte zu 2) ist zudem der Ansicht, in Deutschland über eine besondere Bekanntheit zu verfügen. Schließlich ist die Beklagte zu 2) der Ansicht, die Geltendmachung der Ansprüche durch den Kläger sei rechtsmissbräuchlich, da die Klagemarke zweckentfremdet zum Behinderungswettbewerb gegen die Beklagte zu 2) eingesetzt würde.

Wegen des weiteren Sach- und Streitstands wird auf die wechselseitigen Schriftsätze der Parteien nebst Anlagen C2 genommen.

Die Klage ist zulässig. Die Beklagte zu 1) ist nicht mehr Partei des Rechtsstreits. W2 ist die Beklagte zu 2) im Wege des zulässigen Parteiwechsels an ihre Stelle getreten.

Die Klage ist aber unbegründet.

I.

Dem Kläger stehen die geltend gemachten Unterlassungs- und Folgeansprüche gegen die Beklagte zu 2) nicht zu.

1.

Der Kläger kann von der Beklagten zu 2) nicht gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 1, Abs. 5 MarkenG verlangen, es zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr in der Bundesrepublik Deutschland die Bezeichnungen „ASOS“ und/oder „asos“ und/oder „asos.com“ und/oder „asos.de“ für Einzelhandelsdienstleistungen bezogen auf Mode (Bekleidung, Schuhe und Accessoires) zu benutzen.

Nach § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist es Dritten untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für die sie Schutz genießt.

a.

Mit Erfolg beruft sich die Beklagte zu 2) auf die Einrede der Nichtbenutzung gem. §§ 25, 26 MarkenG. Die Einrede kann ausdrücklich unter Bezugnahme auf § 25 MarkenG, aber auch durch anderweitige unmissverständliche Behauptung der Nichtbenutzung der Klagemarke erhoben werden (Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Auflage, § 25 Rn. 16).

Nach § 25 Abs. 1 MarkenG kann der Markeninhaber W nicht geltend machen, wenn die dem Benutzungszwang unterliegende Marke innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Geltendmachung des Anspruchs für die Waren oder Dienstleistungen, auf die er sich zur Begründung seines Anspruchs beruft, nicht gemäß § 26 MarkenG benutzt worden ist. Nach Absatz 2 der Vorschrift hat der Kläger eine solche Benutzung auf Einrede des Beklagten nachzuweisen. Nach § 26 Abs. 1 MarkenG muss die Marke von ihrem Inhaber für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen worden ist, im Inland ernsthaft benutzt worden sein, wobei eine ernsthafte Benutzung auch dann vorliegen kann, wenn die Benutzung nicht während des gesamten Fünfjahreszeitraumes andauert (vgl. BGH GRUR 2008, 616 –AKZENTA; GRUR 2000, 1038, 1039 – Kornkammer).

Vorliegend kommt es gemäß § 25 Abs. 2 Satz 1 MarkenG für den Benutzungsnachweis auf den Zeitraum vom 23.10.2008 bis zum 23.10.2013 an, da die Klagemarke am 10.06.2002 eingetragen und die Klage am 23.10.2013 erhoben wurde.

Eine ernsthafte Benutzung im Sinne des § 26 MarkenG setzt voraus, dass die Marke im Rahmen einer normalen wirtschaftlichen Betätigung für die Waren oder Dienstleistungen eingesetzt wird, für die sie eingetragen ist, d.h. durch Handlungen, die nach einem objektiven Maßstab verkehrsüblich und wirtschaftlich angebracht sind (vgl. Ingerl/Rohnke, § 26 MarkenG, Rn. 24 ff. mit weiteren Nachweisen zur Rechtsprechung des EuGH und des BGH). Eine Benutzung der Marke wirkt rechtserhaltend nur für diejenigen Waren- und Dienstleistungen, auf die sich die jeweilige Benutzungshandlung nach dem Verkehrsverständnis bezieht. Eine Benutzung für eine Ware/Dienstleistung, die mit den eingetragenen Waren/Dienstleistungen lediglich ähnlich i. S. der §§ 9, 14 MarkenG ist oder unter einen gemeinsamen, nicht eingetragenen Oberbegriff fällt, ist nicht rechtserhaltend (OLG Hamburg GRUR 1997, 843, 844 – MATADOR, Ingerl/Rohnke, a. a. O., § 26 Rn. 108). Ist die Marke danach nur für Waren/Dienstleistungen benutzt worden, die unter keinen der Begriffe des Waren-/Dienstleistungsverzeichnisses subsumiert werden können, so ist die Marke insgesamt unbenutzt und löschungsreif (Ingerl/Rohnke, a. a. O., § 26 Rn. 108).

Unter Berücksichtigung dieser Erwägungen hat der Kläger eine rechtserhaltende Benutzung der Klagemarke für die eingetragenen Dienstleistungen nicht dargelegt.

aa.

Die von Frau T unter der Marke „ASOS“ angebotenen Schreib- und Bürotätigkeiten stellen keine rechtserhaltende Nutzung für die streitgegenständlichen Dienstleistungen dar. Benutzungshandlungen für die Dienstleistungen „Geschäftsführung“ und „Vermittlung, Abschluss und Abwicklung von Verträgen über den An- und Verkauf von Waren“  durch Frau T hat der Beklagte nicht dargelegt. Es bestehen auch keine Anhaltspunkte dafür, dass die Marke von Frau T für diese Dienstleistungen benutzt wurde. Auch für die weiteren vom Schutzbereich der Marke erfassten Dienstleistungen ist eine rechtserhaltende Nutzung durch Frau T nicht ersichtlich. Ausweislich der als Anlage B2 vorgelegten Auszüge aus dem Internetauftritt der Frau T unter www.asos24.de bietet Frau T seit 1996 einen Schreib- und Büroservice/Dienstleistungsservice an. Dass diese Tätigkeit eine rechterhaltende Benutzung für die Dienstleistungen „Vermittlung, Abschluss und Abwicklung von Verträgen über die Inanspruchnahme von Dienstleistungen“ darstellt, erschließt sich nicht und wird von dem Kläger auch nicht geltend gemacht. Soweit der Kläger darlegt, Frau T habe unter der Marke „ASOS“ (Einzel)Handel mit verschiedenen Produkten betrieben, ist dieser Vortrag unsubstantiiert.

bb.

Der von dem Kläger seit dem Jahre 2010 unter dem Zeichen „ASOS“ betriebene Online-Bekleidungsversand für Mode verschiedener Hersteller stellt ebenfalls keine Benutzung für die eingetragenen Dienstleistungen dar. Dass diese Tätigkeit eine rechterhaltende Benutzung für die Dienstleistungen „Geschäftsführung; Vermittlung, Abschluss und Abwicklung von Verträgen über die Inanspruchnahme von Dienstleistungen“ darstellt, ist weder vorgetragen noch sonst ersichtlich. Auch für die weiteren Dienstleistungen, für die die Marke eingetragen ist, ist eine rechtserhaltende Nutzung durch den Kläger nicht gegeben. Durch den Verkauf von Bekleidungsstücken über das Internet werden „Verträge über den An- und Verkauf von Waren“ weder vermittelt noch abgeschlossen oder abgewickelt. Soweit der Kläger mit den Kunden seines Online-Shops Verträge über den Kauf von Bekleidungsstücken schließt, erbringt er keine Dienstleistungen für Dritte. W2 handelt es sich dabei um den Abschluss eigener Verträge, der nach Ansicht der Kammer nicht als Dienstleistung für Dritte zu qualifizieren ist. Hierbei sind auch die erläuternden Anmerkungen der Anlage 1 zu § 19 Abs. 1 MarkenV („Klasseneinteilung von Waren und Dienstleistungen mit erläuternden Anmerkungen“; vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Auflage, Anhang 1, Seite 2362) zu berücksichtigen, wonach die Klasse 35 unter anderem „im Wesentlichen Dienstleistungen, die von Personen und Organisationen erbracht werden, deren Haupttätigkeit die Hilfe beim Betrieb oder der Leitung eines Handelsunternehmens, oder die Hilfe bei der Durchführung von Geschäften oder Handelsverrichtungen eines Industrie- oder Handelsunternehmens ist“ umfasst. Es geht also gerade um die Unterstützung Dritter bei der Durchführung von Geschäften, also um die Vermittlertätigkeit eines Unternehmens gegenüber dritten Unternehmen, nicht um die Abwicklung eigener Geschäfte. Schließlich ist zu berücksichtigen,  dass die eingetragenen Dienstleistungen „Vermittlung, Abschluss und Abwicklung von Verträgen […]“ im Gesamtzusammenhang zu lesen sind. Die Vermittlung eines Vertrages kann sich denknotwendig nur auf einen Vertrag zwischen zwei Dritten beziehen. Dasselbe muss auch für den Abschluss und die Abwicklung eines Vertrages gelten.

Der Kläger kann sich auch nicht mit Erfolg darauf berufen, das Dienstleistungsverzeichnis der Klagemarke umfasse auch Einzelhandelsdienstleistungen bezüglich Bekleidungsstücken, Schuhwaren und Accessoires. Die eingetragene Dienstleistung „Vermittlung, Abschluss und Abwicklung von Verträgen über den An- und Verkauf von Waren“ stellt, wie oben ausgeführt,  eine Dienstleistung im Hinblick auf Verträge zwischen zwei Dritten dar. Einzelhandelsdienstleistungen sind davon nicht erfasst.

Nach alledem kann dahinstehen, ob die Tätigkeit des Klägers eine Benutzung für „Einzelhandelsdienstleistungen“ darstellt und ob diese als „ernsthaft“ im Sinne des § 26 MarkenG einzustufen ist. Jedenfalls liegt aus den genannten Gründen bereits keine Benutzung für die eingetragenen Dienstleistungen vor.

b.

Da sich die Beklagte mit Erfolg auf die Einrede der Nichtbenutzung beruft, bedurfte es keiner Entscheidung, ob es dem Kläger wegen Rechtsmissbrauchs versagt ist, Ansprüche aus der Klagemarke nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG geltend zu machen.

2.

Mangels Rechtsverletzung stehen dem Kläger die geltend gemachten Folgeansprüche gegen die Beklagte zu 2) ebenfalls nicht zu.

II.

Die Kostenscheidung folgt aus §§ 91, 269 Abs. 3 Satz 2 ZPO. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf § 709 ZPO.