BPatG Beschluss vom 01.07.2026 – 3 Ni 3/26 (EP)

BUNDESPATENTGERICHT

3 Ni 3/26 (EP)

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(Aktenzeichen) …

B E S C H L U S S

In der Patentnichtigkeitssache DE:BPatG:2026:010726B3Ni3.26EP.0

betreffend das europäische Patent EP 3 708 628 (DE 50 2020 006 484)

hat der 3. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 1. Juli 2026 durch den Vorsitzenden Richter Schramm, den Richter Dipl.-Chem. Dr. Freudenreich sowie die Richterin Berner

beschlossen:

1. Die Klägerin trägt die Kosten des Rechtsstreits.

2. Der Streitwert wird auf 200.000,- Euro festgesetzt.

I. Die Beklagte war eingetragene Inhaberin des auch mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 3 708 628 (Streitpatent), das beim Deutschen Patent- und Markenamt unter dem Aktenzeichen 50 2020 006 484.4 geführt wird. Das Streitpatent betrifft die Verwendung eines Klebebandes zum Befestigen von Leitungen.

Die Klägerin hat mit ihrer Klage vom 9. Februar 2026 das Streitpatent wegen mangelnder Patentfähigkeit in vollem Umfang angegriffen. Auf die der Beklagten am 26. Februar 2026 zugestellten Klageschrift hat diese mit Schriftsatz vom 25. März 2026, bei Gericht eingegangen am selben Tag, erklärt, den Nichtigkeitsantrag vollumfänglich und ohne Einschränkung mit sofortiger Wirkung anzuerkennen. Sie verzichte darüber hinaus auf eine Verteidigung des Streitpatents und erkläre, dessen vollständiger Nichtigerklärung nicht entgegenzutreten. Sie ist der Auffassung, dass sie ihr Anerkenntnis unverzüglich nach Klagezustellung abgegeben und keine Veranlassung zur Erhebung der Nichtigkeitsklage gegeben habe. Vor Einreichung der Klage habe die Klägerin keinerlei Kontakt zur ihr aufgenommen. Zudem habe sie gegenüber der Klägerin weder Ansprüche aus dem Streitpatent geltend gemacht noch sich solcher berühmt. Die Kosten seien daher der Klägerin nach § 93 ZPO aufzuerlegen.

Mit Schriftsatz vom 23. April 2026 hat die Beklagte gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt auf das Streitpatent verzichtet. Mit Wirkung vom 28. April 2026 wurde das Streitpatent aufgrund des erklärten Verzichts gelöscht. Nach Ansicht der Beklagten habe sich die Hauptsache dadurch erledigt.

Die Klägerin hat sich der Erledigterklärung der Beklagten angeschlossen und beantragt ihrerseits, die Kosten des Verfahrens der Beklagten aufzuerlegen. Die Parteien stünden in einem intensiven Wettbewerbsverhältnis und ihre bisherigen Versuche zur gütlichen Beilegung der verschiedenen Streitfälle seien ausnahmslos ohne Nachgang geblieben. Aus diesem Grund habe sie erstmals darauf verzichtet, die Beklagte vorab von der beabsichtigten Nichtigkeitsklage in Kenntnis zu setzen. Darüber hinaus fehle eine verbindliche Aussage der Beklagten, dass sie für die Vergangenheit keinerlei Ansprüche aus dem Streitpatent gegen die Klägerin geltend machen werde.

Mit Beschluss vom 11. Februar 2026 hat der Senat entsprechend den Angaben der Klägerin den Streitwert vorläufig auf 500.000,- Euro festgesetzt. Die Beklagte ist der Meinung, der vorläufig festgesetzte Streitwert sei überhöht, weil der weltweit in den letzten sechs Jahren mit den durch das Streitpatent geschützten Produkten erzielte Umsatz unterhalb des vorläufig angesetzten Streitwertes liege. Es erscheine vielmehr ein Streitwert von 100.000,- bis 200.000,- Euro angemessen. Die Klägerin erachtet demgegenüber den vorläufig festgesetzten Streitwert vor dem Hintergrund der zwischen den Verfahrensbeteiligten bestehenden Parallelverfahren für plausibel.

II. Nachdem die Parteien den Rechtsstreit übereinstimmend für erledigt erklärt haben, ist unter Berücksichtigung des bisherigen Sach- und Streitstandes lediglich noch über die Kosten des Verfahrens nach billigem Ermessen zu entscheiden (§ 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 91a Abs. 1 S. 1 ZPO). Dies führt unter Anwendung des Rechtsgedankens des § 93 ZPO zur Auferlegung der Kosten des Rechtsstreits auf die Klägerin.

1. Durch den Verzicht auf das Streitpatent hat sich die Beklagte in die Rolle der Untergebenen begeben und die Erledigung der Hauptsache herbeigeführt. Dies lässt darauf schließen, dass sie in der Hauptsache unterlegen wäre und grundsätzlich die Kosten des Verfahrens zu tragen hätte (st. Rspr., vgl. schon BGH, Beschluss vom 9. Dezember 1960 – I ZR 121/59, GRUR 61, 278 ff.; BPatG, Beschluss vom 8. Juni 1990, 2 Ni 22/89; BPatG, Urteil vom 3. Juni 2014, 3 Ni 8/13).

2. Allerdings kann sich die Beklagte mit Erfolg auf die für sie günstige Regelung des § 93 ZPO berufen, dessen Grundgedanke auch im Nichtigkeitsverfahren im Rahmen der Ermessensentscheidung nach § 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 91a Abs. 1 S. 1 ZPO heranzuziehen ist. Danach hat ein Beklagter keine Kosten zu tragen, wenn er keine Veranlassung zur Klageerhebung gegeben und den Klageanspruch sofort anerkannt hat (vgl. BGH, Urteil vom 13. August 2013 – X ZR 73/12 - Druckdatenübertragungsverfahren; BGH, Urteil vom 8. Dezember 1983 – X ZR 15/83 – Isolierglasscheibenrandfugenfüllvorrichtung).

a) Die Beklagte hat den Klageanspruch sofort anerkannt. Im Patentnichtigkeitsverfahren kommt zwar ein Anerkenntnis im zivilprozessualen Sinn nicht in Betracht, weil ein Anerkenntnisurteil (§§ 307, 313b ZPO) dort nicht ergehen kann. Die entsprechende Anwendung von § 93 ZPO ist jedoch dann möglich und geboten, wenn der Beklagte dem Nichtigkeitskläger in vergleichbarer Weise einen Erfolg des Klagebegehrens sichert. Ein sofortiges Anerkenntnis erfordert im Patentnichtigkeitsverfahren, dass der Patentinhaber innerhalb der Widerspruchsfrist des § 82 Abs. 1 PatG auf das Streitpatent und gegebenenfalls auf Ansprüche aus dem Streitpatent für die Vergangenheit verzichtet (vgl. BGH, a.a.O., Isolierglasscheibenrandfugenfüllvorrichtung; BGH, Urteil vom 29. Juli 2003 – X ZR 26/00 – Dynamisches Mikrofon).

Unter Anwendung dieser Grundsätze liegt in der innerhalb der Widerspruchsfrist nach § 82 Abs. 1 PatG eingegangenen Erklärung der Beklagten vom 25. März 2026, wonach sie den Nichtigkeitsantrag vollumfänglich anerkenne und auf die Verteidigung des Streitpatents verzichte, ein sofortiges Anerkenntnis i.S.v. § 93 ZPO vor. Unschädlich ist, dass die Beklagte die Verzichtserklärung erst nach der einmonatigen Widerspruchsfrist (§ 82 Abs. 1 PatG) beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht hat, da die fristgemäße Erklärung gegenüber dem Gericht abweichend von § 20 Abs. 1 Nr. 1 PatG ausreicht (vgl. BPatG, Beschluss vom 6. Mai 2026 – 6 Ni 35/25 (EP); BPatG, Beschluss vom 28. Januar 2009 – 4 Ni 69/08 (EU); BPatG, Beschluss vom 19. März 1980 – 3 Ni 63/78 – Kraftdrehleiter). Die innerhalb der Widerspruchsfrist getätigte Äußerung der Beklagten, sie erkenne den Nichtigkeitsantrag vollumfänglich und ohne Einschränkung an, ist der Auslegung zugänglich und als Verzicht auf das Streitpatent zu werten (vgl. BPatG, Beschluss vom 28. Januar 2009 – 4 Ni 69/08 (EU).

Der Annahme eines Anerkenntnisses steht vorliegend nicht entgegen, dass die Beklagte gegenüber der Klägerin nicht ausdrücklich auf die Geltendmachung von Ansprüchen für die Vergangenheit aus dem Streitpatent verzichtet hat. Dies ist vorliegend entbehrlich, da die Beklagte mit ihrem „anerkennenden“ Verzicht auf das Streitpatent dem Rechtsschutzinteresse der Klägerin hinreichend Rechnung getragen hat. Die Beklagte hatte die Klägerin vor der Nichtigkeitsklage weder verwarnt oder sonst angegriffen. Vor diesem Hintergrund hatte die Beklagte keine Veranlassung, eine weitergehende, in die Vergangenheit wirkende Erklärung abzugeben. Die lediglich abstrakte Gefahr, noch nachträglich wegen Patentverletzung aus früherer Zeit belangt zu werden, genügt dafür nicht. Fehlt aber ein persönliches Rechtsschutzinteresse an einer rückwirkenden Nichtigerklärung, so braucht das „Anerkenntnis“ der Beklagten dieses – für sich genommen unzulässige – restliche Klagebegehren nicht ausdrücklich zu umfassen (vgl. BPatG, a.a.O. – Kraftfahrdrehleiter). Vor diesem Hintergrund kann vorliegend dahingestellt bleiben, ob die Erklärung der Beklagten, sie erkenne das Klagebegehren an, ohnehin als Verzicht über den darüberhinausgehenden Schutz für die Vergangenheit auszulegen ist (so BGH, a.a.O., Leitsatz – Druckdatenübertragungsverfahren).

b) Die Beklagte hat keine Veranlassung zur Klage gegeben. Veranlassung zur Klageerhebung ergibt sich nach § 93 ZPO grundsätzlich dann, wenn das Verhalten des Beklagten vor Prozessbeginn gegenüber dem Kläger so gestaltet war, dass dieser annehmen musste, er werde ohne Klage nicht zu seinem Recht kommen. Im Patentnichtigkeitsverfahren ist dies grundsätzlich dann der Fall, wenn der Kläger den Beklagten unter substantiierter Angabe der geltend gemachten Nichtigkeitsgründe und mit angemessener Fristsetzung erfolglos zum Verzicht auf das Schutzrecht aufgefordert hat (vgl. BPatG, Urteil vom 27. Juni 2017 – 4 Ni 31/15 (EP); BPatG, Beschluss vom 28. Januar 2009 – 4 Ni 69/08 (EU). Die Klägerin hat die Beklagte vor Klageerhebung unstreitig nicht zum Verzicht des Streitpatents aufgefordert.

Eine Ausnahme von dem grundsätzlichen Erfordernis der Verzichtsaufforderung kommt in Betracht, wenn sie unzumutbar oder aussichtslos ist. Dies ist der Fall, wenn der Patentinhaber durch sein Verhalten unmissverständlich zu erkennen gegeben hat, dass eine Verzichtsaufforderung oder Abmahnung nicht fruchten werde. Das einzige Argument der Klägerin, wonach sich die beiden Parteien in einem intensiven Wettbewerbsverhältnis befänden und bisherige Versuche der Klägerin zur gütlichen Beilegung der verschiedenen Streitfälle erfolglos geblieben seien, macht eine Verzichtsaufforderung nicht entbehrlich. Die vorhergehenden Streitfälle zwischen den Parteien können anders gelagert gewesen sein, sodass sich daraus für sich genommen nicht schließen lässt, dass die Beklagte im vorliegenden Fall einem etwaigen Verzichtsverlangen nicht entsprochen hätte. Diese Annahme wäre vielmehr rein spekulativ. Die Tatsache, dass die Beklagte nach Klageerhebung das Klagebegehren sofort anerkannt hat, widerlegt gerade diese Vermutung. Hinzu kommt, dass die Beklagte nach ihrem unwidersprochenen Vortrag vor Klageerhebung gegenüber der Klägerin aus dem Streitpatent keine Rechte in Form einer Abmahnung, Berechtigungsanfrage oder sonstige Aufforderung zur Lizenzierung geltend gemacht hat, sodass eine Verzichtsaufforderung evtl. vor diesem Hintergrund entbehrlich gewesen sein könnte.

III. Der Streitwert im Patentnichtigkeitsverfahren ist nach § 2 Abs. 2 Satz PatKostG i.V.m. §§ 51 Abs. 1, 63 Abs. 2 GKG nach billigem Ermessen zu bestimmen. Maßgeblich für die Berechnung ist dabei nach ständiger Rechtsprechung der gemeine Wert des Streitpatents bei Erhebung der Klage zuzüglich des Betrags der bereits gerichtlich rechtskräftig zuerkannten oder der gerichtlich oder außergerichtlich geltend gemachten Schadensersatzforderungen (BGH, Beschluss vom 12. April 2011, GRUR 2011, 757 – Nichtigkeitsstreitwert; BGH, Beschluss vom 27. August 2013, GRUR 2013, 1287 f. – Nichtigkeitsstreitwert II). Zu berücksichtigen sind auch Erkenntnisquellen, die zwar erst nach dem maßgeblichen Stichtag zutage getreten sind, aber ein neues Licht auf die Wertverhältnisse an diesem Tag werfen (vgl. BGH, Beschluss vom 14. Dezember 2021, GRUR 2022, 432 Rn. 10 - Nichtigkeitsstreitwert IV; BGH, Beschluss vom 11. März 2025, GRUR 2025, 607 - Nichtigkeitsstreitwert VI). Demnach können die mit dem Streitpatent erzielbaren bzw. erzielten Umsätze und/oder Lizenzeinnahmen ebenso mögliche Anhaltspunkte für den Streitwert darstellen wie geltend gemachte Schadensersatzansprüche und/oder der Streitwert von Verletzungsverfahren, der für sich allein genommen allerdings keinen zuverlässigen Aufschluss gibt. Nach diesen Grundsätzen ist der endgültige Streitwert für das Patentnichtigkeitsverfahren auf 200.000,- Euro festzusetzen. Denn die Beklagte und frühere Patentinhaberin, die aufgrund ihrer Sachnähe ohnehin in der Lage ist, Angaben zum gemeinen Wert ihres Patents zu machen, hat unwidersprochen vorgetragen, dass sie mit durch das Streitpatent geschützten Produkten bis zum Verzicht auf das Streitpatent weltweit nur Umsätze unter dem vorläufig festgesetzten Streitwert in Höhe von 500.000,- Euro erzielt habe, ohne jedoch genaue Umsatzzahlen für Deutschland zu nennen. Sie hält deshalb einen Streitwert von maximal 200.000.- Euro für angemessen. Mangels anderweitiger Anhaltspunkte legt der Senat nach billigem Ermessen die von der Beklagten genannte Höchstgrenze zugrunde.

Schramm Dr. Freudenreich Berner