BPatG Beschluss vom 07.08.2025 – 29 W (pat) 71/22

BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 71/22

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(Aktenzeichen) …

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

betreffend die Marke 30 2018 031 106 (hier: Antrag auf Aussetzung)

ECLI:DE:BPatG:2025:070825B29Wpat71.22.0

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 7. August 2025 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Dr. Mittenberger- Huber, der Richterin Seyfarth und des Richters Posselt

beschlossen:

Das Beschwerdeverfahren wird bis zur rechtskräftigen Entscheidung über die Anträge auf Erklärung des Verfalls und der Löschung der Widerspruchsmarken UM 014 893 176 und UM 014 903 173 ausgesetzt.

G r ü n d e

I. Die Wort-/Bildzeichen ist am 17. Dezember 2018 angemeldet und am 24. Mai 2019 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen worden:

Klasse 35: Beratung bei Geschäftsangelegenheiten; Personalmanagementberatung; Unternehmensberatung; Personalvermittlung; Datenbankverwaltung; Verwaltung einer Datenbank [Büroarbeiten]; Personalvermittlung- und -anwerbung; Dienstleistungen eines Zeitarbeitunternehmens; Zeitweilige Versetzung von Personal, Personalanwerbung und Personalauswahl; Personalüberlassung; Dienstleistungen eines Arbeitsvermittlers, einschließlich Stellenvermittlung und Beratung im Zusammenhang mit Personal und Personalfragen; Outplacement von Arbeitskräften; Personalauswahl mit Hilfe psychologischer Methoden; Laufbahnberatung in Form von Karriereberatungsdiensten; Auskünfte und Beratung in Bezug auf die berufliche und Karriereentwicklung; Werbung für Stellen mittels Stellenanzeigen, Anwerbung für Praktikumsplätze; Dienstleistungen im Bereich der Personalverwaltung; Durchführung der Verwaltungsaufgaben, nämlich Lohnabrechnungen und Personalverwaltung; Erstellung und Verwaltung von Datenbeständen; Betriebsorganisatorische und betriebswirtschaftliche Beratung; Verbreitung Werbematerial; Personalauswahl mit Hilfe von von psychologischen Untersuchungen; Professionelle Beratung in Bezug auf Personalauswahl und -anwerbung; Dienstleistungen von Personalvermittlungsagenturen; Betriebswirtschaftliche Analyse, Recherche und Informationsdienstleistungen; Hilfe in Geschäftsangelegenheiten; Geschäftsführung und administrative Dienstleistungen; Werbung; Marketing; Verkaufsförderung; Anwerbung von Personal; Dienstleistungen einer Werbeagentur; Erteilung von Auskünften in Handels- und Geschäftsangelegenheiten; Herausgabe von Werbetexten; Kommerzielle Verwaltung der Lizenzierung von Waren und Dienstleistungen für Dritte; Marktforschung; Organisation und Durchführung von Werbeveranstaltungen; Planung von Werbemaßnahmen; Präsentation von Firmen im Internet und anderen Medien; Verteilung von Werbemitteln; Waren- und Dienstleistungspräsentationen; Integration und Entwicklung von Mitarbeitern und Führungskräften durch Personalberatung; Planung und Überwachung von Unternehmensentwicklungen in organisatorischer Hinsicht; Zusammenstellung, Systematisierung und Aktualisierung von Daten in Computerdatenbanken; Vermittlung von Verträgen über den zeitlich begrenzten Zugriff zu Datenbanken [für Dritte]; Vermittlung von Abonnements für Telekommunikationsdienste für den zeitlich begrenzten Zugriff zu Datenbanken [für Dritte]; Werbung, insbesondere Entwicklung von Werbestrategien und Planung von Werbekampagnen; Projekt- und Ereignismanagement, nämlich Planung, Ausführungsüberwachung und Durchführung von Kampagnen, Projekten und Events zu Werbezwecken; Organisation und Veranstaltung von Messen und Ausstellungen für wirtschaftliche und Werbezwecke; Dateienverwaltung mittels Computer; Konzeption und Durchführung von Präsentationen und anderen Informationsangeboten zu Werbe- und Verkaufszwecken, auch im Internet, in anderen Datennetzen und in Online-Diensten;

Organisation und Veranstaltung von Multimediaschauen für Werbezwecke; Werbung in einem elektronischen Online- Kommunikationsnetz; Entwicklung, Konzeption und Erstellung von audiovisuellen Kommunikationskonzepten für Werbezwecke; Verfassen und Herausgabe von Werbetexten; Publikation von Druckerzeugnissen [auch in elektronischer Form] für Werbezwecke; Vermietung von Werbezeit in Kommunikations-Medien; Veröffentlichung und Herausgabe von Katalogen für Werbezwecke; Klasse 41: Karriere- und Berufsberatung; Ausbildung; Berufsberatung; Coaching [Ausbildung]; Durchführung von pädagogischen Prüfungen; Herausgabe von Texten, ausgenommen Werbetexte; Organisation von Ausstellungen, Seminaren und Konferenzen; Schulung; Training; Veranstaltung von Bildungskursen, Vorträgen und Seminaren; Veranstaltung und Durchführung von Seminaren; Veranstaltung und Durchführung von Workshops [Ausbildung]; Veranstaltung von Wettbewerben [Erziehung und Unterhaltung]; Organisation und Veranstaltung von Kongressen; Beratung in Bezug auf Erziehung, Ausbildung und Personalentwicklung in pädagogischer Hinsicht; Erziehung; Unterricht; Personalentwicklung durch Aus- und Fortbildung; Veranstaltung von Ausstellungen für kulturelle oder Unterrichtszwecke; Klasse 42: Pflege von Datenbanken; Vermietung von Datenbanken; Programmieren von Datenbanken; Programmieren von Verwaltungssoftware; Design von Computerdatenbanken und Aktualisierung von Softwaredatenbanken; Entwurf und Entwicklung von Computerhard- und software; Computerdienstleistungen, nämlich Erstellung von Websites; Computerdienstleistungen, nämlich Speichern von Websites für Dritte [Hosting]; Dienstleistungen, nämlich Entwicklung von Software zur Ermöglichung oder Erleichterung des Hochladens, Herunterladens, Streamings, Versendens, Veröffentlichens [Postens], Bloggens, Verknüpfens, Sharings oder der sonstigen Bereitstellung von elektronischen Medien oder Informationen über Kommunikationsnetze; Erstellen und Design von Webseiten; Vermietung von nicht-herunterladbarer Software; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Technische Planung von Einrichtungen für die Telekommunikation; Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen sowie diesbezügliche Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen; Technische Beratungsdienstleistungen im Bereich Marketing und Werbung.

Gegen die Eintragung dieser Marke, die am 28. Juni 2019 veröffentlicht wurde, hat die Beschwerdegegnerin am 6. August 2019 Widerspruch erhoben und diesen auf folgende Unionsmarken gestützt:

1. UM 014 893 176 SKY die am 9. November 2018 eingetragen wurde und für eine Vielzahl von Waren und Dienstleistungen der Klassen 3 - 12, 14, 16 - 18, 20, 21, 24 - 32 und 35 - 45 geschützt ist.

2. UM 014 903 173 die am 13. November 2018 eingetragen wurde und für eine Vielzahl von Waren und Dienstleistungen der Klassen 3 - 12, 14, 16 - 18, 20, 21, 24 - 32 und 35 - 45 geschützt ist. Die Beschwerdeführerin hat jeweils auch den Sonderschutz der bekannten Marke gem. §§ 119 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG geltend gemacht.

Die Markenstelle für Klasse 35 hat mit Beschluss vom 14. September 2022 die angegriffene Marke 30 2018 031 106 gelöscht und die Anträge des Markeninhabers, das Widerspruchsverfahren auszusetzen und der Widersprechenden die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen, zurückgewiesen.

Es bestehe Verwechslungsgefahr zwischen der angegriffenen Marke und der Widerspruchsmarke zu 2. Die sich gegenüberstehenden Dienstleistungen seien identisch bzw. hochgradig ähnlich zueinander. Die Widerspruchsmarke zu 2 verfüge über eine originär durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Diese werde auch nicht infolge einer beträchtlichen Anzahl entsprechend gebildeter Drittmarken geschwächt. Deren Benutzung sei durch den Markeninhaber schon nicht glaubhaft gemacht worden. Der Verweis auf die Registerlage genüge nicht; die genannten Drittmarken kämen der Widerspruchsmarke auch nicht näher als die angegriffene Marke. Die sich gegenüberstehenden Zeichen hielten den erforderlichen deutlichen Abstand nicht ein. Zwar seien sie in ihrer Gesamtheit ausreichend weit voneinander entfernt. Jedoch werde die angegriffene Marke durch „sky“ geprägt, da „Personal“ nur beschreibend auf den Gegenstand der Leistungen bzw. deren Thema und Inhalt hinweise. Ältere Rechte des Inhabers der angegriffenen Marke seien im Widerspruchsverfahren nicht zu berücksichtigen. Eine Aussetzung des Verfahrens sei nicht erforderlich, da nur gegen die Widerspruchsmarke zu 1, nicht aber gegen die Widerspruchsmarke zu 2 ein Nichtigkeitsverfahren anhängig sei.

Hiergegen wendet sich der Markeninhaber mit seiner Beschwerde. Es bestehe keine Verwechslungsgefahr. Die älteren Rechte der Beschwerdeführerin seien zu berücksichtigen. Angesprochene Verkehrskreise seien nur geschäftlich handelnde Personen, nicht aber Verbraucher. Ein Dienstleistungsvergleich sei nicht erfolgt. Die Markenstelle habe sich vielmehr darauf beschränkt, einige Dienstleistungen aus den Waren- und Dienstleistungsverzeichnissen der Widerspruchsmarke zu 2 und der angegriffenen Marke einander gegenüberzustellen, dabei diejenigen der angegriffenen Marke fett darzustellen und zu behaupten, diese seien identisch bzw. einander hochgradig ähnlich. Zutreffend habe die Markenstelle eine Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Zeichen in ihrer Gesamtheit verneint. Die angegriffene Marke werde jedoch auch nicht durch „sky“ geprägt. Vielmehr stelle sie einen einheitlichen Gesamtbegriff im Sinne von „Skipersonal“ oder „Himmelspersonal“ dar. Die Bestandteile „sky“ und „Personal“ seien sowohl grammatikalisch formal als auch nach ihrem Sinngehalt aufeinander bezogen. Zudem habe der Bundesgerichtshof in seinen Entscheidungen zu „Augsburger Puppenkiste“, „airdsl“ und „Metro/Metrobus“ ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der gesamtbegriffliche Charakter auch durch beschreibende Bestandteile vermittelt werden könne. Unabhängig davon hätte das Verfahren wegen Vorgreiflichkeit des Nichtigkeitsverfahrens gegen die Widerspruchsmarke zu 1, jedenfalls aber wegen Sachdienlichkeit gem. § 32 Abs. 1 MarkenV ausgesetzt werden müssen. Denn die diesbezüglich vorgebrachten Nichtigkeitsgründe erfassten auch die nur drei Tage später für 36 Klassen angemeldete Widerspruchsmarke zu 2. Der Markeninhaber und Beschwerdeführer beantragt:

1. den Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 des DPMA vom 14. September 2022 aufzuheben und den Widerspruch zurückzuweisen.

2. hilfsweise, den Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 des DPMA vom 14. September 2022 aufzuheben und das Widerspruchsverfahren auszusetzen.

3. einen Termin zur mündlichen Verhandlung anzuberaumen. Die Widersprechende und Beschwerdegegnerin beantragt, 1. die Beschwerde zurückzuweisen.

2. den Antrag auf Aussetzung des Widerspruchsverfahrens zurückzuweisen. Die Beschwerdegegnerin hat mitgeteilt, dass die S… Limited als neue Markeninhaberin in das Widerspruchs- und Beschwerdeverfahren eintritt. Die Beschwerde sei unbegründet. Zwischen dem angegriffenen Zeichen und den Widerspruchsmarken bestehe auch bei unterstellter erhöhter Aufmerksamkeit Verwechslungsgefahr. Die angegriffene Marke spreche nicht nur Fachkreise, sondern auch Privatpersonen an. Die zu vergleichenden Dienstleistungen seien identisch oder hochgradig ähnlich, die Kennzeichnungskraft des Widerspruchszeichens mindestens durchschnittlich und es bestehe hohe Zeichenähnlichkeit. Der Antrag auf Aussetzung des Widerspruchsverfahrens diene offenkundig nur der Verfahrensverzögerung. Die Voraussetzungen einer Verfahrensaussetzung lägen nicht vor. Das anhängige Löschungsverfahren habe offensichtlich keine Aussicht auf Erfolg. Jedenfalls sei dort nicht in absehbarer Zeit mit einer rechtskräftigen Entscheidung zu rechnen.

Gegen die Unionswiderspruchsmarken zu 1 und 2 sind jeweils seit dem 28. August 2024 (Antragstellerin:

S1… Ltd) und seit dem 12. September 2024 (Antragstellerin:

S2… Inc.) Verfallsverfahren beim Europäischen Amt für geistiges Eigentum (EUIPO) anhängig, die sich im kontradiktorischen Verfahren befinden. Die gegen die Widerspruchsmarke zu 1 gerichteten weiteren drei Nichtigkeitsverfahren sind inzwischen abgeschlossen. Die Anträge wurden jeweils zurückgenommen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II. Das Beschwerdeverfahren ist gemäß § 82 Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 148 ZPO bis zur endgültigen Entscheidung über die Verfallslöschungsanträge gegen die Widerspruchsmarken auszusetzen. Denn die Entscheidung über die Löschung der Widerspruchsmarken ist für das hiesige Beschwerdeverfahren vorgreiflich. Das Widerspruchsverfahren kann bereits dann fortgesetzt werden, wenn über die Verfallslöschungsanträge gegen eine der Widerspruchsmarken rechtskräftig entschieden wurde und diese nicht bzw. nicht für die im Rahmen der sich hier verwechslungsfähig gegenüberstehenden Waren/Dienstleistungen für verfallen erklärt und gelöscht wurde.

Gemäß § 148 ZPO, der nach § 82 Abs. 1 MarkenG auch im Markenbeschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht Anwendung findet, kann das Gericht das Verfahren bis zur Erledigung des anderen Rechtsstreits oder Verwaltungsverfahrens aussetzen, wenn die Entscheidung eines Rechtsstreits ganz oder zum Teil von dem Bestehen oder Nichtbestehen eines Rechtsverhältnisses abhängt, das den Gegenstand eines anderen Rechtsstreits bildet oder von einer Verwaltungsbehörde festzustellen ist.

Nach dem bisherigen Sach- und Rechtsstand hängt die Erfolgsaussicht der Beschwerde von dem Bestand der Widerspruchsmarken ab. Gegen diese sind jeweils seit August bzw. September 2024 zwei Verfallsverfahren beim EUIPO durch die S2… Inc. und die S1… Ltd. anhängig, die sich im kontradiktorischen Verfahren befinden.

Der Senat teilt nach vorläufiger Beurteilung im Ergebnis die Auffassung der Markenstelle für Klasse 35, wonach zwischen den Vergleichsmarken eine Verwechslungsgefahr zu bejahen sein dürfte. Die erhobene Einrede der Nichtbenutzung ist unzulässig, da der Widerspruch nach dem 14. Januar 2019 erhoben worden ist und die Benutzungsschonfrist der am 9. bzw. 13. November 2018 eingetragenen Widerspruchsmarken zum Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke am 17. Dezember 2018 noch nicht abgelaufen war. Daher ist auf die Registerlage abzustellen. Zwischen den sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen besteht zu einem erheblichen Teil Identität, im Übrigen dürfte eine Ähnlichkeit in unterschiedlicher Ausprägung – jedenfalls aber durchschnittliche Ähnlichkeit - zu bejahen sein. Der Senat geht davon aus, dass die Widerspruchsmarken aus den von der Markenstelle genannten Gründen originär über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft verfügen. Eine Schwächung durch benutzte Drittzeichen dürfte nicht ausreichend glaubhaft gemacht sein; die vom Beschwerdeführer genannten registrierten Drittzeichen kommen den Widerspruchszeichen ferner nicht näher als die angegriffene Marke. Ob eine gesteigerte Kennzeichnungskraft für einen Teil der Waren und Dienstleistungen im Bereich des Pay-TV besteht, was wahrscheinlich ist, kann dahinstehen.

Denn selbst bei durchschnittlicher Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit und einer durchschnittlichen Aufmerksamkeit der angesprochenen Endverbraucher dürfte die angegriffene Marke den zu den Widerspruchsmarken erforderlichen Abstand in klanglicher Hinsicht nicht einhalten. Die angegriffene Marke dürfte – wie die Markenstelle zutreffend festgestellt hat – durch sky geprägt werden. Folglich geht der Senat derzeit von einer jedenfalls hochgradigen phonetischen Ähnlichkeit aus. Denn in klanglicher Hinsicht ist davon auszugehen, dass – wie es dem Regelfall entspricht – die grafische Ausgestaltung der angegriffenen Marke sowie der Widerspruchsmarke zu 2 nicht mitbenannt wird, da dies zu umständlich und aufwendig wäre. Anders als der Beschwerdeführer vorträgt bilden die beiden Bestandteile der angegriffenen Marke auch keinen neuen Gesamtbegriff im Sinne von „Himmelspersonal“ oder gar „Skipersonal“. Denn der Verkehr ist gerade im Bereich der hier beanspruchten Dienstleistungen daran gewöhnt, dass Bezeichnungen verwendet werden, die das Wort „Personal“ als Sachbereichsangabe enthalten. Um auf eine Bedeutung von „sky“ als Bestandteil des Nachnamens des Beschwerdeführers zu kommen, ist eine analysierende Betrachtung erforderlich sein, die der Verkehr aber gerade nicht anstellt. Die vom Beschwerdeführer angesprochenen Entscheidungen des Bundesgerichtshofs dürften bereits nicht vergleichbar sein. Weder handelt es sich hier um eine aus zwei kennzeichnungsschwachen Bestandteilen gebildeten Marke mit einem geographischen Bestandteil, noch liegt ein Gesamtbegriff mit eigenem Inhalt vor.

Auch fehlt es an den Besonderheiten, die bei der metrobus-Entscheidung eine wichtige Rolle gespielt haben. Soweit sich der Beschwerdeführer auf ihm vermeintlich zustehende ältere Rechte aufgrund der geschäftlichen Bezeichnung sky Personal beruft, ist dieses Vorbringen unbeachtlich. Denn Einwendungen außerhalb des formellen Markenrechts sind im Widerspruchsverfahren ausgeschlossen (vgl. Miosga in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 14. Auflage, § 42 Rn. 72).

Die Entscheidung über den Verfall der Widerspruchsmarken ist für die Entscheidung des Senats im vorliegenden Beschwerdeverfahren vorgreiflich. Falls die Unionswiderspruchsmarken ganz oder für einen Teil der Waren bzw. Dienstleistungen gelöscht werden sollten, hat die Beschwerde im vorliegenden Verfahren Aussicht auf Erfolg. Wenn der Beschwerdegegnerin der Nachweis einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarken jedenfalls im Bereich der Pay-TV Dienstleistungen inkl. Streaming und hierfür erforderlicher Hard- und Software gelingt, dürfte der in diesem Bereich möglicherweise bestehende Sonderschutz als bekannte Marke jedenfalls nicht gegen alle Dienstleistungen der angegriffenen Marke durchgreifen. Soweit es an einer Waren- bzw. Dienstleistungsähnlichkeit fehlt, dürfte der angesprochene Verkehr die jüngere Marke schon nicht mit der bekannten Widerspruchsmarke assoziieren. Damit kommt es auf die Rechtsbeständigkeit der Widerspruchmarken entscheidend an. Wenn – wie hier – die Voraussetzungen des § 148 Abs. 1 ZPO erfüllt sind, liegt die Entscheidung über die Aussetzung des Verfahrens im Ermessen des Gerichts (vgl. BGH GRUR 2015, 1201 Rn. 18 - Sparkassen-Rot/Santander-Rot), bei der die Vor- und Nachteile einer Aussetzung gegeneinander abzuwägen sind.

Eine Aussetzung bis zum Abschluss der Verfallslöschungsverfahren verhindert einen Rechtsverlust an der angegriffenen Marke im Fall einer (teilweisen) Löschung der Widerspruchsmarken. Daher steht ihr auch nicht entgegen, dass der Beschwerdeführer selbst keinen Verfalls- oder Nichtigkeitsantrag gestellt hat. Zudem sind keine überwiegenden Gesichtspunkte für eine Fortsetzung des Verfahrens zu erkennen. Zwar wird die Aussetzung zu einer Verzögerung des – ohnehin schon längere Zeit andauernden – Widerspruchsverfahrens führen. Die zu erwartende zeitliche Verzögerung ist von der Widersprechenden jedoch hinzunehmen. Denn sie hat als anwaltlich vertretenes Unternehmen bewusst ein sehr umfangreiches Waren- und Dienstleistungsverzeichnis beansprucht und damit spätere Schwierigkeiten bei der rechtserhaltenden Benutzung und das deutlich erhöhte Risiko für Verfallsanträge in Kauf genommen. Umstände, die über das allgemeine Fortsetzungsinteresse hinaus dem Begehren der Widersprechenden nach einem raschen Verfahrensabschluss besonderes Gewicht verleihen könnten, sind weder in hinreichendem Umfang vorgetragen noch ersichtlich. Die Anträge auf Erklärung des Verfalls und der Löschung der Widerspruchsmarken erscheinen auch nicht von vornherein aussichtslos, da die Widerspruchsmarken Schutz für sehr viele unterschiedliche Waren und Dienstleistungen genießen und eine rechtserhaltende Benutzung auch angesichts der zur Bekanntheit im Widerspruchsverfahren vorgelegten Unterlagen allenfalls für einen Teil der Waren und Dienstleistungen wahrscheinlich ist, die zudem nicht kollisionsrelevant sein dürften. Es ist daher nicht ersichtlich, weshalb der Aussetzungsantrag nur der Verfahrensverzögerung dienen sollte. Hinzu kommt, dass die Einrede der Nichtbenutzung im Widerspruchsverfahren nach neuem Recht, das hier zur Anwendung kommt, nur noch den Zeitraum vor Eintragung der angegriffenen Marke umfasst.

Für die Zeit danach oder wenn die Einrede der Nichtbenutzung für den oben genannten Zeitraum – wie hier – nicht zulässig ist, kann die rechtserhaltende Benutzung nur noch im Verfallsverfahren überprüft werden. Der Gesetzgeber hat damit eine möglicherweise höhere Zahl an Aussetzungen im Widerspruchsverfahren bewusst in Kauf genommen.

Das Verfahren ist deshalb aus verfahrensökonomischen Gründen bis zur abschließenden Entscheidung über den Verfallslöschungsantrag gegen die Widerspruchsmarken auszusetzen. Eine Aussetzungsentscheidung kann ohne mündliche Verhandlung ergehen, § 82 Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 248 Abs. 2 ZPO (vgl. auch Meiser in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 69 Rn. 9).

Die Entscheidung ist unanfechtbar, da sie eine Nebenfrage des Verfahrens betrifft (vgl. Meiser in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 83 Rn. 6). Mittenberger-Huber Seyfarth Posselt