BPatG Beschluss vom 03.02.2025 – 25 W (pat) 573/22

BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 573/22

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(Aktenzeichen) …

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

betreffend die international registrierte Marke 1 591 077

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 3. Februar 2025 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein sowie der Vors. Richterin am LG von Bonin und der Richterin Fehlhammer

beschlossen:

ECLI:DE:BPatG:2025:030225B25Wpat573.22.0 Auf die Beschwerde der IR-Markeninhaberin wird der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle für Klasse 5 (Internationale Markenregistrierung), vom 11. Juli 2022 aufgehoben.

I. Die Inhaberin der am 13. April 2021 für die Waren „Klasse 5:

Stem cells for medical purposes; collagen for medical use; biodegradable implants for use in guided tissue regeneration; implant materials for use in guided tissue regeneration in surgery; implantable materials for use in guided tissue regeneration; implants for guided tissue regeneration; surgical implants grown from stem cells (living tissues); therapeutic agents (medical); therapeutic biological products (medical); medical preparations; guided tissue regeneration materials; biological preparations for medical purposes; tissue-regenerative medical preparations; tissues for medical use; surgical dressings incorporating collagen; surgical dressings made from collagen; tissue-regenerative pharmaceutical preparations; tissues for surgical use; Klasse 10:

Artificial orthopaedic implants; biodegradable bone fixation implants; dental implants; medical implants; orthopaedic implants; surgical implants (prosthesis) for use in human medicine; surgical implants comprised of artificial materials; surgical implants comprised of artificial materials for replacing human tissue; surgical implants comprised of artificial materials for use in guided tissue regeneration; surgical prostheses; artificial skin for surgical purposes; orthopaedic materials; artificial materials for use in guided tissue regeneration; artificial replacement materials for human tissue; replacement materials for animal tissue“ international registrierten Marke IR 1 591 077 REMPLIR sucht um Schutz in der Bundesrepublik Deutschland nach.

Mit Beschluss vom 11. Juli 2022 hat das Deutsche Patent- und Markenamt, Markenstelle für Klasse 5 (Internationale Markenregistrierung), besetzt mit einem Beamten des gehobenen Dienstes, der international registrierten Marke den Schutz in der Bundesrepublik Deutschland vollständig verweigert, weil sie ausschließlich aus einer beschreibenden Angabe bestehe und ihr jegliche Unterscheidungskraft fehle. Zur Begründung ist ausgeführt, bei der schutzsuchenden Marke „REMPLIR“ handele es sich um einen französischen Begriff mit der Bedeutung „füllen, auffüllen, nachfüllen“ und somit um eine Angabe, die zur Bezeichnung des Verwendungs- und Einsatzzweckes bzw. der Bestimmung der registrierten Waren dienen könne. „REMPLIR“ gehöre zum Grundwortschatz der französischen Sprache, der einem nennenswerten Teil des inländischen Verkehrs geläufig sei. Hiervon sei insbesondere bei den Abnehmern der beanspruchten Erzeugnisse, nämlich Stammzellen, Implantate, Kollagen, biologische Präparate und Gewebe, auszugehen. Es handele sich ausschließlich um Fachkreise, denen das französische Wort für „füllen“ bekannt sei. „Füllen“ oder auch „Auffüllen“ sei ein zentraler Begriff im Bereich der kosmetischen, medizinischen oder pharmakologischen Anwendungen. So werde etwa bei einer Zahnwurzelkanalbehandlung der Hohlraum mit Gewebematerial aufgefüllt, bei einer Brustentfernung würden Implantate mit Eigengewebe gefüllt, Kollagen werde als sogenannter „Filler“ zum Auffüllen von Falten verwendet oder Stammzellen würden in Knochenlücken verfüllt.

Gegen die Zurückweisung ihres Schutzerstreckungsgesuchs hat die Inhaberin der IR-Marke am 4. August 2022 Beschwerde erhoben. Mit Schriftsätzen vom 17. August 2022 und 8. September 2022 hat sie gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt beantragt, das Warenverzeichnis des deutschen Schutzrechtsanteils ihrer Marke dahingehend zu ändern, dass jeweils am Ende der Klassen 5 und 10 der Disclaimer „ausgenommen für Brustimplantate“ („all aforementioned goods with the exception of breast implants“) aufgenommen und die Ware „dental implants“ in Klasse 10 gelöscht wird. Während die erste Änderung im beim Deutschen Patent- und Markenamt geführten Nebenregister vollzogen worden ist, ist dies bei der zweiten Änderung nicht der Fall. Ebenfalls sind die Beschränkungen bislang nicht im internationalen Register vermerkt. Die Beschwerde begründet die Inhaberin der IR-Marke damit, dass sich die von der Markenstelle als Beleg für den beschreibenden Gebrauch herangezogenen Beispiele auf Waren bezögen, die nach der beantragten Beschränkung des Warenverzeichnisses nicht mehr Gegenstand der schutzsuchenden Marke seien. So habe sie sowohl auf Dentalwaren als auch auf Brustimplantate, bei denen das Wort „Füllen“ bzw. „Auffüllen“ einen zentralen Begriff darstelle, verzichtet. Es möge zwar zutreffen, dass Kollagen im kosmetischen Bereich als sogenannter „Filler“ zum Auffüllen tieferer Falten verwendet werde. Beansprucht werde jedoch nicht „Kollagen für kosmetische Zwecke“, das in Klasse 3 fiele, sondern ausschließlich das in Klasse 5 zu klassifizierende „Kollagen für den medizinischen Gebrauch“.

Dieses sowie die weiteren dem Schutzgesuch zugrundeliegenden Waren würden nicht durch „Füllen“ oder „Auffüllen“ in den menschlichen Körper verbracht. Vielmehr fänden hierbei andere Begriffe Verwendung, wie „injizieren“, „transfundieren“, „zuführen“, „einpflanzen“ oder „implantieren“. Zudem sei bei diesen Waren nicht das Auffüllen primärer Zweck, sondern die therapeutische Wirkung, wie etwa die Beschleunigung der Heilung, die Regeneration des Körpergewebes oder die Wiederherstellung von Körperfunktionen durch das Einpflanzen von Implantaten. Das von der Beschwerdeführerin unter der Marke „REMPLIR“ vertriebene Produkt werde um den beschädigten Teil eines Nervenstrangs gewickelt, um ihn zu heilen. Diesbezüglich vermittle der Begriff „REMPLIR“ keinerlei beschreibende Bedeutung. Soweit die weiterhin beanspruchten Medizinprodukte nicht im Wege des Füllens bzw. Auffüllens zugeführt würden oder das Füllen bzw. Auffüllen nicht der Zweck der Ware selbst sei, stellten die beteiligten Verkehrskreise keinen konkreten und direkten Bezug zwischen dieser und der IR-Marke her, zumal sie Letztere in einem ersten Gedankenschritt zunächst aus dem Französischen übersetzen müssten. Die Inhaberin der IR-Marke beantragt, den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle für Klasse 5 (Internationale Markenregistrierung), vom 11. Juli 2022 aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II. Die nach § 64 Abs. 6 Satz 1 i. V. m. § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthafte Beschwerde ist zulässig und begründet. Der Schutzerstreckung der IR-Marke „REMPLIR“ auf das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland stehen für die zuletzt noch beanspruchten Waren der Klassen 5 und 10 des deutschen Schutzrechtsanteils keine Schutzhindernisse entgegen. Insbesondere stellt sie weder eine freihaltebedürftige beschreibende Angabe dar, noch fehlt ihr jegliche Unterscheidungskraft gemäß §§ 107 Abs. 1, 113 Abs. 1 Satz 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG i. V. m. Art. 5 Abs. 1 PMMA, Art. 6 quinquies B Nr. 2 PVÜ.

1. Die als Reaktion auf den angefochtenen Beschluss gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt erklärten Beschränkungen des Warenverzeichnisses sind jeweils als unmittelbar mit der Abgabe wirksam gewordener Teilverzicht gemäß §§ 107 Abs. 1 und 48 Abs. 1 MarkenG für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland auszulegen. Mithin sind sie unabhängig von ihrem registermäßigen Vollzug durch das Deutsche Patent- und Markenamt oder durch die Weltorganisation für geistiges Eigentum der hiesigen Entscheidung zugrunde zu legen. Hierbei ist ergänzend in Betracht zu ziehen, dass gemäß Rule 25 (1) (a) (ii) und (b) der „Regulations under the Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks“ eine Beschränkung des Waren- /Dienstleistungsverzeichnisses an die Weltorganisation auch von der nationalen Behörde übermittelt werden kann. Demzufolge kann - wie vorliegend - die Erklärung auch gegenüber der Letztgenannten abgegeben werden.

Beschwerdegegenständlich sind mithin folgende Waren:

Klasse 5:

Stem cells for medical purposes; collagen for medical use; biodegradable implants for use in guided tissue regeneration; implant materials for use in guided tissue regeneration in surgery; implantable materials for use in guided tissue regeneration; implants for guided tissue regeneration; surgical implants grown from stem cells (living tissues); therapeutic agents (medical); therapeutic biological products (medical); medical preparations; guided tissue regeneration materials; biological preparations for medical purposes; tissue-regenerative medical preparations; tissues for medical use; surgical dressings incorporating collagen; surgical dressings made from collagen; tissue-regenerative pharmaceutical preparations; tissues for surgical use; all aforementioned goods with the exception of breast implants; Klasse 10:

Artificial orthopaedic implants; biodegradable bone fixation implants; medical implants; orthopaedic implants; surgical implants (prosthesis) for use in human medicine; surgical implants comprised of artificial materials; surgical implants comprised of artificial materials for replacing human tissue; surgical implants comprised of artificial materials for use in guided tissue regeneration; surgical prostheses; artificial skin for surgical purposes; orthopaedic materials; artificial materials for use in guided tissue regeneration; artificial replacement materials for human tissue; replacement materials for animal tissue; all aforementioned goods with the exception of breast implants.

2. In diesem Umfang steht der Schutzerstreckung der IR-Marke „REMPLIR“ das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, das auf Schutzerstreckungsgesuche international registrierter Marken gemäß § 113 Abs. 1 Satz 1 MarkenG entsprechend anzuwenden ist, nicht entgegen.

§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG verfolgt das im Allgemeininteresse liegende Ziel, dass Zeichen oder Angaben, die ein Merkmal oder mehrere Merkmale der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen beschreiben, von allen Wirtschaftsteilnehmern, die solche Waren oder Dienstleistungen herstellen, anbieten oder erbringen, frei verwendet werden können und nicht aufgrund ihrer Eintragung als Marke einem Unternehmen vorbehalten bleiben (vgl. EuGH GRUR 2011, 1035 Rn. 37 - Agencja Wydawnicza Technopol/HABM [1000]; BGH GRUR 2021, 1195 Rn. 13 f. - Black Friday; GRUR 2017, 186 Rn. 38 - Stadtwerke Bremen). Maßgeblich ist dabei das Verständnis der beteiligten Verkehrskreise, die nach höchstrichterlicher Rechtsprechung den Handel und/oder den normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher umfassen (vgl. EuGH GRUR 1999, 723 Rn. 29 - Chiemsee).

Dies gilt grundsätzlich auch für fremdsprachige Begriffe, die dann gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG vom Registerschutz auszuschließen sind, wenn sie im Handelsverkehr zur Beschreibung der betroffenen Waren und/oder Dienstleistungen dienen können und ihre Bedeutung von den beteiligten Verkehrskreisen erkannt wird (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 14. Auflage, § 8 Rn. 614; EuGH GRUR 2006, 411 - Matratzen Concord/Hukla).

a) Die IR-Marke entspricht auch unter Berücksichtigung der durchgehenden Großschreibung dem französischen Verb „remplir“, das mit „füllen“, „auffüllen“, „nachfüllen“ oder „mit einer Füllung versehen“ übersetzt wird (vgl. Onlinewörterbuch „LEO“ unter „https://dict.leo.org/französisch-deutsch/remplir“). Es ist nicht auszuschließen, dass es in dieser Bedeutung, wie von der Markenstelle angenommen, den Verwendungszweck bzw. die Bestimmung der beanspruchten Waren beschreiben kann. Denn auch nach dem Verzicht auf Zahn- und Brustimplantate, die die Markenstelle exemplarisch genannt hat, um die Üblichkeit des Begriffs „füllen“ aufzuzeigen, sind die noch beschwerdegegenständlichen Waren ebenfalls sämtlich dazu bestimmt, dem Körper zu Heilzwecken zugeführt zu werden. Insbesondere bei flüssigen Substanzen, die etwa Gegenstand von „therapeutic agents (medical)“, „therapeutic biological products (medical)“ oder „medical preparations“ sein können, erscheint es naheliegend, dass deren Verabreichung zumindest auch mit „füllen“ bezeichnet werden kann. Dass es hierfür einschlägigere oder gebräuchlichere Vokabeln geben mag, ist unerheblich. Das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist nicht auf übliche Fachbegriffe oder bekannte Gattungsbezeichnungen beschränkt, sondern umfasst alle beschreibenden Angaben. Insofern ist unerheblich, ob der Verkehr auf die fragliche Angabe angewiesen ist oder noch andere gleichwertige oder gar treffendere Ausdrücke zur Verfügung stehen (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 14. Auflage, § 8 Rn. 466).

b) Allerdings ist nicht davon auszugehen, dass die angesprochenen inländischen Verkehrskreise mehrheitlich die beschreibende Bedeutung des Markenworts verstehen. Vorliegend kommen als Abnehmer der beanspruchten Waren, wie Stammzellen, Gewebematerial, Kollagen für medizinische Zwecke, orthopädische und chirurgische Implantate, ausschließlich inländische Fachkreise der sogenannten regenerativen Medizin in Betracht. Diese dürften zwar fremdsprachige Fachbegriffe auf ihrem Fachgebiet ohne Weiteres verstehen. Im vorliegenden Fall lässt sich jedoch nicht feststellen, dass der französische Begriff „REMPLIR“ Bestandteil der Fachsprache im Bereich der regenerativen Medizin ist. Auch als Fachbegriff in sonstigen medizinischen Zusammenhängen lässt er sich nicht ermitteln. Weder hat die Markenstelle hierzu Belege vorgelegt, noch vermochte der Senat entsprechende Verwendungsbeispiele zu recherchieren.

Selbst wenn davon ausgegangen wird, dass der medizinische Fachverkehr über ausgeprägtere Kenntnisse von Fremdsprachen als der inländische Durchschnittsverbraucher verfügt, so dürfte dies vornehmlich solche Sprachen betreffen, die gerade auf dem einschlägigen Fachgebiet üblich sind. Die medizinische Terminologie beruht vor allem auf den Sprachen Griechisch, Latein, Deutsch und Englisch (vgl. Wolfgang Caspar „Sprachliche Grundlagen der medizinischen Terminologie“ unter „https://viamedici.thieme.de/lernmodul/11578322/11578250/ sprachliche+grundlagen+der+medizinischen+terminologie“). Heute ist jedoch Englisch die vorherrschende Fachsprache in der Medizin (vgl. Christopher Baethge „Die Sprachen der Medizin“, Deutsches Ärzteblatt 2008, 105, unter „https://www.aerzteblatt.de/archiv/die-sprachen-der-medizin-c22226af-409b-4169- 9a3b-54b31630c7d4“). Abgesehen von wenigen Begriffen französischen Ursprungs, wie etwa „Dragee“, „Drainage“, „Pinzette“ oder „Pipette“, stammen die meisten sprachraumübergreifend genutzten Medizinausdrücke, insbesondere solche für neue Anwendungen, Methoden oder Forschungsgebiete, aus dem Englischen. Insofern können umfassendere Kenntnisse der englischen Sprache beim medizinischen Fachverkehr unterstellt werden. Anhaltspunkte dafür, dass er über besondere französische Sprachkenntnisse verfügt, liegen hingegen nicht vor. Angesichts dessen erscheint es nicht ausreichend naheliegend, dass nennenswerte Teile des angesprochenen Publikums das Wort „REMPLIR“ verstehen. Selbst wenn einige Fachverkehrsteilnehmer den Begriff doch kennen sollten, werden sie ihn angesichts der ihnen bekannten Unüblichkeit der Verwendung französischer Ausdrücke, insbesondere auf dem hier betroffenen Fachgebiet, als ungewöhnlich empfinden und nicht ohne Weiteres mit einer beschreibenden Angabe gleichsetzen.

3. Da mithin nicht mit ausreichender Sicherheit festgestellt werden kann, dass die beteiligten inländischen Verkehrskreise die Sachaussage der international registrierten Marke ohne Weiteres erfassen, kann auch nicht davon ausgegangen werden, dass sie ihr keinerlei Hinweis auf die betriebliche Herkunft der so bezeichneten Waren entnehmen (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 14. Auflage, § 8 Rn. 224). Folglich kann ihr auch nicht jegliche Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG abgesprochen werden.

Der angefochtene Beschluss war daher aufzuheben.

4. Der Senat konnte in der Sache entscheiden, obwohl der angefochtene Beschluss ab Seite 3 Ausführungen enthält, die ersichtlich ein anderes Verfahren betreffen. Ungeachtet dieses formalen Mangels bleibt die vorangehende Begründung der Verweigerung des Schutzes der streitgegenständlichen IR-Marke ausreichend nachvollziehbar und wird trotz der sachfremden Erwägungen im zweiten Teil des Beschlusses nicht unklar oder gar widersprüchlich. Vielmehr ist offensichtlich, dass es sich um ein Kopierversehen handelt, das sich auf das Ergebnis der Entscheidung nicht ausgewirkt hat. Es bestand somit kein Anlass für eine Zurückverweisung gemäß § 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG.

Kortbein von Bonin Fehlhammer