BPatG Beschluss vom 14.01.2021 – 30 W (pat) 28/19

In der Beschwerdesache

…

betreffend die Marke 30 2016 218 894

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 14. Januar 2021 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Hacker, des Richters Dr. Meiser und der Richterin Akintche

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 09 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 14. Juli 2017 und vom 26. Juni 2019 aufgehoben.

Wegen des Widerspruchs aus der Marke 304 53 304 wird die Löschung der Marke 30 2016 218 894 angeordnet.

I.

Die angegriffene Wortmarke

Oskar

ist am 30. Juni 2016 angemeldet und am 18. Juli 2016 für die Waren und Dienstleistungen der

„Klasse 09: Lernsoftware; Software;

Klasse 41: Ausbildung und Weiterbildung; Weiterbildungsdienstleistungen;

Klasse 42: Bereitstellung der zeitweiligen Nutzung von nicht herunterladbaren Softwareanwendungen, auf die über eine Website zugegriffen werden kann; Bereitstellung der zeitweiligen Nutzung von webbasierten Anwendungen; Bereitstellung der zeitweiligen Nutzung von webbasierter Software“

in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register eingetragen worden. Die Veröffentlichung der Eintragung erfolgte am 19. August 2016.

Gegen die Eintragung dieser Marke hat die Beschwerdeführerin aus ihrer am 15. Juni 2005 eingetragenen (in den Farben grau, grün, blau ausgestalteten) Wort-/Bildmarke 304 53 304

Widerspruch erhoben. Die Widerspruchsmarke genießt Schutz für zahlreiche Waren und Dienstleistungen aus den Klassen 09, 16, 35, 36, 38, 41, 42 und 45, unter anderem für die nachfolgenden Waren und Dienstleistungen:

„Klasse 09: Computersoftware für den Bereich von Krankenkassen und Krankenversicherungen; Computersoftware für den Einsatz bei Krankenkassen und Krankenversicherungen;

Klasse 41: Schulungen für EDV-Anwendungen im Bereich der Krankenkassen und der Krankenversicherungen sowie des Krankenkassen, Gesundheits und Sozialwesens und/oder in Bezug auf EDV für den Einsatz in Krankenkassen und Krankenversicherungen; Schulung über Einsatz und Einbindung von Datenverarbeitungsprogrammen im Bereich des Gesundheitswesens und der Krankenversicherungen und für Krankenversicherungen und Krankenkassen und in Bezug auf den Einsatz in Krankenversicherungen und in Krankenkassen;

Klasse 42: Bereitstellung von Computerprogrammen in Datennetzen im Bereich der Krankenversicherungen und Krankenkassen“.

Die Markenstelle für Klasse 09 des DPMA hat mit Beschlüssen vom 14. Juli 2017 und vom 26. Juni 2019, wobei letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, den Widerspruch mangels Verwechslungsgefahr und aus dem gleichen Grund die Erinnerung zurückgewiesen. Es stünden sich teilweise identische und teilweise hochgradig ähnliche Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 41 und 42 gegenüber. Eine nähere Untersuchung der Ähnlichkeiten erübrige sich, da eine Verwechslungsgefahr sogar bei Waren- und Dienstleistungsidentität – ausgehend von einer normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke – nicht gegeben sei. Denn die Marken seien sich vollkommen unähnlich. Während das angegriffene Zeichen ausschließlich und nur aus einem einzelnen Wort bestehe, handle es sich bei der Widerspruchsmarke um ein grafisch ausgestaltetes Zeichen aus Wort- und Bildbestandteilen, das durch den mehr als die Hälfte des Gesamtzeichens beanspruchenden Bildbestandteil nahezu dominiert werde. Gerade in der heutigen Zeit würden generell Waren und Dienstleistungen nicht mehr auf Zuruf, sondern typischerweise auf Sicht und in zunehmendem Maße auch am Bildschirm per Mausklick gekauft und dementsprechend würden sich die jeweiligen Marken in ihrer konkreten eingetragenen Form präsentieren. Selbst wenn man zugunsten der Widersprechenden ausschließlich auf den Wortbestandteil „oscare“ abstellte, ergebe sich daraus nicht der geringste Anlass zur Annahme einer Verwechslungsgefahr. Denn das angegriffene Zeichen „Oskar“ sei nicht nur als solcher ein geläufiger und allgemein bekannter Name, sondern erfreue sich infolge des gleichnamigen Filmpreises sogar einer ziemlichen Berühmtheit. Dem angesprochenen Verkehr fielen deshalb auch kleinste Abweichungen auf, wobei vorliegend bei deutscher Aussprache der Widerspruchsmarke die Abweichungen sogar wegen der zusätzlichen Silbe sehr groß seien; ein solch großer Unterschied wirke sich vehement auf das Gesamtklangbild aus. Wegen der Unähnlichkeit der Vergleichsmarken bestehe daher keine Verwechslungsgefahr.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden.

Zwar sei die Markenstelle zutreffend von hoher Ähnlichkeit bzw. Identität der Waren und Dienstleistungen ausgegangen. Nicht berücksichtigt habe diese aber, dass dieser Umstand zu strengen Anforderungen an den Markenabstand führe. In schriftbildlicher Hinsicht liege eine Ähnlichkeit vor, denn die Worte seien nahezu identisch. Es sei nicht ersichtlich, weshalb die Hinzufügung nur eines zusätzlichen Buchstabens sowie eines nicht ungewöhnlichen grafischen Bestandteils dazu führen sollte, dass keine schriftbildliche Ähnlichkeit vorliege. Noch deutlicher sei die Ähnlichkeit in klanglicher Hinsicht. Unter Anwendung des Erfahrungssatzes, dass der Verkehr dem Wort als einfachste und kürzeste Bezeichnungsform eine prägende Bedeutung zumesse, stünden sich bei englischer Aussprache die Wörter „Oskar“ und „oscare“ gegenüber, die über eine identische Wortlänge und Silbengliederung, einen identischen Sprechrhythmus, ein identisches Konsonantengerüst und eine fast identische Vokalfolge verfügten. Der Unterschied in der Vokalfolge sei so wenig wahrnehmbar, dass der erforderliche Markenabstand nicht eingehalten werde. Nicht ersichtlich sei zudem, warum das gesamte Klangbild durch die angeblich so große Bekanntheit und Vertrautheit des Eigennamens „Oskar“ unähnlich sein sollte. Der gleichnamige Filmpreis sei insoweit irrelevant, weil es hier um einen ganz anderen Bereich gehe und der berühmte Preis „Oscar“ und nicht „Oskar“ heiße; im Übrigen führe selbst eine unterstellte Bekanntheit nicht zur Unähnlichkeit der Zeichen. Dasselbe gelte bei deutscher Aussprache der Markenwörter. In diesem Fall seien die ersten Silben identisch, es werde lediglich ein „e“ am Ende hinzugefügt. Da diese im Vergleich zum Wortanfang nicht so beachtete Endsilbe nicht besonders betont werde, reiche auch dieser Grad an klanglicher Ähnlichkeit zur Bejahung einer Verwechslungsgefahr aus.

Die Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 09 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 14. Juli 2017 und vom 26. Juni 2019 aufzuheben und die Eintragung der angegriffenen Marke 30 2016 218 894 aufgrund des Widerspruchs aus der Marke 304 53 304 zu löschen.

Der Beschwerdegegnerin hat sich weder zur Sache geäußert noch einen Antrag gestellt.

Im Amtsverfahren hat sie vorgetragen, dass ihre Wortmarke klar abgegrenzt sei von der Widerspruchsmarke. Dies werde schon daraus deutlich, dass „care“ eindeutig auf eine Tätigkeit im Medizin- bzw. Health-Care-Sektor hinweise. „Oskar“, als typisch deutscher Eigenname, stehe in keiner Anlehnung zu diesem Sektor und auch nicht zum englischen Begriff „care“. Die Unterscheidung in Groß- und Kleinschreibweise sei ein weiteres Unterscheidungsmerkmal. lm Gegensatz zu den von ihr angegebenen Nizza-Klassifikationen 09, 41 und 42 beziehe sich die Klassifikation der älteren Marke „oscare“ auf die Sektoren Krankenkassen und Krankenversicherungen und hierbei wiederum auf die Leistungen „Computersoftware“. Die Geschäftstätigkeit für die Marke „Oskar“ beziehe sich hingegen auf das Angebot von E-Learning-Systemen bzw. -inhalten und damit verbundenen E-Learning-Dienstleistungen. Es handele sich also um den Sektor der „Fort- und Weiterbildung“.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die nach § 66 MarkenG zulässige Beschwerde der Widersprechenden hat in der Sache Erfolg. Zwischen den Vergleichsmarken ist die Gefahr von klanglichen Verwechslungen gemäß §§ 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zu besorgen, so dass die jüngere Marke zu löschen ist, § 43 Abs. 2 Satz 1 MarkenG. Die Markenstelle hat daher zu Unrecht den Widerspruch zurückgewiesen.

A) Da die Anmeldung der angegriffenen Marke zwischen dem 1. Oktober 2009 und dem 14. Januar 2019 eingereicht worden ist, ist für den gegen diese Eintragung erhobenen Widerspruch gemäß § 158 Abs. 3 MarkenG in der seit dem 14. Januar 2019 geltenden Fassung weiterhin § 42 Abs. 1 und 2 MarkenG in der bis zum 14. Januar 2019 geltenden Fassung anzuwenden.

B) Die Frage, ob Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG vorliegt, ist unter Heranziehung aller relevanten Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen der Identität oder der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen, dem Grad der Ähnlichkeit der Marken und der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. nur EuGH GRUR 2020, 52 Rn. 41-43 – Hansson [Roslagspunsch/ ROSLAGSÖL]; GRUR 2010, 1098 Rn. 44 – Calvin Klein/HABM; GRUR 2010, 933 Rn. 32 – Barbara Becker; BGH GRUR 2020, 870 Rn. 25 – Injekt/Injex; GRUR 2019, 1058 Rn. 17 – KNEIPP; GRUR 2018, 79 Rn. 7 – OXFORD/Oxford Club; WRP 2017, 1104 ff. – Medicon-Apotheke/Medico Apotheke; GRUR 2016, 382 Rn. 19 – BioGourmet; GRUR 2016, 283 Rn. 7 – BSA/DSA DEUTSCHE SPORTMANAGEMENT-AKADEMIE). Bei dieser umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist auf den durch die Marken hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen, wobei insbesondere die unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind (vgl. EuGH, a. a. O. Rn. 48 – Hansson [Roslagspunsch/ROSLAGSÖL]; BGH a. a. O. Rn. 25 – INJEKT/INJEX).

Nach diesen Grundsätzen ist zwischen den Vergleichsmarken eine unmittelbare Verwechslungsgefahr zu bejahen.

1. Benutzungsfragen sind nicht zu erörtern, da die Inhaberin der angegriffenen Marke die Einrede der Nichtbenutzung nicht erhoben hat. Maßgeblich ist daher allein die Registerlage, auf die tatsächlichen Geschäftsfelder der Beteiligten kommt es nicht an. Danach stehen sich identische Waren und Dienstleistungen gegenüber.

Die angegriffene Marke beansprucht Waren und Dienstleistungen, die nicht auf einen bestimmten Bereich bzw. eine bestimmte Branche beschränkt sind. Unter die weiten Warenbegriffe „Lernsoftware; Software“ der angegriffenen Marke aus der Klasse 9 können daher auch die Widerspruchswaren „Computersoftware für den Bereich von Krankenkassen und Krankenversicherungen“ oder „Computersoftware für den Einsatz bei Krankenkassen und Krankenversicherungen“ fallen. Die speziell genannten Schulungen, für die die Widerspruchsmarke in Klasse 41 geschützt ist, sind unter die von der angegriffenen Marke beanspruchten Dienstleistungen „Ausbildung und Weiterbildung; Weiterbildungsdienstleistungen“ subsumierbar. Schließlich kann es sich bei der von der angegriffenen Marke beanspruchten zeitweiligen Nutzungsbereitstellung von nicht herunterladbaren oder webbasierten Softwareanwendungen aus der Klasse 42 um die Widerspruchsdienstleistung der Klasse 42 „Bereitstellung von Computerprogrammen in Datennetzen im Bereich der Krankenversicherungen und Krankenkassen“ handeln. Es liegt daher insgesamt Identität vor.

2. Die grafisch ausgestaltete Widerspruchsmarke verfügt über durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Anhaltspunkte für eine Steigerung oder Schwächung sind weder vorgetragen worden noch erkennbar.

3. Angesichts der konkreten Einschränkungen der Widerspruchswaren und -dienstleistungen auf den Krankenkassen- und Krankenversicherungsbereich überschneiden sich die angesprochenen Verkehrskreise bei den Fachkreisen aus dieser Branche.

4. Bei identischen Vergleichswaren und -dienstleistungen und durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sind an den zur Vermeidung einer markenrechtlich relevanten Verwechslungsgefahr erforderlichen Markenabstand strenge Anforderungen zu stellen. Diesen Anforderungen wird die angegriffene Marke nicht gerecht. Denn die Marken sind sich in klanglicher Hinsicht mittelgradig ähnlich.

Die Ähnlichkeit einander gegenüberstehender Zeichen ist nach deren Ähnlichkeit im (Schrift-)Bild, im Klang und im Bedeutungs- oder Sinngehalt zu beurteilen, weil Marken auf die mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise in bildlicher, klanglicher und begrifflicher Hinsicht wirken können (EuGH GRUR Int. 2010, 129 Rn. 60 – Aceites del Sur-Coosur [La Espagnola/Carbonelle]; BGH WRP 2020, 1453 Rn. 23 – YOOFOOD/YO; GRUR 2016, 382 Rn. 37 – BioGourmet). Dabei genügt für die Bejahung der Zeichenähnlichkeit regelmäßig bereits die Ähnlichkeit in einem der genannten Wahrnehmungsbereiche (EuGH GRUR 2007, 700 Rn. 35 – HABM/ Shaker [Limoncello/LIMONCHELO]; BGH GRUR 2017, 1104 Rn. 27 – Medicon-Apotheke/Medico Apotheke). Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist auf den durch die Zeichen hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen, wobei insbesondere ihre unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind (EuGH GRUR 2020, 52 Rn. 48 – Hansson [Roslagspunsch/ROSLAGSÖL]; BGH GRUR 2020, 870 Rn. 58 – INJEKT/INJEX). Der Grundsatz der Maßgeblichkeit des Gesamteindrucks zwingt aber nicht dazu, die Kollisionsmarken stets in ihrer Gesamtheit miteinander zu vergleichen. Vielmehr ist nicht ausgeschlossen, dass ein oder mehrere Bestandteile eines zusammengesetzten Zeichens für den Gesamteindruck prägend sein und insoweit eine rechtlich relevante Verwechslungsgefahr begründen können (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042 Rn. 28 f. – THOMSON LIFE; BGH GRUR 2012, 64 Rn. 14 – Maalox/Melox-GRY; GRUR 2009, 484 Rn. 32 – METROBUS). Voraussetzung hierfür ist, dass die anderen Bestandteile für die angesprochenen Verkehrskreise weitgehend in den Hintergrund treten und den Gesamteindruck nicht mitbestimmen, so dass sie für den Gesamteindruck vernachlässigt werden können (BGH GRUR 2012, 64 Rn. 15 – Maalox/Melox-GRY).

a) Die Vergleichsmarken

zeigen in visueller Hinsicht schon wegen des Bildbestandteils ausreichende Unterschiede. Eine Prägung des bildlichen Gesamteindrucks nur durch die Angabe „oscare“ kommt entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin nicht in Betracht, denn bei dem Bild handelt es sich um einen prägnanten Bestandteil, der in das visuelle Erinnerungsbild mit aufgenommen wird.

b) In begrifflicher Hinsicht besteht ebenfalls keine ausreichende Ähnlichkeit. Denn hierfür wäre erforderlich, dass sich Wörter bzw. Aussagen gegenüberstehen, die ihrem Sinn nach vollständig oder doch im Wesentlichen übereinstimmen (vgl. BGH GRUR 2004, 779Rn. 61 f. – Zwilling/Zweibrüder). Die angegriffene Marke „Oskar“ ist ein gängiger männlicher Vorname. Zwar klingt bei dem Wortbestandteil „oscare“ auch der Name „oscar“ durch, gleichwohl handelt es sich bei dem Wortbestandteil der Widerspruchsmarke aber um ein Fantasiewort.

c) Bei der Feststellung des klanglichen Gesamteindrucks einer Wort-/Bildmarke ist von dem in ständiger Rechtsprechung anerkannten Erfahrungssatz auszugehen, dass der Wortbestandteil – sofern er kennzeichnungskräftig ist – den Gesamteindruck prägt, weil er die einfachste Möglichkeit bietet, die Marke zu benennen (vgl. BGH, GRUR 2014, 378 Rn. 39 – OTTO CAP).

Der klangliche Gesamteindruck der Widerspruchsmarke wird danach durch seinen Wortbestandteil „oscare“ geprägt. Zwar deutet die Buchstabenfolge „care“ als englischer Begriff für „Pflege, Behandlung, Sorge, Fürsorge“ auf die hier betroffene Branche hin. In Kombination mit den Buchstaben „os“ verbindet sich das Wort aber zu einem Fantasiebegriff, der durchschnittlich kennzeichnungskräftig ist und daher die Widerspruchsmarke auch zu prägen vermag.

Es stehen sich daher „Oskar“ und „Oscare“ klanglich gegenüber.

Die jüngere Marke wird „os-kah“ [ˈɔskaʁ] ausgesprochen, die Widerspruchsmarke englisch/amerikanisch wie „os-cär“ [os-keəʳ] bzw. [osker]. Wegen der Übereinstimmung in der Silbenzahl, der Wortlänge, dem Sprechrhythmus und der identischen ersten Silbe „os-“ kann – entgegen der Auffassung der Markenstelle – nicht von einer völligen Markenunähnlichkeit ausgegangen werden. Beide Marken kommen sich vielmehr im Klangbild so nahe, dass jedenfalls eine mittlere (durchschnittliche) Zeichenähnlichkeit nicht verneint werden kann. Auch bei einer „deutschen“ Aussprache wie „os-kar-e“ – die im Hinblick darauf, dass es sich bei den angesprochenen Verkehrskreisen um Fachleute handelt, die zumindest den Fachbegriff „health care“ kennen, nicht so naheliegend erscheint –, liegt durchschnittliche Ähnlichkeit vor, da hier das „e“ klangschwach und kaum hörbar ist.

d) Zwar können Ähnlichkeiten im Klangbild von Marken durch deren abweichenden Begriffsgehalt so reduziert werden, dass eine Verwechslungsgefahr zu verneinen ist (vgl. EuGH GRUR 2006, 237 – PICARO/PICASSO; BGH GRUR 2010, 235Rn. 18 – AIDA/AIDU). Ein solcher Fall liegt hier aber nicht vor. Wie bereits dargelegt, weist die angegriffene Marke als männlicher Vorname zwar einen sofort und ohne weiteres erfassbaren Sinngehalt auf, dieser vermag aber die Übereinstimmungen im Klangbild beider Marken deshalb nicht zu neutralisieren oder zu reduzieren, weil sich bei der Widerspruchsmarke ein Anklang an den gleichen Namen findet.

Schließlich werden die klanglichen Übereinstimmungen/Annäherungen auch nicht durch die Abweichungen im Bild – nämlich die grafische Ausgestaltung der Widerspruchsmarke – neutralisiert, wie die Markenstelle meint. Denn diese von der europäischen Rechtsprechung entwickelte Neutralisierungstheorie kommt nach der Rechtsprechung des BGH nur ausnahmsweise zur Anwendung (vgl. BGH GRUR 2011, 824 – Kappa). Danach kann von einer sog. Neutralisierung nur dann ausgegangen werden, wenn die damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen regelmäßig nur auf Sicht gekauft bzw. in Anspruch genommen werden. Im Streitfall kann hiervon aber nicht ausgegangen werden. Denn beim Kauf bzw. der Inanspruchnahme der hier relevanten Waren und Dienstleistungen gehen durchaus mündliche Nachfragen, Empfehlungen und Gespräche unter (Fach)Verbrauchern voraus, bei denen es – wie auch bei der akustischen Werbung – zu klanglichen Verwechslungen kommen kann. Die klangliche Verwechslungsgefahr wird insoweit nicht durch ein unmittelbares Hören, sondern durch die ungenauen Erinnerungen an den Klang beider Marken ausgelöst (vgl. hierzu Hacker in Ströbele/Hacker/ Thiering, Markengesetz, 13. Aufl., § 9 Rn. 276).

5. In der Gesamtabwägung aller für die Frage der Verwechslungsgefahr maßgeblichen Faktoren ist bei Waren- und Dienstleistungsidentität, durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und mittelgradiger klanglicher Markenähnlichkeit eine markenrechtlich relevante Gefahr von klanglichen Verwechslungen zwischen den in Streit stehenden Marken zu bejahen, so dass die angegriffene Marke nach § 43 Abs. 2 Satz 1 MarkenG zu löschen ist.

Die Beschwerde der Widersprechenden hat daher Erfolg.

C) Zu einer vom gesetzlichen Regelfall abweichenden Kostenentscheidung aus Billigkeitsgründen gemäß § 71 Abs. 1 S. 1 MarkenG besteht kein Anlass.

D) Über die Beschwerde konnte ohne mündliche Verhandlung entschieden werden, denn weder war eine solche von den Verfahrensbeteiligten beantragt worden noch war sie aus Gründen der Sachdienlichkeit veranlasst, § 69 Nr. 1 und Nr. 3 MarkenG.