BPatG Beschluss vom 25.06.2026 – 29 W (pat) 521/23

BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 521/23

_______________________

(Aktenzeichen) …

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

betreffend die Marke 30 2019 020 372

ECLI:DE:BPatG:2026:250626B29Wpat521.23.0

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 25. Juni 2026 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Dr. Mittenberger-Huber, der Richterin Fehlhammer und der Richterin k. A. Dr. Rohlff

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

I. Die angegriffene Wortmarke RAINBOW MERMAID ist am 2. September 2019 angemeldet und am 4. Oktober 2019 unter der Nummer 30 2019 020 372 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Markenregister für diverse Waren der Klassen 3, 9, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 32 eingetragen worden.

Beschränkt auf die am 8. November 2019 veröffentlichte Eintragung für die Waren Klasse 29: Fleisch; Fisch; Geflügel; Wild; Fleischextrakte; konserviertes Obst; konserviertes Gemüse; tiefgekühltes Obst; tiefgekühltes Gemüse; getrocknetes Obst; getrocknetes Gemüse; gekochtes Obst; gekochtes Gemüse; Gallerten [Gelees]; Konfitüren; Kompotte; Eier; Milch; Käse; Butter; Joghurt; Milchprodukte; Speiseöle; Speisefette; Wurstwaren; Chips; Marmeladen; Klasse 30: Kaffee; Tee; Kakao; Kaffee-Ersatzmittel; Reis; Teigwaren; Nudeln; Tapioka; Sago; Mehle; Getreidepräparate; Brot; feine Backwaren; feine Konditorwaren; Schokolade; Eiscreme; Sorbets; andere Arten von Speiseeis; Zucker; Honig; Melassesirup; Hefe; Backpulver; Salz; Würzmittel; Gewürze; konservierte Kräuter; Essig; Soßen; andere Würzmittel; Eis [gefrorenes Wasser]; Süßwaren [Bonbons]; Kaugummi; Gummisüßwaren; Kekse; Torten; Pudding; Klasse 32: alkoholfreie Getränke; Mineralwässer; kohlensäurehaltige Wässer; Fruchtgetränke; Fruchtsäfte; Sirupe für die Zubereitung von Getränken; alkoholfreie Präparate für die Zubereitung von Getränken hat die Widersprechende und Beschwerdeführerin am 23. Dezember 2019 Widerspruch eingelegt, den sie auf folgende Marken stützt:

1. Wort-/Bildmarke 30 2019 008 576, angemeldet am 3. und eingetragen am 18. April 2019 2. Wortmarke 30 2013 022 877, angemeldet am 19. März und eingetragen am 25. April 2013 jeweils für Mermaid Klasse 29: Fisch, nicht lebend; Fischextrakte; gefrorene, getrocknete und konservierte Fische; Fischkonserven; Fischgerichte; Gallerten [Gelees]; Fertiggerichte, im Wesentlichen bestehend aus Fisch; konserviertes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; Speiseöle und -fette; Algenextrakte und Alginate für Nahrungszwecke; nicht lebende Hummer, Austern, Krebse, Krustentiere, Langusten, Shrimp und Muscheln [Schalentiere]; Eier; Klasse 31: Fische, lebend; Fischeier; Hummer, lebend; Krustentiere, lebend; Algen für die menschliche Nahrung; Klasse 43: Verpflegung von Gästen.

Mit Beschluss vom 23. März 2023 hat die Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamts, besetzt mit einer Beamtin des gehobenen Dienstes, den Widerspruch mangels Verwechslungsgefahr zurückgewiesen. Zur Begründung ist ausgeführt, der Widerspruch sei bereits mangels Zeichenähnlichkeit unbegründet, so dass es auf die von der Inhaberin der angegriffenen Marke erhobene Einrede der Nichtbenutzung und die von der Widersprechenden zum Nachweis vorgelegten Unterlagen nicht ankomme. Nach der Registerlage bestehe zwischen den sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen teilweise Identität, teilweise hohe Ähnlichkeit. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken sei durchschnittlich.

„Mermaid“ bedeute im Deutschen „Seejungfrau“, ein beschreibender Begriffsgehalt für die damit geschützten Waren und Dienstleistungen sei somit nicht festzustellen. Die gebotenen strengen Anforderungen an den Zeichenabstand hielten die Vergleichsmarken ausreichend ein. Nach der maßgeblichen visuellen Gesamtheit unterschieden sie sich bereits aufgrund des zusätzlichen Elementes „RAINBOW“ der angegriffenen Marke deutlich, ohne dass es auf die grafische Gestaltung der Widerspruchsmarke 30 2019 008 576 ankäme. Beim klanglichen Vergleich stünden sich jeweils „RAINBOW MERMAID“ und „Mermaid“ gegenüber, denn bei Kombinationen aus Wort- und verbal nicht unmittelbar wiedergebbaren Bildbestandteilen messe der Verkehr dem Wort als einfachster und kürzester Bezeichnungsform eine prägende Bedeutung bei. Die weiteren Bestandteile „Select • true • Seafood“ werde der Verkehr nur als beschreibende Hinweise auf die damit gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen wahrnehmen und zur Herkunftsunterscheidung ausschließlich „Mermaid“ heranziehen. Eine klangliche Verwechslungsgefahr sei jedoch aufgrund des weiteren Bestandteils „RAINBOW“ der angegriffenen Marke zu verneinen. Eine Prägung der jüngeren Marke durch „Mermaid“ komme nicht in Betracht. „RAINBOW MERMAID“ bedeute aus dem Englischen übersetzt „Regenbogen Seejungfrau“. Beide Wörter seien dabei gleichgewichtig, so dass der Verkehr keinen Anlass habe, das erste Element wegzulassen und sich nur an Zweiterem zu orientieren. Dies gelte auch, wenn man mit der Widersprechenden davon ausgehe, dass sich der Verkehr darunter eine in Regenbogenfarben schillernde Meerjungfrau vorstellt, weil dann ein einheitlicher Gesamtbegriff vorliege, der nicht zergliedert werde. In beiden Fällen verfüge „Mermaid“ auch nicht über eine selbständig kennzeichnende Stellung innerhalb der jüngeren Marke. Eine begriffliche Verwechslungsgefahr sei schon deshalb nicht gegeben, weil sich der Sinngehalt von „RAINBOW“ nicht in den Widerspruchsmarken wiederfinde. Anhaltspunkte für eine mittelbare Verwechslungsgefahr seien nicht ersichtlich.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Ihrer Ansicht nach habe die Markenstelle zwar zu Recht eine teilweise Identität und teilweise hohe Ähnlichkeit zwischen den beiderseitigen Waren und Dienstleistungen angenommen sowie die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken als durchschnittlich beurteilt. Ihrer Auffassung, es bestehe ein hinreichend großer Abstand zwischen den sich gegenüberstehenden Zeichen, könne jedoch nicht gefolgt werden. Vielmehr hätte sie von visueller Zeichenähnlichkeit ausgehen müssen, da es sich bei dem Bestandteil „MERMAID“ der angegriffenen Marke um deren prägenden oder co-dominierenden Bestandteil handele. Dieser entspreche 1:1 der Widerspruchsmarke 30 2013 022 877. Nach ständiger europäischer Rechtsprechung seien immer dann, wenn eine Wortmarke aus zwei Wörtern bestehe und eines dieser Wörter bildlich oder klanglich mit einer ältere Wortmarke identisch sei, die fraglichen Marken als visuell ähnlich anzusehen. Dies gelte jedenfalls dann, wenn die jeweiligen Wörter keine begriffliche Bedeutung hätten. Hiervon sei vorliegend auszugehen, weil der deutsche Durchschnittsverbraucher das nicht zum englischen Grundwortschatz gehörende Wort „Mermaid“ nicht verstehe. Aber selbst, wenn er es doch kennen sollte, werde er die jüngere Marke mit „Regenbogen-Meerjungfrau“ übersetzen und mit einer in Regenbogenfarben schillernden Meerjungfrau assoziieren. Damit bezeichne der Bestandteil „RAINBOW“ nur die nähere Bestimmung des dominierenden Hauptworts „Meerjungfrau“ bzw. „MERMAID“. Auch die Widerspruchsmarke 30 2019 008 576 werde von „Mermaid“ geprägt, weil die weiteren Wortbestandteile „Select True Seafood“ deutlich kleiner geschrieben und für die geschützten Waren beschreibend seien und der aus einer Meerjungfrau mit langem Haar bestehende Bildbestandteil nur die Bedeutung von „Mermaid“ verstärke. In klanglicher Hinsicht bestünden in der Gesamtheit ebenfalls deutliche Annäherungen, da jedenfalls ein Wort in beiden Marken in gleicher Weise ausgesprochen werde. Hiervon sei auch die Beschwerdekammer des EUIPO ausgegangen, die dem Widerspruch aus der hiesigen Widerspruchsmarke 30 2019 008 576 gegen eine mit der angegriffenen Marke identische Unionsmarke stattgegeben habe. Diese Entscheidung hätte die Markenstelle nicht übergehen dürfen, nachdem bei der Beurteilung nationaler Markenrechtsfälle auch die europäische Rechtsprechung zu berücksichtigen sei.

Selbst wenn man eine unmittelbare Verwechslungsgefahr nicht bejahe, sei eine Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt des gedanklichen Inverbindungbringens gegeben, weil die jüngere Marke durch den gemeinsamen Bestandteil „Mermaid“ wie eine weitere Marke einer Markenserie der Widersprechenden wirke. Daneben komme eine Verwechslungsgefahr auch unter dem Gesichtspunkt der selbständig kennzeichnenden Stellung des mit den Widerspruchsmarken übereinstimmenden Bestandteils „MERMAID“ in der jüngeren Marke in Betracht. Zudem sei eine mittelbar begriffliche Ähnlichkeit anzunehmen, weil der weitere Bestandteil „RAINBOW“ angesichts seiner intensiven Verwendung durch die LGBTQ+-Community im Sinne eines Hinweises auf eine offene, vielfältige Gesinnung lediglich als branchenübliche Abwandlung für eine spezielle Produktlinie desselben Unternehmens aufgefasst werde. Daher könne die angegriffene Marke etwa als Kooperation mit der Widersprechenden verstanden werden, bei der besonders viel Wert auf Inklusion gelegt werde. Nach alledem sei daher nicht auszuschließen, dass der angesprochene Verkehr eine gedankliche Verbindung zu den Widerspruchsmarken herstelle und von wirtschaftlichen Verbindungen zwischen Beschwerdeführerin und Beschwerdegegnerin ausgehe.

Höchsthilfsweise begründeten die klanglichen, bildlichen und begrifflichen Annäherungen der Zeichen eine komplexe Markenähnlichkeit bzw. eine komplexe Verwechslungsgefahr. Die Widersprechende und Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß, den Beschluss der Markenstelle für Klasse 16 vom 23. März 2023 aufzuheben und auf den Widerspruch aus den Marken 30 2019 008 576 und 30 2013 022 877 die Löschung der Marke 30 2019 020 372 im beantragten Umfang für die Waren der Klassen 29, 30 und 32 anzuordnen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke und Beschwerdegegnerin beantragt sinngemäß, die Beschwerde zurückzuweisen. Anders als die Markenstelle ist sie der Auffassung, dass der englische Begriff „Mermaid“ vom deutschen Publikum verstanden werde und deshalb die hieraus (maßgeblich) bestehenden Widerspruchsmarken nur über eingeschränkte Kennzeichnungskraft verfügten. Demzufolge komme auch eine Prägung der angegriffenen Marke durch „MERMAID“ nicht in Betracht. Der weitere Bestandteil „RAINBOW“ sei für die relevanten Waren hingegen nicht beschreibend. Die von der Widersprechenden angeführten Bedeutungen seien konstruiert. Infolgedessen liege eine Abspaltung nicht nahe. Abgesehen davon, dass die zitierten Entscheidungen aus der europäischen Rechtsprechung lange zurücklägen, stünden sie im Widerspruch zur Rechtsprechung des Bundespatentgerichts, in der die Prägung eines mehrgliedrigen Zeichens durch einen Bestandteil wesentlich restriktiver angenommen werde. Auch der Bundesgerichtshof habe in seinen Entscheidungen „YOOFOOD/YO“ und „OXFORD/Oxford Club“ klargestellt, dass selbst rein beschreibende Elemente bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr nicht unberücksichtigt bleiben dürften. Dies gelte umso mehr, wenn, wie vorliegend, das gemeinsame Element nicht beschreibend und überdies der erste Bestandteil des mehrgliedrigen Zeichens sei. Im Übrigen werde an der im Amtsverfahren erhobenen Einrede der Nichtbenutzung der Wortmarke 30 2013 022 877 festgehalten. Mit gerichtlichem Schreiben vom 20. März 2026 hat der Senat die Beteiligten darüber informiert, dass nach vorläufiger Beurteilung der Sach- und Rechtslage eine Verwechslungsgefahr nicht bestehe, so dass die Beschwerde voraussichtlich keine Aussicht auf Erfolg haben werde.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II. Die gemäß § 64 Abs. 6 Satz 1 i. V. m. § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthafte und auch ansonsten zulässige Beschwerde der Widersprechenden bleibt in der Sache ohne Erfolg. Die Markenstelle hat zutreffend angenommen, dass zwischen den Vergleichsmarken keine Gefahr von Verwechslungen gemäß §§ 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG besteht. Die Zurückweisung des Widerspruchs ist deshalb bereits aus diesem Grund zu Recht erfolgt (§ 43 Abs. 2 Satz 2 MarkenG). Die Einrede der rechtserhaltenden Benutzung gegenüber der Widerspruchsmarke 30 2013 022 877, die die Inhaberin der angegriffenen Marke im Beschwerdeverfahren ausdrücklich aufrechterhalten hat, kann damit als nicht entscheidungserheblich dahinstehen.

I. Das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr für das Publikum ist nach ständiger Rechtsprechung sowohl des Europäischen Gerichtshofes als auch des Bundesgerichtshofes unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen (vgl. hierzu z.B. EuGH GRUR 2020, 52 Rn. 41-43 – Hansson [Roslagspunsch/ROSLAGSÖL]; GRUR 2010, 1098 Rn. 44 – Calvin Klein/HABM; GRUR 2010, 933 Rn. 32 – BARBARA BECKER/HABM; BGH GRUR 2020, 870 Rn. 25 – INJEKT/INJEX; GRUR 2016, 382 Rn. 19 – BioGourmet; GRUR 2019, 1058 Rn. 17 – KNEIPP; GRUR 2018, 79 Rn. 9 – OXFORD/Oxford Club; GRUR 2014, 917 Rn. 13 – Medicon-Apotheke/Medico Apotheke; GRUR 2016, 283 Rn. 7 – BSA/DSA DEUTSCHE SPORTMANAGEMENTAKADEMIE; GRUR 2013, 833 Rn. 30 – Culinaria/Villa Culinaria). Von maßgeblicher Bedeutung sind insoweit insbesondere die Identität oder Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen, die Identität oder Ähnlichkeit der Marken sowie die Kennzeichnungskraft und der daraus folgende Schutzumfang der Widerspruchsmarke. Diese einzelnen Faktoren sind zwar für sich gesehen voneinander unabhängig, bestimmen aber in ihrer Wechselwirkung den Rechtsbegriff der Verwechslungsgefahr (vgl. EuGH GRUR 2008, 343 Rn. 48 – Il Ponte Finanziaria Spa/HABM; BGH, GRUR 2020, 1202 Rn. 19 – YOOFOOD/YO; GRUR 2020, 870 Rn. 25 – INJEKT/INJEX; GRUR 2019, 1058 Rn. 17 – KNEIPP; GRUR 2019, 173 Rn. 17 – combit/Commit; GRUR 2018, 79 Rn. 9 - OXFORD/Oxford Club; GRUR 2017, 914 Rn. 13 – Medicon-Apotheke/MediCo Apotheke; GRUR 2016,

283 Rn. 7, BSA/DSA DEUTSCHE SPORTMANAGEMENTAKADEMIE; s. auch Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 14. Auflage, § 9 Rn. 44 ff. m. w. N.). Nach den oben genannten Grundsätzen besteht keine Verwechslungsgefahr zwischen der angegriffenen Marke RAINBOW MERMAID und den Widerspruchsmarken sowie Mermaid in Bezug auf die beschwerdegegenständlichen Waren der Klassen 29, 30 und 32. 1. Die Vergleichswaren und -dienstleistungen richten sich an breite Verkehrskreise, nämlich sowohl an den normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher (EuGH GRUR 2006, 411 Rn. 24 – Matratzen Concord/Hukla) als auch an den Lebensmittel- und Gastronomiefachhandel.

2. Nach der Registerlage beanspruchen die Vergleichsmarken jeweils die Waren Klasse 29: Fisch (nicht lebend); Gallerten [Gelees]; konserviertes Obst; konserviertes Gemüse; getrocknetes Obst; getrocknetes Gemüse; gekochtes Obst; gekochtes Gemüse; Speiseöle; Speisefette; Eier.

Insoweit besteht mithin Warenidentität. Inwieweit und zu welchem Grad die weiteren beschwerdegegenständlichen Waren und Dienstleistungen als markenrechtlich ähnlich zu werten sind, kann offenbleiben, weil die angegriffene Marke selbst im Bereich identischer Waren einen noch ausreichenden Zeichenabstand zu den Widerspruchsmarken einhält.

3. Mit der Markenstelle geht der Senat von durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken aus. Die originäre Kennzeichnungskraft einer Marke wird durch ihre Eignung bestimmt, sich unabhängig von der jeweiligen Benutzungslage als Mittel zur Unterscheidung der Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens bei den beteiligten Verkehrskreisen einzuprägen (vgl. BGH GRUR 2017, 75 Rn. 19 – Wunderbaum II; GRUR 2016, 283 Rn. 10 – BSA/DSA DEUTSCHE SPORTMANAGEMENTAKADEMIE). Diese Eignung fehlt oder ist zumindest erheblich eingeschränkt, wenn die Marke einen die geschützten Waren und/oder Dienstleistungen beschreibenden Sinngehalt aufweist oder sich an eine für die fraglichen Waren und/oder Dienstleistungen beschreibende Angabe anlehnt (BGH GRUR 2015, 1127 Rn. 10 - ISET/ISETsolar; GRUR 2012, 1040 Rn. 29 – pjur/pure). Bei der Bestimmung des Grads der Kennzeichnungskraft sind alle relevanten Umstände zu berücksichtigen, zu denen insbesondere die Eigenschaften, die die Marke von Hause aus besitzt, der von der Marke gehaltene Marktanteil, die Intensität, die geografische Verbreitung und die Dauer der Benutzung der Marke, der Werbeaufwand des Unternehmens für die Marke und der Teil der beteiligten Verkehrskreise gehören, die die Waren oder Dienstleistungen auf Grund der Marke als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennen (vgl. u. a. EuGH GRUR Int 1999, 734 – Lloyd; BGH GRUR 2013, 833 Rn. 41 – Culinaria/Villa Culinaria).

Selbst wenn das Verständnis des englischen Worts „Mermaid“ im angesprochenen inländischen Verkehr unterstellt wird, ist sein Begriffsgehalt „Meerjungfrau“ nicht beschreibend für die von den Widerspruchsmarken beanspruchten Waren und Dienstleistungen. Allenfalls löst er - markenrechtlich unbeachtliche - Assoziationen zu „Meer, Geschöpfe aus dem Meer“ aus und deutet damit möglicherweise die schwerpunktmäßige Ausrichtung der so bezeichneten Lebensmittel und gastronomischen Angebote auf Fisch bzw. Meerestiere an. Um dem Begriff diese Aussage zu entnehmen, bedarf es jedoch gewisser interpretatorischer Überlegungen, die ihn nicht auf eine reine Sachangabe reduzieren lassen. Ein bloßes Hervorrufen von Assoziationen oder Vermutungen hinsichtlich möglicher Merkmale der betroffenen Waren genügt nach höchstrichterlicher Rechtsprechung nicht für die Annahme eines sachbeschreibenden Zusammenhangs zwischen Zeichen und zugrundeliegenden Waren bzw. Dienstleistungen (vgl. EuGH GRUR Int. 2012, 754 Rn. 79 - Linea Natura m. w. N.). Damit ist eine Beschränkung des Schutzumfangs der Widerspruchsmarken nicht gerechtfertigt. Ebenso wenig kommt eine Steigerung ihrer Kennzeichnungskraft in Betracht. Eine solche wurde weder explizit geltend gemacht, noch ergeben sich hierfür aus den im Rahmen des Benutzungsnachweises vorgelegten Unterlagen relevante Anhaltspunkte.

4. Zwar bedarf es bei Warenidentität und durchschnittlicher Kennzeichnungskraft eines deutlichen Abstands der sich gegenüberstehenden Zeichen, um eine Verwechslungsgefahr ausschließen zu können. Diesen hält die angegriffene Marke zu beiden Widerspruchsmarken jedoch ausreichend ein.

a. Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit sind die sich gegenüberstehenden Kennzeichen grundsätzlich als Ganzes zu berücksichtigen und in ihrem Gesamteindruck miteinander zu vergleichen (vgl. BGH GRUR 2021, 482 Rn. 28 – RETROLYMPICS; GRUR 2013, 833 Rn. 45 – Culinaria/Villa Culinaria; GRUR 2012, 1040 Rn. 25 –pjur/pure; GRUR 2012, 930 Rn. 22 – Bogner B/Barbie B; GRUR 2012, 64 Rn. 15 –Maalox/Melox-GRY), da der Verkehr eine Marke so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden und zergliedernden Betrachtungsweise zu unterwerfen.

Die Ähnlichkeit einander gegenüberstehender Zeichen ist nach ihren Übereinstimmungen im (Schrift-)Bild, im Klang und im Bedeutungs- oder Sinngehalt zu beurteilen, weil Marken auf die von ihnen angesprochenen Verkehrskreise in bildlicher, klanglicher und begrifflicher Hinsicht wirken können (vgl. EuGH GRUR Int. 2010, 129 Rn. 60 – Aceites del Sur-Coosur [La Espagnola/Carbonelle]; BGH GRUR 2021, 482 Rn. 28 – RETROLYMPICS; GRUR 2020, 870 Rn. 58 – INJEKT/INJEX). Dabei genügt für die Bejahung der Zeichenähnlichkeit regelmäßig bereits die Ähnlichkeit in einem der genannten Wahrnehmungsbereiche (BGH a. a. O. Rn. 58 – INJEKT/INJEX; GRUR 2017, 1104 Rn. 27 – Medicon-Apotheke/Medico Apotheke).

b. In der Gesamtheit unterscheidet sich die angegriffene Marke von beiden Widerspruchszeichen durch ihren Bestandteil „RAINBOW“, der in keiner der älteren Marken eine Entsprechung findet. Die Widerspruchsmarke 30 2019 008 576 setzt sich zudem durch ihre grafische Ausgestaltung und ihre zusätzlichen Wortbestandteile „Select True Seafood“ weiter ab. Im Gesamtvergleich weisen die Marken damit deutliche Unterschiede auf.

c. Zwar zwingt der Grundsatz der Maßgeblichkeit des Gesamteindrucks nicht dazu, die Kollisionsmarken ausschließlich in ihrer Gesamtheit miteinander zu vergleichen. Es ist vielmehr nicht ausgeschlossen, dass ein oder mehrere Bestandteile eines zusammengesetzten Zeichens für den Gesamteindruck prägend sein und insoweit eine rechtlich relevante Verwechslungsgefahr begründen können (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042 Rn. 28 f. – THOMSON LIFE; BGH GRUR 2012, 64 Rn. 14 – Maalox/Melox-GRY; GRUR 2009, 484 Rn. 32 – METROBUS). Voraussetzung hierfür wäre jedoch, dass die anderen Bestandteile für die angesprochenen Verkehrskreise weitgehend in den Hintergrund treten und den Gesamteindruck nicht mitbestimmen, so dass sie für den Gesamteindruck vernachlässigt werden können (BGH a. a. O. Rn. 15 – Maalox/Melox- GRY). Beschreibende Bestandteile sind dabei nicht von vornherein und generell von der Beurteilung der Ähnlichkeit ausgenommen (vgl. EuGH GRUR 2020, 52 Rn. 49 – Hansson [Roslagspunsch/ROSLAGSÖL]).

aa. In klanglicher Hinsicht gilt dabei der in ständiger Rechtsprechung anerkannte Erfahrungssatz, dass der Verkehr in der Regel dem Wort als einfachster und kürzester Bezeichnungsform prägende Bedeutung beimisst (vgl. st. Rspr. u. a. BGH GRUR 2004, 778, 779 - URLAUB DIREKT; GRUR 2008, 903 Rn. 25 - SIERRA ANTOGUO; GRUR 2014, 378 Rn. 39 - OTTO CAP). Ausgehend hiervon ist zwar anzunehmen, dass beide Widerspruchsmarken mit „Mermaid“ wiedergegeben werden, weil in klanglicher Hinsicht sowohl die Grafik der Widerspruchsmarke 30 2019 008 576 als auch ihre glatt beschreibenden Elemente „Select True Seafood“ in den Hintergrund treten.

Dies trifft jedoch nicht für den Begriff „RAINBOW“ der angegriffenen Marke zu. Das englische Wort für „Regenbogen“ ist für die beschwerdegegenständlichen Waren nicht beschreibend. Hier gilt das oben unter 3. Ausgeführte entsprechend. Lediglich eine mögliche Assoziation zu „Regenbogen(farben)“ bzw. zum gleichlautenden Adjektiv „regenbogenfarben“ und damit einer gewissen Buntheit oder gar, wie die Beschwerdeführerin anführt, zum Symbol der LGBTQ+-Community für Vielfalt und Akzeptanz genügt für die Annahme einer unmittelbar beschreibenden Angabe nicht. Weder werden die betroffenen Waren üblicherweise farbig gestaltet und damit beworben noch ist ein bestimmtes Lebensgefühl oder gesellschaftliches Werteverständnis ein Merkmal von Lebensmitteln. Folglich kann von einem Zurücktreten des Bestandteils „RAINBOW“ innerhalb der angegriffenen Kombinationsmarke nicht ausgegangen werden.

Vielmehr ist er kennzeichenrechtlich gleichgewichtig mit dem nachfolgenden Begriff „MERMAID“, der damit den klanglichen Gesamteindruck der Marke nicht alleine zu prägen vermag (vgl. Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 14. Auflage, § 9 Rn. 402 f, 407). Vor diesem Hintergrund kann offenbleiben, ob der Verkehr die angegriffene Marke als gesamtbegrifflichen Ausdruck im Sinne von „Regenbogen(farbige) Meerjungfrau“ versteht und schon aufgrund dieser semantischen Verbindung keine Veranlassung hat, sich nur an einem Teil des Gesamtbegriffs zu orientieren. Denn auch wenn mit der Beschwerdeführerin davon ausgegangen würde, dass dem inländischen Verkehr der englische Begriff „MERMAID“ nicht vertraut ist, gibt es keinen Grund für ihn, den Bestandteil „RAINBOW“ bei der klanglichen Wiedergabe wegzulassen, zumal dieser am Zeichenanfang steht und auch in Schriftart und Größe dem nachfolgenden „MERMAID“ ebenbürtig ist.

Die klanglichen Unterschiede der Vergleichszeichen bestehen damit nicht nur in der Länge des jeweiligen Klangbildes – das der jüngeren Marke ist mit vier Silben doppelt so lang wie das der jeweils zweisilbigen Widerspruchsmarken -, sondern zusätzlich am Wortanfang, der im allgemeinen stärkere Beachtung findet als die übrigen Markenteile (vgl. Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9 Rn. 292). Die Übereinstimmung in den beiderseitigen Bestandteilen „MERMAID“ bzw. „Mermaid“ vermag damit allenfalls eine unterdurchschnittliche klangliche Ähnlichkeit zu bewirken. Die insoweit abweichende Einschätzung der Beschwerdekammer des EUIPO als „überdurchschnittlich ähnlich“ in einem Verfahren, in dem aus den hiesigen Widerspruchsmarken gegen eine mit der angegriffenen Marke zeichenidentische Unionsmarke vorgegangen worden ist, veranlasst zu keiner anderen Beurteilung. Zum einen hängt die Feststellung des Grades der Zeichenähnlichkeit von verschiedenen Faktoren ab, wie etwa vom Verkehrsverständnis, in klanglicher Hinsicht zudem von den vorherrschenden Aussprachemodalitäten, so dass die den Entscheidungen zugrundeliegenden Sachverhalte schon tatsächlich nicht vergleichbar sind. Zum anderen ist die Entscheidung über die Verwechslungsgefahr eine (an das Gesetz) gebundene Entscheidung, für die Beurteilungen anderer Gerichte und Spruchkörper rechtlich nicht bindend sein können. Der EuGH hat wiederholt festgestellt, dass Entscheidungen zu Unionsmarken und nationalen Marken jeweils im Rahmen autonomer Rechtssysteme ergehen, deren Anwendung voneinander unabhängig ist (st. Rspr. zur fehlenden Bindung von Voreintragungen bzw. Entscheidungen über die Schutzfähigkeit von Marken, vgl. u. a. EuGH MarkenR, 2013, 439 Rn. 35 – medi; GRUR Int. 2014, 161 Rn. 48 - Rivella International/HABM (BASKAYA); GRUR 2018, 1146 Rn. 72 – NEUSCHWANSTEIN). Gleiches muss für die im markenrechtlichen Kollisionsverfahren zu entscheidenden Rechtsfragen des Vorliegens oder Nichtvorliegens von Verwechslungsgefahr gelten. Demnach kann die von der Widersprechenden in Bezug genommene Entscheidung der Beschwerdekammer des EUIPO weder eine rechtliche Bindung, noch auch nur eine Indizwirkung entfalten.

bb. Auch in schriftbildlicher Hinsicht wirkt sich bereits das Element „RAINBOW“ innerhalb der angegriffenen Marke ausreichend verwechslungshindernd aus. Hinzu tritt im Hinblick auf den Widerspruch aus der älteren Marke 30 2019 008 576 insbesondere deren Grafik, die den bildlichen Gesamteindruck maßgeblich mitbestimmt und von dem der angegriffenen reinen Wortmarke signifikant abhebt. cc. Begrifflich sind zwar, sofern man davon ausgeht, dass das englische „Mermaid“ vom inländischen Verkehr verstanden wird, gewisse Annäherungen gegeben, gleichwohl sind die jeweiligen Sinngehalte „Regenbogen Meerjungfrau“ und „Meerjungfrau“ keine Synonyme, die unmittelbare begriffliche Verwechslungen dergestalt befürchten lassen, dass der Verkehr das eine Zeichen intuitiv für das andere hält (zu den strengen Voraussetzungen einer unmittelbaren begrifflichen Zeichenähnlichkeit vgl. Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9 Rn. 314). d. Damit fehlt es auf jeder Wahrnehmungsebene an einer ausreichenden Zeichenähnlichkeit für eine unmittelbare Verwechslungsgefahr. Selbst für die von der Widersprechenden angeführte komplexe Ähnlichkeit, deren Anwendbarkeit bislang höchstrichterlich nicht geklärt ist (vgl. BGH GRUR 2023, 1293, Rn. 16 f - Silver Horse/Power Horse), reicht die in nur einem übereinstimmenden Bestandteil bestehende Gemeinsamkeit angesichts des weiteren, nicht zu vernachlässigenden Elements „RAINBOW“ nicht aus.

5. Dies gilt auch für eine Verwechslungsgefahr aufgrund gedanklicher Verbindung gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2, 2. Halbsatz MarkenG. Die vorliegend zu beurteilende Konstellation lässt nach keiner der von der Rechtsprechung für diese Form der Verwechslungsgefahr entwickelten Fallgruppen den Schluss zu, dass die als verschieden erkannten Kollisionsmarken aufgrund ihrer Gemeinsamkeiten irrtümlicherweise demselben Unternehmen oder wirtschaftlich und/oder organisatorisch miteinander verbundenen Unternehmen zugeordnet werden (vgl. BeckOK Markenrecht, Kur/v. Bomhard/Albrecht, 35. Edition, § 9 Rn. 72ff.). a. Eine Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt des Serienzeichens ist nicht zu befürchten. Es ist schon fraglich, ob die beiden Widerspruchsmarken, wie von der Beschwerdeführerin vorgetragen, überhaupt als Zeichenserie wahrgenommen werden und nicht eher als ein- und dieselbe Marke, die alternativ sowohl in ihrer grafischen Ausgestaltung als auch - insbesondere auf den im Rahmen des Benutzungsnachweises vorgelegten Rechnungen und sonstigen Unterlagen - nur mit ihrem Wortelement verwendet wird. Die Existenz weiterer Zeichen, die auf dem Begriff „Mermaid“ als Stammbestandteil aufbauen und eine Zeichenserie bilden würden, ist nicht dargelegt. Daher liegen keine ausreichenden Anhaltspunkte dafür vor, dass diesem Begriff die notwendige Hinweiswirkung auf die Widersprechende zukommt (Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9 Rn. 531). Im Übrigen wirkt die angegriffene Marke durch den abweichenden Bestandteil „RAINBOW“ nicht wie eine weitere Marke der Widersprechenden. Hiergegen spricht sein eigener kennzeichnender Gehalt, seine größen- und schriftmäßig gleichwertige Gestaltung sowie seine Positionierung am Zeichenbeginn, was sämtlich nicht typisch ist für eine Wortbildung im Rahmen einer Zeichenserie (vgl. Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9 Rn. 548).

b. Eine mittelbar begriffliche Verwechslungsgefahr, die dann in Betracht kommt, wenn die Marken über ähnliche Begriffsgehalte verfügen und wie branchenübliche Abwandlungen für verschiedene Produktserien desselben Unternehmens wirken, scheidet ebenfalls aus. Entgegen der Auffassung der Widersprechenden lässt die Kombination aus zwei kennzeichenrechtlich gleichwertigen Begrifflichkeiten auf Seiten der jüngeren Marke nicht den Gedanken an eine typische Zweitmarkenbildung aufkommen. Soweit sie eine solche darin sieht, dass der Bestandteil „RAINBOW“ für einen Hinweis auf eine spezielle Produktlinie für oder in Kooperation mit Mitgliedern der LGBTQ+-Community bzw. zur werbehaften Sympathiebekundung desselben Unternehmens gehalten werde, kann ihr nicht gefolgt werden. Im Bereich der hier maßgeblich betroffenen Lebensmittel ist eine Branchenübung dahingehend, dass Produktlinien nach bestimmten gesellschaftlichen Gesinnungen der Anbieter oder Käufer unterschieden oder danach ausgerichtet werden, nicht feststellbar. Abgesehen davon zeigen auch die von der Widersprechenden vorgelegten, andere Branchen betreffenden Verwendungsbeispiele nur eine regenbogenbunte Einfärbung von Waren, insbesondere von Bekleidung, oder entsprechend bunt gestaltete Firmenlogos, nicht aber die Verwendung des Wortes „RAINBOW“ als Bezeichnung für einzelne Produkt(unter)sortimente.

c. Eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne aufgrund selbständig kennzeichnender Stellung scheitert schließlich am Vorliegen der hierfür notwendigen besonderen Umstände, nämlich an der fehlenden Kombination des mit der älteren Marke 30 2013 022 877 übereinstimmenden bzw. des die Widerspruchsmarke 30 2019 008 576 prägenden Elements „MERMAID“ mit einem unternehmensbezogenen Hinweis auf die Inhaberin der jüngeren Marke. Nur unter diesen besonderen Voraussetzungen kann die Übereinstimmung in nur einem einzelnen, nicht prägenden Bestandteil einer mehrgliedrigen Marke zu einer Verwechslungsgefahr führen (vgl. Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9 Rn. 493, 503). Andernfalls würde die Regel, dass bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr die fraglichen Marken jeweils als Ganzes miteinander zu vergleichen sind, weil im Normalfall der Durchschnittsverbraucher eine Marke als Ganzes wahrnimmt (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042 Rn. 28 f. – THOMSON LIFE), zur Ausnahme und der Ausnahmefall, dass ein Bestandteil eines mehrgliedrigen Zeichens, ohne dass es dieses prägt, kollisionsbegründend wirkt, zur Regel (vgl. BGH GRUR 2013, 833. Rn. 50 – Culinaria/Villa Culinaria; GRUR 2026, 426, Rn. 113 f - H 15/Hecht H 15). Ein besonderer Umstand, der letzteres rechtfertigt, ist nach geltender Rechtsprechung nur bei Kombinationen mit Unternehmenskennzeichen oder sonstigen unternehmensbezogenen Zeichen, wie etwa einer bekannten Marke oder dem Stammbestandteil einer Zeichenserie des jüngeren Markeninhabers, anzunehmen, weil nur dann erfahrungsgemäß davon auszugehen ist, dass der Verkehr in einem daneben enthaltenen, selbständig kennzeichnenden Bestandteil die eigentliche Produktkennzeichnung erblickt (vgl. BGH GRUR 2008, 258, Rn. 33 - INTERCONNECT/T-InterConnect; GRUR 2012, 635, Rn. 29 - METRO/ROLLER's Metro). Der zusätzliche Bestandteil „RAINBOW“ innerhalb der jüngeren Marke ist vorliegend jedoch weder Unternehmenskennzeichen noch Stammbestandteil ihrer Inhaberin, sondern gleichrangig kennzeichnender Markenbestandteil. Bei einer solchen Konstellation ist die Annahme eines gemeinsamen betrieblichen Ursprungs nicht naheliegend und ein Abweichen vom Grundsatz der Maßgeblichkeit der Marke als Ganzes nicht gerechtfertigt. Etwas Anderes ergibt sich auch nicht aus der von der Widersprechenden in Bezug genommenen Entscheidung des Bundespatentgerichts in Sachen 30 W (pat) 561/13 – PRAXIS vital/VITAL. Soweit darin die Löschung der jüngeren Marke angeordnet worden ist, beruhte dies auf der Annahme einer unmittelbaren Verwechslungsgefahr infolge einer Prägung der angegriffenen Marke durch den Bestandteil „vital“ im Bereich identischer oder hochgradig ähnlicher Waren. Eine weitergehende Löschung unter dem Gesichtspunkt einer Verwechslungsgefahr aufgrund selbständig kennzeichnender Stellung wurde hingegen abgelehnt, wobei in diesem Zusammenhang ausdrücklich die o. g. besonderen Umstände als erforderlich festgestellt worden sind (vgl. Ziffer 3. der Entscheidung).

Sonstige Fälle der Verwechslungsgefahr durch gedankliche Verbindung sind nicht ersichtlich; die Beschwerde war daher zurückzuweisen.

II. Zu einer Kostenauferlegung aus Billigkeitsgründen bietet der Streitfall keinen Anlass (§ 71 Abs. 1 MarkenG).

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass 1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war, 2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war, 3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war, 4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat, 5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder 6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe durch eine beim Bundesgerichtshof zugelassene Rechtsanwältin oder durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt einzulegen.

Mittenberger-Huber Fehlhammer Rohlff