BPatG Beschluss vom 29.05.2026 – 26 W (pat) 37/23

BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 37/23

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(Aktenzeichen)

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache …

ECLI:DE:BPatG:2026:290526B26Wpat37.23.0

betreffend die Marke 30 2008 021 155 (hier: Kostenbeschwerde)

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 29. Mai 2026 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Nielsen, des Richters Staats, LL.M.Eur., und des Richters Kätker

beschlossen:

1) Der Beschluss der Markenabteilung 3.4 vom 3. Mai 2023 wird im Umfang der Kostenentscheidung aufgehoben. 2) Den Inhabern der angegriffenen Marke werden die Kosten des Verfahrens vor dem Deutschen Patent- und Markenamt sowie die Kosten des Beschwerdeverfahrens als Gesamtschuldner auferlegt.

3) Der Gegenstandswert des Beschwerdeverfahrens wird auf EUR 2396,11 festgesetzt.

G r ü n d e

I. Das Verfahren betrifft eine isolierte Kostenbeschwerde, mit der sich die Beschwerdeführerin und Löschungsantragstellerin gegen die Zurückweisung ihres Kostenantrags durch die Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA) wendet. Die Beschwerdegegner sind Inhaber der Marke 30 2008 021 155 „Villino“, die am 5. Dezember 2008 für zahlreiche Waren und Dienstleistungen der Klassen 3 bis 5, 8, 14, 16, 18, 21, 25, 28 bis 35, 39, 41, 43 und 44 Registerschutz erlangt hat, unter anderem auch für die nachfolgenden Waren der Klasse 34: Raucherartikel; Streichhölzer; Tabak.

Mit Antrag vom 7. Juni 2021 hat die Beschwerdeführerin beantragt, die Marke teilweise, nämlich für die vorgenannten Waren der Klasse 34, für verfallen zu erklären und zu löschen, weil sie insoweit nicht benutzt werde. Weiterhin hat sie beantragt, den Markeninhabern die Kosten des Verfallsverfahrens aufzuerlegen, da diese einer außeramtlichen Aufforderung nicht nachgekommen seien, auf ihre Marke insoweit zu verzichten.

Zur Benutzung haben die Antragsgegner im Verfahren vor dem DPMA ausgeführt, dass sie gemeinsam Inhaber und Betreiber eines Hotels im Inland seien. In ihrem Hotel fänden regelmäßig Tagungen, Konferenzen und Vorstandssitzungen statt, anlässlich derer Streichhölzer der dargestellten Art ausgegeben würden. Durch die Benutzung der Marke im Zusammenhang mit Streichhölzern werde ein weiterer Absatzmarkt für die im Rahmen des Hotelbetriebs kombiniert angebotenen Dienstleistungen der Konferenzorganisation, Kulinarik, Weinverkostung und Beherbergung gesichert. Zudem fänden im Weinkeller des Hotels regelmäßig Zigarrenrunden statt, anlässlich derer die oben dargestellten Streichhölzer unter Benutzung der angegriffenen Marke „Villino" an Gäste ausgegeben würden. Auch damit werde ein zusätzlicher Dienstleistungsmarkt im Rahmen des Hotelbetriebs gesichert. Die Benutzung der angegriffenen Marke im Zusammenhang mit Streichhölzern sei auch nicht geringfügig, da die Streichholzschachteln hochwertig ausgestaltet seien, die Gäste an ihren Aufenthalt im Hotel der Inhaber der angegriffenen Marke erinnerten und demgemäß weitere Buchungen sicherten.

Zum Nachweis dieses Vortrags haben die Inhaber der angegriffenen Marke im Verfallsverfahren eine undatierte eidesstattliche Versicherung des Markeninhabers zu 2. vorgelegt, die mit dem Wortlaut des anwaltlichen Schriftsatzes vom 17. August 2021 (Widerspruchsbegründung) im Kern identisch ist. Zu den verfahrensgegenständlichen Waren „Raucherartikel; Tabak“ finden sich weder in den Schriftsätzen noch in der eidesstattlichen Versicherung konkrete Ausführungen. In der eidesstattlichen Versicherung findet sich an deren Ende lediglich folgender Satz:

„Wir nutzen Raucherartikel, Streichhölzer und Tabak mit der Aufschrift „Villino“ seit 2008 ununterbrochen“ Die Markenabteilung 3.4 hat mit Beschluss vom 3. Mai 2023 antragsgemäß die Eintragung der Wortmarke 30 2008 021 155 für die Waren „Raucherartikel; Streichhölzer; Tabak“ für verfallen erklärt und gelöscht. Den Antrag, den Markeninhabern die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen, hat sie demgegenüber zurückgewiesen. Zur Begründung ist ausgeführt, dass die Inhaber der angegriffenen Marke zur Benutzung der Marke für die Waren „Raucherartikel“ und „Tabak“ nichts vorgetragen hätten, so dass ohne Weiteres von einem Verfall auszugehen sei. Im Hinblick auf die Waren „Streichhölzer“ müssten zwar ein geringer Benutzungsumfang und selbst eine kostenlose Überlassung der Waren, auch soweit es sich bloß um Neben-/Hilfswaren oder auch um Werbegeschenke handele, einer ernsthaften Benutzung nicht per se entgegenstehen. Jedoch reiche allein der schlichte Hinweis auf eine solche Art der Benutzung nicht aus, um eine ernsthafte Benutzung zu begründen. In Fällen unentgeltlicher Überlassung sei von Bedeutung, in welchen Stückzahlen diese erfolgt sei, da ohne diese Angabe nicht darauf geschlossen werden könne, dass es, wie es in solchen Fällen erforderlich sei, den Markeninhabern darauf ankomme, für die kostenlos abgegebenen Streichhölzer einen Absatzmarkt zu erschließen. Dies erscheine unter den gegebenen Umständen und weil es sich bei Streichhölzern und ihren Verpackungen um typische Werbeträger handele, ohnehin zweifelhaft.

Im Hinblick auf den Kostenantrag sei dagegen zu berücksichtigen, dass die Frage, ob die vorgetragenen Benutzungshandlungen für die angegriffenen Waren „Streichhölzer“ als rechtserhaltend anzusehen seien, zumindest diskussionswürdig gewesen sei. Vor diesem Hintergrund begründe die Ablehnung des von der Antragstellerin vor der Einleitung des Verfallsverfahrens verlangten Teilverzichts noch keinen Verstoß gegen die prozessuale Sorgfaltspflicht. Daher sei eine Kostenentscheidung zu Lasten der Antragsgegner nicht veranlasst. Hiergegen wendet sich die Antragstellerin mit ihrer Beschwerde, mit der sie sinngemäß beantragt, den Beschluss der Markenabteilung in Ziffer 2 (Kostenentscheidung) aufzuheben und den Antragsgegnern die Kosten des Amtsverfahrens aufzuerlegen.

Zudem beantragt sie sinngemäß, den Antragsgegnern auch die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen. Wie das DPMA in seinem Beschluss vom 3. Mai 2023 zu Recht festgestellt habe, hätten die Markeninhaber im Verfallsverfahren zu den Waren „Raucherartikel“ und „Tabak“ überhaupt keine Benutzung vorgetragen. Für zwei von drei angegriffenen Waren sei der Widerspruch der Markeninhaber gegen die Löschung daher von vornherein aussichtslos gewesen.

Aber auch im Hinblick auf die Waren „Streichhölzer“ hätten die Markeninhaber von Anfang an keine Aussicht auf einen erfolgreichen Nachweis der rechtserhaltenden Benutzung der Marke gehabt. Die Verwendung des Zeichens auf Streichholzschachteln, die als Werbegeschenke im Rahmen eines Hotelbetriebs an dessen Gäste überlassen werden, reiche dazu nach allgemeiner Meinung nicht aus. Dies habe die Löschungsabteilung verkannt.

Die Beschwerdegegner haben sich im Beschwerdeverfahren nicht geäußert und keine Anträge gestellt. Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II. Die Beschwerde ist nach § 66 Abs. 1 MarkenG statthaft und auch im Übrigen zulässig. § 99 Abs. 1 ZPO ist nicht anwendbar, da das markenrechtliche Beschwerdeverfahren kein Rechtsmittel im Sinne der Vorschrift ist (Ströbele / Hacker / Thiering, Markengesetz, 14. Auflage 2024, § 71 MarkenG, Rn. 10). Denn ungeachtet der terminologisch irreführenden Bezeichnung „Beschwerdeverfahren‟ ist das markenrechtliche Beschwerdeverfahren die erste gerichtliche Instanz, so dass „rechtsmitteleinschränkende‟ Vorschriften für Rechtsmittelverfahren, in denen gerichtliche Entscheidungen überprüft werden, nicht zur Anwendung kommen (Ströbele / Hacker / Thiering, Markengesetz, 14. Auflage 2024, § 82 MarkenG, Rn. 12).

Die Beschwerde hat auch in der Sache Erfolg. 1) Den Beschwerdegegnern waren unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls aus Gründen der Billigkeit die Kosten des Verfahrens vor dem DPMA aufzuerlegen. Der entgegenstehende Beschluss der Markenabteilung 3.4 des DPMA war insoweit aufzuheben.

a) Ausgehend von dem sich aus § 63 Abs. 1 S. 3 MarkenG ergebenden Grundsatz dass jeder Verfahrensbeteiligte seine Kosten selbst trägt, bedarf es für ein Abweichen stets des Bestehens besonderer Umstände, die insbesondere dann gegeben sind, wenn Verhalten vorliegt, das mit der prozessualen Sorgfalt nicht zu vereinbaren ist. Davon ist auszugehen, wenn ein Verfahrensbeteiligter in einer nach anerkannten Beurteilungsgesichtspunkten aussichtslosen oder zumindest kaum Aussicht auf Erfolg versprechenden Situation sein Interesse an dem Erhalt oder dem Erlöschen des Markenschutzes durchzusetzen versucht (Ströbele / Hacker / Thiering, Markengesetz, 14. Auflage 2024, § 63 MarkenG, Rn. 7), setzt also einen Verstoß des Verfahrensbeteiligten gegen prozessuale Sorgfaltspflichten voraus. Diesen Verstoß erachtet der Senat als gegeben.

b) Bei einer isolierten Kostenbeschwerde unterliegt dabei die Entscheidung der Markenabteilung in vollem Umfang und nicht nur hinsichtlich der pflichtgemäßen Ermessensausübung der Nachprüfung im Beschwerdeverfahren, da es sich bei der Kostenentscheidung nicht um eine Ausübung des Ermessens, sondern um die Entscheidung von Rechtsfragen handelt (Ströbele / Hacker / Thiering, Markengesetz, 14. Auflage, § 71 MarkenG, Rn. 10).

c) Insoweit ist maßgeblich zu berücksichtigen, dass die Antragstellerin und Beschwerdeführerin einen gezielten Verfallsantrag gegen einzelne, bestimmte Waren der Klasse 34 gestellt hat, nämlich „Raucherartikel; Streichhölzer; Tabak“, die den eigentlichen Geschäftsbetrieb der Antragsgegner, selbst wenn man insoweit eine großzügige Ausdehnungstendenz annimmt, überhaupt nicht betreffen. Dies hätte den Antragsgegnern Anlass zu der Überlegung geben müssen, ob sie ihre Marke für diese allenfalls marginalen Waren verteidigen wollen und ein Widerspruch gerechtfertigt ist. Den Inhabern der angegriffenen Marke war vor der Einlegung des Widerspruchs gegen den Verfallsantrag bewusst, dass die Marke für diese Waren entweder gar nicht benutzt wurde („Raucherartikel; Tabak“) oder nicht mit dem Ziel benutzt wurde, die Waren in Zukunft entgeltlich in den Verkehr zu bringen („Streichhölzer“).

aa) Ein weiterer maßgeblicher Umstand, der vorliegend einen Verstoß gegen die prozessuale Sorgfaltspflicht begründet, liegt darin, dass für die in der eidesstattlichen Versicherung genannten Waren „Streichhölzer“ jegliche Angaben betreffend den Umfang der vermeintlichen Benutzung der Marke fehlen. Die Antragsgegner hätten (ggf. nach Jahren aufgegliedert) darlegen müssen, wie viele Streichholzschachteln in den Verkehr gebracht wurden. Ausgehend von dem unsubstantiierten schriftsätzlichen Vortrag und der vagen eidesstattlichen Versicherung wäre der Nachweis der rechtserhaltenden Benutzung selbst dann offenkundig gescheitert, wenn die Streichhölzer gegen Entgelt abgegeben worden wären.

Darüber hinaus haben die Inhaber der angegriffenen Marke auch im Beschwerdeverfahren keinen Versuch unternommen, möglicherweise rechtsirrtümlich oder aus anderen Gründen versehentlich nicht erbrachte Nachweise für die rechtserhaltende Benutzung der angegriffenen Marke zumindest nachträglich vorzulegen. Dies verdeutlicht, dass den Inhabern der angegriffenen Marke die prozessual aussichtslose Lage schon bei der Einlegung des Widerspruchs bewusst war.

bb) Zudem haben die Antragsgegner auch nicht vorgetragen, die Streichhölzer kostenlos abgegeben zu haben, um sich (langfristig) einen Absatzmarkt für die Ware „Streichhölzer“ zu erschließen. Nach der Rechtsprechung des EuGH und BGH setzt die rechtserhaltende Benutzung voraus, dass die Marke für Waren oder Dienstleistungen verwendet wird, um für diese Produkte einen Absatzmarkt zu erschließen oder zu sichern (vgl. EuGH, GRUR 2003, 425, Rn. 43 – Ansul/Ajax; BGH GRUR 2012, 180, 183, Rn. 42 – Werbegeschenke). Eine rechtserhaltende Benutzung liegt danach nicht vor, wenn Werbegegenstände als Belohnung für den Kauf und zur Förderung des Absatzes dieser Waren oder Dienstleistungen verteilt werden. Soweit demnach eine Nutzung der Ware auch als Hilfsmittel für eine Dienstleistung in Betracht kommt, muss die Feststellung möglich sein, dass die Inhaber die angegriffene Marke neben dem weitergehenden Ziel der Förderung des Hauptgeschäfts auch auf dem Markt der durch sie geschützten (beziehungsweise hier mit Verfallsantrag angegriffenen) Waren benutzt haben (vergleiche auch BGH NJW-RR 2009, 53, Rn. 38 - LOTTOCARD).

Die Ausgabe der Zündhölzer an Hotelgäste erfolgte nicht in der Absicht, zukünftig Streichhölzer zu verkaufen. Sie diente objektiv ausweislich des schriftsätzlichen Vortrages und der eidesstattlichen Versicherung offensichtlich lediglich dem Zweck, für Kunden des Hotels einen Erinnerungswert zu schaffen und damit die Kundenbindung zu erhalten. Hinsichtlich der weiterhin angesprochenen Zigarrenrunden wird aus der eidesstattlichen Versicherung nicht deutlich, ob diese nur für Gäste des Hotels zugänglich waren oder als Veranstaltungen für Dritte und in welchem Umfang unter Benutzung der dargestellten Streichholzschachteln durchgeführt wurden. Die eidesstattliche Versicherung spricht hier nur von „Gästen“, worunter aber beides verstanden werden kann. Letztlich kann diese Unterscheidung aber auf sich beruhen, da die objektiv dem jeweiligen Verkehrskreis entgegentretenden Umstände durch das Zurverfügungstellen der Streichhölzer auf ein Hilfsmittel bei der Durchführung einer Eventveranstaltung, nicht jedoch (auch) auf die Eröffnung eines Absatzmarkts für Streichhölzer, gleich welchen Umfangs, weisen. Diese Schwerpunktsetzung des Einsatzes der Streichhölzer ausschließlich für Dienstleistungen, nicht aber (auch) für die Ware „Streichhölzer“ musste den Antragsgegnern ohne weiteres deutlich sein, da sie erklärt haben, mit der Herausgabe der Zündholzschachteln die Absicht verfolgt zu haben, sich weitere Buchungen durch die Gäste des Hotelbetriebs beziehungsweise der Teilnehmer einer Eventdienstleistung sichern zu wollen.

Soweit der Bundesgerichtshof in einer älteren Entscheidung festgestellt hat, dass der Umstand, dass die mit der Marke gekennzeichneten Waren unentgeltlich abgegeben werden, der Annahme einer rechtserhaltenden Benutzung der Marke nur dann entgegensteht, wenn die Abgabe keinen Bezug zu einer geschäftlichen Tätigkeit aufweist, führt vorliegend zu keiner anderen Entscheidung (BGH, 6. Oktober 2005, I ZB 20/03 – GALLUP). Zum einen liegt die Entscheidung GALLUP zeitlich vor den oben genannten Entscheidungen „Werbegeschenke“ und „LOTTOCARD“. Zum anderen sind die beiden Fällen zugrundeliegende Sachverhalte nicht vergleichbar. In dem Fall „GALLUP“ hatte ein Meinungsforschungsunternehmen an seine Kunden regelmäßig und unentgeltlich Zeitschriften verteilt. Der Bundesgerichtshof hatte darin eine rechtserhaltende Benutzung der IR-Marke für die Waren „Imprimés et écrits, ainsi que périodiques et rapports concernant l´étude de l´opinion publique (…)“ [Drucksachen und Schriften sowie Zeitschriften und Berichte betreffend die öffentliche Meinung] gesehen. Maßgeblich war dort der Umstand, dass die Verteilung der Zeitschrift an aktuelle oder potentielle Kunden eine relevante Direktwerbung gewesen sei, weil die von den umworbenen Kunden akquirierten Aufträge zu Meinungsumfragen jeweils einen erheblichen Umfang gehabt hätten. Hinzu komme, dass die dortige Markeninhaberin eine auch international nicht unbedeutende Stellung auf dem Gebiet der Meinungsforschung gehabt habe (BGH, a. a. O. Rn. 25). Eine vergleichbare wirtschaftliche Relevanz kann der Verteilung von Streichhölzern in einem regionalen Hotel nicht zugemessen werden.

cc) Ein weiterer maßgeblicher Umstand, der vorliegend für die Auferlegung der Kosten auf die Antragsgegner spricht, ist das Fehlen jedweden sustantiierten Vortrags zur Benutzung der angegriffenen Marke für die Waren „Tabak“. Für diese wird die fehlende Benutzung(sabsicht) dadurch offensichtlich, dass die Inhaber der angegriffenen Marke keine konkreten Benutzungshandlungen vorgetragen haben. Soweit in der eidesstattlichen Versicherung behauptet wird, dass seit 2008 „Tabak“ mit der Aufschrift „Villino“ „genutzt“ werde, ist dies zum einen unsubstantiiert und weckt zum anderen Zweifel an der vollständigen Richtigkeit der eidesstattlichen Versicherung. Eine ohne jede Erläuterung pauschal in den Raum gestellte Behauptung ist grundsätzlich wenig glaubhaft. Hinzu kommt, dass zwar Tabakwaren wie Zigaretten oder Zigarren regelmäßig mit einer „Aufschrift“ versehen werden, nicht aber „Tabak“. Dieser Umstand wird in der eidesstattlichen Versicherung nicht erläutert und spricht eher für eine Behauptung ins Blaue hinein.

dd) Die rechtserhaltende Benutzung der Marke für die Waren „Raucherartikel“ wurde im Beschluss der Markenabteilung nicht eigens geprüft, was aus Sicht des Senats unter dem Gesichtspunkt der Streichung von Dopplungen (vergleiche Ströbele / Hacker / Thiering, Markengesetz, 14. Auflage, § 49 MarkenG, Rn. 86) zulässig war. Im Übrigen gilt hinsichtlich der Beurteilung der Kostenentscheidung das zu den Waren „Tabak““ Gesagte. Zweifel an der Richtigkeit der eidesstattlichen Versicherung ergeben sich hier zusätzlich aus dem Umstand, dass völlig unklar ist, was nach Auffassung des Erklärenden „Raucherartikel“ sein sollen bzw. was unter den weiten Oberbegriff der „Raucherartikel“ gefasst werden kann.

2) Die Beschwerdegegner haben auch die Kosten des Beschwerdeverfahrens zu tragen, § 71 Abs. 1 S. 1 MarkenG. In Nebenverfahren, wie vorliegend isolierten Kostenbeschwerden, entspricht es der Billigkeit, die Kosten entsprechend dem Ausgang des Verfahrens zu verteilen, insbesondere dem Obsiegenden die ihm entstandenen Kosten zu erstatten, da nur auf diese Weise auch wirtschaftlich akzeptable Ergebnisse erzielt werden können. Denn es erscheint unbillig, dass der in einem solchen Rechtsstreit Obsiegende durch die Belastung mit seinen eigenen Kosten letztlich einen wirtschaftlichen Schaden erleidet, (Ströbele / Hacker / Thiering, Markengesetz, 14. Auflage 2024, § 71 MarkenG, Rn. 31).

3) Der Gegenstandswert setzt sich aus der 1, 3fachen Geschäftsgebühr (Nr. 2300 VV RVG) und der Post- und Telekommunikationspauschale (Nr. 7002 VV RVG) inklusive der Umsatzsteuer (Nr. 7008 VV RVG) und den Amtskosten für das Verfallsverfahren in Höhe von EUR 400 zusammen.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gegeben, wenn gerügt wird, dass 1. 2. 3. 4. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war, bei dem Beschluss eine Richterin oder ein Richter mitgewirkt haben, die von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt waren, einer beteiligten Person das rechtliche Gehör versagt war, eine beteiligte Person im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern sie nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat, 5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder 6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht werden. Die Frist kann nicht verlängert werden. Nielsen Kätker Staats