BPatG Urteil vom 27.06.2022 – 7 Ni 5/21 (EP)

BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

Verkündet am 27. Juni 2022 … 7 Ni 5/21 (EP)

(Aktenzeichen) …

In der Patentnichtigkeitssache

ECLI:DE:BPatG:2022:270622U7Ni5.21EP.0

betreffend das europäische Patent … (DE …)

hat der 7. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 27. Juni 2022 durch die Vorsitzende Richterin Kopacek, die Richterin Püschel sowie die Richter Dipl.-Ing. Wiegele, Dr.-Ing. Schwenke, und Dipl.-Chem. Dr. rer. nat. Deibele

für Recht erkannt:

I. Die Klage wird abgewiesen.

II. Die Kosten des Rechtsstreits trägt die Klägerin.

III. Das Urteil ist hinsichtlich der Kosten gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

T a t b e s t a n d

Die Klägerin, über deren Vermögen am 1. Juli 2022 und damit nach verkündetem Endurteil vom 27. Juni 2022 das Insolvenzverfahren eröffnet worden ist, begehrt die Nichtigerklärung des auch mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents … (im Folgenden: Streitpatent). Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des in englischer Verfahrenssprache erteilten Streitpatents, das am 13. Januar 2005 als internationale Anmeldung … (veröffentlicht als …) angemeldet worden ist und die Priorität der internationalen Patentanmeldung … vom 13. Januar 2004 in Anspruch nimmt; die Patenterteilung wurde am 20. Februar 2008 veröffentlicht. Es trägt die Bezeichnung „…“ („…“) und wird beim Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nummer … geführt. Das Streitpatent umfasst in der maßgeblichen Fassung, die es im Einspruchsverfahren vor dem Europäischen Patentamt erhalten hat (im Folgenden: erteilte Fassung) 29 Patentansprüche, die sämtlich angegriffen sind. Patentanspruch 1 und die darauf rückbezogenen Ansprüche 2 bis 25 beziehen sich auf … Der nebengeordnete Patentanspruch 26 und die darauf rückbezogenen Ansprüche 27 bis 29 beziehen sich auf … der Ansprüche 1 bis 25 versehen ist.

Die erteilten, nebengeordneten Patentansprüche 1 und 26 lauten in der Verfahrenssprache Englisch wie folgt:

… Die deutsche Übersetzung der Patentansprüche 1 und 26 lautet gemäß der Streitpatentschrift … wie folgt:

… Wegen des Wortlauts der Unteransprüche 2 bis 25 und 27 bis 29 wird auf die Streitpatentschrift … Bezug genommen. Die Beklagte verteidigt das Streitpatent in der erteilten Fassung sowie mit den Hilfsanträgen 1 bis 11, hinsichtlich deren Wortlaut auf die Anlagen zu dem Schriftsatz der Beklagten vom 29. März 2022 Bezug genommen wird.

Die Klägerin macht die Nichtigkeitsgründe der mangelnden Patentfähigkeit und der unzulässigen Erweiterung geltend (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 und 3 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. a und c, Art. 54, 56 EPÜ). Sie reicht u. a. folgende Druckschriften und Dokumente ein:

NK1 NK2 Klageschrift im Verletzungsverfahren Entscheidung der Einspruchsabteilung des EPA vom 22. Oktober 2010 im Einspruchsverfahren des Streitpatents …, neue Patentschrift nach Einspruchsverfahren (Streitpatentschrift) … (Übersetzung der geänderten europäischen Streitpatentschrift …) … (Offenlegungsschrift zu Streitpatent) … … … … D0 D0.1 D0.3 D1 D2 D3 D4 Die Klägerin macht geltend, dass der Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Streitpatents gegenüber dem Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung (s. internationale Veröffentlichung …, eingereicht als D0.3) unzulässig erweitert sei. Dies betreffe das Merkmal des Patentanspruchs 1 (Merkmal 1.3.3 gemäß Merkmalsgliederung der Klägerin) … Die Klägerin macht weiter geltend, der Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Streitpatents sei nicht neu gegenüber einer der Druckschriften D1 oder D2. Die Druckschrift D1, … In der mündlichen Verhandlung trägt die Klägerin darüber hinaus mit näheren Ausführungen vor, dass, wenn die D1 nicht als neuheitsschädlich angesehen werden sollte, der Patentanspruch 1 des Streitpatents gegenüber der D1 nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruhe.

Auch die Druckschrift D2, die einen… Auch die Gegenstände der weiteren Patentansprüche seien entweder nicht neu gegenüber D1 und/oder D2 oder beruhten zum Teil nicht auf erfinderischer Tätigkeit ausgehend von D2 oder gegenüber einer Zusammenschau von D1 mit D3. Ebenso wenig sei das Streitpatent in der Fassung einer der Hilfsanträge für rechtsbeständig zu erachten. Sie seien zum Teil schon nicht durch die ursprünglichen Anmeldungsunterlagen gestützt, zudem seien deren Gegenstände gegenüber dem genannten Stand der Technik nicht neu oder beruhten zumindest nicht auf erfinderischer Tätigkeit, wobei zur geltend gemachten mangelnden erfinderischen Tätigkeit bei einem Teil der Hilfsanträge auch noch D4 genannt wird.

Die Klägerin beantragt, das europäische Patent … mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland in vollem Umfang für nichtig zu erklären. Die Beklagte beantragt, die Klage abzuweisen, hilfsweise die Klage abzuweisen, soweit sie sich gegen das Streitpatent in der Fassung der Hilfsanträge 1 bis 11, eingereicht mit Schriftsatz vom 29. März 2022, richtet, in folgender Reihenfolge: Hilfsanträge 1 bis 5, Hilfsantrag 8, Hilfsantrag 9, Hilfsanträge 6 und 7, Hilfsanträge 10 und 11. Die Beklagte tritt den Ausführungen der Klägerin in allen Punkten entgegen und hält das Streitpatent nicht für unzulässig erweitert sowie für patentfähig, zumindest in der Fassung einer der Hilfsanträge. Eine unzulässige Erweiterung sei hinsichtlich … Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 sei zudem neu gegenüber D1, denn die Merkmale 1.2, 1.3.2, 1.3.3 und 1.4 seien dort nicht offenbart. Er beruhe gegenüber D1 auch auf erfinderischer Tätigkeit, wobei zudem der Vortrag der Klägerin in der mündlichen Verhandlung zum Naheliegen des erteilten Patentanspruchs 1 gegenüber D1 als verspätet gerügt werde. Ebenso wenig sei D2 neuheitsschädlich, denn dort fehle es zumindest an einer unmittelbaren und eindeutigen Offenbarung des Merkmals 1.3.3, dessen Aufnahme in den Patentanspruch 1 des Streitpatents zur Aufrechterhaltung im Einspruchsverfahren geführt habe. Zudem sei das Merkmal 1.3.2 in D2 nicht offenbart. Auch die weiteren Patentansprüche seien patentfähig.

Der Senat hat den Parteien mit Schreiben vom 7. Februar 2022 einen qualifizierten gerichtlichen Hinweis erteilt sowie weitere rechtliche Hinweise in der mündlichen Verhandlung am 27. Juni 2022, insbesondere zu den von der Beklagten mit Schriftsatz vom 29. März 2022 eingereichten Hilfsanträgen 1 bis 11, gegeben. Am 1. Juli 2022 ist über das Vermögen der Klägerin das Insolvenzverfahren eröffnet worden (Amtsgericht …, Beschluss vom 1. Juli 2022, …).

Wegen des Vorbringens der Parteien im Übrigen wird auf deren Schriftsätze mit sämtlichen Anlagen und auf das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 27. Juni 2022 verwiesen.

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e

Die Klage auf Nichtigerklärung des Streitpatents ist zulässig, in der Sache jedoch nicht begründet. Die geltend gemachten Nichtigkeitsgründe der mangelnden Patentfähigkeit und unzulässigen Erweiterung (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 und 3 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. a und c, Art. 54, 56 EPÜ) liegen nicht vor. Da sich das Streitpatent in der erteilten Fassung als rechtsbeständig erweist, kommt es auf die von der Beklagten gestellten Hilfsanträge nicht an.

I. Die Eröffnung des Insolvenzverfahrens am 1. Juli 2022 über das Vermögen der Klägerin steht der Wirksamkeit des am 27. Juni 2022 verkündeten Urteils nicht entgegen. Das vorliegende Nichtigkeitsverfahren ist zwar durch die Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Klägerin seit 1. Juli 2022 nach § 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 240 ZPO unterbrochen (vgl. BGH GRUR 1995, 394 – Aufreißdeckel; GRUR 2021, 1382 – Oszillationsantrieb). Da die Unterbrechung im vorliegenden Nichtigkeitsverfahren erst eingetreten ist, nachdem das Endurteil in der mündlichen Verhandlung am 27. Juni 2022 verkündet worden ist, ist dieses Urteil wirksam und bedarf der Begründung; es kann lediglich während der Dauer der Unterbrechung nicht wirksam zugestellt werden (vgl. BGHZ 111, 104 = NJW 1990, 1854; Zöller/Greger, ZPO, 34. Aufl., § 249 Rdn. 2).

II.

1. Das Streitpatent betrifft … … … … Die deutsche Fassung geht auf die in der Klageschrift wiedergegebene Fassung zurück und enthält in Merkmal 1.4 eine kursiv hervorgehobene, von der Klageschrift bzw. von der deutschen Übersetzung gemäß der Streitpatentschrift abweichende Übersetzung.

3. Als maßgeblicher Durchschnittsfachmann, auf dessen Wissen und Können es insbesondere für die Auslegung der Merkmale des Streitpatents und für die Interpretation des Standes der Technik ankommt, ist im vorliegenden Fall ein Diplomingenieur des Maschinenbaus mit Hochschulabschluss oder dergleichen anzusehen, … 4. Dieser Fachmann geht bei der Auslegung der Merkmale des erteilten Patentanspruchs 1 von folgendem Verständnis aus:

… III. Das Streitpatent ist weder unzulässig erweitert noch liegt der Nichtigkeitsgrund mangelnder Patentfähigkeit vor.

1. Der auf die erteilte Fassung gerichtete Hauptantrag ist zulässig. … 2. Das Streitpatent erweist sich in der erteilten Fassung gemäß Hauptantrag als rechtsbeständig.

2.1 Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 ist neu. … … 2.2 Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 beruht auch auf erfinderischer Tätigkeit. … c) Auch die Druckschriften D3 und D4 legen den Gegenstand des Patentanspruchs 1 für sich oder in Zusammenschau mit den anderen Druckschriften nicht nahe.

d) Unter den vorgenannten Umständen kann dahinstehen, ob der Vortrag der Klägerin in der mündlichen Verhandlung zum Naheliegen des erteilten Patentanspruchs 1 schon wegen Verspätung nach § 83 Abs. 4 Satz 1 PatG zurückzuweisen war. … … IV. Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG i. V. m. § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO.

Der Ausspruch über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf § 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 709 ZPO.

V.

R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g

Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung gegeben. Die Berufungsschrift muss von einer in der Bundesrepublik Deutschland zugelassenen Rechtsanwältin oder Patentanwältin oder von einem in der Bundesrepublik Deutschland zugelassenen Rechtsanwalt oder Patentanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht werden.

Die Berufungsfrist beginnt mit der Zustellung des in vollständiger Form abgefassten Urteils, spätestens aber mit dem Ablauf von fünf Monaten nach der Verkündung. Die Berufungsfrist kann nicht verlängert werden. Die Berufungsschrift muss die Bezeichnung des Urteils, gegen das die Berufung gerichtet wird, sowie die Erklärung enthalten, dass gegen dieses Urteil Berufung eingelegt werde. Mit der Berufungsschrift soll eine Ausfertigung oder beglaubigte Abschrift des angefochtenen Urteils vorgelegt werden.

Kopacek Püschel Wiegele Dr. Schwenke Dr. Deibele