BPatG Beschluss vom 03.07.2019 – 29 W (pat) 27/17

In der Beschwerdesache

…

betreffend die Marke 30 2014 003 060

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 3. Juli 2019 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Mittenberger-Huber, die Richterin Akintche und die Richterin Seyfarth

beschlossen:

1. Die Beschwerde des Widersprechenden wird zurückgewiesen.

2. Der Antrag des Widersprechenden, dem Inhaber der angegriffenen Marke die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen, wird zurückgewiesen.

I.

Die Wortmarke

steuerwehr-bielefeld.de

ist am 5. Mai 2014 angemeldet und am 2. September 2014 als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register unter der Nummer 30 2014 003 060 eingetragen worden für die Dienstleistungen der

Klasse 35: Auskünfte über Buchführung; Auskünfte und Beratung in Bezug auf Buchführung; Auskünfte und Erstellung von Expertengutachten über Unternehmen und Betriebe; Beratung bei der Führung von Betrieben; Beratung bei der Geschäftsplanung; Beratung bei der Organisation und Führung von Unternehmen; Beratung in Bezug auf Steuererklärungen [Rechnungswesen]; Beratung in Bezug auf Unternehmensplanung; Beratung in Fragen der Buchführung; Beratung in Steuerangelegenheiten [Rechnungswesen]; Beratungsdienste in Steuerangelegenheiten (Buchhaltung); Betriebsbuchführung; Betriebswirtschaftliche Beratung; Buchführung; Buchführung, Buchhaltung und Buchprüfung; Buchführung für Betriebe; Buchführung für Dritte; Buchführung für Unternehmen; Buchführungsberatung in Bezug auf die Besteuerung von Immobilien; Buchführung und Buchhaltung; Buchführung und Rechnungsführung; Buchhaltung; Buchhaltungsdienstleistungen; Erstellen von Einkommenssteuererklärungen; Erstellen von Gutachten in Geschäftsangelegenheiten; Steuerberatung [Rechnungswesen]; Unternehmensberatung [Dienstleistungen]; Unternehmensberatung für Einzelpersonen; Unternehmensberatung für Firmen; Unternehmensberatungsdienste; Steuerberatung (Buchführung); Steuerberatungsdienste (Buchführung); Steuerberatungsdienste (Rechnungswesen);

Klasse 36: Erstellung von Steuergutachten und -schätzungen; Erteilung von Finanzauskünften; finanzielle Beratung; finanzielle Beratungsdienste; finanzielle Beratung über Erbschaften; Steuerberatung (ausgenommen Buchführung);

Klasse 45: Dienstleistungen eines Rechtsanwalts [Barrister]; Dienstleistungen in Prozessangelegenheiten; Erteilung von Auskünften in Rechtsangelegenheiten; Erteilung von Auskünften in Rechtsfragen; Erteilung von Auskünften über juristische Dienstleistungen; Erteilung von juristischen Auskünften; Erteilung von Rechtsauskünften; Gerichtsberichterstattung [juristische Dienstleistungen]; gutachterische Tätigkeit; juristische Dienstleistungen; juristische Dienstleistungen bezüglich Testamenten; juristische Dienstleistungen in Geschäftsangelegenheiten; Rechtsberatung [Dienstleistungen]; Rechtsberatungen [Dienstleistungen im juristischen Bereich].

Gegen die Eintragung dieser Marke, die am 2. Oktober 2014 veröffentlicht wurde, hat der Beschwerdeführer aus seiner am 16. Dezember 2010 für die Dienstleistungen

Klasse 35: Betriebswirtschaftliche Beratung, insbesondere für kleinere und mittlere Unternehmensgrößen unter Berücksichtigung der speziellen steuerlichen Anforderungen und entsprechender Unternehmensstrukturen; Buchführung; Buchprüfung; Dienstleistungen eines Steuerberaters, nämlich Erstellung von Steuererklärungen; Dienstleistungen eines Wirtschaftsprüfers; Erstellung von Geschäftsgutachten; Lohn-und Gehaltsabrechnung; Unternehmensberatung; Controlling;

Klasse 36: Erstellung von Steuergutachten und -schätzungen; Erteilen von Finanzauskünften; Finanzanalysen; finanzielle Unternehmensberatung für den Mittelstand; finanzielle Beratung in Fragen des Risikomanagements; Durchführung interner finanzieller Revisionen; finanzielle Beratung vermögender Privatkunden, finanzielle Beratung gemeinnütziger Einrichtungen; versicherungsmathematische Beratung; Mittelstandsberatung in finanzieller Hinsicht;

Klasse 45: Dienstleistungen eines Rechtsanwalts, insbesondere auf dem Gebiet des Steuerrechts und Gesellschaftsrechts; Rechtsberatung im Bereich Vertragsgestaltung, Erbfolge, Unternehmensnachfolge und Unternehmensrestrukturierungen unter Berücksichtigung steuerrechtlich optimierter Lösungen, insbesondere für kleinere und mittlere Unternehmensgrößen; Rechtsberatung und -vertretung in Steuerstrafsachen;

eingetragenen Wortmarke 30 2010 025 221

Steuerwehr

Widerspruch erhoben.

Mit (Erst-)Beschluss vom 28. Oktober 2015 hat die Markenstelle für Klasse 35 des DPMA eine Verwechslungsgefahr bejaht und die vollständige Löschung der jüngeren Marke angeordnet. Auf die Erinnerung des Inhabers der jüngeren Marke hat die Markenstelle für Klasse 35 des DPMA mit Beschluss vom 15. Dezember 2016 den Erstbeschluss vom 28. Oktober 2015 aufgehoben und den Widerspruch mangels Verwechslungsgefahr zurückgewiesen.

Zur Begründung hat sie ausgeführt, die Marken begegneten sich zwar auf überwiegend identischen bzw. sehr ähnlichen Dienstleistungen Da der Adressatenkreis bei den zugrundeliegenden speziellen Dienstleistungen jedoch eine angemessene Sorgfalt walten lasse, seien die Anforderungen an den Abstand der jüngeren Marke trotz einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke nicht allzu streng anzusetzen. Der gebotene Abstand sei selbst bei identischen Dienstleistungen und unter Anwendung nur durchschnittlicher Sorgfalt gegeben.

Die sich gegenüber stehenden Marken würden sich durch den Bestandteil „bielefeld.de“, auf dem auch die Betonung der jüngeren Marke liege, ausreichend unterscheiden. Daraus ergäben sich eine andere Silbenzahl, eine andere Vokalfolge und ein abweichender Sprech- und Betonungsrhythmus. Es bestehe auch kein Anlass, einen Bestandteil der angegriffenen Marke wegzulassen oder zu vernachlässigen, da eine zergliedernde Betrachtungsweise dem Markenrecht fremd sei und selbst kennzeichnungsschwache Bestandteile nicht von vornherein außer Betracht gelassen würden. Die angegriffene Marke werde als Gesamtbegriff im Sinne einer Internetadresse einer Steuerberatung in Bielefeld aufgefasst. Die Widerspruchsmarke weise dagegen allgemein auf eine Institution hin, die sich mit Steuern befasse. Dieser unterschiedliche Sinngehalt diene zusätzlich dazu, Hör- und Merkfehler zu vermeiden und die Marken besser auseinander zu halten. Auch andere Arten der Verwechslungsgefahr kämen nicht infrage, insbesondere sei eine Serienmarke oder eine allein kennzeichnende Stellung des gemeinsamen Bestandteils „steuerwehr-“ ausgeschlossen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Widersprechenden, mit der er sinngemäß beantragt,

1. den Erinnerungsbeschluss der Markenstelle für Klasse 35 des DPMA vom 15. Dezember 2016 aufzuheben und die Erinnerung des Inhabers der angegriffene Marke zurückzuweisen.

2. dem Beschwerdegegner die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Der Beschwerdeführer ist der Auffassung, die Erstprüferin habe zutreffend eine Verwechslungsgefahr angenommen. Die sich gegenüberstehenden Marken begegneten sich auf identischen Dienstleistungen bzw. lägen zumindest in einem sehr engen Ähnlichkeitsbereich. Die Widerspruchsmarke sei mit der angegriffenen Marke identisch, da letzterer nur für die Unterscheidungskraft unerhebliche Zusätze, nämlich „.de“ und „-bielefeld“ hinzugefügt seien. Bei der Top-Level-Domain „.de“ handele es sich um ein geografisches bzw. organisatorisches Zuordnungskriterium ohne Bedeutung für die Unterscheidungskraft des Gesamtzeichens.

Der Zusatz „-bielefeld“ besitze ebenfalls keine Unterscheidungskraft. Es handele sich dabei nicht um einen Bestandteil der Marke, sondern um eine bloße Ortsangabe, die nur als Sachhinweis diene und der keine prägende Bedeutung zukomme. Der Gesamteindruck der angegriffenen Marke ergebe sich ausschließlich aus der Wortneuschöpfung „Steuerwehr“. Der Zusatz „-bielefeld“ diene lediglich der Angabe des Sitzes des Verwenders der angegriffenen Marke. Gerade die Verwendung der angegriffenen Marke als Domain erwecke beim Adressatenkreis den Eindruck, dass der Zusatz „-bielefeld“ nur notwendig sei, weil die Widerspruchsmarke bereits als Domain verwendet werde. Es entspreche der Billigkeit, dem Beschwerdegegner die Kosten der Verfahrens gemäß § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG aufzuerlegen, da dieser ohne weiteres hätte erkennen können, dass eine eindeutig verwechselbar ältere Marke vorliege.

Der Beschwerdegegner beantragt sinngemäß,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Im Beschwerdeverfahren hat er mit Schriftsatz vom 31. Mai 2017 die Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten und inhaltlich zur Frage der Verwechslungsgefahr vorgetragen.

Der Beschwerdeführer hat daraufhin eine Reihe von Unterlagen, darunter Screenshots der Kanzleihomepage, Domainreports über die Domain „steuerwehr.de“, Zeitungsanzeigen und Werbematerial zur Glaubhaftmachung der Benutzung vorgelegt. Der Beschwerdegegner ist der Auffassung, diese Unterlagen seien nicht geeignet, eine Benutzung der Widerspruchsmarke glaubhaft zu machen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

1. Die gemäß § 66 MarkenG zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg.

Der Widersprechende hat auf die im Beschwerdeverfahren in zulässiger Weise erhobene Nichtbenutzungseinrede des Inhabers der angegriffenen Marke eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke gemäß § 43 Abs. 1 Satz 2, 26 Abs. 1 MarkenG a. F. nicht glaubhaft gemacht. Mangels berücksichtigungsfähiger Dienstleistungen auf Seiten der Widerspruchsmarke kann der Widerspruch und damit die Beschwerde daher keinen Erfolg haben, § 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG. Unabhängig von der weiteren Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist der Erinnerungsbeschluss daher im Ergebnis aufrechtzuerhalten.

Da der Widerspruch gegen die beschwerdegegenständliche Marke vor dem 14. Januar 2019 erhoben worden war, sind die §§ 26 und 43 Abs. 1 MarkenG in ihrer bis dahin geltenden Fassung weiter anzuwenden, § 158 Abs. 5 MarkenG.

Der Beschwerdegegner und Inhaber der angegriffenen Marke hat mit Schriftsatz vom 31. Mai 2017, beim Bundespatentgericht eingegangen am selben Tag, undifferenziert die Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten sowie sodann mit Schriftsatz vom 19. Mai 2019 ausdrücklich die Einreden nach § 43 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 MarkenG erhoben.

Die Einrede nach § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG ist unzulässig, weil die fünfjährige Benutzungsschonfrist der Widerspruchsmarke, die mit der Eintragung am 16. Dezember 2010 zu laufen begonnen hat, erst nach der Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke am 2. Oktober 2014 endete. Zum Zeitpunkt der Erhebung der Einrede am 31. Mai 2017 war die Benutzungsschonfrist jedoch bereits abgelaufen, so dass das Bestreiten der Benutzung nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG zulässig ist. Dem Widersprechenden oblag es damit, eine rechtserhaltende Benutzung seiner Marke gemäß § 26 MarkenG in dem nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG a. F. maßgeblichen „wandernden“ Benutzungszeitraum, nämlich den letzten fünf Jahren vor der Entscheidung über den Widerspruch, also für den Zeitraum von Juni 2014 bis Juni 2019, nach Art, Zeit, Ort und Umfang glaubhaft zu machen. Dieser Obliegenheit zu Glaubhaftmachung ist der Widersprechende nicht im erforderlichen Umfang nachgekommen.

Nach ständiger Rechtsprechung wird eine Marke dann ernsthaft benutzt, wenn sie entsprechend ihrer Hauptfunktion, d. h. die Ursprungsidentität der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen wurde, zu garantieren, verwendet wird, um für diese Waren und Dienstleistungen einen Absatzmarkt zu erschließen und zu sichern. Der Nachweis der Benutzung ist in Abgrenzung zur bloßen Scheinhandlung zu verstehen, die nur zu dem Zweck vorgenommen wird, die formalen Voraussetzungen für die Aufrechterhaltung von Rechten aus einer Marke zu erfüllen. Eine ernsthafte Benutzung erfordert, dass die Marke tatsächlich, stetig und mit stabilem Erscheinungsbild auf dem Markt präsent ist (EuGH GRUR 2013, 182 Rn. 29 – Leno Merken/Hagelkruis Beheer [Onel/Omel]; GRUR 2008, 343 Rn. 72 – Il Ponte Finanziaria/HABM [BAINBRIDGE]; BGH GRUR 2012, 832 Rn. 49 – ZAPPA; GRUR 2010, 729 Rn. 15 – MIXI; GRUR 2009, 60 Rn. 37 – LOTTOCARD). Ausgeschlossen sind somit die Fälle, in denen die Marke nur symbolisch benutzt wird, um die durch sie begründeten Rechte zu wahren. Die Ernsthaftigkeit der Benutzung der Marke ist anhand sämtlicher Tatsachen und Umstände zu beurteilen, durch die die wirtschaftliche Verwertung der Marke im Geschäftsverkehr belegt werden kann (BGH GRUR 2008, 719 Rn. 27 – idw Informationsdienst Wissenschaft; BPatG, Beschluss vom 16.08.2017, 26 W (pat) 65/14 - 02 Flow/flow/flowconsultinggmbh). Dazu rechnen insbesondere der Umfang und die Häufigkeit der Benutzung der Marke (vgl. EuGH GRUR 2008, 343 Rn. 72 - Il Ponte Finanziaria/HABM [BAINBRIDGE]; BGH GRUR 2010, 729 Rn. 15 - MIXI).

Die Glaubhaftmachung der Benutzung hat sich auf alle maßgeblichen Umstände einer Markenbenutzung zu erstrecken. Insbesondere ist darzulegen und glaubhaft zu machen, wer die Marke wo und wann in welchem Umfang in welcher Art und Weise wofür benutzt hat. Bei umfangreicheren Waren- und Dienstleistungsverzeichnissen muss auf Grund der glaubhaft gemachten Angaben die Feststellung möglich sein, für welche Waren bzw. Dienstleistungen in welchem Umfang, in welchem Zeitraum und in welcher Weise die Marke eingesetzt worden ist (BGH GRUR 2013, 725 Rn. 38 – Duff Beer; GRUR 2010, GRUR 2010, 729, Rn. 15 MIXI; Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Auflage, § 43 Rn. 84).

Der Widersprechende und Beschwerdeführer hat zur Glaubhaftmachung der Benutzung folgende Unterlagen vorgelegt:

- Screenshot der Kanzleihomepage des Beschwerdeführers vom 26.09.2015/ aus „waybackmachine“ (Anlage BF 1);

- Wochenberichte über den Aufruf der Domain „www.steuerwehr.de“ in den Jahren 2008 und 2009 (Anlage BF 2);

- Rechnung für die Registrierung der Domain „www.steuerwehr.de“ vom 26.11.2005 (Anlage BF 3);

- Domain-Report vom 08.08.2017 und „WhoIs-Records“ (Anlage BF 4);

- Rechnung über Trikots für eine Jugend-Fußballmannschaft aus dem

Jahr 2009 (Anlage BF 5);

- Bilder der Fußballmannschaft mit Trikotaufdruck „www.steuerwehr.de“ (Anlage BF 6);

- Erklärung des Vereins über Benutzung der Trikots von 2009 bis 2012 (Anlage BF 7);

- Screenshot von Google-Maps mit dem Slogan „Wir sind Ihre Steuerwehr® in Wertingen“ (Anlage BF 8);

- Abbildung eines Terminzettels mit Aufdruck „Wir sind Ihre Steuerwehr® in Wertingen“ sowie eines Feuerzeugs mit Aufdruck „www.steuerwehr.de“ (Anlage BF 9);

- Korrespondenz betreffend Veranstaltung „Feuerwehr trifft „steuerwehr“ “ (Anlage BF 10);

- Abbildung einer Anzeige in der Augsburger Allgemeinen Zeitung vom 02.03.2016 mit dem Slogan „20-köpfiges Team ist Ihre Steuerwehr®“ (Anlage BF 11);

- Abbildungen von Anzeigen aus der Augsburger Allgemeinen Zeitung vom 17.02.2019 (Anlage BF 12), vom 01.04.2019 (Anlage BF 13) und vom 24.05.2019 (Anlage BF 14).

Diese Unterlagen erfüllen nicht die Anforderungen an die Glaubhaftmachung einer ernsthaften markenmäßigen Benutzung.

In dem Screenshot der Kanzlei-Homepage des Beschwerdeführers wird der Begriff „Steuerwehr“ lediglich sloganartig („Wir sind Ihre Steuerwehr“) in einen beschreibenden Text eingebettet (vgl. Anlage BF 1, Bl. 35 d. A.). Auch das Anbringen des Symbols „R im Kreis“ ändert vorliegend an dem rein werbemäßigen Gebrauch und dem entsprechenden Verkehrsverständnis nichts (vgl. zur Verwendung des ® bei firmenmäßigem Gebrauch BGH GRUR 2013, 925 Rn. 47 – VOODOO).

Die als Anlage BF 2 (Bl. 37 – 48 d. A.) vorgelegten Wochenberichte des Providers 1&1 betreffen die Jahre 2008 bis 2009 und sind somit für den vorliegend relevanten Benutzungszeitraum nicht aussagekräftig. Gleiches gilt für die Rechnung über die Registrierung der Domain vom 26.11.2005 (Anlage BF 3, Bl.65 d. A.); zudem stellt die bloße Registrierung eines Domainnamens noch keine Benutzung für Waren und Dienstleistungen dar (vgl. BGH GRUR 2009, 685 Rn. 36 – ahd.de; Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O. § 14 Rn. 263). Auch der Domainreport vom 08.08 2017 und die „Whois-Records“ (Anlage BF 4, Bl. 66 – 85 d.A.) geben keinen Aufschluss auf eine markenmäßige Verwendung des Begriffes „Steuerwehr“. Zwar kann Domain-Namen neben der (technischen) Adressfunktion auch eine kennzeichnende Funktion zukommen, wenn z.B. die unter der Marke beworbenen Dienstleistungen tatsächlich auf der unter der Domain abrufbaren Webseite angeboten werden (vgl. BPatG, Beschluss vom 15.03.2017, 25 W (pat) 503/15, Rn. 29 - DGVA/DVAG; Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O. § 26 Rn. 79). Dies lässt sich dem Domainreport jedoch nicht entnehmen. Er enthält Daten zum Inhaber der Domain, zur Registrierung oder zu verbundenen Domains, jedoch keine Angabe darüber, ob auf der Webseite, auf die der Domain-Name weiterleitet, tatsächlich das Zeichen „Steuerwehr“ zur Kennzeichnung der vom Beschwerdeführer angebotenen Dienstleistungen verwendet wird. Soweit der Domainreport Website Screenshots enthält, sind diese nicht leserlich und als Nachweis für den Inhalt der Websites ungeeignet.

Der Aufdruck des Zeichens auf den Trikots einer Fußballmannschaft (Anlage BF 6, Bl. 87,88 d. A.), die Rechnung über einen Satz Trikots vom 20.07.2009 (Anlage BF 5, Bl. 86 d. A.) sowie die E-Mail über die Nutzung der Trikots (Anlage BF 7, Bl. 96 d. A.) betreffen nur die Jahre 2009 bis 2012 und somit wiederum nicht den maßgeblichen Benutzungszeitraum.

Die als Anlagen BF 8 bis BF 14 vorgelegten Unterlagen (Screenshot von Google-Maps mit dem Slogan „Wir sind Ihre Steuerwehr® in Wertingen“; Abbildung eines Terminzettels mit Aufdruck „Wir sind Ihre Steuerwehr® in Wertingen“ sowie eines Feuerzeugs mit Aufdruck „www.steuerwehr.de“; Korrespondenz betreffend eine Veranstaltung „Feuerwehr trifft steuerwehr“; Abbildung von Anzeigen in der Augsburg Allgemeinen Zeitung vom 02.03.2016, 17.02.2019, 01.04.2019 und 25.05.2019 mit dem Slogan „20-köpfiges Team ist Ihre Steuerwehr“, „Wir gratulieren zur Eröffnung“ und dem Hinweis auf eine Prämierung als beste Steuerberater 2019 im Handelsblatt) zeigen Werbeaktionen, bei denen der Begriff „Steuerwehr“ lediglich anpreisend verwendet wird. Dies stellt weder eine firmenmäßige noch eine markenmäßige Verwendung des Begriffes „Steuerwehr“ dar.

Hinzu kommt, dass sich den vorgelegten Unterlagen nicht entnehmen lässt, mit welchen der konkret in den Klassen 35, 36 bzw. 45 eingetragenen Dienstleistungen Umsätze jeweils in welcher Höhe erzielt worden sind. Dazu fehlen ebenso wie zu den hierfür getätigten Werbeaufwendungen ausreichend differenzierte Angaben, wie zum Beispiel Rechnungskopien, Umsatzaufstellungen oder eine eidesstattliche Versicherung.

Der Senat kommt daher in der maßgeblichen Gesamtschau aller Umstände zu dem Ergebnis, dass die Benutzung der Widerspruchsmarke nicht hinreichend glaubhaft gemacht worden ist.

Mangels berücksichtigungsfähiger Dienstleistungen auf Seiten der Widerspruchsmarke kommt es auf die weiteren Fragen der Verwechslungsgefahr nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zwischen den sich gegenüberstehenden Marken nicht mehr an.

2. Für eine Auferlegung der Kosten aus Billigkeitsgründen besteht kein Anlass, § 71 Abs. 1 MarkenG. Der Kostenantrag des hier ohnehin unterlegenen Beschwerdeführers und Widersprechenden war daher zurückzuweisen.

Aus § 71 Abs. 1 MarkenG folgt der Grundsatz, dass jeder Beteiligte die ihm entstandenen Kosten selbst trägt. Zu einer Abweichung von diesem Grundsatz der eigenen Kostentragung bedarf es stets besonderer Umstände. Der Verfahrensausgang allein, also insbesondere die Tatsache des Unterliegens, würde für eine Kostenauferlegung nicht genügen. Erforderlich ist vielmehr, dass darüber hinausgehende Umstände vorliegen, die eine Kostenauferlegung nach billigem Ermessen angebracht erscheinen lassen (Knoll in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 71 Rn. 6, 12, m. w. N.). Solche Umstände sind hier nicht erkennbar.