BPatG Beschluss vom 20.03.2025 – 30 W (pat) 23/22

beglaubigte elektronische Abschrift

BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 23/22

_______________________

(Aktenzeichen) …

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

ECLI:DE:BPatG:2025:200325B30Wpat23.22.0

betreffend die Marke 30 2019 222 550 (hier: Nichtigkeitsverfahren S 1/20)

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 20. März 2025 unter Mitwirkung der Präsidentin Dr. Hock, des Richters Merzbach und des Richters am Amtsgericht Hammer

beschlossen:

Die Beschwerde der Antragstellerin wird zurückgewiesen.

I. Die Wortmarke 30 2019 222 550 Mysterious Art wurde durch den Markeninhaber und Antragsgegner (nachfolgend: Markeninhaber) am 10. Juli 2019 angemeldet und am 19. August 2019 für die Waren „Klasse 06: Bühnen für Musikveranstaltungen, hauptsächlich aus Metall; Klasse 09: Herunterladbare digitale Musik, bereitgestellt über MP3- Internetsites; Musikkassetten; Auf Datenträger aufgezeichnete Musik-Reihen [Volume]; Herunterladbare digitale Musik; Bespielte Musikvideos; Mit Musik bespielte Laserdiscs; Herunterladbare Musikaufzeichnungen; Soundchips mit Musikaufzeichnungen; Musikdateien zum Herunterladen; Herunterladbare digitale Musik aus dem Internet; Aus dem Internet herunterladbare digitale Musik; Mit Musik bespielte DVDs; Musikbänder; Laserdiscs zur Musikspeicherung; Musikaufzeichnungen in Form von Disks; Herunterladbare digitale Musik, bereitgestellt über das Internet; Musikinstrumentenanschlüsse; Musikaufzeichnungen; Musik-Kassetten; Mit Musik bespielte Videobänder; Mit Musik bespielte Compact Discs; Musikvideoaufzeichnungen; Mit Musik vorbespielte Audiobänder; Herunterladbare digitale Musik, bereitgestellt im Internet über MP3-Sites; Mit Musik bespielte Tonbänder; Musiktonträger; Herunterladbare digitale Musik, bereitgestellt über MP3-Internetwebsites; Mit Musik bespielte optische Speicherplatten; Geldbetätigte Musikboxen; Maschinenlesbare Computerprogramme zur Verwendung bei der Wiedergabe von Musik; Herunterladbare Videoaufnahmen mit Musik” in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Markenregister eingetragen.

Mit einem vorab per Fax am 20. Dezember 2019 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangenen Schriftsatz hat die Nichtigkeitsantragstellerin (nachfolgend: Antragstellerin) die vollständige Löschung der angegriffenen Marke beantragt, da sie entgegen § 8 Abs. 1 eingetragen und der Antragsgegner zudem bei der Anmeldung bösgläubig gewesen sei (§ 8 Abs. 2 Nr. 14 MarkenG). Der Markeninhaber hat dem ihm mit Übergabeeinschreiben vom 16. Januar 2020 zugestellten Löschungsantrag mit Eingabe vom 10. Februar 2020, eingegangen beim Deutschen Patent- und Markenamt am 11. Februar 2020, widersprochen. Hintergrund des vorliegenden Nichtigkeitsverfahrens ist folgender Sachverhalt:

Der Geschäftsführer der Antragstellerin, Herr K…, war Mitglied einer im Jahr 1988 gegründeten Band mit dem Namen „The Mysterious Art“. Die Band hat drei Singles produziert, die den Begriff „OMEN“ im Titel haben. Am 20. April 1990 haben die Bandmitglieder einen als Anlage zum Schriftsatz vom 5. Mai 2020 vorgelegten „Lizenzvertrag" geschlossen, in dem die Bandmitglieder unter ihrem Namen “The Mysterious Art” sämtliche Nutzungsrechte, Leistungsschutzrechte und -ansprüche sowie alle sonstigen Rechte, die sie während der Vertragsdauer an den aufgenommenen Darbietungen erwerben, auf den Produzenten, der an dem vorliegenden Verfahren nicht beteiligt ist, übertragen haben. Dabei heißt es in § 7 Nr. 5 des Lizenzvertrages:

„Nach Vertragsbeendigung geht der Name “The Mysterious Art” an Herrn K… vorbehaltlich … zurück, soweit keine anderweitigen Rechte bestehen”. Die Antragstellerin wurde im April 1993 als „The M… Inc." mit Sitz in Kanada gegründet. Der Geschäftsführer der Antragstellerin war von 1989 bis zum 31. Juli 2009 Inhaber der Marke 118 02 73 – The Mysterious Art, die inzwischen erloschen ist. Die Antragstellerin ist weiterhin Mitinhaberin der in Kraft stehenden Wortmarken 118 60 36 – OMEN und 30 2011 069 178 – OMEN.

Zur Begründung ihres Nichtigkeitsantrags macht die Antragstellerin geltend, dass sie ihren Firmennamen seit ihrer Gründung in Kanada im April 1993 benutze. Die Berechtigung zur Nutzung des Firmenbestandteils „Mysterious Art" ergebe sich aus einem mit Herrn K… am 3. März 1993 geschlossenen Lizenzvertrag. Herr K… sei nach Beendigung des Vertrages vom 20. April 1990 aufgrund der in § 7 Abs. 5 vereinbarten Regelung „Eigentümer“ des Namens „Mysterious Art“. Die Nutzungsrechte an diesem Namen habe er aufgrund des vorgenannten Vertrages auf die Antragstellerin übertragen. Diese Lizenzierung an die Antragstellerin schließe die weltweite Nutzung für Spielwaren, Bild/Tonträger, Drucksachen und/oder für Telekommunikation, hier z.B. von Daten der Klasse 9 mit ein und damit auch das Speichern, die Übermittlung sowie die Übertragung von Daten insbesondere „Screaming“ von mp3 oder mp4 Daten.

Seit April 1993 sei die Antragstellerin ununterbrochen national und international unter ihrer Unternehmensbezeichnung tätig gewesen, so auch in Deutschland. Die Antragstellerin benutze die Bezeichnung Mysterious Art seit 1988 bei allen Lizenzgeschäften in Deutschland sowie seit 1993 „mysteriousart.com" international als Domainnamen. Im Jahr 1996 sei der Geschäftsführer der Antragstellerin erfolgreich gerichtlich auf Unterlassung der Nutzung des Kürzels „M.A.“ vorgegangen. Am 13. November 2007 habe die Antragstellerin eine Vereinbarung mit der M… GmbH geschlossen und am 18. Juli 2003 einen Lizenzvertrag mit B…. Im Jahr 2012 habe sie die U…GmbH wegen Markenverstößen abgemahnt.

Überdies habe die Antragstellerin drei Rechtsstreitigkeiten vor dem LG Berlin geführt, die im Jahr 2020 entschieden worden seien. Die Antragstellerin benutze ihre Firmenbezeichnung international, insbesondere als Verlag für „OMEN III" und „OMEN — THE STORY CONTINUES".

Ferner benutze der Geschäftsführer der Antragstellerin die Bezeichnung Mysterious Art als allein verbleibender Künstler aus der seinerzeitigen Gruppe national und international für Bild-/Tonträger und als Serientitel für seine Kompositionen und Musikproduktionen.

In Kenntnis dieses durch langjährige Benutzung begründeten Besitzstandes an dem (prioritätsälteren) Namen und der Unternehmensbezeichnung Mysterious Art der Antragstellerin habe der Markeninhaber die angegriffene Marke angemeldet. Sie diene in erster Linie der Beeinträchtigung, Behinderung und Störung der Antragstellerin. Der Markeninhaber arbeite seit einiger Zeit mit der früheren Sängerin der Gruppe Mysterious Art zusammen. Das Ziel der Markenanmeldung liege ersichtlich darin, die Bezeichnung Mysterious Art für deren Revival zu okkupieren. Der Anmelder versuche, sich unlauter und bösgläubig Markenrechte an Mysterious Art zu verschaffen und zu erschleichen. Er nutze die Gelegenheit aus, dass Mysterious Art seit dem 01. August 2009 als Marke gelöscht ist. Er übersehe dabei aber, dass die Antragstellerin für ihr Unternehmenskennzeichen Mysterious Art Kennzeichenschutz nach § 5 Abs. 2 MarkenG besitze, und zwar durchgängig seit April 1993. Die Anmeldung der verfahrensgegenständlichen Marke stelle sich daher hinsichtlich der Waren (Volume), Musikvideos; „Bild-/Tonträger aller Art, insbesondere für herunterladbare digitale Musik, bereitgestellt über MP3-lnternetsites, Datenträger für aufgezeichnete Musik- Reihen herunterladbare Musikaufzeichnungen; Soundchips mit Musikaufzeichnungen; Musikdateien zum Herunterladen; digitale Musik aus dem Internet; mit Musik bespielte DVDs; Musikbänder; Laserdiscs; Musikaufzeichnungen in Form von Discs; herunterladbare digitale Musik, bereitgestellt über das Internet; Musikaufnahmen; Compactdiscs, Computerprogramme zur Wiedergabe von Musik und Film, Musikinstrumentenanschlüsse“ Laserdiscs; als bösgläubig dar.

Der Markeninhaber hat sich vor der Markenabteilung demgegenüber darauf berufen, dass er mehr als zehn Jahre nach Erlöschen der Marke 118 02 73 – The Mysterious Art davon ausgehen durfte, zur Anmeldung der angegriffenen Marke berechtigt zu sein. Er habe mit der Anmeldung der Marke nicht bösgläubig in Rechte der Antragstellerin an dieser Bezeichnung eingegriffenen. Titelschutzrechte an dieser Bezeichnung seien zwischenzeitlich erloschen; diese hätten zudem ohnehin allenfalls Herrn K…, nicht jedoch der Antragstellerin zugestanden. Eine entsprechende Übertragung auf die Antragstellerin sei nicht belegt.

Er hat ferner mit Nichtwissen bestritten, dass Herr K… die Bezeichnung Mysterious Art als allein verbleibender Künstler aus der seinerzeitigen Gruppe national und international für Bild-/Tonträger nutze. Ihm seien zum Anmeldezeitpunkt keinerlei musikalische Aktivitäten der Antragstellerin oder ihres Geschäftsführers, Herrn K…, bekannt gewesen. Nach seinem Erkenntnisstand habe es mindestens seit 2009, als Herr K… sein Markenrecht auslaufen ließ, keine Aktivitäten mehr gegeben. Auch eine von der Antragstellerin behauptete Zusammenarbeit mit der früheren Sängerin der Band finde nicht statt.

Weiterhin hat er geltend gemacht, dass die Antragstellerin noch nie in der Bundesrepublik Deutschland tätig gewesen sei, so dass sie keinen Schutz für ihre Unternehmensbezeichnung in der Bundesrepublik Deutschland beanspruchen könne. Soweit sie vor deutschen Gerichten verschiedene Prozesse geführt habe, stelle dies lediglich eine Form der Rechtsverfolgung dar, begründe jedoch keine für einen Schutz nach § 5 Abs. 2 MarkenG notwendige geschäftliche Tätigkeit. Dies umso weniger, als die von der Antragstellerin angeführten Entscheidungen des Landgerichts Berlin und des OLG Nürnberg sich nicht mit der Bezeichnung Mysterious Art, sondern mit dem Titel „OMEN" beschäftigt hätten.

Die Antragstellerin hat dazu erwidert, dass rechtlich unerheblich sei, dass Herr K… die am 27. Juli 1989 angemeldete Wortmarke „The Mysterious Art“ (1180273) nicht über den 01. August 2009 hinaus verlängert habe; denn die Antragstellerin stütze sich bei ihrem Antrag weder auf ein älteres eigenes Markenrecht noch auf einen Werktitelschutz nach § 5 Abs. 3 MarkenG, sondern berufe sich zur Begründung allein auf ein ihr gegenüber der Markenanmeldung älteres Recht an der Unternehmenskennzeichnung „M… Inc.“.

Mit Beschluss vom 22. Dezember 2021 hat die Markenabteilunq 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamts den Antrag auf Löschung der angegriffenen Marke zurückgewiesen. Zunächst sei ein (geltend gemachter) Verstoß gegen § 8 Abs. 1 MarkenG nicht ersichtlich sei, da die Wortmarke eindeutig bestimmbar sei iS von § 8 Abs. 1 MarkenG.

Es könne auch nicht festgestellt werden, dass der Markeninhaber bei der Markenanmeldung bösgläubig im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 14 MarkenG gewesen sei. So handele es sich bei der angegriffenen Marke zunächst nicht um eine sog. Spekulationsmarke, da der Markeninhaber auch nach dem insoweit nicht bestrittenen Vorbringen der Antragstellerin beabsichtige, die Bezeichnung Mysterious Art für ein Revival der früheren Sängerin der gleichnamigen Gruppe zu benutzen, demnach ein Benutzungswille beim Markeninhaber vorliege.

Es könne auch nicht festgestellt werden, dass der Markeninhaber mit der Anmeldung der Marke einen schutzwürdigen Besitzstand der Antragstellerin im Inland verletzt habe. Eine wirtschaftliche Betätigung der Antragstellerin in der Bundesrepublik Deutschland sei weder vorgetragen noch nachgewiesen. Das Führen von Rechtsstreitigkeiten vor inländischen Gerichten erfülle diese Voraussetzungen nicht. Ohnehin setzten sich die vorgelegten Urteile mit dem Zeichen „OMEN“ und nicht mit der Marke Mysterious Art auseinander.

Auch ein zweckfremder Einsatz der Marke im Wettbewerbskampf sei nicht feststellbar. Es fehle bereits an einer Konkurrenzsituation zwischen den Beteiligten, da die Antragstellerin zumindest in Deutschland nicht mit den maßgeblichen Waren der Klassen 6 und 9 handele oder zu handeln plane. Die Antragstellerin gehe selbst davon aus, dass der Markeninhaber die Marke selbst im Verkehr nutzen wolle. Es sei daher nicht ersichtlich, dass der Markeninhaber die Marke in erster Linie zur Beeinträchtigung der Antragstellerin habe eintragen lassen.

Eine Bösgläubigkeit aus anderen Gründen sei ebenfalls nicht ersichtlich. Eine ohnehin bestrittene Zusammenarbeit des Markeninhabers mit der früheren Sängerin der Gruppe Mysterious Art sei ebenso irrelevant wie eine eventuelle Verletzung des Lizenzvertrags vom 20. April 1990 oder eines möglichen Titelschutzrechts. Die Geltendmachung eines relativen Nichtigkeitsgrundes, z.B. eines älteren Unternehmenskennzeichens sei im vorliegenden Nichtigkeitsverfahren nicht zulässig, da der Antrag allein auf absolute Schutzhindernisse gestützt worden sei und zudem die Geltendmachung älterer Rechte im Rahmen eines Nichtigkeitsverfahrens vor dem DPMA vorliegend noch nicht möglich gewesen sei, da der Antrag vor dem 01. Mai 2020 gestellt worden sei.

Die Antragstellerin hat Beschwerde eingelegt, die sie jedoch nicht näher begründet hat. Sie hat auch keinen Antrag gestellt. Auch der Markeninhaber hat bisher weder einen Antrag gestellt noch sich im Beschwerdeverfahren zur Sache geäußert. Mit Schreiben vom 6. Februar 2025 wurden die Beteiligten über den Termin zur Beratung und Entscheidung am 20. März 2025 informiert.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II. Die Beschwerde der Antragstellerin ist zulässig. Für die Zulässigkeit der Beschwerde ist weder ein konkreter Antrag noch eine Beschwerdebegründung erforderlich. Fehlt wie vorliegend ein Antrag, muss von einer Anfechtung des Beschlusses in vollem Umfang ausgegangen werden (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 14. Aufl., § 66 Rdnr. 40, 41). In der Sache hat die Beschwerde jedoch keinen Erfolg. Die Markenabteilung hat den auf die Nichtigkeitsgründe des § 50 Abs. 1, 2 MarkenG i.V.m. § 8 Abs. 1 und § 8 Abs. 2 Nr.14 MarkenG gestützten Löschungsantrag zu Recht zurückgewiesen, da die verfahrensgegenständliche Marke 30 2019 222 550 Mysterious Art weder entgegen § 8 Abs. 1 eingetragen worden ist noch sich die Voraussetzungen für eine Bösgläubigkeit der Antragsgegnerin gemäß $ 8 Abs. 2 Nr. 14 MarkenG im Anmeldezeitpunkt feststellen lassen. A. Der Antrag auf Nichtigerklärung vom 20. Dezember 2019, auf den die verfahrensrechtliche Vorschrift des § 54 MarkenG in der bis zum 30. April 2020 geltenden Fassung (vgl. Art. 5 Abs. 3 MarkenrechtsmodernisierungsG) anzuwenden ist, ist zulässig. Der Antrag ist ordnungsgemäß gestellt worden, insbesondere wurde der Nichtigkeitsantrag konkret auf die Schutzhindernisse nach § 50 Abs. 1, 2 MarkenG i.V.m. § 8 Abs. 1 und § 8 Abs. 2 Nr.14 MarkenG gestützt. Der Nichtigkeitsantrag ist dem Markeninhaber am 16. Januar 2020 zugestellt worden. Der Widerspruch des Markeninhabers vom 11. Februar 2020 ist daher rechtzeitig innerhalb der Zweimonatsfrist (§ 54 Abs. 2 Satz 3 MarkenG a.F.)

beim DPMA eingegangen, so dass das Löschungsverfahren durchzuführen war. Soweit die Antragstellerin in ihrer Antragsbegründung vom 5. Mai 2020 ihren auf § 8 Abs. 2 Nr. 14 MarkenG gestützten Nichtigkeitsantrag konkret auf die in dem Schriftsatz genannten Waren bezogen hat, liegt darin keine wirksame Beschränkung des Nichtigkeitsantrags, da die in der Antragsbegründung genannten Waren(oberbegriffe) weitgehend nicht mit dem registrierten Warenverzeichnis übereinstimmen und sich den registrierten Warenbegriffen auch nicht zuordnen lassen.

B. Der Nichtigkeitsantrag hat jedoch in der Sache keinen Erfolg.

1. Ein zunächst mit dem Nichtigkeitsantrag geltend gemachter Verstoß gegen § 8 Abs. 1 MarkenG ist nicht ersichtlich sei, da – worauf die Markenabteilung zutreffend hingewiesen hat - Wortmarken eindeutig bestimmbar sind iS von § 8 Abs. 1 MarkenG. Der Nichtigkeitsantrag wurde dazu auch nicht weiter begründet und möglicherweise auch nur versehentlich auf diesen Nichtigkeitsgrund gestützt.

2. Aber auch hinsichtlich des weiterhin geltend gemachten Nichtigkeitsgrundes nach § 8 Abs. 2 Nr. 14 MarkenG erweist sich der Nichtigkeitsantrag als unbegründet. Von Bösgläubigkeit ist auszugehen, wenn die Anmeldung rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig erfolgt ist (vgl. BGH GRUR 2016, 380 Rn. 16 – GLÜCKSPILZ; GRUR 2016, 378 Rn. 16 – LIQUIDROM; GRUR 2009, 780Rn. 10 – lvadal). Die Beurteilung, ob eine Marke bösgläubig angemeldet worden ist, hat dabei umfassend und unter Berücksichtigung aller im Einzelfall erheblichen Faktoren zu erfolgen (vgl. EuGH GRUR 2009, 763Rn. 37 – Lindt & Sprüngli/Franz Hauswirth; BGH GRUR 2009, 780 Rn. 10 – lvadal). Ein Anmelder handelt dabei nicht allein deshalb unlauter, weil er weiß, dass ein anderer dasselbe Zeichen für dieselben Waren oder Dienstleistungen benutzt, ohne hierfür einen formalen Kennzeichenschutz erworben zu haben (vgl. EuGH GRUR Int. 2013, 792 Rn. 37 – Malaysia Dairy Industries). Ein Vorbenutzungsrecht in diesem Sinne ist dem Markenrecht fremd. Es müssen vielmehr besondere Umstände hinzutreten, die das Verhalten des Anmelders als wettbewerbswidrig erscheinen lassen.

Ausgehend hiervon kann ein bösgläubiger Markenerwerb nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes insbesondere darin liegen, dass der Anmelder in Kenntnis eines schutzwürdigen Besitzstandes eines Vorbenutzers ohne rechtfertigenden Grund die gleiche oder eine verwechselbar ähnliche Marke für gleiche oder ähnliche Waren und/oder Dienstleistungen anmeldet mit dem Ziel der Störung des Besitzstandes des Vorbenutzers oder in der Absicht, für diesen den weiteren Gebrauch der Marke zu sperren (vgl. BGH GRUR 1998, 1034 – Makalu; GRUR 2000, 1032 – EQUI 2000; GRUR 2008, 621 Rn. 21 – AKADEMIKS). Darüber hinaus kann der Erwerb eines formalen Markenrechts, unabhängig vom Bestehen eines schutzwürdigen Besitzstandes auch dann bösgläubig sein, wenn sich die Anmeldung der Marke unter anderen Gesichtspunkten als wettbewerbs- oder sittenwidrig darstellt. Das wettbewerblich Verwerfliche kann insbesondere darin gesehen werden, dass ein Markenanmelder die mit der Eintragung der Marke verbundene – an sich unbedenkliche – Sperrwirkung zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einsetzt (vgl. BGH GRUR 2008, 917 Rn. 20 – EROS; GRUR 2008, 621 Rn. 21 – AKADEMIKS). Ein Verhalten überschreitet die Schwelle der Bösgläubigkeit aber erst dann, wenn seine Wirkungen über eine als bloße Folge des Wettbewerbs hinzunehmende Behinderung hinausgehen und es bei objektiver Würdigung aller Umstände des Einzelfalls in erster Linie auf die Beeinträchtigung der wettbewerblichen Entfaltung des Mitbewerbers und nicht auf die Förderung des eigenen Wettbewerbs gerichtet ist (vgl. BGH GRUR 2016, 380 Rn. 28 – GLÜCKSPILZ; BGH GRUR 2008, 917 Rn. 23 – EROS; BGH GRUR 2008, 621 Rn. 32 – AKADEMIKS). Für eine Behinderungsabsicht kann dabei vor allem sprechen, dass zwischen Markenanmelder und Drittem eine ersichtliche Wettbewerbssituation besteht und die Verhinderung oder auch nur Erschwerung der Benutzung der Marke durch den Dritten erkennbar zumindest ein wesentliches Motiv der Anmeldung darstellt, wobei es sich nicht um den einzigen Beweggrund handeln muss (vgl. BGH GRUR 1986, 74 – Shamrock III; GRUR 1998, 1034 – Makalu; GRUR 2000, 1032 – EQUI 2000; GRUR 2008, 621 Rn. 32 – AKADEMIKS; GRUR 2008, 917 Rn. 23 – EROS; BPatG GRUR 2006, 1032 – E 2).

Für die Beurteilung der Bösgläubigkeit ist der Zeitpunkt der Markenanmeldung maßgeblich. Dies schließt jedoch eine Berücksichtigung des Verhaltens des Anmelders vor und nach der Markenanmeldung nicht aus, denn aus diesem Verhalten können sich Anhaltspunkte für oder gegen eine zum Anmeldezeitpunkt vorliegende Behinderungsabsicht ergeben (vgl. BGH GRUR 2016, 380 Rn. 14 – GLÜCKSPILZ; BPatG 29 W (pat) 16/14 Rn. 64 – YOU & ME; Ströbele in:

Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 14. Aufl., § 8 Rn. 1081). Unter Berücksichtigung dieser Grundsätze vermögen die von der Beschwerdeführerin genannten Gründe die Annahme eines bösgläubigen Verhaltens des Markeninhabers im maßgeblichen Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke 30 2019 222 550 nicht mit der erforderlichen Sicherheit zu stützen. Weder ist eine bösgläubige Markenanmeldung unter dem Gesichtspunkt der Störung eines schutzwürdigen fremden Besitzstands gegeben, noch kann eine Bösgläubigkeit der Anmeldung unter dem Gesichtspunkt eines beabsichtigten zweckfremden Einsatzes der Sperrwirkung der Marke als Mittel des Wettbewerbskampfes oder der Anmeldung einer Spekulationsmarke oder aus sonstigen Gründen angenommen werden.

a. Die Antragstellerin stützt ihren Bösgläubigkeitsvorwurf maßgeblich darauf, dass mit der Anmeldung der angegriffenen Marke vorsätzlich und rechtsmissbräuchlich in einen schutzwürdigen Besitzstand an der streitgegenständlichen Bezeichnung Mysterious Art. eingegriffen worden sei. Diesen stützt sie - worauf der Markeninhaber vor der Markenabteilung zutreffend hingewiesen hat – auf verschiedene Gesichtspunkte, nämlich zum einen auf eine Verwendung von Mysterious Art als Namen und Unternehmenskennzeichen durch die Antragstellerin bzw. ihren Geschäftsführer und zum anderen auf eine Benutzung dieser Bezeichnung als Serientitel für Kompositionen und Musikproduktionen des Geschäftsführers der Antragstellerin und damit auf eine werktitelmäßige Verwendung iS von § 5 Abs. 1, Abs. 3 MarkenG.

Mit der Markenabteilung ist jedoch davon auszugehen, dass sich nach dem Vorbringen der Antragstellerin ein schutzwürdiger fremder Besitzstand an dieser Bezeichnung unter keinem der vorgenannten Gesichtspunkte feststellen lässt. b. Dies gilt zunächst für einen seitens der Antragstellerin in erster Linie geltend gemachten Besitzstand an der Bezeichnung Mysterious Art als Geschäfts- bzw. Unternehmensbezeichnung iS von § 5 Abs. 2 MarkenG.

Zwar kann an einem herkunftshinweisend im geschäftlichen Verkehr benutztem Unternehmenskennzeichen grundsätzlich ein schutzwürdiger Besitzstand begründet werden (vgl. BPatG 28 W (pat) 33/17 v. 31. Januar 2019 – BODE PANZER, GRUR-RS 2019, 10788; Ströbele/Hacker/Thiering, aaO, § 8 Rdnr. 1129). Dies gilt vorliegend nicht nur in Bezug auf Mysterious Art als Firmenschlagwort der Unternehmensbezeichnung „M… Inc.“ der Antragstellerin, sondern auch für den entsprechenden Namen der Musikgruppe/Band, die Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre des vergangenen Jahrhunderts mit beachtlichem Erfolg verschiedene Musiktitel herausbrachte. Denn auch Namen von Musikgruppen/Bands können als Unternehmenskennzeichen nach § 5 Abs. 1, 2 MarkenG geschützt sein (vgl. OLG Hamm GRUR-RS 2012, 10094; LG München I GRUR-RS 2021, 20342 Nr. 37 – Dschinghis Khan) Jedoch lässt sich nach dem Vorbringen der Antragstellerin nicht feststellen, dass an der Bezeichnung Mysterious Art zum Zeitpunkt der Anmeldung ein schutzwürdiger fremder Besitzstand entweder als Firmenschlagwort des Unternehmens „M… Inc.“ (nachfolgend zu c.) und/oder als Name der Band (nachfolgend zu d.) bestand. c. Zur Begründung eines schutzwürdigen Besitzstandes an Mysterious Art als Firmenschlagwort der Unternehmensbezeichnung „M… Inc.“ reicht entgegen der vor der Markenabteilung geäußerten Auffassung der Antragstellerin nicht allein die Aufnahme der Benutzung der Bezeichnung als Unternehmenskennzeichen aus. Zwar entsteht mit Aufnahme der Benutzung der Schutz nach § 5 Abs. 2 MarkenG unabhängig vom Umfang der Benutzung (BGH GRUR 2013, 1150, 1152 - Baumann); jedoch muss ein schutzwürdiger Besitzstand an der Bezeichnung durch eine hinreichende Marktpräsenz und daraus folgende Bekanntheit der Kennzeichnung im Inland belegt sein (vgl. BGH GRUR 2014, 780 – Liquidrom; Ströbele in: Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 14. Aufl., § 8 Rn. 1126). Dazu sind in erster Linie Angaben zum Umsatz und zu den Werbeaufwendungen, zur Dauer der Benutzung, zu bestehenden Konkurrenzverhältnissen sowie zur Marktposition erforderlich (vgl. BPatG GRUR 2010, 431 – Flasche mit Grashalm). Wer einen eigenen Besitzstand geltend macht, hat dessen Vorliegen spezifiziert darzulegen und – im Bestreitensfall – auch zu beweisen (vgl. Ströbele in:

Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 14. Aufl., § 8 Rn. 1133). aa. Dass die in Kanada ansässige Antragsteller unter ihrem Firmenschlagwort Mysterious Art über eine solche Marktpräsenz und Bekanntheit im Inland zum Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke im vorliegend relevanten Waren – und Branchenbereich der (herunterladbaren) digitalen Audio- oder Video- /Bilddateien bzw. analogen oder digitalen Ton- oder auch Video-/Bildträger, für die die angegriffene Marke im Wesentlichen Schutz beansprucht, verfügte, ist aber weder dargetan noch ersichtlich.

Allein die Geltendmachung von Rechten an verschiedenen Titeln mit dem Bestandteil „Das Omen“ stellt – wie die Markenabteilung zutreffend festgestellt hat – keine geschäftliche Aktivität bzw. wirtschaftliche Betätigung dar; dies umso weniger, als diese Tätigkeiten bereits zum Teil bereits mehrere Jahre vor Anmeldung der angegriffenen Marke stattfanden. Sie erlauben daher keine Rückschlüsse auf geschäftliche Aktivitäten im vorliegend relevanten Warenbereich zum Zeitpunkt der Anmeldung. Zudem handelt es dabei ebenso wie bei den ohnehin nicht näher nach Gegenstand und Inhalt spezifizierten Lizenzverträgen nur um sporadische geschäftliche Tätigkeiten, welche ihrer Art und ihrem Umfang nach nicht geeignet sind, eine zur Begründung eines Besitzstandes hinreichende Marktpräsenz und daraus folgende Bekanntheit der Kennzeichnung im Inland zu belegen.

bb. Soweit eine Benutzung im Ausland trotz des geltenden Territorialitätsgrundsatzes einen schutzwürdigen Besitzstand begründen kann, wenn das Zeichen im Inland auf Grund einer überragenden Verkehrsgeltung im Ausland eine gewisse Bekanntheit erlangt hat, fehlen dafür vorliegend mangels näherer Angaben zu Art, Inhalt und Umfang der Tätigkeit der Antragstellerin jegliche Anhaltspunkte.

d. Ebenso wenig lässt sich ein schutzwürdiger Besitzstand an Mysterious Art als Name der unter dieser Bezeichnung Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre des vergangenen Jahrhunderts aktiven Musikgruppe/Band belegen. aa. Zwar ist insoweit unerheblich, dass ein schutzwürdiger Besitzstand an dieser Bezeichnung als Name der Musikgruppe grundsätzlich nur bei den Inhabern des Namensrechts und somit bei den Mitgliedern der Band als rechtsfähiger Gesellschaft bürgerlichen Rechts (vgl. OLG Köln GRUR-RR 2008, 243, 244 - Vanilla Ninja; LG München I GRUR-RS 2021, 20342 Nr. 37 – Dschinghis Khan) oder – bei Unterstellung einer von der Antragstellerin geltend gemachten wirksamen Übertragung der entsprechenden (Namens-)Rechte auf Herrn K… durch den (trotz mehrfacher Aufforderung nicht vorgelegten) Lizenzvertrag zwischen Herrn K… und der Antragstellerin vom 3. März 1993 - , bei diesem selbst, nicht jedoch bei der Antragstellerin entstanden sein kann. Denn ein schutzwürdiger Besitzstand muss nicht notwendigerweise bei einem Antragsteller selbst begründet worden sein; entscheidend ist lediglich die Störung eines fremden Besitzstandes durch den ursprünglichen Markenanmelder (vgl. BPatG GRUR 2020, 431, 433f. – Flasche mit Grashalm; GRUR 2014, 780, 782 – Liquidrom; Ströbele/Hacker/Thiering, aaO, § 8 Rdnr. 1125).

bb. Voraussetzung für einen schutzwürdigen Besitzstand an der Bezeichnung Mysterious Art als Name der in den 1980er-Jahren gegründeten und 1993 aufgelösten Band ist jedoch, dass zum Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke überhaupt noch ein Zeichenrecht an dieser Bezeichnung als Geschäfts- bzw. Unternehmenskennzeichen nach § 5 Abs. 2 MarkenG bestand, da an einem erloschenen Recht kein Besitzstand (mehr) bestehen kann.

Ein (Fort-)Bestand von Mysterious Art als Name der betreffenden Musikband/- gruppe zum Zeitpunkt der Anmeldung lässt sich aber nicht feststellen. aaa. Der Schutz nach § 5 Abs. 2 MarkenG ist an den Bestand eines lebenden Unternehmens geknüpft (vgl. statt aller BGH GRUR 2005, 871, 872 - Seicom). Daraus folgt zwangsläufig, dass der Schutz jedenfalls dann erlischt, wenn das Unternehmen sich endgültig nicht mehr am geschäftlichen Verkehr beteiligt (BGH GRUR 1997, 749, 752 - L’Orange; BGH GRUR 2002, 967, 969 - Hotel Adlon; BGH GRUR 2005, 871, 872 - Seicom). Das endgültige Einstellen der geschäftlichen Tätigkeit ist dabei gleichbedeutend mit der endgültigen Aufgabe des Unternehmens. Dies gilt gleichermaßen für einen als Unternehmenskennzeichen zu bewertenden Namen einer Musikband/-gruppe.

bbb. Von einer endgültigen Einstellung der geschäftlichen Tätigkeit der Musikgruppe/Band Mysterious Art kann hier zwar nicht bereits wegen der unterbliebenen Verlängerung der für den Geschäftsführer der Antragstellerin eingetragenen Marke 118 02 73 – The Mysterious Art ausgegangen werden. Denn allein ein nicht mehr bestehender markenrechtlicher Schutz an der Bezeichnung steht einem Fortbestand als Namens- bzw. Unternehmenskennzeichen an der betreffenden Bezeichnung nicht entgegen.

ccc. Von Bedeutung ist aber, dass die Gruppe Mysterious Art sich bereits im Jahre 1993 auflöste. Zwar führt die Auflösung einer Musikband nicht zu einer (endgültigen) Aufgabe des Geschäftsbetriebs und zu einem Erlöschen des Namensrechts, wenn bestehende Werke, namentlich Alben und Singles, weiter ausgewertet und verkauft werden. Von einer endgültigen Aufgabe des Geschäftsbetriebs kann daher im Zusammenhang mit Musikgruppen frühestens dann ausgegangen werden, wenn deren Werke nicht mehr ausgewertet werden und auch keine weiteren geschäftlichen Aktivitäten wie zB Aufführungen/Auftritte unter dem Namen der Gruppe entwickelt werden (vgl. LG München I GRUR-RS 2021, 20342 Nr. 45 – Dschinghis Khan).

Ist der Fortbestand des Schutzes des Namens einer Musikgruppe/Band nach Auflösung danach aber an eine weitere Auswertung von Werken der Gruppe/Band geknüpft, bedarf es der Darlegung entsprechender geschäftlicher Aktivitäten (im Inland). Hier hat die Antragstellerin jedoch nicht vorgetragen, ob und ggf. in welchem Umfang Produkte, insbesondere (analoge oder digitale) Tonträger der Band Mysterious Art zum Zeitpunkt der Anmeldung bzw. in der Zeit davor im Inland vertrieben worden sind bzw. welche sonstigen (geschäftlichen) Aktivitäten wie zB Aufführungen/Auftritte unter dem Namen der Gruppe stattgefunden haben und welche Erlöse dabei zB durch Ausschüttungen von Verwertungsgesellschaften erzielt worden sind. Eine entsprechende Verwendung der Bezeichnung insbesondere in Zusammenhang mit Tonträgern ist auch nicht gerichtsbekannt. ddd. Ob sich ein fortbestehender Schutz an dem Namen einer Musikgruppe/Band nach deren Auflösung auch unabhängig von Art und Umfang ihrer geschäftlichen Tätigkeiten allein aus einer Bekanntheit ergeben kann, erscheint zweifelhaft, bedarf vorliegend aber keiner weiteren Vertiefung (vgl. dazu BPatG 27 W (pat) 45/17 v. 14. Oktober 2019 – Caught in The Act). Denn zu einer zum Zeitpunkt der Anmeldung (noch vorhandenen) Bekanntheit der betreffenden Musikgruppe/Band ist weder etwas vorgetragen noch bekannt.

e. Soweit die Antragstellerin einen schutzwürdigen fremden Besitzstand an Mysterious Art weiterhin aus einer werktitelmäßigen Benutzung dieser Bezeichnung als Serientitel für Kompositionen und Musikproduktionen des Geschäftsführers der Antragstellerin herleiten möchte, ist in rechtlicher Hinsicht zwar davon auszugehen, dass es sich bei einer Verwendung dieser Bezeichnung als Titel für Kompositionen und Musikproduktionen und damit für Werke iS von § 5 Abs. 3 MarkenG um eine geschäftliche Bezeichnung iS von § 5 Abs. 1 MarkenG handeln kann, an der ein schutzwürdiger Besitzstand begründet werden kann. aa. Unerheblich ist dabei auch, dass die Antragstellerin sich auf eine Benutzung von Mysterious Art als Serientitel durch Herrn K… und nicht durch die Antragstellerin selbst ruft, da – wie bereits darlegt - es nicht erforderlich ist, dass es sich um den eigenen Besitzstand der Antragstellerin handelt.

bb. Ein schutzwürdiger fremder Besitzstand erfordert aber — wie ebenfalls bereits erwähnt — neben der Benutzung der betreffenden Bezeichnung als Werktitel im nach außen gerichteten inländischen geschäftlichen Verkehr (vgl. BGH GRUR 2014, 780, 782 – Liquidrom) eine hinreichende Marktpräsenz und daraus folgende Bekanntheit der Kennzeichnung im Inland (vgl. BGH GRUR 2014, 780 – Liquidrom; Ströbele/Hacker/Thiering, aaO, § 8 Rn. 1126).

Eine konkrete Benutzung als Serientitel für Kompositionen und Musikproduktionen ist jedoch nicht näher dargelegt worden; es fehlt jeglicher Vortrag, für welche konkreten Werke die Bezeichnung in welchem Umfang und zu welcher Zeit benutzt worden ist. Es fehlt daher an jeglicher Grundlage für einen dahingehenden Besitzstand.

f. Mangels zum Zeitpunkt der Anmeldung nicht feststellbarer Anhaltspunkte für eine tatsächliche oder zumindest beabsichtigte Nutzung der Bezeichnung Mysterious Art durch die Antragstellerin im inländischen Geschäftsverkehr entweder als Name der betreffenden Musikgruppe/Band oder als Firmenschlagwort der Unternehmensbezeichnung im inländischen Geschäftsverkehr insbesondere in Zusammenhang mit dem Vertrieb/Vermarktung insbesondere von analogen und digitalen Ton- und oder Bildträgern bzw. entsprechenden Dateien bieten sich auch keine hinreichenden Anhaltspunkte für eine Bösgläubigkeit unter dem Gesichtspunkt eines zweckfremden Einsatzes der angegriffenen Marke im Wettbewerbskampf mit dem Ziel, die Antragstellerin an der (weiteren) Nutzung der Bezeichnung zu hindern; dies umso weniger, als der Markeninhaber die Marke auch nach dem Vorbringen der Antragstellerin selbst nutzen will.

Unerheblich ist, ob bei einer nach dem Vorbringen der Antragstellerin beabsichtigten Benutzung der Marke als Name einer Musikgruppe gesetzliche und/oder vertragliche Rechte der Antragstellerin an dem Namen Mysterious Art verletzt werden, da diese — worauf die Markenabteilung zutreffend hingewiesen hat — dann in entsprechenden (Verletzungs-/Nichtigkeits-) Verfahren geltend zu machen wären. Eine die Löschung der angegriffenen Marke resultierende Bösgläubigkeit nach § 8 Abs. 2 Nr. 14 MarkenG lässt sich in solchen Fällen nur begründen, wenn dadurch die Antragstellerin in ihrer wettbewerblichen Entfaltung beeinträchtigt wird. Dies ist vorliegend aber aus den vorgenannten Gründen weder dargetan noch ersichtlich.

3. Lässt sich danach aber zum Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke ein bundesweit bestehender schutzwürdiger fremder Besitzstand an der Bezeichnung Mysterious Art nicht feststellen, liegen die Voraussetzungen für eine Löschung der Marke wegen Bösgläubigkeit nach § 8 Abs. 2 Nr. 14 MarkenG nicht vor. Die Beschwerde ist daher zurückzuweisen.

C. Hinsichtlich der Kosten des Beschwerdeverfahrens verbleibt es bei der gesetzlichen Regelung des § 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG, da Billigkeitsgründe für die Auferlegung der Kosten auf einen Beteiligten weder vorgetragen worden noch sonst ersichtlich sind.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass 1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war, 2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war, 3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war, 4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat, 5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder 6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen. Dr. Hock Hammer Merzbach Hö Beglaubigt … Justizamtsinspektorin als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle