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BPatG Beschluss vom 09.07.2025 – 9 W (pat) 9/22

9. Senat · ECLI:DE:BPatG:2025:090725B9Wpat9.22.0

Gewerblicher Rechtsschutz BundVolltext

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BUNDESPATENTGERICHT

9 W (pat) 9/22

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(Aktenzeichen) …

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

ECLI:DE:BPatG:2025:090725B9Wpat9.22.0

betreffend das Patent 10 2007 055 575

hat der 9. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung am 9. Juli 2025 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Univ. Hubert sowie der Richterin Kriener und der Richter Dipl.-Phys. Univ. Dr.-Ing. Geier und Dipl.-Ing. Körtge beschlossen:

Die Beschwerde der Patentinhaberin wird zurückgewiesen.

G r ü n d e

I. Auf die am 20. November 2007 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereichte Patentanmeldung 10 2007 055 575.1 ist die Erteilung des Patents mit der Bezeichnung Laufbahnelement einer Wälzlagerung am 9. Juni 2016 veröffentlicht worden. Der Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung lautet:

Laufbahnelement einer Wälzlagerung, beinhaltend folgende Merkmale:

- Das Laufbahnelement weist wenigstens eine Abrollbahn auf, auf der Wälzkörper, umfassend einen Stahl, zum Abrollen vorgesehen sind, - das Laufbahnelement ist derart ausgebildet, dass es in einem gesamten Tiefenbereich von 0 bis ca. 40 µm unter der Oberfläche der Abrollbahn Druckeigenspannungen in Höhe von mindestens 400 MPa aufweist, und dass es in einem gesamten Tiefenbereich von 0 bis 200 µm unter der Oberfläche der Abrollbahn Druckeigenspannungen von höchstens 1000 MPa aufweist, und - die Druckeigenspannungen sind durch Hartdrehen oder Hochgeschwindigkeitsfräsen erzeugt.

Gegen das Patent ist von der Einsprechenden am 8. März 2017 Einspruch erhoben worden. Die Einsprechende hat dabei die Widerrufsgründe der unzulässigen Erweiterung nach § 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG sowie der mangelnden Patentfähigkeit nach § 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG geltend gemacht. Zur Begründung ihres Einspruchs führte sie an, dass im Besonderen der Gegenstand nach dem erteilten Patentanspruch 1 nicht mehr neu gegenüber dem Inhalt einer der Druckschriften E1 oder E2 sei. Zumindest beruhe dieser aber ausgehend von einer dieser Druckschriften oder in Kombination der Lehren der Druckschriften E4 mit E2 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

E1 Surface Integrity Generated by Precision Hard Turning", Y. Matsumoto, F. Hashimoto, G. Lahoti, Annals of the CIRP Vol. 48/1/1999, E2 Effect of tool nose radius and tool wear on residual stress distribution in hard turning of bearing steel, Meng Liu, Jun-ichiro Takagi, Akira Tsukuda, Journal of Materials Processing Technology 150 (2004) 234 – 241, E4 DE 102 09 264 A1. Die Patentinhaberin widersprach dem Vorbringen der Einsprechenden und beantragte zuletzt in der Anhörung vor der Patentabteilung 12 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 30. November 2021, das Patent in der erteilten Fassung aufrechtzuerhalten. Ein mit Schriftsatz vom 16. November 2021 eingereichter Hilfsantrag wurde zuvor in der Anhörung zurückgenommen. Die Patentabteilung 12 des Deutschen Patent- und Markenamts hat das Patent 10 2007 055 575 daraufhin mit einem am Ende der Anhörung vom 30. November 2021 verkündeten Beschluss in vollem Umfang widerrufen. Gemäß der Beschlussbegründung sei der Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 nicht neu gegenüber dem Inhalt der mit Ladungszusatz vom 5. Oktober 2021 eingeführten Druckschrift D4. D4 EP 1 505 306 A1. Gegen diesen Beschluss, der der Patentinhaberin am 31. Januar 2022 zugestellt worden ist, richtet sich die am 24. Februar 2022 beim Deutschen Patent- und Markenamt elektronisch eingegangene Beschwerde der Patentinhaberin, die diese mit Schriftsatz vom 23. September 2024 begründet hat.

Die Beschwerdeführerin vertritt die Auffassung, dass die Patentschrift das Bearbeitungsverfahren Hartdrehen ausführlich abhandele und damit ein deutliches Augenmerk darauf gerichtet sei. Sie ist der Ansicht, dass Produkte, die einem thermochemischen Härteverfahren unterzogen wurden, leicht anhand räumlichkörperlicher Eigenschaften im Zusammenhang mit dem Einbringen von zusätzlichen Stoffen wie Stickstoff und/oder Kohlenstoff identifizierbar seien. Dies gelte sinngemäß auch für thermische Verfahren. Damit sei aber auch ein Wälzlagerbauteil, bei dem höhere Druckeigenspannungen durch mechanische Behandlung, insbesondere durch Hartdrehen erzeugt sind, räumlich körperlich von einem solchen mit thermischer bzw. thermochemischer Behandlung unterscheidbar. Hinsichtlich des genauen mechanischen Verfahrens sei der typische Druckeigenspannungsverlauf durch Rollieren oder Kugelstrahlen von demjenigen durch Hartdrehen unterscheidbar.

In der mündlichen Verhandlung stellte die Beschwerdeführerin und Patentinhaberin den Antrag, den Beschluss der Patentabteilung 12 des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA) vom 30. November 2021 aufzuheben und das Patent 10 2007 055 575 auf der Basis des Hauptanspruchs 1 unter Streichung des Merkmals „oder Hochgeschwindigkeitsfräsen“ und unter unveränderter Beibehaltung der Beschreibung und Zeichnungen Figuren 0 bis 3, jeweils wie erteilt, beschränkt aufrechtzuerhalten.

Hilfsweise beantragte sie die beschränkte Aufrechterhaltung des Patents mit folgenden Unterlagen:

- Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag, eingereicht mit Schriftsatz vom 16. November 2021 und Patentansprüche 2 bis 5 und 7 bis 15, wie erteilt, - Beschreibung und Zeichnungen Figuren 0 bis 3, wie erteilt. Die Beschwerdegegnerin und Einsprechende stellte den Antrag, die Beschwerde der Patentinhaberin zurückzuweisen.

Nach Ansicht der Beschwerdegegnerin und Einsprechenden sei im Vorrichtungsanspruch 1 in der Fassung nach Hauptantrag ein kategoriefremdes Verfahrensmerkmal enthalten, das ein Erzeugnis nur dahingehend definieren könne, dass in bestimmten Tiefen bestimmte Druckeigenspannungswerte vorliegen, aber nicht, auf welche Art und Weise diese Werte erzeugt worden sind. Somit gebe es keine Rechtssicherheit dahingehend, ob ein Gegenstand, dem man die Erzeugungsart der Druckeigenspannungen nicht ansehe, nun hinsichtlich des beanspruchten Herstellungsverfahrens Hartdrehen das Streitpatent verletze oder nicht. Den Gegenstand des Hauptantrags sieht sie neuheitsschädlich durch einen der Druckschrift D4, E1 oder E2 entnehmbaren Gegenstand als getroffen an. Der Hilfsantrag wiederum sei im Beschwerdeverfahren unberücksichtigt zu lassen. Die Beschwerdeführerin habe in der mündlichen Anhörung vor der Patentabteilung am 30. November 2021 den zuvor eingereichten Hilfsantrag zurückgenommen, bevor darüber entschieden werden konnte. Sie nimmt nun wieder diesen Hilfsantrag auf, über den bereits im Einspruchsverfahren hätte entschieden werden können. Dies sei rechtsmissbräuchlich, da das Beschwerdeverfahren dadurch unnötig verschleppt werde.

Darüber hinaus mangele es dem Gegenstand des Hilfsantrags an einer erfinderischen Tätigkeit. So lehre die Druckschrift E1 die Vorteile des Honens nach dem Hartdrehen. Die Anwendung dieses Wissens auf den Gegenstand der Druckschrift D4 oder E2 liege nahe. Weiterhin im Verfahren befindet sich u.a. die Druckschrift E12 DIN 8589-14, Fertigungsverfahren Spanen, Teil 14: Honen – Einordnung, Unterteilung, Begriffe, September 2003. Der Patentanspruch 1 in der Fassung nach Hauptantrag lautet:

Laufbahnelement einer Wälzlagerung, beinhaltend folgende Merkmale:

Der Patentanspruch 1 in der Fassung nach Hilfsantrag lautet:

Laufbahnelement einer Wälzlagerung, beinhaltend folgende Merkmale:

- Das Laufbahnelement weist wenigstens eine Abrollbahn auf, auf der Wälzkörper, umfassend einen Stahl, zum Abrollen vorgesehen sind, - das Laufbahnelement ist derart ausgebildet, dass es in einem gesamten Tiefenbereich von 0 bis ca. 40 µm unter der Oberfläche der Abrollbahn Druckeigenspannungen in Höhe von mindestens 400 MPa aufweist, und dass es in einem gesamten Tiefenbereich von 0 bis 200 µm unter der Oberfläche der Abrollbahn Druckeigenspannungen von höchstens 1000 MPa aufweist, - die Druckeigenspannungen sind durch Hartdrehen erzeugt, und - die Abrollbahn ist nach dem Hartdrehen mit geringem Abtrag von bis maximal 10 µm gehont, wodurch Druckeigenspannungen direkt an der Oberfläche in Höhe von ca. 500 bis 600 MPa erzeugt sind.

Wegen des Wortlauts der Unteransprüche zu den jeweiligen Patentansprüchen nach Haupt- und Hilfsantrag, der Beschreibung sowie zu weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

1. Die statthafte Beschwerde der Patentinhaberin ist wirksam sowie frist- und formgerecht eingelegt worden und auch im Übrigen zulässig (§ 73 Abs. 1 und Abs. 2 Satz 1 PatG, § 6 Abs. 1 Satz 1 PatKostG). Entgegen der Auffassung der Beschwerdegegnerin ist der ursprünglich bereits im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt gestellte und dann am 30. November 2021 zurückgenommene und nun erneut im Beschwerdeverfahren wieder aufgenommene Hilfsantrag der Patentinhaberin zu berücksichtigen. In diesem Zusammenhang vermag der Senat schon nicht nachzuvollziehen, worin die behauptete Verschleppung des Beschwerdeverfahrens zu liegen mag. Insbesondere wird darauf hingewiesen, dass die Verspätungsregeln etwa gemäß § 83 Abs. 4 PatG, § 117 PatG im Einspruchsbeschwerdeverfahren nicht anwendbar sind. Weiter kann auch in dem Fallenlassen des Hilfsantrags im Rahmen des Einspruchsverfahrens vor dem DPMA kein (endgültiger) Verzicht der Patentinhaberin auf den in dem Hilfsantrag formulierten Patentanspruch gesehen werden (vgl. dazu Schulte, PatG, 12. Aufl., § 34 Rn. 442 m.w.N.).

2. Wie im angefochtenen Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts zutreffend festgestellt, ist der auf den Widerrufsgrund der mangelnden Patentfähigkeit nach § 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG i. V. m. §§ 3, 4 PatG sowie § 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG gestützte Einspruch – auch im Übrigen – gleichfalls zulässig; dahingehende Einwendungen hat die Patentinhaberin auch nicht vorgebracht.

3. In der Sache hat die Beschwerde der Patentinhaberin keinen Erfolg, denn der im Einspruchsverfahren gegen den Bestand des Patents geltend gemachte Widerrufsgrund mangelnder Patentfähigkeit im Sinne des § 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG erweist sich auch gegenüber dem jeweiligen Gegenstand des Haupt- und Hilfsantrages als durchgreifend.

Insoweit kann die Frage nach dem Vorliegen weiterer Widerrufsgründe dahingestellt bleiben. Ebenso bedarf es keiner Beurteilung der zumindest mittelbar auf den jeweiligen Patentanspruch 1 rückbezogenen Patentansprüche, da mit dem jeweils nicht gewährbaren Patentanspruch 1 dem Antrag als Ganzes nicht stattgegeben werden kann (vgl. BGH GRUR 1997, 120 – elektrisches Speicherheizgerät; GRUR 2007, 862 – Informationsübermittlungsverfahren II; GRUR 2017, 57, Rn. 27 – Datengenerator).

4. Das Streitpatent betrifft gemäß Absatz [0001] der Streitpatentschrift ein Laufbahnelement einer Wälzlagerung. Unter der Lebensdauer eines Wälzlagers verstehe man die Anzahl an Umdrehungen oder Betriebsstunden, die das Wälzlager ab Betriebsbeginn bis zu seinem Versagen ertragen könne, wobei das Versagen eintrete, wenn an einer Kontaktfläche Anzeichen einer zum Ausfall führenden Werkstoffschädigung auftreten würden. Die Ermüdung des Werkstoffes sei dabei ein mit der Anzahl der Überrollungen fortschreitender Vorgang. Das Erreichen der Lebensdauer des Wälzlagers zeige sich beispielsweise durch Schäden an einer Abrollbahn, wie der sogenannten Grübchenbildung (Pitting). Schälungen an Abrollbahnen könnten durch Rissbildung in der Tiefe mit hoher Vergleichsspannung (klassische Wälzermüdung) oder an bzw. nahe der Oberfläche eingeleitet werden. Der letztgenannte Fall des Oberflächenversagensmodus überwiege insbesondere wegen der hohen Reinheit moderner Stähle für die Wälzlagerherstellung in der Praxis deutlich. Schadensverhütenden Maßnahmen gegen hierbei auftretende Ausfallmechanismen kämen deshalb höchste technische und wirtschaftliche Bedeutung zu (vgl. Absatz [0002] der Streitpatentschrift).

Der Erfindung liege nach Absatz [0007] der Streitpatentschrift daher die Aufgabe zugrunde, ein Laufbahnelement einer Wälzlagerung derart zu schaffen, dass eine lange Lebensdauer der Wälzlagerung erzielt werde. Insbesondere solle die Betriebsdauer eines Wälzlagers gesteigert werden, dessen Schadensablauf dem Oberflächenversagensmodus folgt.

Die Erfindung beruhe nach Absatz [0009] der Streitpatentschrift dabei im Wesentlichen auf der Erkenntnis, dass Wälzlager in Industriegetrieben durch den Versagensmechanismus der Bildung sogenannter weiß anätzender Risse geschädigt werden könnten. Diese Risse entstünden unter Mitwirkung von Mischreibung im Wälzkontakt an oder nahe der Laufbahnoberfläche und wüchsen unter Überrollbelastung als teilweise verzweigende Ermüdungsrisse korrosionsunterstützt bis um oder über 1 mm in die Tiefe des Werkstoffs. Dieser durch zahlreiche Schadensanalysen aufgeklärte Mechanismus des Werkstoffversagens bei Frühausfällen deutlich vor der nominellen Lebensdauer werde Korrosionswälzermüdung genannt. Es handele sich um Schwingungsrisskorrosion. Da an den Rissflanken und insbesondere an den Rissspitzen blanke Metalloberfläche vorlägen, könne Wasserstoff beispielsweise aus alterndem Schmierstoff freigesetzt werden und in das Material eindringen, was mit einer Gefügeumwandlung um den Riss und damit der abschnittsweisen oder vollständigen Entstehung weiß anätzender Dekorationszonen als Sekundärschadensmerkmal verbunden sein könne. Unter weiß anätzenden Zonen verstehe man dabei Gefügebereiche, die im geätzten metallografischen Schliff weiß oder hell erscheinen.

Diesen primären Schadensvorgängen der Rissbildung und insbesondere des Risswachstums könne durch einen geeigneten Druckeigenspannungsberg in der Randschicht des Werkstoffs eine wirksame Barriere entgegengestellt werden, was eine deutliche Lebensdauererhöhung von Wälzlagern bewirke, die im Betrieb nach dem genannten Versagensmechanismus der weiß anätzenden Risse oder dem damit verwandten Versagensmechanismus der so genannten Graufleckigkeit geschädigt werden können.

Bei der auch zum Oberflächenversagensmodus zählenden Graufleckigkeit, die bei Wälzlagern an Abrollbahnen auftreten könne, erfolge die Rissbildung wiederum unter Mischreibung, doch wüchsen die Risse als Ermüdungsrisse, auch korrosionsunterstützt nur in geringe Tiefe von typischerweise nicht mehr als 10 µm bis sie zur Oberfläche beispielsweise in einem Restgewaltbruch zurückkehrten, so dass flache Werkstoffablösungen an der Abrollbahn, die so genannten Grauflecken, entstünden. Die erfindungsgemäßen Druckeigenspannungen in der Randschicht stellten deshalb eine mögliche schadensverhütende Gegenmaßnahme auch gegen den Versagensmechanismus der Graufleckigkeit dar.

5. Als der mit der Lösung dieser Aufgabe betraute Fachmann wird bei dem Verständnis der Streitpatents sowie bei der nachfolgenden Bewertung des Standes der Technik ein Team angesehen, bestehend aus einem Ingenieur der Fachrichtung Maschinenbau (Dipl.-Ing. oder M. Eng.), der auf dem Gebiet der Entwicklung und Konstruktion von Wälzlagern und deren Bestandteilen mehrere Berufsjahre tätig ist, sowie einem Ingenieur der Fachrichtung Werkstoffkunde (Dipl.-Ing. oder M. Eng.) mit Schwerpunkt metallische Werkstoffe.

6. In der Fassung nach Hauptantrag erweist sich der Gegenstand des Patentanspruchs 1 als nicht patentfähig, denn dieser beruht ausgehend von dem Inhalt der Druckschrift E2 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit (vgl. § 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG i.V.m. § 4 PatG).

6.1 Die Prüfung der Patentfähigkeit erfordert regelmäßig eine Auslegung des Patentanspruchs, bei der dessen Sinngehalt in seiner Gesamtheit und der Beitrag, den die einzelnen Merkmale zum Leistungsergebnis der Erfindung liefern, zu bestimmen sind (vgl. BGH GRUR 2012, 1124, Leitsatz - Polymerschaum I). Dazu ist zu ermitteln, was sich aus der Sicht des angesprochenen Fachmanns aus den Merkmalen des Patentanspruchs im Einzelnen und in ihrer Gesamtheit als unter Schutz gestellte technische Lehre ergibt, wobei diese unter Heranziehung von Beschreibung und Zeichnung aus Sicht des von der Erfindung betroffenen Fachmanns ausgelegt wird (BGH GRUR 2007, 859, Rn. 13 f. – Informationsübermittlungsverfahren). Dies darf allerdings weder zu einer inhaltlichen Erweiterung noch zu einer sachlichen Einengung des durch den Wortlaut des Patentanspruchs festgelegten Gegenstands führen. Insofern erlaubt ein Ausführungsbeispiel regelmäßig keine einschränkende Auslegung eines die Erfindung allgemein kennzeichnenden Patentanspruchs (vgl. BGH GRUR 2004, 1023 – Bodenseitige Vereinzelungseinrichtung). Die Angabe eines bestimmten Herstellungsverfahrens in einem Patentanspruch, der ein Erzeugnis betrifft, dient lediglich der eindeutigen Kennzeichnung des Erzeugnisses. Gegenstand des Patents ist trotz der Beschreibung durch das Herstellungsverfahren aber das Erzeugnis als solches, das unabhängig von seinem Herstellungsweg die Voraussetzungen für die Patentierbarkeit erfüllen muss. Schlägt sich das Herstellungsverfahren in Eigenschaften nieder, die nur auf diesem Weg erreicht werden können und deren Vorhandensein im fertigen Erzeugnis festgestellt werden kann, ist das Patent im Ergebnis dennoch auf Erzeugnisse beschränkt, die auf diesem Weg hergestellt worden sind (vgl. BGH GRUR 2024, 1005 – Pulsationsdämpfer).

Zur Erleichterung von Bezugnahmen sind die Merkmale des Patentanspruchs 1 nachstehend in Form einer Merkmalsgliederung wiedergegeben. L0 Laufbahnelement einer Wälzlagerung, beinhaltend folgende Merkmale L1 das Laufbahnelement weist wenigstens eine Abrollbahn auf, L1.1 auf der Wälzkörper, umfassend einen Stahl, zum Abrollen vorgesehen sind, L2 das Laufbahnelement ist derart ausgebildet, dass L2.1 es in einem gesamten Tiefenbereich von 0 bis ca. 40 µm unter der Oberfläche der Abrollbahn Druckeigenspannungen in Höhe von mindestens 400 MPa aufweist, und L2.2 dass es in einem gesamten Tiefenbereich von 0 bis 200 µm unter der Oberfläche der Abrollbahn Druckeigenspannungen von höchstens 1000 MPa aufweist, und L2.3 die Druckeigenspannungen sind durch Hartdrehen erzeugt.

Der Patentanspruch 1 ist auf ein Erzeugnis gerichtet. Dieses Erzeugnis ist nach dem Merkmal L0 ein Laufbahnelement einer Wälzlagerung. Das Laufbahnelement weist nach dem Merkmal L1 wenigstens eine Abrolllaufbahn auf, die nach dem Merkmal L1.1 dazu geeignet und insofern konstruktiv derart hergerichtet ist, dass auf dieser Wälzkörper abrollen können, welche unter anderem Stahl als Material beinhalten. Die Wälzkörper selbst sind dabei nicht Teil des beanspruchten Gegenstandes, da dieser nur auf das Laufbahnelement selbst gerichtet ist.

Nach den Merkmalen L2, L2.1 und L2.2 weist der Tiefenbereich unter der Abrollbahn zwei sich zum Teil überlagernde Bereiche unterschiedlicher Dicke auf, die durch ihre vorhandenen Druckeigenspannungen in diesen Bereichen gekennzeichnet sind. So definiert das Merkmal L2.2, dass in dem gesamten Tiefenbereich von 0 bis 200 µm unter der Oberfläche der Abrollbahn das Laufbahnelement Druckeigenspannungen von höchstens 1000 MPa aufweist. Damit ist für diesen Tiefenbereich eine Obergrenze der Druckeigenspannungen festgelegt. Das Merkmal L2.1 definiert hingegen, dass in dem gesamten Tiefenbereich von 0 bis ca. 40 µm unter der Oberfläche der Abrollbahn das Laufbahnelement Druckeigenspannungen in einer Höhe von mindestens 400 MPa aufweist, somit für diesen Tiefenbereich, der nur einen Teil des Tiefenbereichs nach dem Merkmal L2.2 abbildet, auch eine Untergrenze der Druckeigenspannungen festgelegt ist. Die in den Merkmalen L2.1 und L2.2 angegebenen Werte der Druckeigenspannungen, welche fachüblich eigentlich mit negativen Vorzeichen versehen sind (vgl. Absatz [0020] der Streitpatentschrift), sind hierbei im mathematischen Sinn als Betrag zu sehen.

Das noch verbleibende Merkmal L2.3 gibt seinem Wortlaut folgend vor, dass diese das Erzeugnis charakterisierenden Druckeigenspannungen in den durch die Merkmale L2.1 und L2.2 vorgegebenen Grenzen dabei durch Hartdrehen erzeugt worden sind. Das Merkmal L2.3 beschreibt somit eine Eigenschaft des mit Patentanspruch 1 beanspruchten Laufbahnelements, welches durch einen Verfahrensschritt bei der Herstellung des Laufbahnelements erzeugt worden ist. Damit kann das Merkmal L2.3 das vorliegende Laufbahnelement allerdings nur dann beschränken, wenn sich das Herstellverfahren selbst in Eigenschaften niederschlägt, die nur auf diesem Weg erreicht werden können und deren Vorhandensein im fertigen Erzeugnis festgestellt werden kann. Denn anderweitig ist das Merkmal in dem fertigen Erzeugnis nicht mehr nachweisbar.

Mögen beim Hartdrehen als Endbearbeitung üblicherweise typische an der Oberfläche erkennbare charakteristische Bearbeitungsspuren erzielt werden können, welche insoweit erzeugnisbestimmende Eigenschaften bewirken könnten, so sind diese indes für das vorliegend beanspruchte Erzeugnis nicht erkennbar. Denn das beanspruchte Erzeugnis ist nicht allein auf ein derartiges beschränkt, welches mittels Hartdrehen als abschließende Oberflächenbehandlung zwingend hergestellt werden muss. Vielmehr schließt es das Streitpatent nicht aus, dass bei der Herstellung des Laufbahnelements die Oberfläche der Abrollbahn nach dem Hartdrehen weiteren Oberflächennachbearbeitungsverfahren unterzogen wird. Dies kann etwa ein nachträgliches Honen sein, wie es in dem auf den Patentanspruch 1 rückbezogenen Anspruch 6 als vorteilhafte Weiterbildung auch explizit beansprucht wird. Die während der Herstellung des Laufbahnelements durch Hartdrehen an der Oberfläche der Abrollbahn bewirkten Eigenschaften wären daher im fertigen Erzeugnis nicht mehr feststellbar, da sie etwa durch das nachfolgende Hon- Verfahren wieder beseitigt worden wären.

Der sich darüber hinaus bei der Herstellung des Laufbahnelements während des Hartdrehens unterhalb der Oberfläche einstellende Verlauf der Druckeigenspannungen kann nach Überzeugung des Senats ebenfalls keine Eigenschaft bewirken, die nur auf diesem Weg zu erreichen und damit charakteristisch ist. Zwar kann zugunsten der Beschwerdeführerin noch davon ausgegangen werden, dass der Verlauf der Druckeigenspannungen eines ausschließlich hartgedrehten Werkstücks fachspezifisch grundsätzlich zunächst eine abfallende Flanke aufweist, die anschließend über einen Bodenbereich in eine wieder ansteigende Flanke überleitet. Allerdings können auch anderweitige mechanische Oberflächenbearbeitungsverfahren, wie Kugelstrahlen oder Rollieren, oder ein Induktionshärten zu einem vergleichbaren Verlauf führen, wie es etwa die Figuren 4 und 7 der Druckschrift D4 belegen. Denn diese zeigen den Druckeigenspannungsverlauf unterhalb der Oberfläche eines Laufbahnelements eines Wälzlagers in Abhängigkeit dieser Oberflächenbearbeitungsverfahren. Dabei lässt sich erkennen, dass auch die diesen Bearbeitungsverfahren zugeordneten Druckeigenspannungsverläufe zunächst jeweils eine abfallende Flanke aufweisen, die anschließend über einen Bodenbereich in eine wieder ansteigende Flanke überleitet. Der in Figur 3 der Streitpatentschrift als Ausführungsbeispiel dargestellte Druckeigenspannungsverlauf eines hartgedrehten Laufbahnelements spiegelt einen derartigen Verlauf wider, der, wie dargelegt, eben auch mit anderen Verfahren so eingestellt werden könnte. Der sich beim Hartdrehen einstellende Druckeigenspannungsverlauf ist überdies von einer Vielzahl weiterer Faktoren abhängig. Dies ist neben dem verwendeten Werkstoff, den der Patentanspruch nicht festlegt, im Besonderen etwa auch die Werkzeuggeometrie oder die Drehtiefe. Dieses Fachwissen belegt etwa die Figur 6 der Druckschrift E1, welche verschiedene Druckeigenspannungsverläufe zeigt, die sich bei unterschiedlichem Radius des Werkzeugs und unterschiedlicher Drehtiefe in einem für Lagerlaufbahnen geeignetem Stahl ergeben und deren Verläufe sehr unterschiedlich sind.

Darüber hinaus lässt, wie vorstehend dargelegt, der Patentanspruch 1 zu, dass das Erzeugnis nach dem Hartdrehen weiteren Oberflächenbearbeitungsverfahren unterzogen wird. Dies führt bei einem wahlweisen Honen etwa schon allein durch den Materialabtrag zu einer Verschiebung und aufgrund der Wärmeeinbringung ferner zu einer leichten Veränderung der oberflächennahen Druckeigenspannungen. Auf Basis eines am fertigen Erzeugnis gemessenen Druckeigenspannungsverlaufes ist daher eine eindeutige Zuordnung zu einem Oberflächenbearbeitungsverfahren auch schon allein deshalb nicht mehr möglich, da die Dicke des Materialabtrages am fertigen Erzeugnis nicht mehr nachweisbar ist und so unbekannt ist, welche Teile eines möglicherweise durch Hartdrehen bewirkten charakterisierenden Verlaufs fehlen.

Der vorstehend genannte besondere Verlauf der Druckeigenspannungen, wie in Figur 3 der Streitpatentschrift gezeigt, der im Übrigen auch keinen Niederschlag im Anspruch 1 gefunden hat, lässt insoweit keinen Rückschluss auf das Herstellungsverfahren des Laufbahnelements zu. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass das auf das Hartdrehen gerichtete Merkmal L2.3 daher nicht geeignet ist, das mit den weiteren Merkmalen des Patentanspruchs 1 beanspruchte Erzeugnis weitergehend einzuschränken.

6.2 Das mit dem Patentanspruch 1 in der Fassung nach Hauptantrag beanspruchte Laufbahnelement beruht nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit, da sich dieses ausgehend vom Inhalt der Druckschrift E2 für den Fachmann in naheliegender Weise ergibt. Der Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag ist daher nicht patentfähig (vgl. § 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG i.V.m. § 4 PatG).

Die vorveröffentlichte Druckschrift E2 stellt die Ergebnisse einer Studie vor, bei der die Auswirkungen von Werkzeugradius und Werkzeugverschleiß auf die Eigenspannungsverteilung beim Hartdrehen eines Wälzlagerstahls untersucht wurden. Dabei wurden drei Arten von CBN-Werkzeugen (Cubic-Boron-Nitride-Tools) mit unterschiedlichem Spitzenradius verwendet. Die Ergebnisse dieser Studie zeigen, dass der Werkzeugradius die Eigenspannungsverteilung erheblich beeinflusst (vgl. Abstract).

Ausgangspunkt für die Studie war die Erkenntnis, dass Hartdrehen auf ein großes Interesse stoße, da es für die Bearbeitung von hochharten, hochpräzisen Bauteilen in Kleinserien eine Alternative zu konventionellen Schleifverfahren bietet. Um das Schleifverfahren zu ersetzen, sei das Profil der beim Hartdrehen induzierten Eigenspannungen dabei ein wichtiger Faktor für die Qualitätssicherung der bearbeiteten Bauteile. Denn schon zum Zeitpunkt der Studie war bekannt, dass bei Kontaktbauteilen, wie etwa Wälzlagern, das Profil der Eigenspannungen, einschließlich der Größe und Tiefe unter der bearbeiteten Oberfläche, die Lebensdauer des Wälzlagers stark beeinflussen, wobei im Besonderen die Existenz von Druckeigenspannungen im Gegensatz zu Zugeigenspannungen an der Wälzkontaktfläche die Lebensdauer verlängern könne (vgl. Seite 234, Spalte 1). Die Experimente der Studie zeigen, dass sich in Abhängigkeit von der Drehtiefe und der Werkzeugform unterschiedliche Druckeigenspanungsverläufe ergeben können (vgl. Figur 6). Die Abbildung in Figur 6 oben links offenbart dabei einen Druckeigenspannungsverlauf, welcher bei einem Werkzeugradius von 0,4 mm und einer Drehtiefe von 0,1mm erzeugt wurde.

Figur 6, oben links, der Druckschrift E2 Dieser weist in seinem Tiefenbereich von 0 bis 40 µm Druckeigenspannungen von mindestens 400 MPa (abgelesen mindestens ca. 500 µm direkt an der Oberfläche und bei einer Tiefe von 40 µm) und in Tiefenbereichen von 0 bis 200 µm von höchstens 1000 MPa auf, so wie es auch die Merkmale L2.1 und L2.2 des Patentanspruchs 1 fordern.

Zum Zeitpunkt der Anmeldung des Streitpatents war es dem Fachmann daher bereits bekannt, dass sich in einem Stahl unter dessen Oberfläche ein Druckeigenspannungsverlauf einstellen lässt, der den Merkmalen L2.1 und L2.2 entspricht und dass sich dieser Druckeigenspannungsverlauf bei der Verwendung des Stahls als Werkstoff für ein Wälzlager, vorteilhaft auf die Lebensdauer des Wälzlagers auswirkt. Dass sich dieser Vorteil dabei auf den Ort des Wälzkontaktes im Wälzlager und damit im Besonderen auf die Abrollbahn des Laufbahnelements bezieht, auf welchem die Wälzkörper abrollen, ist für den Fachmann hierbei platt selbstverständlich. Die weiteren Merkmale L0, L1 und L2 des Patentanspruchs 1 können eine erfinderische Tätigkeit daher ebenso wenig begründen wie das noch verbleibende Merkmal L1.1. Denn, dass eine Abrollbahn aus Stahl auch dazu geeignet ist, dass Wälzkörper aus Stahl auf ihr abrollen können, ist ebenfalls fachnotorisch. Auf das Merkmal L2.3, welches die Druckschrift E2 (vgl. bereits Titel der Studie) darüber hinaus ebenfalls bereits offenbaren würde, kommt es nicht an (vgl. Auslegung).

Der Einwand der Beschwerdeführerin, dass die in der Druckschrift E2 angegebene und den Experimenten zugrundeliegende Schnittlänge von 47 m für viele Wälzlager zu kurz sei (Seite 237, Spalte 1, Zeile 1) überzeugt nicht, denn das Streitpatent gibt keine Größe des Laufbahnelements vor. Auch ein möglicher häufiger Werkzeugwechsel zur Vermeidung eines aus Verschleißgründen größer werdenden Werkzeugradius, etwa bei der Herstellung mehrerer Laufbahnelemente hintereinander, kann keine erfinderische Tätigkeit begründen, da doch nur ein einzelnes gegenständliches Laufbahnelement beansprucht ist. Im Ergebnis ergibt sich der Gegenstand des Patentanspruchs 1 in der Fassung nach Hauptantrag daher bereits in naheliegender Weise aus der Offenbarung der Druckschrift E2, so dass dieser in der Folge nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht.

7. Auch in der Fassung nach Hilfsantrag erweist sich der Gegenstand des Patentanspruchs 1 als nicht patentfähig, denn dieser beruht ausgehend vom Inhalt der Druckschrift E2 in für den Fachmann naheliegender Kombination mit der Lehre der Druckschrift E1 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit (vgl. § 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG i.V.m. § 4 PatG).

7.1 In den Patentanspruch 1 in der Fassung nach dem Hilfsantrag sind gegenüber dem Patentanspruch 1 in der Fassung nach Hauptantrag an dessen Ende die folgenden Merkmale angefügt:

L2.4H und die Abrollbahn ist nach dem Hartdrehen mit geringem Abtrag von 5 bis maximal 10 µm gehont, L2.4.1H wodurch Druckeigenspannungen direkt an der Oberfläche in Höhe von ca. 500 bis 600 MPa erzeugt sind. Gemäß einem Teilmerkmal des Merkmals L2.4H ist die Abrollbahn des fertigen Erzeugnisses durch Hartdrehen und anschließendem Honen hergestellt. Das Honen ist im Gegensatz zu dem Hartdrehen hierbei als abschließender mechanischer Oberflächennachbearbeitungsschritt zu verstehen und es bildet eine für das Honen typische Oberflächenstruktur auf der bearbeiteten Oberfläche aus. In der Folge weist die Abrollbahn damit eine Oberflächenstruktur auf, aufgrund derer das beanspruchte Laufbahnelement von anderen Laufbahnelementen unterschieden werden kann, deren Abrollbahn nicht mittels Honen endbearbeitet wurde. Das besagte Teilmerkmal des Merkmals L2.4H wirkt hier insoweit noch einschränkend. Nicht zur Unterscheidung tauglich und damit auch nicht einschränkend wirkt hingegen die Dicke des Abtrages von 5 bis maximal 10 µm gemäß dem verbliebenen Teilmerkmal des Merkmals L2.4H. Denn dem fertigen Erzeugnis ist nicht anzusehen, wieviel Material bei der Herstellung durch das Honen abgetragen wurde.

Das Merkmal L2.4.1H schränkt den durch die Merkmale L2.1 und L2.2 vorgegebenen Wertebereich weiter ein, insofern es fordert, dass die Druckeigenspannungen im fertigen Erzeugnis direkt an der Oberfläche in der Höhe von ca. 500 bis 600 MPa erzeugt sind.

7.2 Die ebenfalls vorveröffentlichte Druckschrift E1 betrifft eine wissenschaftliche Veröffentlichung, welches die Ergebnisse von Untersuchungen offenbart, die sich mit den Auswirkungen von Hartdrehen auf die Ermüdungsleistung von Wälzkontakten beschäftigt. Dabei wurde erkannt, dass beim Hartdrehen unter der Oberfläche Druckeigenspannungen entstehen, die zu einer langen Lebensdauer führen können (vgl. Abstract).

Nach Kapitel 2 der Druckschrift wurden bei den Untersuchungen dazu zwei Ermüdungstests mit kleinen Kegelrollenlagern mit einem Außendurchmesser von 120 mm für den ersten Test und großen Kegelrollenlagern mit einem Außendurchmesser von 450 mm für den zweiten Test durchgeführt. Lagermaterialien für beide Tests waren Einsatzstahl. Darüber hinaus wurden für jeden Test zwei Lagergruppen vorbereitet, wobei eine dieser beiden Gruppen einen Lagerinnenring aufwies, der mit einer CNC-Maschine hartgedreht und mit einem Superfinish versehen wurde, während die andere Gruppe einen Lagerinnenring aufwies, der geschliffen wurde und mit einem Superfinish versehen wurde. Unter dem Begriff „Superfinish“ ist dabei ein spanabhebendes Fertigungsverfahren zu verstehen, das anders als beim Drehen oder Schleifen keinen Linien- oder Punktkontakt aufweist, sondern bei dem ein Flächenkontakt zwischen Werkzeug und Werkstück hergestellt wird, so dass sich eine besonders vorteilhafte Oberflächenstruktur ausbildet und wobei sich der Materialabtrag nur in Größenordnungen von wenigen Mikrometern bewegt. Das Superfinish-Verfahren stellt dabei ein spezielles Kurzhub-Honverfahren dar, wie beispielsweise auch die Druckschrift E12 (Kapitel 3) belegt.

Laut Kapitel 3, Ende erster Absatz, der Druckschrift E1 wirkt sich das Superfinish- Verfahren dabei nicht auf die Mikrostruktur des Werkstücks aus. Das bedeutet, dass das Superfinish-Verfahren die durch das Hartdrehen zuvor erzeugten Druckeigenspannungen nicht verändert, sondern lediglich die oberen Materialschichten entfernt und damit den Druckeigenspannungsverlauf um diesen Abtrag nach links verschiebt.

Ausgehend von der Lehre der Druckschrift E2, welche nur das Hartdrehen zur Bearbeitung der Abrollbahn des Laufbahnelements vorsieht, ist es für den Fachmann in Kenntnis der Druckschrift E1 und die Vorteile des Superfinish-Verfahren hinsichtlich der besseren Oberflächenstruktur aufgreifend, daher entsprechend dem Merkmal L2.4H naheliegend, auch dort nach dem Hartdrehen ein solches Verfahren anzuwenden.

Bei einem zusätzlichen Materialabtrag von nur wenigen Mikrometern, wie es die Druckschrift E1 vorschlägt, stellt sich ausgehend von dem in Figur 6 der Druckschrift E2 oben links dargestellten Verlauf darüber hinaus dann bereits eine Druckeigenspannung von ca. 500 MPa oder mehr ein, so dass sich in der Folge auch das Merkmal L2.4.1H ergibt und dieses daher eine erfinderische Tätigkeit ebenfalls nicht begründen kann.

8. Da somit weder der Gegenstand des Patentanspruch 1 nach Hauptantrag noch der Gegenstand nach Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag patentfähig sind, war bei dieser Sach- und Aktenlage daher die Beschwerde der Patentinhaberin zurückzuweisen.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn sie auf einen der nachfolgenden Gründe gestützt wird, nämlich, dass 1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war, 2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war, 3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war, 4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat, 5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder 6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten elektronisch einzulegen. Hubert Kriener Dr. Geier Körtge