BPatG Beschluss vom 17.06.2025 – 14 W (pat) 10/20

beglaubigte elektronische Abschrift

BUNDESPATENTGERICHT

14 W (pat) 10/20

_______________________

(Aktenzeichen) …

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2017 009 440.3

hat der 14. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 17. Juni 2025 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Dr. Otten-Dünnweber, des Richters Dr. Jäger, der Richterin Dr. Wagner sowie des Richters Dr. Nielsen

beschlossen:

ECLI:DE:BPatG:2025:170625B14Wpat10.20.0 1. Auf die Beschwerde der Anmelderin wird festgestellt, dass der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse C03B des Deutschen Patent- und Markenamts vom 24. Februar 2020 unwirksam ist.

2. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

G r ü n d e

I. Die Beschwerdeführerin meldete am 10. Oktober 2017 beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) ein Patent mit der Bezeichnung „Verfahren zum Herstellen eines optischen Elementes aus Glas“ an. Die Patentanmeldung erhielt vom DPMA das Aktenzeichen 10 2017 009 440.3. Am 22. September 2018 reichte die Anmelderin beim DPMA eine internationale Anmeldung nach dem Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT) in deutscher Sprache ein, für die unter anderen die Bundesrepublik Deutschland als Bestimmungsstaat benannt wurde. Für diese PCT- Anmeldung mit dem Aktenzeichen PCT/DE2018/000272 nahm sie die Priorität der hier verfahrensgegenständlichen Patentanmeldung 10 2017 009 440.3 in Anspruch. Die erforderlichen Gebühren, einschließlich der Übermittlungsgebühr, wurden per Abbuchungsauftrag - ebenfalls vom 22. September 2018 - gezahlt. Die PCT- Anmeldung hat vom DPMA das Aktenzeichen 11 2018 003 287.6 erhalten.

Mit Eingabe vom 24. Januar 2020 beantragte die Anmelderin für die PCT- Anmeldung die Einleitung der nationalen Phase und die vorzeitige Bearbeitung oder Prüfung nach Art. 23 Abs. 2 PCT bzw. Art. 40 Abs. 2 PCT. Die im vorliegenden Fall verfahrensgegenständliche Patentanmeldung 10 2017 009 440.3 wurde vom DPMA nach vorangegangenem Prüfungsbescheid vom 9. Mai 2018 mit Beschluss vom 24. Februar 2020 wegen fehlender Patentfähigkeit zurückgewiesen.

Gegen diesen Zurückweisungsbeschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, der die Prüfungsstelle nicht abgeholfen hat. Zur Begründung ist ausgeführt, die Anmeldung habe bereits vor Erlass des angefochtenen Beschlusses aufgrund der Inanspruchnahme ihrer Priorität durch die PCT-Anmeldung mit dem nationalen Aktenzeichen 11 2018 003 287.6 nach § 40 Abs. 5 PatG i. V. m. Art. III § 4 Abs. 4 IntPatÜG als zurückgenommen gegolten.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß:

1. Es wird festgestellt, dass der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse C03B des Deutschen Patent- und Markenamts vom 24. Februar 2020 unwirksam ist.

2. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen. Ergänzend wird auf die Verfahrensakten Bezug genommen.

II.

1. Die zulässige Beschwerde ist begründet. Der angefochtene Beschluss vom 24. Februar 2020 ist unwirksam, da die verfahrensgegenständliche Patentanmeldung durch die Inanspruchnahme ihrer Priorität durch die PCT- Anmeldung mit dem nationalen Aktenzeichen 11 2018 003 287.6 bereits seit dem 24. Januar 2020 als zurückgenommen galt.

Voraussetzungen und Wirkungen eines Prioritätsanspruchs bestimmen sich im vorliegenden Fall gemäß Art. 8 Abs. 2 Buchst. b Satz 2 PCT nach deutschem Recht und damit im Hinblick auf die hier maßgebliche Frage des Zeitpunkts des Eintritts der Rücknahmefiktion nach § 40 Abs. 5 PatG. Diese Vorschrift regelt, dass eine noch anhängige frühere Voranmeldung, deren Priorität in Anspruch genommen wird, mit Abgabe der Prioritätserklärung als zurückgenommen gilt. Zusätzlich sind bei PCT-Anmeldungen, für die das DPMA Bestimmungsamt ist, aber ergänzend die Regelungen des Art III § 4 IntPatÜG zu beachten, nach dessen Absatz 4 - abweichend von § 40 Abs. 5 PatG - im Fall der Inanspruchnahme der inneren Priorität einer nationalen Voranmeldung durch eine PCT-Anmeldung die Rücknahmefiktion erst zu dem Zeitpunkt eintritt, in dem die in Art III § 4 Abs. 2 IntPatÜG festgelegten Voraussetzungen erfüllt sind.

Diese Voraussetzungen bestehen:

a. In der Zahlung der nach dem Patentkostengesetz für das Anmeldeverfahren vorgesehenen Gebühr. Ist das DPMA - wie im vorliegenden Fall - auch Anmeldeamt, so gilt die Anmeldegebühr mit Zahlung der Übermittlungsgebühr als entrichtet. Da die Anmelderin diese Übermittlungsgebühr durch den ihrem PCT-Antrag vom 22. September 2018 beigefügten Abbuchungsauftrag fristgemäß gezahlt hat, ist diese Voraussetzung als erfüllt anzusehen.

b. Wenn die internationale Anmeldung nicht in deutscher Sprache eingereicht wurde, ist eine Übersetzung der Anmeldung in deutscher Sprache einzureichen. Im vorliegenden Fall wurde die internationale Anmeldung in deutscher Sprache eingereicht, so dass diese Voraussetzung ebenfalls als erfüllt anzusehen ist. c. Auch bei Erfüllung der beiden vorgenannten Erfordernisse gilt die frühere Patentanmeldung jedoch erst dann als zurückgenommen, nachdem die in Art. 22 Abs. 1 PCT oder Art. 39 Abs. 1 PCT vorgesehene 30-Monatsfrist seit dem Prioritätsdatum (vorliegend der 10. Oktober 2017) bereits abgelaufen ist, es sei denn, für die internationale Anmeldung wurde zuvor ein Antrag auf vorzeitige Bearbeitung oder Prüfung nach Art. 23 Abs. 2 oder Art. 40 Abs. 2 PCT gestellt (Art III § 4 Abs. 4 IntPatÜG i.d.Fassg. v. 19.10.2013; vgl. hierzu auch Benkard/Schäfers/Schacht, 12. Aufl., § 40 Rn. 46). Da die Anmelderin einen solchen Antrag gestellt hat, der beim DPMA am 24. Januar 2020 eingegangen ist, galt die frühere Patentanmeldung ab diesem Zeitpunkt als zurückgenommen. Dies weist im Übrigen auch die elektronische Amtsakte zu der früheren Patentanmeldung 10 2017 009 440.3 korrekt aus, in der mit Verfahrensstandsdatum 24. Januar 2020 vermerkt ist: "Die Anmeldung gilt wegen Inanspruchnahme einer inneren Priorität als zurückgenommen".

Nachdem die verfahrensgegenständliche Patentanmeldung somit bereits seit dem 24. Januar 2020 als zurückgenommen galt und die Zurückweisung einer Anmeldung notwendigerweise deren Anhängigkeit voraussetzt (vgl. hierzu etwa auch BeckOK PatR/Wickenhöfer, 36. Ed. 1.5.2025, PatG § 48 Rn. 2, sowie Schulte/Rudloff-Schäffer, PatG, 12. Aufl., § 48 Rn. 4 und Busse/Keukenschrijver, PatG, 9. Aufl. § 48 Rn. 6), ging der angefochtene Beschluss ins Leere und war unwirksam. Nachdem aber dennoch der Anschein eines wirksamen Zurückweisungsbeschlusses eingetreten ist, war dieser Rechtsschein aus Gründen der Rechtssicherheit durch Aufhebung des angefochtenen Beschlusses zu beseitigen.

2. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr war antragsgemäß anzuordnen (§ 80 Abs. 3 PatG). Eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr erfolgt, wenn dies der Billigkeit entspricht. Billigkeit liegt vor, wenn bei ordnungsgemäßer und angemessener Sachbehandlung der Erlass eines Zurückweisungsbeschlusses nicht in Betracht gekommen wäre und damit die Einlegung der Beschwerde sowie die Einzahlung der Beschwerdegebühr hätten vermieden werden können. Mit Eingabe vom 17. Januar 2019 hatte die Anmelderin im Hinblick auf die Stellungnahme auf den am 9. Mai 2018 ergangenen Prüfungsbescheid der Prüfungsstelle eine weitere Fristverlängerung von 1 Jahr beantragt, und dies damit begründet, dass sie den Ausgang einer - mit dem Aktenzeichen PCT/DE2018/000272 konkretisierten - PCT-Anmeldung abwarten wolle. Von der Prüfungsstelle wurde ihr daraufhin eine Frist bis zum 16. Januar 2020 gewährt. Hätte die Prüfungsstelle zum Zeitpunkt der Beschlussfassung am 24. Februar 2020 den Verfahrensstand dieser PCT-Anmeldung bzw. den Verfahrensstand der hier gegenständlichen Anmeldung 10 2017 009 440.3 geprüft, hätte diese Prüfung ergeben, dass die Anmelderin für die vorgenannte PCT-Anmeldung die Priorität der Anmeldung 10 2017 009 440.3 in Anspruch genommen und am 24. Januar 2020 einen Antrag auf vorzeitige Bearbeitung oder Prüfung nach Art. 23 Abs. 2 oder Art. 40 Abs. 2 PCT gestellt hatte. Indem diese Überprüfung unterblieben ist, war das Vorgehen der Prüfungsstelle für die Einlegung der Beschwerde ursächlich, so dass die Rückzahlung der Beschwerdegebühr der Billigkeit entspricht.

3. Die Entscheidung konnte im schriftlichen Verfahren ergehen, da eine mündliche Verhandlung weder beantragt noch sachdienlich ist (§ 78 PatG).

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gegeben, wenn gerügt wird, dass 1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war, 2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war, 3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war, 4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat, 5. der Beschluss auf Grund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder 6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht werden. Die Frist kann nicht verlängert werden. Otten-Dünnweber Jäger Wagner Nielsen Beglaubigt Holzmann Justizbeschäftigte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle