BPatG Beschluss vom 11.11.2019 – 35 W (pat) 418/17

BUNDESPATENTGERICHT

35 W (pat) 418/17

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(Aktenzeichen) …

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

ECLI:DE:BPatG:2019:111119B35Wpat418.17.0

betreffend das Gebrauchsmuster 20 2009 017 997 (hier: Kostenentscheidung nach Erledigung der Hauptsache)

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 11. November 2019 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Metternich sowie der Richterin Dipl.-Ing. Univ. Schenk und des Richters Dr.-Ing. Krüger

beschlossen:

Die Antragstellerin trägt die Kosten des Beschwerdeverfahrens.

G r ü n d e :

I. Das Streitgebrauchsmuster ist aus der Patentanmeldung 10 2009 004 785.9 mit Anmeldetag 13. Januar 2009 abgezweigt worden. Es ist am 4. November 2010 mit der Bezeichnung „Strahlflächenaufbau“ und den Schutzansprüchen 1 – 11 unter der Nummer 20 2009 017 997.4 eingetragen worden. Es ist Januar 2019 nach Ablauf der Schutzdauer erloschen.

Gegen das Streitgebrauchsmuster hat die Antragstellerin mit Schriftsatz vom 7. November 2014 Löschungsantrag eingereicht. Sie hat als Löschungsgrund mangelnde Schutzfähigkeit geltend gemacht. Der Löschungsantrag ist der Antragsgegnerin am 1. Dezember 2014 zugestellt worden. Sie hat dem Löschungsantrag mit Schriftsatz vom 22. Dezember 2014, den sie per Fax am selben Tag eingereicht hat, widersprochen.

In der mündlichen Verhandlung vor der Gebrauchsmusterabteilung am 24. Januar 2017 hat die Antragsgegnerin eine geänderte Anspruchsfassung mit Schutzansprüchen 1 – 11 eingereicht, die sie zum Gegenstand ihres Hauptantrags gemacht hat. Schutzanspruch 1 gemäß diesem Hauptantrag hat folgende Fassung (mit einer von der Antragstellerin in ihrer Beschwerdebegründung vom 10. Oktober 2017 verwendeten Merkmalsgliederung):

1. Strahlflächenaufbau zum Temperieren eines Raumes M1 mit einer Deckenstrahlplatte (2) M1.1 mit einem oder mehreren von einem Wärmeübertragungsmedium, wie Wasser, zu durchströmenden Rohren (4) eines Rohrregisters, M1.2 dem zu temperierenden Raum zugewandten Strahlplatten (5, 6) M1.3 und Seitenwandelementen (9), M1.3.1 zwischen denen das Rohrregister und die Strahlplatten (5, 6) angeordnet sind und M1.3.2 zwischen denen ein erster Stauraum ausgebildet ist, dadurch gekennzeichnet, dass M2 der Strahlflächenaufbau zusätzlich wenigstens eine in Einbaulage zumindest bereichsweise nach unten weisende Schürze (3) aufweist, M2.1 die derart der Außenseite wenigstens eines Seitenwandelementes (9) zugeordnet ist, dass zwischen dem wenigstens einen Seitenwandelement (9) und der wenigstens einen Schürze (3) ein beispielsweise im Querschnitt etwa dreieckiger zusätzlicher Stauraum (15) gebildet wird.

Die Schutzansprüche 2 – 11 sind auf den Schutzanspruch 1 rückbezogene Unteransprüche und entsprechen der eingetragenen Fassung. Hilfsweise hat die Antragsgegnerin das Streitgebrauchsmuster im Umfang eines mit Schriftsatz vom 19. Juni 2015 eingereichten Hauptantrags, nunmehr Hilfsantrag 1, und eines Hilfsantrags 2 vom 3. Januar 2017 verteidigt. Die Antragstellerin hat in der mündlichen Verhandlung am 25. Januar 2017 weiterhin die vollständige Löschung des Streitgebrauchsmusters beantragt. Mit in der mündlichen Verhandlung vom 24. Januar 2017 verkündetem Beschluss hat die Gebrauchsmusterabteilung das Streitgebrauchsmuster gelöscht, soweit es über die Anspruchsfassung gemäß vorgenanntem Hauptantrag hinausgeht, den Löschungsantrag im Übrigen zurückgewiesen und die Kosten des Löschungsverfahrens zu 1/3 der Antragsgegnerin und zu 2/3 der Antragstellerin auferlegt. Sie begründet diesen Beschluss i.W. wie folgt:

Schutzanspruch 1 enthalte keine unzulässige Erweiterung, da alle Merkmale in den Figuren und der Beschreibung der ursprünglichen Unterlagen offenbart seien. Der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 sei neu, insbesondere weder von der im Verfahren als D2 eingeführten Entgegenhaltung noch von der Entgegenhaltung D3 in allen Merkmalen vorweggenommen. Er verfüge auch über einen erfinderischen Schritt. Insbesondere gebe die D3 dem Fachmann keine Veranlassung, die D1 oder die D2 heranzuziehen, um zu der anspruchsgemäßen Ausgestaltung des Streitgebrauchsmusters zu gelangen.

Der Beschluss ist der Antragstellerin am 2. Mai 2017 und der Antragsgegnerin am 28. April 2017 zugestellt worden. Gegen den vorgenannten Beschluss hat die Antragstellerin mit Schriftsatz vom 1. Juni 2017, eingegangen am selben Tag, unter Beifügung einer Einzugsermächtigung Beschwerde erhoben. Sie verfolgt gemäß ihrem schriftsätzlich angekündigten Sachantrag weiter die vollständige Löschung des Streitgebrauchsmusters und ist der Auffassung, dass Schutzanspruch 1 nach dem o.g. Hauptantrag unzulässig erweitert sei, weil das in diese Fassung aufgenommene Merkmal M1.3.2 in den ursprünglichen Unterlagen nicht offenbart worden sei. Der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 sei, was im Rahmen der fehlenden Schutzfähigkeit als Löschungsgrund geltend gemacht werden könne, für den Fachmann nicht ausführbar, weil das Merkmal M1.3.2 zu einem technischen Widerspruch zwischen der Lehre des Stands der Technik und der beanspruchten Lehre führe, den der Fachmann nicht auflösen könne. In Bezug auf Schutzanspruch 1 fehle es ferner an einem erfinderischen Schritt, da sich der anspruchsgemäße Strahlflächenaufbau in naheliegender Weise aus einer Zusammenschau der D3 und der D2 ergebe. Auch die Unteransprüche 2 – 11 enthielten mangels eines erfinderischen Schritts nichts Schutzfähiges.

Die Antragstellerin hat als Sachantrag angekündigt, dass die Beschwerde der Antragstellerin zurückgewiesen werden solle, und vertritt die Auffassung, dass in Bezug auf das Merkmal M1.3.2 keine unzulässige Erweiterung gegeben sei. Soweit die Antragstellerin mangelnde Ausführbarkeit beanstande, handele es sich um die Einführung eines neuen Löschungsgrundes, die ohne ihre Zustimmung nicht zulässig sei; sie widerspreche diesem „neuen“ Löschungsgrund. Allerdings könne die Zulässigkeit als neuer Löschungsgrund dahingestellt bleiben, da die Ausführbarkeit durch die in den Fig. 1 – 3 mit zugehöriger Beschreibung vorgestellten Ausführungsbeispiele belegt sei. Der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 sei neu, weise einen erfinderischen Schritt auf und sei insbes. durch die D3 und D2 nicht nahegelegt, so dass er auch schutzfähig sei.

Nachdem das Streitgebrauchsmuster Ende Januar 2019 durch Ablauf der Schutzdauer erloschen ist, hat der Senat die Beteiligten mit gerichtlichem Schreiben vom 8. März 2019 darauf hingewiesen, dass eine Weiterführung des Verfahrens nur noch als Feststellungsverfahren möglich ist und die Antragstellerin zu dem hierfür erforderlichen Feststellungsinteresse noch nichts vorgetragen hat.

Die Antragstellerin hat daraufhin mit Schriftsatz vom 22. März 2019 das Verfahren in der Hauptsache für erledigt erklärt und um Kostenentscheidung nach billigem Ermessen im schriftlichen Verfahren gebeten. Sie ist weiter der Auffassung, dass der Gegenstand des Streitgebrauchsmusters nicht schutzfähig sei, so dass der Antragsgegnerin die Kosten aufzuerlegen seien.

Die Antragsgegnerin hat der Erledigungserklärung der Antragstellerin mit Schriftsatz vom 10. April 2019 zugestimmt und ebenfalls Kostenentscheidung nach billigem Ermessen beantragt. Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung, die Schriftsätze der Beteiligten und den übrigen Akteninhalt verwiesen.

II. Nachdem beide Beteiligten die Hauptsache für erledigt erklärt haben, ist nur noch eine Kostenentscheidung gemäß §§ 18 Abs. 2 Satz 1 GebrMG, 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 91a ZPO angezeigt. Unter Berücksichtigung des bisherigen Sach- und Streitstandes nach billigem Ermessen sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens der Antragstellerin aufzuerlegen. Die erstinstanzliche Kostenentscheidung gemäß Ziff. 2 des Beschlusses der Gebrauchsmusterabteilung vom 24. Januar 2017 bleibt unberührt, da Änderungen insoweit nicht veranlasst sind.

1. Die Beteiligten haben mit Schriftsätzen vom 22. März 2019 bzw. 10. April 2019 übereinstimmend die Hauptsache für erledigt erklärt. Mithin ist eine Sachentscheidung des Senats insbesondere zur Schutzfähigkeit des Streitgebrauchsmusters nicht mehr angezeigt.

2. Eine Kostenauferlegung zu Lasten der Antragsgegnerin ist nicht deswegen angezeigt, weil sie der Erledigterklärung der Löschungsantragstellerin zugestimmt hat. Anders als dies in den Senatsentscheidungen BPatGE 24, 169 und BPatGE 45, 21 ausgesprochen wurde, wäre dies mit Blick auf die Umstände des vorliegenden Einzelfalles unbillig. Vor allem ist das Streitgebrauchsmuster nicht durch Verzicht der Antragsgegnerin erloschen, sondern durch Ablauf der höchstmöglichen Schutzdauer. Es kann daher nicht davon ausgegangen werden, dass sich die Antragsgegnerin durch ihre Erledigterklärung in die Rolle der Unterlegenen begeben hat (vgl. hierzu auch den Senatsbeschluss vom 7. Juni 2018, 35 W (pat) 402/16).

3. Vielmehr ist die Kostenentscheidung gem. §§ 18 Abs. 2 Satz 1 GebrMG, 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 91a ZPO unter Berücksichtigung des bisherigen Sach- und Streitstandes nach billigem Ermessen zu treffen.

3.1 Dabei ist auf den voraussichtlichen Ausgang des Löschungsbeschwerdeverfahrens abzustellen, wenn es nicht zu einer Erledigung der Hauptsache gekommen wäre (vgl. auch Thomas/Putzo, ZPO; 37. Aufl., § 91a, Rn. 47). Da als erledigendes Ereignis das Erlöschen des Streitgebrauchsmusters bei nicht (mehr) Geltendmachen eines Feststellungsinteresses der Antragstellerin bzgl. einer Sachentscheidung anzusehen ist, kommt es vorliegend maßgeblich auf eine Prüfung der Schutzfähigkeit des Streitgebrauchsmusters an. Jedoch ist insoweit lediglich eine summarische, nicht jede für den Ausgang bedeutsame Rechtsfrage entscheidende Prüfung angezeigt (vgl. Zöller, ZPO, 32. Aufl., § 91a, Rn. 24 m. w. N.).

3.2 Die Antragsgegnerin hat in der Beschwerdeinstanz schriftsätzlich als Sachantrag angekündigt, dass die Beschwerde der Antragstellerin zurückgewiesen werden solle. Die erstinstanzlichen Hilfsanträge hat sie weder schriftsätzlich angekündigt, noch in sonstiger Weise in das Beschwerdeverfahren eingeführt. Grundlage für die summarische Prüfung des Bestands des Streitgebrauchsmusters ist damit ausschließlich die Fassung gemäß dem in der mündlichen Verhandlung vor der Gebrauchsmusterabteilung am 24. Januar 2017 von der Antragsgegnerin gestellten Hauptantrag, mit welchem die Antragsgegnerin das Streitgebrauchsmuster nur noch eingeschränkt verteidigt hat. Die eingetragene Fassung des Streitgebrauchsmusters ist mithin nicht mehr Prüfungsgegenstand. Bei der eingeschränkten Verteidigung eines mit Löschungsantrag angegriffenen Gebrauchsmusters gelten aber die bei der eingeschränkten Verteidigung eines erteilten Patents zu beachtenden Grundsätze entsprechend (vgl. BGH GRUR 2005, 316 – Fußbodenbelag). Dementsprechend sind auch die Grundsätze, die der BGH in Zusammenhang mit der Verteidigung eines mit Einspruch angegriffenen Patents mit einer beschränkten Anspruchsfassung in der Beschwerdeinstanz genannt hat (GRUR 1998, 904, Tz. 21 – Polymermasse), auch im Gebrauchsmuster-Löschungsverfahren zu beachten. Insbesondere sind geänderte Ansprüche nur dann zur Verteidigung des Streitgebrauchsmusters geeignet, wenn sie inhaltlich zulässig sind, was von Amts wegen zu prüfen ist und nicht die Einführung eines neuen Widerrufsgrundes darstellt.

3.3 Ausgehend von den vorgenannten Grundsätzen entspricht es billigem Ermessen, die Kosten der Antragstellerin aufzuerlegen.

3.3.1 Im vorliegenden Fall ist – als Ergebnis der nach dem o.g. summarischen Prüfung – davon auszugehen, dass im Falle einer Sachentscheidung der Gegenstand des Streitgebrauchsmusters nicht als unzulässig erweitert erachtet worden wäre (§ 15 Abs. 1 Nr. 3 GebrMG).

3.3.1.1 Der Schutzanspruch 1 gemäß Hauptantrag hat folgenden Wortlaut:

Der Schutzanspruch ist durch Aufnahme des Merkmals „und zwischen denen ein erster Stauraum ausgebildet ist ...“ gegenüber der eingetragenen Fassung beschränkt worden. Auf den Schutzanspruch 1 sind noch die Unteransprüche 2 bis 11 direkt oder indirekt zurückbezogen. 3.3.1.2 Als zuständiger Fachmann ist ein FH-Ingenieur des Maschinenbaus mit langjähriger Erfahrung in der Konstruktion von Deckenheizsystemen anzusehen. 3.3.1.3 Die Antragstellerin macht geltend, der aufrechterhaltene Anspruch 1 unterscheide sich vom eingetragenen Anspruch 1 dadurch, dass das Merkmal M1.3.2, wonach zwischen den Seitenwandelementen (9) ein erster Stauraum ausgebildet ist, was eine unzulässige Erweiterung darstelle. Sie verweist diesbezüglich auf die Figuren 1 bis 3 in Verbindung mit den Absätzen [0003], [0004] und [0006], ist allerdings der Auffassung, dass daraus der Fachmann jedoch keinen Hinweis auf einen ersten Stauraum, der zwischen den Seitenwandelementen ausgebildet ist, entnehme. Der erfindungsgemäße Strahlflächenaufbau soll gemäß Schutzanspruch 1 ein Rohrregister mit Rohren (4) aufweisen, die von einem Wärmeübertragungsmedium durchflossen und dabei erwärmt werden. Sie geben diese Wärme einerseits durch Wärmestrahlung an die eingeschlossene Luft, die Strahlplatten und die Seitenwandelemente des Strahlflächenaufbaus ab. Die Rohre geben zudem Wärme über weitere in Kontakt stehende Elemente bzw. Abstandshalter durch Wärmeleitung an die Strahlplatten ab. Über die Seitenwandelemente und die Strahlplatten kann sich durch Konvektion und Wärmestrahlung Wärme ausbreiten, da im zu beheizenden Raum die Luft zirkuliert. Dabei kann die warme Luft auch ungenutzt in Bereiche oberhalb des Strahlflächenaufbaus entweichen. Zur Verbesserung des Strahlungswirkungsgrads ist erfindungsgemäß vorgesehen, dass ein in Einbaulage nach unten weisender Staurand und/oder Seitenelemente vorgesehen sind, die beispielsweise durch separate Strahlplatten gebildet werden. In diesem durch Umkantung gebildeten ersten Stauraum wird die temperierte Luft „festgehalten“ und soll verhindern, dass erwärmte Luft an der unteren Kante des Seitenwandelements (9) vorbei in den Deckenbereich des zu beheizenden Raums strömt.

Das Merkmal M2.1 im kennzeichnenden Teil gibt an, dass eine Schürze (3) derart der Außenseite wenigstens eines Seitenwandelements (9) zugeordnet ist, dass zwischen dem wenigstens einen Seitenwandelement (9) und der wenigstens einen Schürze (3) ein beispielsweise im Querschnitt etwa dreieckiger zusätzlicher Stauraum (15) gebildet wird. Durch die seitliche Begrenzung durch zwei Wände bleibt der „Raum“ an einer Seite offen. Damit ist der zusätzliche Stauraum ein offener Raum.

Dieser (zusätzliche) Stauraum soll auch vermeiden, dass erwärmte Luft an der unteren Kante der Schürze (3) vorbei in den Deckenbereich des zu beheizenden Raums strömt. Die Schürze (3) soll dabei bewirken, dass die Restkonvektion aufgefangen und an den zu temperierenden Raum abgegeben wird. Somit bewirkt der zusätzliche Stauraum, dass die Ausbreitung der Wärme des Strahlflächenaufbaus durch Konvektion und Wärmestrahlung bevorzugt in die gewünschte Richtung des zu beheizenden Raums und nicht an die Umgebung oberhalb des Strahlflächenaufbaus erfolgt. Weil der in M2.1 beanspruchte Stauraum ein zusätzlicher Stauraum ist, muss es demnach auch einen ersten Stauraum entsprechend dem ergänzten Merkmal M1.3.1 geben.

Aus Absatz [0014] i.V.m. Absatz [0023] ergibt sich, dass der erste Stauraum zwischen den seitlichen, nach unten weisenden Staurändern (7) liegt, die durch Strahlplatten (6) gebildet werden. Da die Strahlplatten (6) zwischen den Seitenwandelementen (9) angeordnet sind, siehe Absatz [0024] und Figuren 1 bis 3, liegt der erste Stauraum damit zugleich auch zwischen den Seitenwandelementen (9). (Fig. 1 des Streitgebrauchsmusters, mit durch hinzugefügten grünen Balken markiertem Bereich des ersten Stauraums) Ein erster Stauraum ist in der Beschreibung zwar nicht wortwörtlich, aber doch unmittelbar und eindeutig dadurch offenbart, dass gemäß Anspruch 8 und Abs. [0014] die nach unten weisenden seitlichen Stauränder ein Entweichen von temperierter Luft an der Seite des Strahlflächenaufbaus reduzieren. Dementsprechend ist auch der im Merkmal M2.1 des Anspruchs 1 beanspruchte weitere Stauraum ausdrücklich als „zusätzlicher Stauraum“ bezeichnet.“ Aus den vorgenannten Gründen ist in der Anspruchsfassung gemäß Hauptantrag das Merkmal M1.3.1 „zwischen denen ein erster Stauraum ausgebildet ist“ zulässig.

3.3.2 Im vorliegenden Fall ist – ebenfalls als Ergebnis einer summarischen Prüfung – davon auszugehen, dass im Falle einer Sachentscheidung der Gegenstand des Streitgebrauchsmusters als schutzfähig erachtet worden wäre (§ 15 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. § 1 GebrMG). 3.3.2.1 Der Gegenstand des geltenden Schutzanspruchs 1 ist als ausführbar zu erachten.

Anhand der Figuren 1 bis 3 mit dazugehöriger Beschreibung ist für den Fachmann ohne Zweifel erkennbar, wo der erste und der zusätzliche Stauraum liegen soll. Der Fachmann ist somit ohne weiteres in der Lage, die im Anspruch 1 angegebene Erfindung auszuführen. 3.3.2.2 Der Gegenstand des geltenden Anspruchs 1 ist – nach summarischer Prüfung – neu.

Sowohl die D1 als auch die D2 offenbaren einen Strahlflächenaufbau zum Temperieren eines Raumes mit einer Deckenstrahlplatte mit einem oder mehreren von einem Wärmeübertragungsmedium, wie Wasser, zu durchströmenden Rohren eines Rohrregisters, dem zu temperierenden Raum zugewandten Strahlplatten und Seitenwandelementen, zwischen denen die Strahlplatten angeordnet sind, wobei die Rohre unterhalb der Strahlplatten liegen. Das entspricht den Merkmalen M1 bis M1.3.2. Zwischen den Rändern der Deflektoren ist ein erster Stauraum ausgebildet. Nicht offenbart sind jedoch die Merkmale M2 und M2.1. Auch die D3 offenbart gemäß den Fig. 1 und 10 einen Strahlflächenaufbau mit allen Merkmalen des Oberbegriffs M1 bis M1.3.2. Es fehlen jedoch die Merkmale M2 und M2.1. Der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 ist daher neu.

3.3.2.3 Der Gegenstand des Anspruchs 1 beruht – wiederum nach summarischer Prüfung – auch auf einem erfinderischen Schritt. Er ist durch den im Verfahren befindlichen Stand der Technik als nicht nahegelegt zu erachten, denn keine der Druckschriften D1 bis D3 gibt den Fachmann einen Hinweis auf die Anordnung eines zusätzlichen äußeren Stauraums, weil in keiner der Druckschriften ein solcher zusätzlicher Stauraum beschrieben ist. Sämtliche Druckschriften D1, D2 und D3 offenbaren seitlich nach unten ragende Bleche (siehe hinzugefügten roten Kreis), zwischen denen ein (ein einziger) Stauraum gebildet wird (siehe hinzugefügten grünen Balken), der dem ersten Stauraum des Gbm entspricht (M1.3.1):

D1 Abb 4 D2 Fig. 2 D3, Fig. 1 Auch eine beliebige Kombination der Druckschriften D3, D2 und führt nicht zu dem äußeren zusätzlichen Stauraum gemäß M2.1 des Streitgebrauchsmusters (unten grün markiert):

Da der Fachmann einen zusätzlichen Stauraum aus dem Stand der Technik nicht entnimmt, wird er auch nicht veranlasst, einen solchen zusätzlichen Stauraum überhaupt vorzusehen. Somit weist der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 des Streitgebrauchsmusters gemäß Hauptantrag auch einen erfinderischen Schritt auf.

4. Der Senat konnte gemäß §§ 18 Abs. 2 Satz 1 GebrMG, 99 Abs. 1 PatG i. V. m. §§ 91a, 128 Abs. 3 ZPO ohne mündliche Verhandlung entscheiden (vgl. auch Zöller, ZPO, 32. Aufl., § 91a, Rn. 23).

5. Da eine (isolierte) Kostenentscheidung in einer patentgerichtlichen Beschwerdesache nicht rechtsbeschwerdefähig ist (vgl. BGH GRUR 1967, 94 – Stute, sowie die weiteren Nachweise bei Busse/Keukenschrijver, Patentgesetz, 8. Aufl., § 100, Rn. 11), sieht der Senat von einer Rechtsmittelbelehrung ab. Metternich Schenk Dr. Krüger Fa