BGH Urteil vom 18.11.2025 – X ZR 166/23

Die Berufung gegen das Urteil des 7. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts vom 13. Juli 2023 wird auf Kosten der Beklagten zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Die Beklagte ist Inhaberin des mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 2 674 073, das aus der Teilung einer Anmeldung vom 12. Juni 2012 hervorgegangen ist, vier chinesische Prioritäten vom 2. März 2012 in Anspruch nimmt und ein aufblasbares Produkt mit interner Spannstruktur betrifft.

Patentanspruch 1, auf den neun weitere Ansprüche zurückbezogen sind, lautet in der Verfahrenssprache:

An inflatable product (10) comprising:

a first sheet (1);

a second sheet (2) disposed opposite the first sheet (1), the first and second sheets (1, 2) spaced apart when the product is inflated to define a gap;

a tensioning structure (3, 203, 303) spanning the gap between the first sheet (1) and the second sheet (2), the tensioning structure (3, 203, 303) comprising:

a first plurality of strands (32) uniformly spaced apart and arranged substantially parallel to one another; and

a plurality of weld strips (31) spaced apart from one another and substantially perpendicular to the plurality of strands (32), each of the plurality of weld strips (31) affixed to each of the plurality of strands (32), and each of the plurality of weld strips (31) welded to at least one of the first sheet (1) and the second sheet (2).

Die Klägerin hat die Nichtigerklärung des Streitpatents im Umfang der Ansprüche 1, 2, 7 und 10 beantragt und geltend gemacht, der angegriffene Gegenstand gehe über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Unterlagen hinaus und sei nicht patentfähig. Außerdem sei die Erfindung nicht so offenbart, dass ein Fachmann sie ausführen könne. Die Beklagte hat das Streitpatent in der erteilten Fassung, hilfsweise in 24 geänderten Fassungen und höchst hilfsweise im Umfang von Patentanspruch 7 verteidigt.

Das Patentgericht hat das Streitpatent im angegriffenen Umfang für nichtig erklärt. Mit ihrer dagegen gerichteten Berufung verteidigt die Beklagte das Schutzrecht in der erteilten Fassung, mit 21 ihrer erstinstanzlichen Hilfsanträge und mit einem neuen Hilfsantrag. Die Klägerin tritt dem Rechtsmittel entgegen.

Die zulässige Berufung ist unbegründet.

I. Das Streitpatent betrifft ein aufblasbares Produkt mit interner Spannstruktur.

1. Die Beschreibung des Streitpatents führt aus, aufblasbare Produkte würden für viele Zwecke eingesetzt, zum Beispiel als aufblasbare Betten oder Sofas.

Viele solcher Produkte wiesen interne Strukturen auf, um es in die gewünschte Form zu bringen. Hierzu würden zum Beispiel Spannbänder eingesetzt, die die Oberflächen miteinander verbänden und entlang wellenförmiger, geradliniger oder I-förmiger Bahnen oder in wabenförmigen oder zylindrischen Strukturen angeordnet sein könnten.

Die Dicke dieser Bänder werde so bemessen, dass eine ausreichende Verteilung der Kraft gewährleistet sei. Sie könne bei Betten zum Beispiel 0,36 mm betragen, bei Schwimmbecken 0,38 mm und bei sandwichartig aufblasbaren Schwimmbecken 0,7 bis 0,8 mm. Eine Erhöhung der Dicke führe zu einer Erhöhung des Gewichts und des Volumens in entleertem Zustand.

2. Das Streitpatent betrifft vor diesem Hintergrund das technische Problem, ein aufblasbares Produkt mit möglichst geringem Gewicht und möglichst geringem Volumen in entleertem Zustand zur Verfügung zu stellen.

3. Zur Lösung schlägt das Streitpatent in Anspruch 1 ein aufblasbares Produkt vor, dessen Merkmale sich wie folgt gliedern lassen:

4. Einige Merkmale bedürfen näherer Erörterung.

a) Die Merkmale 1 bis 4 sehen ein aufblasbares Produkt mit (mindestens) zwei Flächengebilden vor, die durch eine Spannstruktur miteinander verbunden sind.

Merkmal 4 lässt offen, welche Flächengebilde durch die Spannstruktur verbunden werden.

In den Ausführungsbeispielen des Streitpatents verläuft die Verbindung zwischen der Oberseite und der Unterseite der beispielhaft dargestellten Luftmatratze. Diese Ausgestaltung ist nach Merkmal 4 jedoch nicht zwingend.

b) Anstelle von Bändern sieht Merkmal 4.1 als Spannstruktur eine Vielzahl von Fäden (strands) (32) vor, die gleichmäßig beabstandet und parallel zueinander angeordnet sind.

Ein Ausführungsbeispiel ist in der nachfolgend wiedergegebenen Figur 1 dargestellt.

aa) Entgegen der Auffassung der Berufung ergeben sich aus Merkmal 4 keine zwingenden Vorgaben für die Dicke der einzelnen Fäden.

(1) Dem Wortlaut lassen sich diesbezügliche Beschränkungen nicht entnehmen.

Wie die Berufungserwiderung zu Recht geltend macht, kann der für die Auslegung des Streitpatents maßgebliche Begriff "strand" nicht nur die Bedeutung von "Faden" oder "Litze" haben, sondern auch von "Strang".

(2) Aus der Beschreibung ergibt sich keine Einschränkung.

(a) Nach den einleitenden Ausführungen in der Beschreibung kann eine erfindungsgemäße Spannstruktur zum Beispiel dünne und flexible saiten- oder drahtartige Stränge (thin and flexible string- or wire-like strands) umfassen (Abs. 18 Z. 5-8).

Daraus ergeben sich schon deshalb keine Einschränkungen, weil diese Ausgestaltung nur als Beispiel benannt wird.

(b) Als Vorteil der vorgeschlagenen Spannstrukturen führt die Beschreibung an, diese wiesen ein geringes Gewicht auf und beanspruchten ein geringes Volumen, wenn das Produkt luftentleert sei (Abs. 17).

Dem lassen sich ebenfalls keine konkreten Höchstgrenzen für die Stärke eines Strangs entnehmen.

(c) Bei der Schilderung der Ausführungsbeispiele aus den Figuren 1 bis 4 wird ausgeführt, der Abstand zwischen zwei Strängen könne zwei Zentimeter betragen, es könnten aber auch bis zu 50 Stränge pro Zentimeter eingesetzt werden. Die Stränge (strands) könnten aus normaler Baumwolle, Polyester oder Nylonfäden aus mehreren miteinander verdrillten Filamenten bestehen, wie sie typischerweise für Nähte in Kleidung verwendet werden, oder aus beliebigen anderen Strangarten. Diese gewöhnlichen Fäden (threads) böten eine beträchtliche Zugfestigkeit bei sehr niedrigen Kosten (Abs. 29 Z. 44-49). Der Durchmesser eines Fadens (thread) könne im Bereich zwischen 0,1 und 1,0 mm liegen (Abs. 30 Z. 54 f.).

Diese Ausführungen beziehen sich ebenfalls auf Ausführungsbeispiele. Sie lassen nicht erkennen, dass sie eine Definition des Begriffs "strand" enthalten, zumal sich die Angaben für den Durchmesser nicht auf "strands" beziehen, sondern auf "threads" und aus der Beschreibung nicht hinreichend deutlich hervorgeht, dass es sich insoweit um Synonyme handelt.

bb) Zu Recht ist das Patentgericht davon ausgegangen, dass die einzelnen Fäden miteinander verbunden sein können.

(1) Der Wortlaut von Merkmal 4.1 schreibt nicht ausdrücklich vor, dass die einzelnen Fäden voneinander getrennt sein müssen.

(2) Für die Funktion der Fäden als Spannelemente ist ausschlaggebend, dass ihre Enden mit dem zugehörigen Flächengebilde verbunden sind. Ob einzelne Fäden untereinander verbunden sind, ist demgegenüber von untergeordneter Bedeutung.

In Einklang damit führt die Beschreibung aus, anstelle einer Vielzahl separater und diskreter Fäden könne auch ein einzelner durchgehender Faden eingesetzt werden, der V-förmig zwischen zwei Schweißstreifen (31, 31') verläuft, wie dies in der nachfolgend wiedergegebenen Figur 26 dargestellt ist (Abs. 63).

Bei dieser Ausgestaltung bildet der durchgehende Faden (532) eine Vielzahl von V-förmigen, von Ende zu Ende verlaufenden Fäden (Abs. 65 Z. 54-57).

Diese Ausführungen bestätigen das Verständnis, dass eine Vielzahl von Fäden nicht zwingend aus separaten und diskreten Einheiten bestehen muss, wie dies in Figur 1 gezeigt ist, sondern die einzelnen Einheiten untereinander verbunden sein dürfen.

(3) Entgegen der Auffassung der Berufung steht dem nicht entgegen, dass die Beschreibung die in Figur 26 dargestellte Ausgestaltung ausdrücklich als nicht erfindungsgemäß bezeichnet (Abs. 16).

Bei dem Ausführungsbeispiel aus Figur 26 ist Merkmal 4.1 schon deshalb nicht verwirklicht, weil die Fäden (532) nicht im Wesentlichen parallel zueinander angeordnet sind. Dass darüber hinaus auch eine Ausgestaltung mit parallel angeordneten und untereinander verbundenen Fäden ausgeschlossen sein soll, ist den in Rede stehenden Ausführungen nicht zu entnehmen.

c) Zur Befestigung der Fäden an den beiden Flächengebilden dienen die in den Merkmalen 4.2 bis 4.4 spezifizierten Schweißstreifen (31).

Diese sind gemäß Merkmal 4.2 im Wesentlichen lotrecht zu den Fäden (32) angeordnet, gemäß Merkmal 4.3 an jedem Faden (32) befestigt (affixed) und gemäß Merkmal 4.4 zumindest an einem der beiden Flächengebilde (1, 2) angeschweißt.

Entgegen der Auffassung der Berufung gibt Merkmal 4.3 nicht zwingend vor, dass es sich bei der Befestigung des Schweißstreifens (31) an den Fäden (32) um eine feste Verbindung handeln muss, d.h. eine Verbindung, die eine relative Bewegung zwischen dem Schweißstreifen und dem Ende des Fadens verhindert.

aa) Der Wortlaut von Merkmal 4.3 gibt keine bestimmte Art der Befestigung vor.

bb) Für die Funktion ist ausschlaggebend, dass die Fäden (32) so an den Schweißstreifen (31) befestigt sind, dass sie die angestrebte Spannkraft erzeugen können.

Wie die Berufungserwiderung zutreffend ausführt, setzt dies voraus, dass die Verbindung den auftretenden Zugkräften standhält, nicht aber, dass sie eine Relativbewegung in jegliche Richtung verhindert.

cc) Aus der Beschreibung ergibt sich kein engeres Verständnis.

Nach den einleitenden Ausführungen sind die Fäden bei einer beispielhaften Spannstruktur mittels eines streifen- oder flächenförmigen Materials mit dem angrenzenden Textil fest verbunden (firmly connected to the adjacent fabric, Abs. 18).

Diese Ausführungen beziehen sich auf ein Ausführungsbeispiel. Die dabei gewählte Ausgestaltung (firmly connected) hat in Merkmal 4.3 keinen Niederschlag gefunden.

dd) Ob eine feste Verbindung in besonderem Maße eine Einsparung von Gewicht und Volumen und eine kostengünstige Herstellung ermöglicht, bedarf keiner abschließenden Entscheidung.

Patentanspruch 1 enthält auch insoweit keine konkreten Vorgaben.

II. Das Patentgericht hat seine Entscheidung im Wesentlichen wie folgt begründet:

Der Gegenstand von Patentanspruch 1 sei durch die US-Patentanmeldung 2012/0000017 (G1) vollständig vorweggenommen. G1 offenbare eine Luftmatratze mit Spannstrukturen, die die horizontale Ausdehnung begrenzten. Diese Strukturen bestünden aus mehreren Fäden oder Seilen, die im Wesentlichen parallel verliefen und mit horizontalen Streifen (strips) (12) an gegenüberliegenden Seitenwänden der Matratze durch Verknoten befestigt seien. Zur Verbindung der Streifen (12) mit den Seitenwänden könnten verschiedene Schweißtechniken eingesetzt werden.

Hilfsantrag 4 sei unzulässig. Eines der beiden danach vorgesehenen Merkmale sei in den ursprünglich eingereichten Unterlagen nicht als zur Erfindung gehörend offenbart. Die mit den übrigen Hilfsanträgen verteidigten Gegenstände seien durch G1 nahegelegt.

III. Diese Beurteilung hält der Überprüfung im Berufungsverfahren stand.

1. Zu Recht hat das Patentgericht entschieden, dass der Gegenstand von Patentanspruch 1 durch G1 vollständig offenbart ist.

a) G1 befasst sich mit Luftmatratzen.

aa) G1 führt aus, im Stand der Technik seien unter anderem Luftmatratzen bekannt, bei denen I-förmige Verbindungsbänder an einem oberen und einem unteren Flächengebilde (sheet) angeschweißt seien (Abs. 5). In aufgeblasenem Zustand entstünden durch die Wirkung der Verbindungsbänder Vorsprünge und Vertiefungen. Dadurch sei die Kontaktfläche zwischen Körper und Matratze relativ klein. Mit zunehmender Anzahl der Bänder werde die Oberfläche zudem starr und weniger flexibel (Abs. 6). 90 Prozent der im Handel erhältlichen Luftmatratzen seien aus Polyvinylchlorid oder Nylon. Solche Matratzen hätten zahlreiche Nachteile, insbesondere ein hohes Gewicht (Abs. 7).

bb) Zur Verbesserung schlägt G1 unter anderem eine Luftmatratze mit einem oberen, einem unteren und optional einem seitlichen Flächengebilde vor, die vertikale oder horizontale Verbindungselemente umfasst, die aus Streifen bestehen.

(1) Bei einem ersten Ausführungsbeispiel ist an den oberen und unteren Flächengebilden eine Vielzahl von Streifen (61, 62) angebracht. Eine solche Ausgestaltung ist in den nachfolgend wiedergegebenen Figuren 7 und 8 dargestellt.

Die Streifen (61, 62) können aus einem verlängerten Band bestehen. Sie sind durch ein flexibles Verbindungselement (63) miteinander verbunden, das vorzugsweise aus einem Seil besteht. Dieses kann an jedem Ende mit einem Knoten befestigt oder als Schleife zusammengeknotet sein, wie dies in Figur 7 dargestellt ist (Abs. 34).

Die Verbindung zwischen den Streifen (61, 62) und den Flächengebilden (2, 3) kann auf unterschiedliche Weise erfolgen, zum Beispiel durch Hochfrequenz- oder thermisches Schweißen (Abs. 33).

(2) Bei einem zweiten Ausführungsbeispiel sind horizontale Verbindungselemente zwischen gegenüberliegenden Seiten der Seitenwand angeordnet, wie dies in der nachfolgend wiedergegebenen Figur 10 dargestellt ist.

Das horizontale Verbindungselement umfasst horizontale Streifen (12), die mit gegenüberliegenden Seiten des seitlichen Flächengebildes (8) verbunden sind, und flexible Verbindungsglieder, zum Beispiel ein Seil (20), das zwischen gegenüberliegenden Streifen (12) angeordnet ist (Abs. 38).

Der Streifen (12) kann aus abwechselnd aufeinander folgenden Abschnitten (14, 16) bestehen, von denen der eine mit dem seitlichen Flächengebilde (8) verbunden (attached to) ist und der andere nicht. Die Breite des Streifens (12) und die Länge des Abschnitts (14) sind nicht begrenzt, sofern die Anforderungen an eine ausreichende Stärke der Verbindung erfüllt sind. Der Abschnitt (16) kann ein Loch (18) aufweisen, durch das das flexible Seil (20) geführt und danach verknotet wird. Solche Verbindungsseile können sich sowohl in Längs- als auch in Querrichtung erstrecken. An den Kreuzungspunkten können sie optional miteinander verbunden werden. In diesem Fall kann ein gewebtes Netz anstelle der verknoteten Seile eingesetzt werden, was die Stabilität der Matratze in aufgeblasenem Zustand erhöht (Abs. 40).

Alternativ kann das flexible Seil (20) auf andere Weise mit dem horizontalen Streifen (12) verbunden sein, etwa dergestalt, dass das flexible Seil (20) durch den schlaufenförmigen Abschnitt hindurchgeführt und zu einer Schlaufe verknotet wird, wie dies in der nachfolgend wiedergegebenen Figur 14 dargestellt ist (Abs. 42).

cc) Als geeignetes Material führt G1 unter anderem Polyvinylchlorid an. Durch den Einsatz der vorgeschlagenen Verbindungselemente könne der Materialeinsatz und damit das Gewicht verringert werden (Abs. 48).

b) Damit sind, wie auch die Berufung nicht in Zweifel zieht, die Merkmale 1 bis 4 offenbart, und zwar bei beiden Ausführungsbeispielen.

Der Offenbarung von Merkmal 4 beim zweiten Ausführungsbeispiel steht nicht entgegen, dass die als Spannstruktur im Sinne des Streitpatents fungierenden flexiblen Seile (20) zwischen Seitenflächen der Matratze verlaufen. Wie oben aufgezeigt wurde, enthält Patentanspruch 1 keine zwingenden Vorgaben dazu, welche Flächengebilde miteinander verbunden werden.

c) Beide Ausführungsbeispiele aus G1 offenbaren auch das Merkmal 4.1.

aa) Entgegen der Auffassung der Berufung sind die flexiblen Seile (20) aus G1 Fäden (strands) im Sinne von Merkmal 4.1.

Wie oben dargelegt wurde, enthält Merkmal 4.1 keine zwingenden Vorgaben in Bezug auf die Dicke und sonstige Beschaffenheit der Fäden. Merkmal 4.1 ist deshalb auch dann offenbart, wenn der Querschnitt der in G1 offenbarten Seile oberhalb des in der Beschreibung des Streitpatents beispielhaft angegebenen Bereichs von 0,1 und 1,0 mm liegt.

Eine abweichende Beurteilung ergibt sich auch nicht aus dem Umstand, dass der Abstand zwischen den in G1 offenbarten Seilen deutlich größer ist als bei den Ausführungsbeispielen des Streitpatents. Auch insoweit enthält Patentanspruch 1 keine zwingenden Vorgaben.

bb) Wie auch die Berufungsbegründung nicht in Zweifel zieht, offenbart G1 auch eine Vielzahl von einzelnen Seilen, die sich zwischen gegenüberliegenden Seitenflächen erstrecken. Die diesbezüglichen Anforderungen aus Merkmal 4.1 wären damit selbst dann erfüllt, wenn dafür mehrere separate Seile erforderlich wären.

d) Entgegen der Auffassung der Berufung offenbart G1 in beiden Ausführungsbeispielen auch das Merkmal 4.2.

Dabei kann dahingestellt bleiben, ob die in Figur 10 jeweils an einer Seite angebrachten Streifen (12) als Einheit anzusehen sind oder aufgrund ihrer Unterteilung in unterschiedliche Bereiche (14, 16) eine Vielzahl von Streifen im Sinne von Merkmal 4.2 bilden.

Eine Vielzahl von Streifen ist in G1 jedenfalls deshalb offenbart, weil an jeder der vier Seitenflächen ein separater Streifen (12) befestigt ist.

e) Merkmal 4.3 ist in G1 jedenfalls beim zweiten Ausführungsbeispiel offenbart.

Die abweichende Auffassung der Berufung beruht auf der Prämisse, dass Merkmal 4 eine feste Verbindung zwischen Schweißstreifen (31) und Faden (32) erfordert. Diese Prämisse trifft aus den oben aufgezeigten Gründen nicht zu. Das Befestigen der Seile durch Verknoten reicht deshalb zur Offenbarung von Merkmal 4.3 aus.

f) Zu Recht hat das Patentgericht angenommen, dass G1 für beide Ausführungsbeispiele auch das Merkmal 4.4 offenbart.

Wie die Berufung im Ansatz zu Recht geltend macht, ist in G1 allerdings nicht ausdrücklich angegeben, auf welche Weise beim zweiten Ausführungsbeispiel die Streifen (12) mit der Seitenfläche (8) verbunden sind. Das Patentgericht ist jedoch zutreffend davon ausgegangen, dass die diesbezüglichen Erläuterungen zum ersten Ausführungsbeispiel mangels abweichender Angaben auch für das zweite Ausführungsbeispiel gelten.

Die beiden Ausführungsbeispiele unterscheiden sich im Wesentlichen durch die Richtung, in der die Verbindungselemente verlaufen, und die Wände, die sie miteinander verbinden. Anhaltspunkte dafür, dass diese Unterschiede eine andere Art der Verbindung zwischen den Streifen (12) und den Innenflächen der Seitenwände erfordern, sind nicht ersichtlich. Damit beziehen sich die Erläuterungen, dass die Verbindung beispielsweise durch Hochfrequenz- oder thermisches Schweißen erfolgen kann, auch auf das zweite Ausführungsbeispiel.

2. Ebenfalls zutreffend hat das Patentgericht entschieden, dass die mit den Hilfsanträgen verteidigten Gegenstände nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruhen.

a) Der mit Hilfsantrag 2A verteidigte Gegenstand ist durch G1 nahegelegt.

aa) Nach Hilfsantrag 2A soll die erteilte Fassung von Patentanspruch 1 wie folgt ergänzt werden:

bb) Wie das Patentgericht zutreffend ausgeführt hat, ist eine solche Ausgestaltung durch G1 nahegelegt.

(1) Entgegen der Auffassung der Berufung bot sich G1 als Ausgangspunkt für weitere Überlegungen an.

Wie die Berufung im Ansatz zu Recht geltend macht, bedarf die Auswahl eines Ausgangspunkts für Überlegungen zur weiteren Ausgestaltung eines bekannten Gegenstands einer Rechtfertigung. Diese liegt in der Regel in dem Bemühen, für einen bestimmten Zweck eine bessere Lösung zu finden (BGH, Urteil vom 16. Dezember 2008 - X ZR 89/07, BGHZ 179, 168 = GRUR 2009, 382 Rn. 51 - Olanzapin; Urteil vom 5. Oktober 2016 - X ZR 78/14, GRUR 2017, 148 Rn. 43 - Opto–Bauelement; Urteil vom 13. Juni 2023 - X ZR 47/21, GRUR 2023, 1274 Rn. 125 - Anschlussklemme).

Entgegen der Auffassung der Berufung ist diese Voraussetzung bei G1 erfüllt.

Wie oben aufgezeigt wurde, hebt G1 als Vorteil der vorgeschlagenen Verbindungselemente ein geringeres Gewicht hervor. Dies ließ beide in G1 vorgeschlagenen Ausführungsbeispiele als geeigneten Ausgangspunkt für weitere Überlegungen erscheinen.

Dabei kann dahingestellt bleiben, ob das erste Ausführungsbeispiel aus G1 insoweit größere Vorteile versprach als das zweite. Selbst wenn dies zu bejahen wäre, bot das zweite Beispiel jedenfalls größere Vorteile in Bezug auf den in G1 ebenfalls angesprochenen Aspekt einer möglichst ebenen Liegefläche.

(2) Zu Recht hat das Patentgericht entschieden, dass es ausgehend von G1 nahelag, auch die Verbindung zwischen den Streifen (12) und den Seilen (20) durch Hochfrequenz- oder thermisches Schweißen herzustellen.

Wie das Patentgericht zutreffend dargelegt hat, enthält G1 den ausdrücklichen Hinweis, dass für die Verbindung zwischen diesen beiden Elementen andere Vorgehensweisen in Betracht kommen. Als konkrete Beispiele benennt G1 insoweit zwar nur alternative Möglichkeiten der Verknotung. Der allgemeine Hinweis, dass auch andere Möglichkeiten in Betracht kommen, geht aber weiter und gab Anlass, nach weiteren Alternativen zu suchen. Ausgehend davon bot sich eine Verbindung durch Hochfrequenz- oder thermisches Schweißen schon deshalb an, weil G1 diese Möglichkeiten für die Verbindung zwischen den Streifen und den Innenflächen der Matratze ausdrücklich benennt.

Entgegen der Auffassung der Berufung steht dem nicht entgegen, dass G1 in den Erläuterungen zum Stand der Technik (Abs. 6) eine Vielzahl von Schweißnähten als nachteilhaft bewertet. Wie die Berufungserwiderung zu Recht geltend macht, beziehen sich diese Ausführungen auf die Verbindungsnähte zwischen den einzelnen Flächengebilden bei Matratzen, die aus drei solcher Gebilde bestehen. Ungeachtet dieser Vorbehalte schlägt G1 im zweiten Ausführungsbeispiel eine Matratze mit drei Flächengebilden und zusätzlichen Schweißverbindungen zwischen den Flächengebilden und den Streifen (12) vor. Vor diesem Hintergrund ist G1 nicht zu entnehmen, dass eine Schweißverbindung zwischen weiteren Bestandteilen der Matratze untunlich sein könnte.

b) Für Hilfsantrag 2B gilt Entsprechendes.

aa) Nach Hilfsantrag 2B soll die erteilte Fassung von Patentanspruch 1 wie folgt ergänzt werden:

bb) Diese Ausgestaltung ist aus denselben Gründen nahegelegt wie diejenige nach Hilfsantrag 2A.

c) Der mit Hilfsantrag 7 verteidigte Gegenstand ist durch G1 ebenfalls nahegelegt.

aa) Nach Hilfsantrag 7 soll die mit Hilfsantrag 2A verteidigte Fassung von Patentanspruch 1 wie folgt ergänzt werden:

bb) Wie die Berufung zutreffend ausführt, ist in der Berufungsinstanz nicht darüber zu befinden, ob das Patentgericht diesen Antrag als präkludiert hätte ansehen müssen.

Eine in erster Instanz unterbliebene Zurückweisung verspäteten Vorbringens oder verspäteter Anträge kann in der Berufungsinstanz nicht nachgeholt werden (vgl. nur BGH, Urteil vom 9. Juni 2015 - X ZR 51/13, GRUR 2015, 876 Rn. 62 - Einspritzventil).

cc) Zu Recht hat das Patentgericht entschieden, dass der mit Hilfsantrag 7 verteidigte Gegenstand ebenfalls nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruht.

Wie das Patentgericht zutreffend ausgeführt hat, ist Merkmal 4.3.1 in G1 bei dem in Figur 14 dargestellten Ausführungsbeispiel offenbart. Angesichts dessen lag es nahe, diese Ausgestaltung auch dann in Betracht zu ziehen, wenn die Verbindung zwischen den Streifen (12) und den Seilen (20) durch Hochfrequenz- oder thermisches Schweißen erfolgt.

d) Für die Hilfsanträge 7A, 7B und 7C gilt Entsprechendes.

aa) Nach den genannten Hilfsanträgen soll die mit Hilfsantrag 7 verteidigte Fassung von Patentanspruch 1 wie folgt ergänzt werden:

(1) Hilfsantrag 7A:

(2) Hilfsantrag 7B:

(3) Hilfsantrag 7C:

bb) Mit diesen Änderungen hat die Beklagte auf Einwendungen reagiert, die die Klägerin hinsichtlich der Klarheit von Merkmal 4.3.1 in der Fassung von Hilfsantrag 7 erhoben hat.

Hinsichtlich der erfinderischen Tätigkeit vermögen diese Änderungen nicht zu einer abweichenden Beurteilung führen.

e) Für die Hilfsanträge 8, 8A, 8B und 8C ergibt sich ebenfalls keine abweichende Beurteilung.

aa) Nach Hilfsantrag 8 soll die erteilte Fassung von Patentanspruch 1 um die zusätzlichen Merkmale nach den Hilfsanträgen 2B und 7 ergänzt werden.

Diese Kombination lag aus den oben dargelegten Gründen ebenfalls nahe.

bb) Die Hilfsanträge 8A, 8B und 8C sehen entsprechende Modifikationen vor wie die Hilfsanträge 7A, 7B und 7C.

Diese Änderungen vermögen auch im vorliegenden Zusammenhang nicht zu einer anderen Beurteilung in Bezug auf die erfinderische Tätigkeit führen.

f) Für die Hilfsanträge 9, 9A, 9B und 9C sowie die Hilfsanträge 10, 10A, 10B und 10C gilt Entsprechendes.

aa) Nach den Hilfsanträgen 9 und 10 soll die mit Hilfsantrag 7 bzw. die mit Hilfsantrag 8 verteidigte Fassung von Patentanspruch 1 jeweils wie folgt geändert werden:

bb) Wie das Patentgericht zutreffend ausgeführt hat, ist die Ausgestaltung der Schweißstreifen aus Kunststoff in G1 offenbart.

cc) Die Hilfsanträge 9A, 9B und 9C sowie 10A, 10B und 10C sehen entsprechende Modifikationen vor wie die Hilfsanträge 7A, 7B und 7C.

Diese Änderungen führen auch im vorliegenden Zusammenhang nicht zu einer abweichenden Beurteilung in Bezug auf die erfinderische Tätigkeit.

g) Der mit Hilfsantrag 4 verteidigte Gegenstand ist ebenfalls nicht patentfähig.

aa) Nach Hilfsantrag 4 soll die erteilte Fassung von Patentanspruch 1 wie folgt geändert werden:

bb) Entgegen der Auffassung des Patentgerichts ist Merkmal 4.4' in den ursprünglich eingereichten Unterlagen als zur Erfindung gehörend offenbart.

Wie das Patentgericht im Ansatz zutreffend angenommen hat, weist die Beschreibung der Stammanmeldung (Abs. 84) - ebenso wie die Beschreibung des Streitpatents (Abs. 43) - allerdings nur darauf hin, dass die Schweißstreifen nach dem Anschweißen flach auf den Flächengebilden (1, 2) aufliegen, wie dies in Figur 1 dargestellt ist.

Wie die Berufung zu Recht geltend macht, geht aus Figur 1 jedoch unmittelbar und eindeutig hervor, dass die Fäden (32) sich über die gesamte Breite der Schweißstreifen (31) erstrecken, wie dies an anderer Stelle der Stammanmeldung (Abs. 63) und des Streitpatents (Abs. 22) ebenfalls unter Bezugnahme auf Figur 1 ausdrücklich erwähnt und mit den Hilfsanträgen 7 bis 10 beansprucht wird. Der letzte Halbsatz von Merkmal 4.4' betrifft dieselbe Ausgestaltung, auch wenn darin die Formulierung aus der Beschreibung nicht wortgetreu aufgegriffen wird.

cc) Die Ausgestaltung gemäß Merkmal 4.4' ist jedoch aus denselben Gründen nahegelegt wie der mit Hilfsantrag 7 verteidigte Gegenstand.

Wie bereits oben ausgeführt wurde, lag es nahe, die in G1 offenbarten Seile (20) mit den Streifen (12) zu verschweißen und so auszugestalten, dass sie sich über die gesamte Breite des Streifens erstrecken. Wie die Berufungserwiderung zutreffend vorträgt, hat eine solche Ausgestaltung zur Folge, dass die Schweißstreifen flach auf den beiden Flächengebilden aufliegen.

h) Der mit Hilfsantrag 5 verteidigte Gegenstand beruht ebenfalls nicht auf erfinderischer Tätigkeit.

aa) Nach Hilfsantrag 5 soll die erteilte Fassung von Patentanspruch 1 wie folgt ergänzt werden:

bb) Dieser Gegenstand lag ausgehend von G1 nahe.

G1 enthält keine ausdrücklichen Angaben zum Abstand der Seile (20). Dies gab Anlass, nach Kriterien zu suchen, die für die Bemessung dieses Abstands von Bedeutung sind.

Als ein möglicher Anhaltspunkt bot sich dabei die Darstellung in den Figuren 10 und 14 an. Diese lässt zwar keinen exakten Maßstab erkennen. Die Angabe, dass es sich um eine Luftmatratze handelt, spricht aber dafür, dass sowohl der Abstand zwischen den sieben Seilen in Längsrichtung als auch der Abstand zwischen den sechs Seilen in Querrichtung deutlich mehr als zwei Zentimeter beträgt.

Zu Recht hat das Patentgericht indes angenommen, dass sich Anhaltspunkte für die Bemessung des Abstands auch aus den Ausführungen in der Beschreibung von G1 ergeben, wonach die Länge der Abschnitte (14) - die zugleich den Abstand zwischen den Seilen (20) festlegt - von den Anforderungen an die Verbindungsstärke abhängt (Abs. 40). Hieraus hat das Patentgericht fehlerfrei die Schlussfolgerung gezogen, dass die Darstellung in den Figuren 10 und 14 nur eine mögliche Ausführung zeigt und es sich anbot, den Abstand zu verringern, wenn dies aus Stabilitätsgründen erforderlich ist.

Eine solche Modifikation mag mit einer Kostensteigerung und einem höheren Gewicht verbunden gewesen sein. Der ebenfalls in G1 enthaltene Hinweis, dass der Einsatz von Seilen anstelle von durchgehenden Streifen die Gesamtmenge des benötigten Materials und damit das Gewicht reduziert, begründete dennoch die Aussicht, im Vergleich zum Stand der Technik Vorteile zu erzielen.

i) Der mit Hilfsantrag 6 verteidigte Gegenstand ist ebenfalls nicht patentfähig.

aa) Nach Hilfsantrag 6 soll die erteilte Fassung von Patentanspruch 1 wie folgt ergänzt werden:

bb) Diese Ausgestaltung lag aus den zu Hilfsantrag 5 angeführten Gründen ausgehend von G1 ebenfalls nahe.

Dabei kann dahingestellt bleiben, ob die vom Patentgericht herangezogenen Angaben in G1 zur Stärke des Materials für die Flächengebilde (2, 3, 8) einen Anhaltspunkt für die Bemessung des Durchmessers der Fäden (20) gibt.

Wie die Berufungserwiderung zu Recht geltend macht, ergibt sich aus dem bereits im Zusammenhang mit Hilfsantrag 5 erwähnten Hinweis, dass der Abstand der Seile von den Anforderungen an die Verbindungskraft abhängt (Abs. 40), die Anregung, den Durchmesser der Seile (20) und deren Abstand aufeinander abzustimmen. Vor diesem Hintergrund lag es nahe, auch Seildurchmesser aus dem in Merkmal 4.3.3 definierten Bereich in Betracht zu ziehen, zumal es sich, wie die Berufungserwiderung ebenfalls zutreffend darlegt, um übliche Durchmesser für Nylonfäden handelt.

j) Hilfsantrag 11 bleibt ebenfalls ohne Erfolg.

aa) Nach Hilfsantrag 11 soll die erteilte Fassung von Patentanspruch 1 wie folgt ergänzt werden:

bb) Es kann dahingestellt bleiben, ob dieser Antrag der Präklusion nach § 116 Abs. 2 PatG unterliegt. Der mit ihm verteidigte Gegenstand ist jedenfalls nicht patentfähig.

Dabei kann dahingestellt bleiben, ob G1 einen vollflächigen Kontakt im Sinne von Merkmal 4.4.1 schon deshalb offenbart, weil die zwischen den Seilen (20) liegenden Abschnitte (14) der Streifen (12) flach an der Seitenfläche (8) anliegen.

Wie bereits im Zusammenhang mit Hilfsantrag 4 dargelegt wurde, lag es jedenfalls nahe, die in G1 offenbarten Seile (20) mit den Streifen (12) zu verschweißen. Bei einer solchen Ausgestaltung sind die von der Seitenfläche (8) abstehenden Abschnitte (16), die ein Durchführen und Verknoten der Seile ermöglichen, entbehrlich, so dass die Streifen (12) vollflächig auf der Seitenfläche (8) aufliegen können.

IV. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 PatG und § 97 Abs. 1 ZPO.

Bacher Hoffmann Deichfuß

Marx von Pückler