LG Düsseldorf Urteil vom 20.11.2003 – 4 O 117/01

Die Klage wird abgewiesen.

Die Kosten des Rechtsstreits werden den Klägern auferlegt.

Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 14.500,-- EUR vorläufig vollstreckbar. Die Sicherheit kann auch durch die unbedingte Bürgschaft einer in Deutschland ansässigen, als Zoll- und Steuerbürgin zugelassenen Bank oder Sparkasse erbracht werden.

T a t b e s t a n d :

Die Klägerin zu 1) war eingetragene Inhaberin des u.a. mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 0 384 282 (Klagepatent, Anlage K 1), das am 14. Februar 1990 angemeldet und dessen Erteilung am 29. März 1995 bekannt gemacht wurde. Nach Rechtshängigkeit der Klage hat die Klägerin zu 1) das Klagepatent gemäß Vertrag vom 30. November 2001 (Anlage K 10) auf die Ecolab Inc. mit Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika übertragen.

In seiner ursprünglichen Fassung betraf das Klagepatent die Verwendung von sekundären und/oder tertiären Aminen als Kettengleitmittel. Auf Einspruch wurde das Klagepatent durch Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts vom 15. Januar 1997 widerrufen. Auf die Beschwerde der Klägerin hob die Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts mit Entscheidung vom 14. April 1999 die Einspruchsentscheidung auf und verwies die Sache an die Einspruchsabteilung mit der Anordnung zurück, das Klagepatent in der von der Klägerin erstellten abgeänderten Fassung aufrecht zu erhalten.

Das Klagepatent betrifft nunmehr noch die Verwendung von sekundären Aminen als Kettengleitmittel. Der im vorliegenden Rechtsstreit allein interessierende Patentanspruch 1 hat folgenden Wortlaut:

"Verwendung von sekundären Aminen und/oder Salzen derartiger Amine der allgemeinen Formeln (Ia), (Ib) und (Ic),

R-NH-(CH2)3NH2 (Ia)

R-NH-(CH2)3N+H3X- (Ib)

R-N+H2-(CH2)3-N+H32X- (Ia),

wobei die Reste R jeweils bedeuten:

einen linearen oder verzweigten, gesättigten oder einfach oder mehrfach ungesättigten Alkylrest mit 12 bis 18 C-Atomen,

X- ein Anion aus der Gruppe Amidosulfonat, Nitrat, Halogenid, Sulfat, Hydrogencarbonat, Carbonat, Phosphat oder R1-COO- bedeutet, wobei der Rest R1 für

- Wasserstoff

- einen substituierten oder unsubstituierten, linearen oder verzweigten Alkylrest mit 1 bis 20 C-Atomen oder Alkenrest mit 2 bis 20 C-Atomen, die als Substituenten mindestens einen Hydroxy-, Amin- oder Iminrest aufweisen können, oder

- einen substituierten oder unsubstituierten Phenylrest, der als Substituenten einen Alkylrest mit 1 bis 20 C-Atomen aufweisen kann, steht,

in Mengen von 1 bis 100 Gew.-%, gegebenenfalls zusammen mit üblichen Verdünnungsmitteln oder Hilfs- und Zusatzstoffen, als Kettengleitmittel für automatische Ketten- und Bandschmieranlagen in der Lebensmittelindustrie, die zum Transport von Kunststoffgebinden aus Polyethylenterephthalat dienen."

Gegen das Klagepatent wurde von der Beklagten Nichtigkeitsklage beim Bundespatentgericht erhoben.

Die Beklagte vertreibt unter der Bezeichnung "TC – KGM SYN 300" ein Transportbandschmiermittel für Glas- und PET-Linien, welches gemäß seiner technischen Dokumentation (Anlage K 7) aus Alkylaminsalzen, Tensiden und organischen Säuren aufgebaut ist.

Unter Hinweis auf den Analysebericht gemäß Anlage K 15 und das Analyseergebnis gemäß Anlage K 8 vertreten die Kläger die Auffassung, das vorbezeichnete Produkt mache von der technischen Lehre des Klagepatents wortsinngemäß Gebrauch. Die Beklagte wird deshalb von der Klägerin zu 1) wegen unmittelbarer und mittelbarer Patentverletzung auf Unterlassung und von der Klägerin zu 2) als ausschließliche Lizenznehmerin an dem Klagepatent auf Rechnungslegung und Schadensersatz in Anspruch genommen.

Die Kläger beantragen,

I. die Beklagte zu verurteilen,

1.

es bei Meidung der gesetzlichen Ordnungsmittel zu unterlassen,

a)

sinnfällig als Bandschmiermittel für Transportbänder für PET-Flaschentransport hergerichtetes N-Alkylpropylendiamin der Formel

C18H35 – NH – (CH2) 3NH2,

hilfsweise: und Salze von sekundären Aminen der Formeln

R-NH-(CH2)3N+H3X-,

R-N+H2-(CH2)3-N+H32X-,

wobei die Reste jeweils bedeuten: einen linearen oder verzweigten, gesättigten oder einfach oder mehrfach ungesättigten Alkylrest mit 12 bis 18 C-Atomen und X- bedeutet R1-COO-, wobei der Rest R1 für einen substituierten oder unsubstituierten, linearen oder verzweigten Alkylrest mit 1 C-Atom aufweist,

in Mengen von 1 bis 100 Gew.-% gegebenenfalls mit üblichen Verdünnungsmitteln oder Hilfs- oder Zusatzstoffen, als Kettengleitmittel für automatische Ketten- und Bandschmieranlagen in der Lebensmittelindustrie, die zum Transport von Kunststoffgebinden aus Polyethylenterephthalat dienen,

anzubieten, in den Verkehr zu bringen, zu gebrauchen oder zu dem genannten Zweck einzuführen oder zu besitzen;

b)

N-Alkylpropylendiamin der vorbezeichneten Formel, hilfsweise: und Salze von sekundären Aminen der vorbezeichneten Formeln, in Mengen von 1 bis 100 Gew.-% gegebenenfalls zusammen mit üblichen Verdünnungsmitteln oder Hilfs- oder Zusatzstoffen, ohne Zustimmung des Inhabers des europäischen Patentes EP 0 384 282 anderen als zur Benutzung des Patents EP 0 384 282 berechtigten Personen zur Verwendung als Kettengleitmittel für automatische Ketten- und Bandschmieranlagen in der Lebensmittelindustrie, die zum Transport von Kunststoffgebinden aus Polyethylenterephthalat dienen,

anzubieten oder zu liefern;

2.

der Klägerin zu 2) darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie, die Beklagte, die zu Ziffer 1) bezeichneten Handlungen seit dem 29. April 1995 begangen hat, und zwar unter Angabe

a)

der einzelnen Lieferungen unter Angabe der Produktnamen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, Lieferzeiten und Lieferpreisen, insbesondere für die Bandschmiermittel "SYN 300", sowie aufgeschlüsselt nach den Namen und Anschriften der gewerblichen Abnehmer,

b)

der einzelnen Angebote unter Angabe der Produktnamen, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, Angebotszeiten und Angebotspreisen, insbesondere für das Bandschmiermittel "SYN 300" sowie aufgeschlüsselt nach den Namen und Anschriften der gewerblichen Angebotsempfänger,

c)

der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet,

d)

der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns, der nicht durch den Abzug von Fixkosten und variablen Gemeinkosten gemindert ist, es sei denn, diese könnten ausnahmsweise den vorstehend zu Ziffer 1) angegebenen Bandschmiermitteln unmittelbar zugeordnet werden;

II.

festzustellen, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin zu 2) denjenigen Schaden zu ersetzen, der ihr durch die unter Ziffer I. 1) bezeichneten, seit dem 29. April 1995 begangenen Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird.

Die Beklagte beantragt,

1)

die Klage abzuweisen;

2)

hilfsweise, den Rechtsstreit bis zur erstinstanzlichen Entscheidung über die gegen das Klagepatent erhobene Nichtigkeitsklage auszusetzen;

3)

äußerst hilfsweise, ihr im Falle der Verurteilung zur Rechnungslegung einen Wirtschaftsprüfervorbehalt einzuräumen.

Die Beklagte stellt den Verletzungsvorwurf in Abrede und vertritt die Ansicht, der Rechtsstreits sei zumindest auszusetzen, da sich das Klagepatent im anhängigen Nichtigkeitsverfahren als nicht rechtsbeständig erweisen werde.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Parteivorbringens wird auf den vorgetragenen Inhalt der beiderseitigen Schriftsätze und der mit ihnen vorgelegten Urkunden und Anlagen Bezug genommen.

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e :

Die zulässige Klage ist unbegründet. Den Klägern stehen die geltend gemachten Ansprüche auf Unterlassung, Rechnungslegung und Schadensersatz nicht zu, da sich nicht feststellen lässt, dass das angegriffene Schmiermittel von der technischen Lehre des Klagepatents keinen Gebrauch macht.

I.

Das Klagepatent betrifft in seiner aufrecht erhaltenen Fassung die Verwendung von sekundären Aminen als Kettengleitmittel für automatische Ketten- und Bandschmieranlagen in der Lebensmittelindustrie, welche zum Transport von Kunststoffgebinden aus PET dienen.

Nach den einleitenden Ausführungen in der Klagepatentschrift werden in Abfüllanlagen für Lebensmittel Förderanlagen verwendet, die über Tauchschmieranlagen oder automatische Bandschmiersysteme mit für die Schmierung und Sauberhaltung geeigneten wässrigen Schmiermittelzubereitungen versehen werden.

Aus der DE 23 13 330 und der DE 36 31 953 sind nach den weiteren Darlegungen der Klagepatentschrift zum einen Schmiermittel auf Seifenbasis und zum anderen Schmiermittel auf Basis von primären Fettaminen bekannt. Hauptnachteile dieser Verfahren ist einerseits die starke Wasserabhängigkeit der Schmiermittelzubereitung auf Seifenbasis und andererseits die regelmäßig notwendige Systemreinigung aufgrund der auftretenden Ausfällungen.

Weiter ist aus der DE 38 31 448 eine seifenfreie Schmiermittelzubereitung für die Verwendung beim Transport von Glas- oder PET-Flaschen bekannt, die nach Aussage der Klagepatentschrift jedoch relativ günstige Wachstumsbedingungen für Mikroorganismen schafft und eine geringe Reinigungskraft sowie ein nur schwer kontrollierbares Schaumverhalten aufweist.

Ferner werden in der US-A 3 718 588, der US-A 3 754 100 und der EP 0 372 628 Schmiermittelzubereitungen für Transportbänder in Flaschenabfüllanlagen beschrieben, die ein Salz eines Phosphatesters, die Lösung eines Phosphatesters bzw. ein Fettalkylamin enthalten.

Vor diesem Hintergrund legt die Klagepatentschrift der Erfindung die Aufgabe zugrunde, Kettengleit- bzw. Schmiermittel für automatische zum Transport von Kunststoffgebinden dienende Ketten- oder Bandschmieranlagen bereitzustellen, die einen guten Reibwert, eine ausgezeichnete Schmierwirkung, ein geringes Schaumverhalten sowie eine gute - auch mikrobizide - Reinigungswirkung besitzen. Zur Lösung dieser Aufgabe sieht Patentanspruch 1 folgende Merkmalskombination vor:

Verwendung von

1.

sekundären Aminen und/oder Salzen derartiger Amine der allgemeinen Formeln (Ia), (Ib) und (Ic),

R-NH-(CH2)3NH2 (Ia)

R-NH-(CH2)3N+H3X- (Ib)

R-N+H2-(CH2)3-N+H32X- (Ia),

wobei

1.1

die Reste R jeweils bedeuten:

- einen linearen oder verzweigten,

- gesättigten oder einfach oder mehrfach ungesättigten Alkylrest

- mit 12 bis 18 C-Atomen,

1.2

X- jeweils bedeutet ein Anion aus der Gruppe Amidosulfonat, Nitrat, Halogenid, Sulfat, Hydrogencarbonat, Carbonat, Phosphat oder R1-COO- bedeutet, wobei

1.2.1

der Rest R1 steht für

- Wasserstoff

- einen substituierten oder unsubstituierten, linearen oder verzweigten Alkylrest mit 1 bis 20 C-Atomen oder Alkenrest mit 2 bis 20 C-Atomen, die als Substituenten mindestens einen Hydroxy-, Amin- oder Iminrest aufweisen können, oder

- einen substituierten oder unsubstituierten Phenylrest, der als Substituenten einen Alkylrest mit 1 bis 20 C-Atomen aufweisen kann;

2.

in Mengen von 1 bis 100 Gew.-%

2.1

gegebenenfalls zusammen mit üblichen Verdünnungsmitteln oder Hilfs- und Zusatzstoffen;

3.

als Kettengleitmittel für automatische Ketten- und Bandschmieranlagen in der Lebensmittelindustrie, die zum Transport von Kunststoffgebinden aus Polyethylenterephthalat dienen.

Nach den weiteren Darlegungen der Klagepatentschrift weisen die erfindungsgemäßen Amine einen guten Reibwert, ein geringes Schaumverhalten, gute Reinigungswirkung und gute mikrobizide Eigenschaften auf. Des weiteren besitzen die erfindungsgemäß zu verwendenden Amine den Vorteil, im Gegensatz zu Standard-Seifenprodukten keine Spannungsrißkorrosion zu verursachen und damit problemlos in Abfüllanlagen mit PET-Gebinden eingesetzt werden zu können.

II.

Das Vorbringen der Kläger rechtfertigt nicht die tatrichterliche Feststellung, dass bei der angegriffenen Ausführungsform in Mengen von 1 bis 100 Gewichtsprozent sekundäre Amine der Formel (Ia) (Hauptantrag) oder neben diesen Aminen auch Salze derartiger Amine der Formel (Ib) und (Ic) (Hilfsantrag) vorhanden sind.

1.

Soweit die Kläger eine Verurteilung der Beklagten in der Hauptsache allein wegen Verwirklichung der Formel (Ia) begehren, haben die Kläger den Verletzungstatbestand auch nach dem Bestreiten der Beklagten, freie Amine der Formel (Ia) würden in erfindungsgemäßer Menge nicht vorliegen, nicht schlüssig dargelegt. Aus der technischen Dokumentation gemäß Anlage K 7 ergibt sich lediglich das Vorhandensein von Alkylaminsalzen und nicht (auch) von freien Aminen der allgemeinen Formel (Ia). Wie die Kläger selber einräumen (GA 68), trifft das Analyseergebnis gemäß Anlage K 8 eine Aussage über das Vorhandensein von Aminen unabhängig davon, in welcher Form (freie Form oder Salzform) sie sich in der angegriffenen Ausführungsform befinden. Damit erlaubt – worauf die Kammer in der mündlichen Verhandlung hingewiesen hat – die Analyse jedoch keine Aussage dazu, ob bei der angegriffenen Ausführungsform freie Amine gemäß der Formel (Ia) überhaupt und – wenn ja – in den in Merkmal 2 angegebenen Mengen vorhanden sind. Das Vorbringen der Kläger, der der technischen Dokumentation gemäß Anlage K 7 zu entnehmende PH-Wert von ca. 7,6 deute auf das Vorhandensein vornehmlich freier Amine hin, rechtfertigt für sich noch nicht die tatrichterliche Feststellung, dass die in Merkmal 2 vorgegebene Menge von mindestens einem Gewichtsprozent überschritten wird. Soweit die Kläger in der mündlichen Verhandlung auf die Aussage in dem Analysenbericht gemäß Anlage K 15 hingewiesen haben, wonach der Aminstickstoff in der Probe zu 95 % neutralisiert sei, d.h. 5 % des Aminstickstoffs im Rohstoff frei vorliegen würde, sind sie dem Vorbringen der Beklagten nicht entgegen getreten, dass dies gerade ein Hinweis dafür sei, dass freie Amine nur zu einem geringen Anteil vorliegen könnten.

Im Rahmen ihres Hauptantrages (Verwirklichung der Formel (Ia)) kann der Klägerin nicht in ihrer Einschätzung gefolgt werden, für die Anspruchsverwirklichung sei es gleichgültig, ob das in der angegriffenen Ausführungsform vorhandene sekundäre Amin in der freien oder in der zugehörigen Salzform vorliege, und es sei allein entscheidend, dass erfindungsgemäße Amine "als solche" in der angegriffenen Ausführungsform nachweisbar seien. Dem steht entgegen, dass in Merkmal 1 bestimmte allgemeine Formeln - (Ib) und (Ic) - für die Salzbildung angegeben sind. Nur Salze, die diesen Formeln entsprechen, unterfallen dem Klagepatent. Unterscheidet der Patentanspruch aber zwischen erfindungsgemäßen sekundären Aminen und deren Salzen, ist es ausgeschlossen, Salze der Amine nur deshalb der Formel (Ia) für freie Amine zu unterstellen, weil im Rahmen der Analyse freie Amine aus den Salzen gebildet werden und damit nachweisbar sind. Maßgeblich für die Beurteilung der Patentverletzung kann allein das angegriffene Produkt in seinem gebrauchsfertigen Zustand sein.

III.

Die Begründetheit des von den Klägern gestellten Hilfsantrages würde voraussetzen, dass in den in Merkmal 2 genannten Mengen Amine und/oder Salze gemäß den Formeln (Ia) bis (Ic) vorliegen. Das angegriffene Schmiermittel müsste also über Aminsalze der in Merkmal 1 konkret bezeichneten Formeln (Ib) und/oder (Ic) verfügen und diese müssten allein oder zusammen mit Aminen der Formel (Ia) in Mengen von 1 bis 100 Gewichtsprozent vorliegen. Derartiges lässt sich auf Grundlage des Klägervorbringens jedoch nicht feststellen.

Soweit die Kläger darauf abstellen, dass im Produkt der Beklagten Essigsäure zu einem Anteil von 1,3 % vorhanden ist und in der Klagepatentschrift (Seite 4, Zeilen 47 f) mit Acetat das Salz der Essigsäure ausdrücklich als Beispiel für organische Ionen X– vom Typ R1–COO– genannt sind, haben sie auch auf einen entsprechenden Hinweis der Kammer in der mündlichen Verhandlung nicht dargelegt, weshalb aus der Anwesenheit von Essigsäure zu einem Anteil von 1,3 % im Analyseergebnis gemäß Anlage K 8 zwingend auf die Verwirklichung der Formel (Ib) oder (Ic) zu schließen sein soll. Vor allem aber ist dem Vorbringen der Kläger nicht zu entnehmen, in welchen gewichtsprozentualen Mengen erfindungsgemäße Aminsalze der Formel (Ib) und (Ic) in der angegriffenen Ausführungsform vorhanden sein sollen. Ohne diese Angaben lässt sich nicht feststellen, ob bei der angegriffenen Ausführungsform in Mengen von 1 bis 100 Gewichtsprozent sekundäre Amine und/oder Salze derartiger Amine der allgemeinen Formel (Ia) bis (Ic) vorhanden sind. Das Analyseergebnis gemäß Anlage K 8 ist insoweit ohne Aussagekraft, da ihm nicht entnommen werden kann, dass gerade die erfindungsgemäßen Salzformeln (Ib) und (Ic) und nicht etwa auch andere Aminsalze Grundlage des Ergebnisses über die gefundenen Mengen an Aminen sind.

Nicht gefolgt werden kann ferner dem von den Klägern in der mündlichen Verhandlung geäußerten Vorbringen, dem in der technischen Dokumentation gemäß Anlage K 7 zur Kennzeichnung des Produktaufbaus verwendeten Begriff "Alkalyminsalze" sei zu entnehmen, dass das angegriffene Schmiermittel erfindungsgemäße Aminsalze aufweise. Alkalymine bezeichnet die sich von Alkanen ableitenden primären, sekundären und tertiären Amine, Dialkyl- und Trialkylamine (Römpp, Chemielexikon, Stichwort: Alkylamine). Da unter das Klagepatent nur sekundäre Amine und Salze derartiger sekundärer Amine fallen, ist es ausgeschlossen, aus der Verwendung des Begriffs Alkylaminsalze, also einer Bezeichnung, die u.a. auch Salze von tertiären Aminen umfasst, auf die Verwirklichung von Merkmal 1 des Patentanspruchs 1, welches lediglich Formeln für Salze von sekundären Aminen benennt, zu schließen. Aber selbst wenn man unterstellt, dass die angegriffene Ausführungsform Salze von sekundären Aminen aufweist, trägt das Vorbringen der Kläger nicht die Feststellung, dass es sich insoweit gerade um solche Salze handelt, die den allgemeinen Formeln (Ib) oder (Ic) unterfallen. Salze von sekundären Aminen, die den vorbezeichneten Formeln und den in den Merkmalen 1.1. und 1.2. genannten Anforderungen an den Rest R und das Anion X nicht entsprechen, fallen nicht in den Schutzbereich des Klagepatents. Dementsprechend hätte es – worauf die Kammer in der mündlichen Verhandlung hingewiesen hat – den Klägern oblegen, substantiiert darzulegen, dass bei der angegriffenen Ausführungsform die in Patentanspruch 1 konkret bezeichneten Salze sekundärer Amine zum Einsatz kommen. Der von der Klägerin vorgelegte Analysebericht (Anlage K 15) und das ebenfalls vorgelegte Analyseergebnis (Anlage K 8) sind hierzu nicht ausreichend, da sie keine Aussage zu den analysierten Salzformen beinhalten, das Klagepatent aber nur bestimmte Salzformen unter Schutz stellt.

IV.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 Abs. 1 ZPO.

Die Anordnungen zur vorläufigen Vollstreckbarkeit und zur Sicherheitsleistung beruhen auf §§ 709, 108 ZPO.

Dr. Crummenerl Dr. Kühnen Lambrecht