BPatG Beschluss vom 21.07.2025 – 25 W (pat) 38/22

BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 38/22

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(Aktenzeichen)

B E S C H L U S S

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In der Beschwerdesache

betreffend die Marke 30 2019 221 831

ECLI:DE:BPatG:2025:210725B25Wpat38.22.0 2

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 21. Juli 2025 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, der Richterin Fehlhammer sowie der Richterin Dr. Rupp-Swienty, LL.M.,

beschlossen:

1. Die Beschwerde der Widersprechenden gegen den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 8. Februar 2022 wird insoweit zurückgewiesen, als sie sich dagegen richtet, dass dem Inhaber der angegriffenen Marke nicht die Kosten des Verfahrens vor dem Deutschen Patent- und Markenamt auferlegt worden sind.

2. Der Antrag der Widersprechenden, dem Inhaber der angegriffenen Marke die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen, wird zurückgewiesen.

I. Gegen die am 17. Juli 2019 erfolgte Eintragung der Wort-/Bildmarke 30 2019 221

3 für Waren der Klassen 3, 30 und 31 hat die Widersprechende aus der Wortmarke UM 017 319 153 Ehren unbeschränkt Widerspruch erhoben. Die mit einem Beamten des höheren Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 8. Februar 2022 den Widerspruch wegen fehlender Verwechslungsgefahr zurückgewiesen. In den Gründen wurde u. a. festgestellt, dass zu einer Kostenauferlegung aus Billigkeitsgründen kein Anlass bestanden hätte.

Die Widersprechende hat gegen diesen Beschluss am 11. März 2022 Beschwerde erhoben und beantragt, ihn aufzuheben und die Eintragung der angefochtenen Marke für alle identischen und ähnlichen Waren, insbesondere für die Waren der Klasse 30, vor allem für die Waren „Kaffee, Tee, Kakao, Getreideflocken, Gewürze, Getreidemehl, Honig“ zu löschen. Der Senat hat mit Schriftsatz vom 29. November 2023 die Verfahrensbeteiligten darauf hingewiesen, dass er bei vorläufiger Beurteilung der Sach- und Rechtslage eine Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zwischen den Vergleichsmarken bejahe, soweit die jüngere Marke für folgende Waren eingetragen ist:

Klasse 3:

Shampoos; Duschgele; Seifen; Cremes für das Gesicht; Hautcremes; Badesalze; Gesichtscremes; Duschgele [Mittel zur Körper- und Schönheitspflege]; Aftershave-Balsam; Babyshampoo; Badeseifen; Deodorants; Badeöle; Duschseife; Cremes für die Haut; Hautmasken [Kosmetika]; Dusch- und Badegel; Bodylotions [Mittel zur Körper- und Schönheitspflege]; Cremes zur Handpflege; Feuchtigkeitscremes; Klasse 30:

Kaffee [geröstet, pulverisiert, granuliert oder als Getränk]; Chutneys; Tee; Kaffee; Kakao; Getreideflocken; Gewürze; Getreidemehl; Honig; 4 Klasse 31:

Roggen; Hafer; Reis, unbehandelt. Mit Schriftsatz vom 15. Januar 2024 hat der Inhaber der angegriffenen Marke mitgeteilt, dass er auf ihre Eintragung in diesem Umfang verzichtet und eine entsprechende Erklärung gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt abgegeben habe.

Mit Schriftsatz vom 2. August 2024 hat die Widersprechende aufgrund der Beschränkung des Warenverzeichnisses die Hauptsache für erledigt erklärt und beantragt, dem Inhaber der angegriffenen Marke die Kosten des Verfahrens, jedenfalls die Kosten des Beschwerdeverfahrens, aufzuerlegen.

Zur Begründung trägt sie vor, dass dieser bereits mit Schreiben vom 29. November 2019 abgemahnt worden und zur Unterlassung aufgefordert worden sei. Er hätte die Warenverzeichnisbeschränkung bereits im Widerspruchs-, zumindest aber im Beschwerdeverfahren vornehmen können und müssen.

Der Schriftsatz vom 2. August 2024 wurde dem Inhaber der angegriffenen Marke mit Anlagen zugestellt. Auch nach Ablauf der Frist zur Stellungnahme von zwei Wochen nach Zustellung hat er sich nicht geäußert. Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II. Der allein noch verfahrensgegenständliche Kostenantrag der Widersprechenden ist zulässig. In der Sache ist er jedoch unbegründet.

1. Der Antrag umfasst die Kosten des Verfahrens vor dem Deutschen Patent- und Markenamt und des Beschwerdeverfahrens, die gemäß § 63 Abs. 1 Sätze 1 und 2 MarkenG bzw. § 71 Abs. 1 Satz 1, Abs. 4 MarkenG auch dann einem Verfahrensbeteiligten auferlegt werden können, wenn - wie vorliegend - auf die Eintragung einer angegriffenen Marke teilweise verzichtet worden ist.

Im Tenor des angegriffenen Beschlusses vom 8. Februar 2022 findet sich zwar keine Entscheidung zu den vor dem Deutschen Patent- und Markenamt entstandenen Kosten. Allerdings wird in den Gründen ausgeführt, dass zu einer Kostenauferlegung aus Billigkeitsgründen kein Anlass bestanden habe. Damit trägt gemäß § 63 Abs. 1 Satz 3 MarkenG jeder Beteiligte die ihm erwachsenen Kosen selbst. Auch gegen diese Rechtsfolge wendet sich die Widersprechende mit ihrer Beschwerde, da mit ihr der gegenständliche Beschluss unbeschränkt angefochten worden ist.

2. Nach §§ 63 Abs. 1 Satz 1 und 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG kann das Deutsche Patent- und Markenamt bzw. das Bundespatentgericht die Kosten des Verfahrens einem Beteiligten ganz oder teilweise auferlegen, wenn dies der Billigkeit entspricht. Hierfür bedarf es jedoch stets besonderer Umstände (vgl. BGH GRUR 1972, 600, 601 - Lewapur; GRUR 1996, 399, 401 - Schutzverkleidung). Solche sind insbesondere dann gegeben, wenn ein Verhalten vorliegt, das mit der prozessualen Sorgfalt nicht zu vereinbaren ist. Davon ist auszugehen, wenn ein Verfahrensbeteiligter in einer nach anerkannten Beurteilungsgesichtspunkten aussichtslosen oder zumindest kaum Aussicht auf Erfolg versprechenden Situation sein Interesse am Erhalt oder Erlöschen des Markenschutzes durchzusetzen versucht und dadurch dem Verfahrensgegner vermeidbare Kosten aufbürdet (vgl. BPatG 27 W (pat) 40/12 - mcpeople/McDonald′s; BPatGE 12, 238, 240 - Valsette/Garsette; BPatG 26 W (pat) 39/19 - EUKANUBA/Euka-Mammin). Dabei ist stets ein strenger Maßstab 6 anzulegen, der dem Umstand Rechnung trägt, dass die Kostentragung aus Billigkeitsgründen nur ausnahmsweise bei einem sorgfaltswidrigen Verhalten in Betracht kommt. Demnach ist auch der Verfahrensausgang in der Hauptsache für sich genommen kein Grund, einem Beteiligten Kosten aufzuerlegen (vgl. BGH GRUR 1972, 600, 601 - Lewapur; GRUR 1996, 399, 401 - Schutzverkleidung). Sofern ein Markeninhaber vor Ablauf der Widerspruchsfrist auf eine eindeutig verwechselbare Marke hingewiesen worden ist, gleichwohl diese aufrechterhält und damit Veranlassung für einen erfolgreichen Widerspruch gibt, kann dies Grund sein, ihm die Kosten des nachfolgenden Widerspruchsverfahrens aufzuerlegen (vgl. BPatG Mitt.

1977, 214; Mitt. 1985, 18). Im vorliegenden Fall ist die angegriffene Marke nicht eindeutig mit der Widerspruchsmarke verwechselbar. Dies ergibt sich zum einen aus dem Umstand, dass das Deutsche Patent- und Markenamt den Widerspruch mangels Verwechslungsgefahr zurückgewiesen hat. Zum anderen hat auch der Senat in seinem Hinweis vom 29. November 2023 dargelegt, dass die beiderseitigen Marken in ihrer Gesamtheit nicht als ähnlich angesehen werden. Eine Verwechslungsgefahr könne erst dann bejaht werden, wenn der den Gesamteindruck der angegriffenen Marke prägende Bestandteil „EHRENMANUFAKTUR“ herausgegriffen und bei diesem auf das allein kennzeichnungskräftige Element „EHREN-“ abgestellt werde. Es bedarf somit mehrerer Überlegungen im Rahmen der Prüfung der Verwechslungsgefahr. Insofern hat der Inhaber der angegriffenen Marke durch das Festhalten an ihr nicht gegen seine prozessuale Sorgfaltspflicht verstoßen.

Ihm kann auch nicht zum Vorwurf gemacht werden, dass er aufgrund des Schreibens der Widersprechenden vom 29. November 2019, mit dem er abgemahnt und zur Unterlassung aufgefordert worden ist, früher sein Warenverzeichnis hätte beschränken können. Der Widerspruch wurde nämlich bereits zuvor mit Schreiben vom 12. November 2019 erhoben. Es ist nachvollziehbar, wenn in dieser Situation aus Sicht eines Markeninhabers eine Entscheidung im Widerspruchsverfahren abgewartet wird, da die in diesem Zusammenhang zu erörternden Fragestellungen denen des Abmahnverfahrens entsprechen.

7 Hinzu kommt, dass der Inhaber der angegriffenen Marke auf den Hinweis des Senats vom 29. November 2023 auf sein Markenrecht innerhalb der ihm eingeräumten Frist zur Stellungnahme soweit verzichtet hat, als der Senat von einer Verwechslungsgefahr ausgegangen ist.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gegeben, wenn gerügt wird, dass 1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war, 2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war, 3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war, 4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat, 5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder 6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch eine beim Bundesgerichtshof zugelassene Rechtsanwältin oder einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt in elektronischer Form einzulegen.

Kortbein Fehlhammer Rupp-Swienty