BPatG Beschluss vom 26.07.2007 – 21 W (pat) 68/04

BUNDESPATENTGERICHT

21 W (pat) 68/04

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(Aktenzeichen) Verkündet am 26. Juli 2007 …

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 198 61 320.2-55 …

hat der 21. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 26. Juli 2007 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Winterfeldt sowie der Richter Dipl.-Phys. Dr. Häußler, Dipl.-Ing. Bernhart und des Richters am Oberlandesgeri cht Karcher

beschlossen:

Die Anmeldung wird unter Aufhebung des Beschlusses der Prüfungsstelle des De utschen Patent- und Markenamts für Klasse H 03 H vom 5. August 2004 auf der Basis eines Anspruchs 1, der die Merkmale der Ansprüche 1 - 3 der Anmeldung vom 22. April 2004 umfasst, an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

G r ü n d e

I Die P atentanmeldung 198 61 320 mit der Bezeichnung "Verfahren zur Blutprobenn ahme und Analyse" ist am 22. April 2004 von der am 1. Dezember 1998 eingereichten Stammanmeldung 198 55 465, für welche die Priorität der am erikanischen Anmeldung mit dem Aktenzeichen US 08/985 307 vom 4. Dezember 1997 in Anspruch genommen worden ist, abgeteilt worden. Die Prüfungsstelle für Klasse H 03 H d s Deutschen Patent- und Markenamts hat e die Teilanmeldung durch Beschluss vom 5. August 2004 zurückgewiesen.

Zur Begründung ist in der Entscheidung ausgeführt, der dem Patentanspruch 23 der Sta mmanmeldung entsprechende Patentanspruch 1 der Teilanmeldu ng sei auf ein chiru rgisches Verfahren gerichtet. Ein solches gelte gemäß § 5 Abs. 2 PatG als nicht gewerblich anwendbar. Der Patentanspruch 1 und die auf ihn rückbezogenen Unteransprüche seien aus diesem Grunde nicht gewährbar. Gegen den v orgenannten Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anm elderin.

Sie vertritt d ie Auffassung, dass durch das im Patentan spruch 1 beanspruchte Verfahren zur Blutprobennahme keine chirurgische Behandlung des menschlichen Körpers erfo ge. Der Anmeldungsgegenstand falle deshalb nicht unter die l durch § 5 Abs. 2 Pa tG vom Patentschut z ausgenommenen Verfahren.

Die Anmelderin beantragt, die Anmeldung unter Aufhebung des Beschlusses der Prüfungsstelle des Deutschen Patent- und Markenamts für Klasse H 03 H vom 5. August 2004 auf der Basis eines Ansp ruchs 1, der die M erkmale der Ansprüche 1 - 3 der Anmeldung vom 22. April 2004 umfasst, an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweise n. Der mit Glied erungspunkten versehene Patentanspruch 1 vom 22. April 20 04 lautet:

M1 Verfahren zur Blutprobennahme von der Haut eines Patienten, mit folgenden Merkmalen:

M2 Bereitstellen einer Stechvorrichtung (166), M3 die eine entfernbare Kassette (100) aufweist, M4 wobei die Kassette (100) eine Lanzette (106) mit einer Lanzettenspitze (122), die in der Kassette (100) abgeschirmt ist, aufweist; M5 Treiben der Lanzette (106), um die Lanzettenspitze (122) aus der Kassette (100) auszufahren, so dass die Lanzette (106) die Haut sticht, um Blut zu erhalten; M6 und Übertragen von Blut, das von der Haut erhalten wird, in die Kassette (100).

An diesen Patentanspruch schließen sich antragsgemäß die Patentansprüche 2 und 3 vom 22. April 2004 an, so dass das beanspruchte Verfahren M7 ferner den Schritt des Einsetzens der Kassette (100) in einen Träger der Stechvorrichtung (500) aufweist, M8 und ferner den Schritt des Haltens eines Behälters (100) zum Lagern neuer Kassetten (100) in dem Träger aufweist, wobei eine neue Kassette (100) von dem Behälter (150) übertragen werden kann, um zum Stechen der Haut in den Träger eingesetzt zu werden.

Hinsichtlich der verbleibenden Unteransprüche 4 bis 10 sowie hinsichtlich weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II Die Beschwerde ist zulässig, insbesondere ist sie statthaft sowie form- und fristgerecht eingelegt (§ 73 Abs. 1 und 2 PatG) . Die Beschwerde hat auch insoweit Erfo lg, als sie zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und zur Zurückverweisung an das Patentamt (§ 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und 2 PatG) führt. 1) Patentfähigkeit a) Der geltende Patentanspruch 1 ist zulässig, denn er umfasst die Merkmale der Patentansprüche 1 bis 3 der vorliegenden Anmeldung, welche ihrerseits den ursprünglich eingereichten Patentansprüchen 23 bis 25 der Stammanmeldung entsprechen. Die geltenden Unteransprüche gehen auf die Patentansprüche 26 bis 32 der Stammanmeldung zurück und sind deshalb ebenfalls zulässig.

b) Die vorliegende Anmeldung betrifft Techniken zum Erhalten und Analysieren von Blutproben und insbesondere Systeme, die ein Benutzer bequem selbst anwenden kann, um sich Blut zur Analyse selbst zu entnehmen (Beschreibung Seite 1, 1. Absatz).

c) Dem Anmeldungsgegenstand liegt die Aufgabe zugrunde, ein Konzept für die Blutprobennahme zu schaffen, das genau ist und zugleich eine hohe Bedienen (soll heißen: einen hohen Bedienkomfort) hat (Beschreibung Seite 7, 2. Absatz). d ) Der hier zuständige Fachmann ist ein mit der Entwicklung von Verfahren und Vorrichtungen zur Blutprobennahme befasster, berufserfahrener Medizintechniker.

e) Das gemäß geltendem Patentanspruch 1 beanspruchte Verfahren zur Blutprobennahme von der Haut eines Patienten ist gewerblich anwendbar. Der im Zurückweisungsbeschluss (vgl. Seite 2, 1. Absatz) geäußerten Auffassung des Prüfers, die vorliegende Anm eldung sei auf ein chirurgisches Verfahren geri chtet, welches gemäß § 5 Abs. 2 PatG vom Patentschutz ausgenommen sei, vermag sich der Senat nicht anzuschließen. Unter chirurgischen Verfahren im Sinne des § 5 Abs. 2 PatG sind manuelle Behandlungen wie beispielsweise das Einrenken gebrochener Knochen oder verrenkter Glieder sowie instrumentelle Eingriffe in den lebenden Körper von Mensch oder Tier zu verstehen, wobei sich die moderne Chirurgie jedoch nicht mehr auf Eingriffe mit dem Skalpell beschränkt, sondern auch mit Lasern, Strahlen oder hochfrequenten Strömen in die Organe des menschlichen oder tierischen Kö rpers eingreift (vgl. hierzu Benkard, Patentgesetz, 10. Auflage, § 5, Rdn. 24). Der Hauptzweck des chirurgischen Eingriffs ist dabei in jedem Falle die Heilung von Krankheiten oder Verletzungen, die Verminderung gesundheitlicher Störungen, die Linderung von Gebrechen und die Beseitigung oder Korrektur körperlicher Fehler (Mitt. 89, 148 – "Patentfähigkeit").

Die Entnahme einer Blutprobe vom Körper eines Patienten mag nun zwar potentiell für den besagten Zweck geeignet sein, indem beispielsweise die anhand der Blutprobe gewonnenen Erkenntnisse im weiteren Verlauf der Behandlung für Heilzwecke herangezogen werden. Dem Eingriff an sich fehlt nach Überzeugung des S enats jedoch – ebenso wie etwa dem Stechen von Ohrlöchern, dem Verabreichen von Injektionen oder dem Tätowieren – eine gewisse Erheblichkeit, um als chirurgisch eingestuft und damit vom Patentschutz ausgenommen zu werden (vgl. hierzu Schulte, Patentgesetz, 7. Auflage, § 5, Rdn. 29, Ziffer 7, m. w. N.).

f) Eine Recherche ist in der vorliegenden Teilanmeldung bislang nicht durchgeführt worden. Allerdings wird in der zwischenzeitlich erteilten Stammanmeldung 198 55 465 auf die beiden Entgegenhaltungen D1: WO 93/09723 A1 und D2:

WO 93/00044 A1 verwiesen. Das Verfahren gemäß dem geltenden Patentanspruch 1 ist gegenüber diesem Stand der Technik – wie der Senat im Zuge der Amtsermittlung überprüft hat – neu und beruht auch auf einer erfinderischen Tätigkeit des zuständigen Fachmanns. α) Der Druckschrift D1 (vgl. die Figuren 1 und 7 sowie die Beschreibung Seite 5, Z eile 13 bis Seite 7, Zeile 13) ist ein Verfahren zur Blutprobennahme als bekannt zu entnehmen, von dem sich der Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 zumindest durch das Merkmal M3 unterscheidet, wonach die anmeldungsgemäß verwendete Stechvorrichtung eine entfernbare Kassette aufweisen soll. Eine entfernbare Kassette gemäß dem sinnvoll verstandenen Patentanspruch 1 ist beim Stand der Te chnik gemäß Druckschrift D1 ersichtlich nicht vorgesehen. Der Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 ist somit neu gegenüber der D1. Diese Druckschrift vermag dem Fachmann auch keinerlei Anregung dahingehend zu vermitteln, die bekannte Stechvorrichtung (lancet device) mit einer entfernbaren Kassette auszustatten. Denn soweit beim Stand der Technik überhaupt von einer K assette im Sinne des geltenden Patentanspruchs 1 die Rede sein kann, handelt es sich dort um einen integralen Bestandteil (body 42, base 14) der bekannten Stechvorrichtung, dessen Entfernung zu deren vollständiger Demontage führen würde. Der Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 wird dem zuständigen Fachmann somit durch die D1 auch nicht nahegelegt.

β) Die Entgegenhaltung D2 (vgl. die Figuren 1 bis 3 und die Beschreibung Seite 3, Zeile 24 bis Seite 5, Spalte 9) geht über den Offenbarungsgehalt der D1 nicht hinaus. Zwar lehrt die D2, die bekannte Stechvorrichtung (blood sampler) mit einer Kappe (cap bzw. cover 11) auszustatten, die bei der Blutprobennahme das bürstenförmige Blutaufnahmeteil (sample collector bzw. tongues 10) umgibt und die - nachdem sie auf das gegenüber liegende Ende de r Stechvorrichtung umgesteckt w orden ist – während der Übergabe des vom Aufnahmeteil gesammelten Blutes an ein Messgerät (sensor or indicator 16) die Nadel (needle 8) schützt. Eine entfernbare Kassette gemäß dem sinnvoll verstandenen Merkmal M3 des geltenden Patentanspruchs 1 ist aus der D2 jedoch nicht bekannt und wird dem Fachmann durch diesen Stand der Technik auch nicht nahegelegt.

2 ) Zurückverweisung Aus dem vom Senat in B etracht gezogenen Stand der Technik gemäß den Druckschriften D1 und D2 erge ben sich somit für de n zuständigen Fachmann keine Hinweise auf die Ausgestaltung eines Verfahrens zur Blutprobennahme von der Haut eines Patienten mit sä mtlichen, im g eltenden Patentanspruch 1 aufgeführten M erkmalen.

Infolge dessen lässt sich weder mit angeblich fehlender gewerblicher Anwendbarkeit, noch mit diesem Stand der Technik eine Zurückweisung der Anmeldung begründen. Das Verfahren ist jedoch noch nicht zur Entscheidung reif und die Anmeldung zur weiteren Prüfung an das Patentamt zurückzuverweisen. § 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 PatG bestimmt, dass das Patentgericht die angefochtene Entscheidung aufheben kann, ohne in der Sache selbst zu entscheiden, wenn die Gründe, die der angefochtenen Entscheidung zugrunde liegen, beseitigt werden und eine neue Sachprüfung erforderlich ist. Danach kann die Anmeldung an das Patentamt zurückverwiesen werden, wenn die Patentfähigkeit noch nicht oder nicht ausreichend Gegenstand der Prüfung war (vgl. Busse, Patentgesetz, 6. Auflage, § 79, Rdn. 64 und 65; Schulte, Patentgesetz, 7. Auflage, § 79, Rdn. 19 bis 21, jeweils m. w. N.). Dies ist hier der Fall, da eine Recherche, wie bereits erwähnt, in der vorliegenden Teilanmeldung noch nicht durchgeführt worden ist.

Es ist nicht auszuschließen, dass bei der somit erforderlichen Recherche bezüglich des geltenden Patentanspruchs 1 entscheidungserheblicher Stand der Technik ermittelt wird. Aus diesem Grunde war der angefochtene Beschluss aufzuheben und die Anmeldung an das Patentamt zurückzuverweisen. Dr. Winterfeldt Richter Karcher ist urlaubsbedingt verhindert, den Beschluss zu unterschreiben.

Dr. Winterfeldt Dr. Häußler Bernhart Pü