BGH Urteil vom 17.06.2025 – X ZR 78/23

Die Berufung gegen das Urteil des 6. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts vom 15. Februar 2023 wird auf Kosten der Klägerin zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Die Beklagte ist Inhaberin des mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 2 438 957, das im Wege der Teilung aus einer Anmeldung vom 19. September 2003 hervorgegangen ist, eine US-Priorität vom 30. September 2002 beansprucht und eine Infusionsvorrichtung betrifft.

Patentanspruch 1, auf den fünf weitere Ansprüche zurückbezogen sind, lautet in der Verfahrenssprache:

A device (10) for delivering fluid to a patient, comprising: an exit port assembly (62); a reservoir (22) including a side wall extending towards an outlet connected to the exit port assembly; a lead screw (34) received at least partly in the reservoir and longitudinally extending towards the outlet; a plunger (36) secured to the lead screw and having an outer periphery linearly slideable along the side wall of the reservoir, such that linear movement of the lead screw towards the outlet of the reservoir forces fluid within the reservoir through the outlet to the exit port assembly; an elongated shape memory element (38) having a changeable length decreasing from an un-charged length to a charged length when at least one charge is applied to the shape memory element, wherein the shape memory element is operatively connected to the lead screw such that the changeable length of the shape memory element decreasing from an uncharged length to a charged length causes linear movement of the lead screw towards the outlet of the reservoir; and characterised by further comprising: a sensor (20) detecting linear movement of the lead screw; a processor (40) connected to the shape memory element and the sensor detecting linear movement of the lead screw, and programmed to apply a charge to the shape memory element and remove the charge upon receiving a signal from the sensor indicative of linear movement of the lead screw.

Die Klägerin, die wegen Verletzung des Streitpatents verurteilt worden ist, hat das Streitpatent im Umfang der Ansprüche 1 sowie 3 bis 6 angegriffen und geltend gemacht, der angegriffene Gegenstand sei nicht patentfähig. Die Beklagte hat das Streitpatent in der erteilten Fassung und hilfsweise in acht geänderten Fassungen verteidigt.

Das Patentgericht hat das Streitpatent für nichtig erklärt, soweit der angegriffene Gegenstand über die mit Hilfsantrag 1 verteidigte Fassung hinausgeht, und die Klage im Übrigen abgewiesen.

Dagegen richtet sich die Berufung der Klägerin, die ihr erstinstanzliches Begehren in vollem Umfang weiterverfolgt. Die Beklagte tritt dem Rechtsmittel entgegen und verteidigt das Streitpatent ergänzend mit ihren erstinstanzlichen Hilfsanträgen 2 und 4.

Die zulässige Berufung ist unbegründet.

I. Das Streitpatent betrifft eine Infusionsvorrichtung.

1. Nach der Beschreibung des Streitpatents ermöglichen Infusionspumpen die Zufuhr flüssiger Medikamente unter Beachtung anspruchsvoller Zuführprofile. Im Stand der Technik bekannte Pumpen dieser Art seien meist unhandlich und schwer und ließen sich nicht einfach programmieren.

Dem Streitpatent liegt vor diesem Hintergrund das technische Problem zugrunde, eine Infusionsvorrichtung bereitzustellen, die möglichst klein und leicht ist und sich leicht programmieren lässt.

2. Zur Lösung schlägt das Streitpatent in Patentanspruch 1 gemäß der Fassung nach dem angefochtenen Urteil eine Vorrichtung vor, deren Merkmale sich wie folgt gliedern lassen (Änderungen gegenüber der erteilten Fassung sind hervorgehoben):

3. Einige Merkmale bedürfen der näheren Erörterung.

a) Die in den Merkmalen 2 bis 5 vorgesehenen Elemente ermöglichen es, die in einem Behälter (22) angeordnete Flüssigkeit mittels eines bewegten Kolbens (36) zu einem Ausgang hin zu verdrängen. Der Kolben wird hierzu durch eine Leitspindel (34) verschoben.

Ein Ausführungsbeispiel ist in der nachfolgend wiedergegebenen Figur 3 dargestellt.

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b) Der Mechanismus zur Bewegung der Leitspindel ist in den Merkmalen 6, 9 und 10 spezifiziert.

aa) Das in Merkmal 6 vorgesehene Formgedächtniselement (38) kann aus einem Draht bestehen, dessen Länge sich bei Anlegen einer elektrischen Spannung verringert. Eine solche Verkürzung führt zu einer linearen Bewegung der Leitspindel zum Ausgang hin. Diese Bewegung wird mittels eines Ratschenglieds und eines Zahnrads erzeugt.

Diese Ausgestaltung ermöglicht eine im Vergleich zu einem herkömmlichen Elektromotor kleinere und einfachere Bauweise.

bb) Bei dem in Figur 3 dargestellten Ausführungsbeispiel wird die Leitspindel (34) dadurch verschoben, dass sie sich in einer feststehenden Mutter (18) dreht.

Hierzu ist das mittels des Formgedächtniselements und des Ratschenglieds (14) angetriebene Zahnrad (42) fest mit einer geschlitzten Röhre (44) verbunden. Die Leitspindel (34) ist innerhalb der Röhre (44) angeordnet und weist einen radial angeordneten Stift (46) auf, der verschiebbar in Längsschlitzen (48) der Röhre (44) aufgenommen ist. Eine Drehung des Zahnrads (42) bewirkt eine Drehung der Röhre (44) und der Leitspindel (34) um die gemeinsame Drehachse (A). Die Leitspindel (34) steht ferner in Gewindeeingriff mit einer Mutteranordnung (18). Deshalb wird sie bei einer Drehung linear in Richtung des Ausgangs bewegt (Abs. 52).

cc) Bei einem anderen Ausführungsbeispiel, das in den nachfolgend wiedergegebenen Figuren 25 bis 27 dargestellt ist, wird die Linearbewegung auf umgekehrte Weise bewirkt.

Die Leitspindel (250) steht in Gewindeeingriff mit einem Zahnrad (252). Ein oder mehrere am Gehäuse (266) angebrachte Stifte (264) sind jeweils verschiebbar in eine in der Leitspindel (250) ausgebildete Nut (262) aufgenommen. Dies ermöglicht eine lineare Bewegung der Leitspindel (250), verhindert aber eine Drehbewegung derselben. Dies hat zur Folge, dass die Leitspindel bei einer Drehung des Zahnrads (252) linear bewegt wird (Abs. 90-92).

Anstelle der Stifte (264) und der Nuten (262) können zum Verhindern einer Drehung auch zwei an einer Leitspindel (270) ausgebildete Stifte (272) und zwei in einem Gehäuse (274) ausgebildete Nuten (276, 278) eingesetzt werden, wie dies in der nachfolgend wiedergegebenen Figur 28 dargestellt ist (Abs. 93).

dd) Die nach dem angefochtenen Urteil zusätzlich vorgesehenen Merkmale 9 und 10 schreiben eine Ausgestaltung mit drehfest gelagerter Spindel und einem Zahnrad mit Innengewinde zwingend vor, schließen also die in Figur 3 dargestellte Ausgestaltung aus. Auf welche Weise die Spindel an einer Drehung gehindert wird, ist auch nach dieser Fassung nicht näher festgelegt.

c) Zu Recht und insoweit nicht angegriffen hat das Patentgericht angenommen, dass Merkmal 7 keine näheren Vorgaben dazu enthält, in welcher Weise der Sensor zur Wahrnehmung linearer Bewegungen der Leitspindel ausgestaltet und angeordnet sein muss.

Mangels solcher Vorgaben genügt es, wenn Parameter erfasst werden, anhand derer mit hinreichender Zuverlässigkeit auf eine lineare Bewegung der Leitspindel geschlossen werden kann.

Dieses Verständnis steht in Einklang mit der Beschreibung und den dort geschilderten Ausführungsbeispielen.

Nach der Beschreibung kann ein Sensor viele unterschiedliche Formen aufweisen (Abs. 73).

Bei dem in Figur 3 dargestellten Beispiel besteht die Sensoranordnung (20) aus einem Referenzelement (66), das an dem an der Leitspindel (34) befestigten Stift (46) angeordnet ist, und drei Emitter/Detektor-Paaren (68), mit deren Hilfe die Position des reflektierenden Referenzelements ermittelt werden kann (Abs. 62).

Bei anderen Ausführungsbeispielen werden mit Hilfe eines Sensors Drehbewegungen des Zahnrads (42) oder sonstiger damit verbundener Bauteile ermittelt. Dies ermöglicht Rückschlüsse auf die Linearbewegung der Leitspindel (34) (Abs. 75 ff.).

II. Das Patentgericht hat seine Entscheidung im Wesentlichen wie folgt begründet:

Der mit Hilfsantrag 1 verteidigte Gegenstand gehe nicht über den Gegenstand der Stammanmeldung hinaus. Die neu aufgenommenen Merkmale seien dort nicht nur in Zusammenhang mit einzelnen Ausführungsbeispielen offenbart, sondern generell in Kombination mit den sonstigen Merkmalen von Patentanspruch 1.

Der mit Hilfsantrag 1 verteidigte Gegenstand sei auch patentfähig. Das US-Patent 5 919 167 (D1) offenbare zwar eine Vorrichtung mit den Merkmalen 1 bis 5 und 7 sowie einen Teil der Merkmale 6 und 8. Ausgehend von D1 habe es zudem nahegelegen, die lineare Bewegung der Leitspindel kontinuierlich zu überwachen und quantitativ zu bestimmen. Die Merkmale 9 und 10 seien durch D1 aber weder offenbart noch nahegelegt. Das US-Patent 6 340 357 (E65) offenbare zwar eine Leitspindel, die gegen Drehung gesichert sei. Das dort gezeigte Zahnrad diene aber nicht dem Antrieb der Leitspindel in Längsrichtung, sondern der Einstellung des Kolbenhubs. In anderen Entgegenhaltungen seien die Merkmale 9 und 10 ebenfalls nicht offenbart. Sie seien auch durch das Fachwissen nicht nahegelegt. Etwas anderes habe die Klägerin, der es obliege, diejenigen technischen und sonstigen tatsächlichen Gesichtspunkte darzulegen, aus denen sich die rechtliche Schlussfolgerung ergebe, dass der Fachmann Anlass gehabt habe, den ihm nach seinem Fachwissen und -können objektiv möglichen Weg auch zu gehen, nicht behauptet.

III. Dies hält der Nachprüfung im Berufungsverfahren stand.

1. Der mit dem erstinstanzlichen Hilfsantrag 1 verteidigte Gegenstand geht nicht über den Inhalt der Stammanmeldung (veröffentlicht als WO 2004/030717 A2, NB9) hinaus.

a) Nach der ständigen Rechtsprechung des Senats ist für die ursprüngliche Offenbarung eines beanspruchten Gegenstands erforderlich, dass die im Anspruch bezeichnete technische Lehre den Ursprungsunterlagen in ihrer Gesamtheit unmittelbar und eindeutig als mögliche Ausführungsform der Erfindung zu entnehmen ist (vgl. etwa BGH, Urteil vom 28. Juni 2022 - X ZR 67/20, GRUR 2022, 1575 Rn. 68 - Übertragungsparameter).

Bei der Ausschöpfung des Offenbarungsgehalts der ursprünglichen Unterlagen sind grundsätzlich auch Verallgemeinerungen von ursprünglich offenbarten Ausführungsbeispielen zulässig. Danach ist ein "breit" formulierter Anspruch unter dem Gesichtspunkt der unzulässigen Erweiterung jedenfalls dann unbedenklich, wenn sich ein in der Anmeldung beschriebenes Ausführungsbeispiel der Erfindung aus fachlicher Sicht als Ausgestaltung der im Anspruch umschriebenen allgemeineren technischen Lehre darstellt und diese Lehre in der beanspruchten Allgemeinheit bereits der Anmeldung als zu der angemeldeten Erfindung gehörend entnehmbar ist - sei es in Gestalt eines in der Anmeldung formulierten Anspruchs, sei es nach dem Gesamtzusammenhang der Unterlagen. Das gilt insbesondere dann, wenn von mehreren Merkmalen eines Ausführungsbeispiels, die zusammengenommen, aber auch für sich betrachtet dem erfindungsgemäßen Erfolg förderlich sind, nur eines oder nur einzelne in den Anspruch aufgenommen worden sind (BGH, Urteil vom 11. Februar 2014 - X ZR 107/12, BGHZ 200, 63 Rn. 21 ff. - Kommunikationskanal; Beschluss vom 8. November 2016 - X ZB 1/16, BGHZ 212, 351 Rn. 45 - Ventileinrichtung; Urteil vom 13. Februar 2020 - X ZR 6/18, GRUR 2020, 728 Rn. 26 - Bausatz; Urteil vom 23. April 2020 - X ZR 38/18, GRUR 2020, 974 Rn. 39 - Niederflurschienenfahrzeug).

Unzulässig ist eine Verallgemeinerung hingegen, wenn den ursprünglich eingereichten Unterlagen zu entnehmen ist, dass bestimmte Merkmale in untrennbarem Zusammenhang miteinander stehen, der Patentanspruch aber nur einzelne davon vorsieht (BGH, Beschluss vom 11. September 2001 - X ZB 18/00, GRUR 2002, 49 - Drehmomentübertragungseinrichtung; Urteil vom 17. Februar 2015 - X ZR 161/12, BGHZ 204, 199 Rn. 31 - Wundbehandlungsvorrichtung; Urteil vom 21. Juni 2016 - X ZR 41/14, GRUR 2016, 1038 Rn. 48 - Fahrzeugscheibe II; Urteil vom 26. September 2023 - X ZR 76/21, GRUR 2024, 42 Rn. 42 - Farb- und Helligkeitseinstellung). Der Beanspruchung von Schutz ohne ein bestimmtes Merkmal kann insbesondere entgegenstehen, dass alle in einer Anmeldung geschilderten Ausführungsbeispiele ein bestimmtes Merkmal oder eine bestimmte Kombination von Merkmalen aufweisen und dem Inhalt der Anmeldung zu entnehmen ist, dass die im Anspruch vorgesehenen Mittel der Lösung eines Problems dienen, das das Vorhandensein des betreffenden Merkmals oder der betreffenden Merkmalskombination voraussetzt (BGH, Urteil vom 7. November 2017 - X ZR 63/15, GRUR 2018, 175 Rn. 35 - Digitales Buch; Urteil vom 8. Februar 2022 - X ZR 22/20, Rn. 31; Urteil vom 28. Juni 2022 - X ZR 67/20, GRUR 2022, 1575 Rn. 70 f. - Übertragungsparameter).

b) Nach diesen Grundsätzen ist der mit dem erstinstanzlichen Hilfsantrag 1 verteidigte Gegenstand bereits der Stammanmeldung als zur Erfindung gehörend zu entnehmen.

aa) Wie auch die Berufung nicht in Zweifel zieht, sieht der in der Stammanmeldung formulierte Anspruch 168 alle Merkmale der erteilten Fassung von Patentanspruch 1 vor.

bb) Entgegen der Auffassung der Berufung sind die Merkmale 9 und 10 in der Stammanmeldung auch für Ausführungsformen offenbart, die ein Formgedächtniselement im Sinne von Merkmal 6, einen Sensor im Sinne von Merkmal 7 und einen Prozessor im Sinne von Merkmal 8 aufweisen.

Ebenso wie im Streitpatent sind die Merkmale 9 und 10 in der Anmeldung durch die oben wiedergegebenen Figuren 25 bis 27 und die hierauf bezogenen Passagen in der Beschreibung (Abs. 103-105) offenbart. Dabei werden zwar nur die in den Merkmalen vorgesehenen Bauteile (Behälter, Leitspindel, Kolben, Zahnrad) dargestellt und ausdrücklich erwähnt. Aus dem Zusammenhang ergibt sich aber hinreichend deutlich, dass diese Bauteile in gleicher Weise vorgesehen und in die Gesamtvorrichtung integriert sein können wie bei den anderen Ausführungsbeispielen.

Dafür spricht schon der Umstand, dass die genannten Passagen anders als etwa Figur 3 keine vollständige Pumpe betreffen, sondern nur die abgewandelte Anordnung der einzelnen Bauteile zur Umsetzung der Drehbewegung des Zahnrads in eine lineare Bewegung der Leitspindel. Anhaltspunkte dafür, dass diese Abwandlung zwingend mit Änderungen hinsichtlich anderer Bauteile einhergehen muss, ergeben sich weder aus den diesbezüglichen Ausführungen noch aus anderen Passagen der Stammanmeldung.

Wie das Patentgericht in dem gemäß § 83 Abs. 1 PatG erteilten Hinweis im Ansatz zutreffend angenommen hat, zeigen die Figuren 25 bis 27 allerdings ein anderes Konzept zur Umsetzung der Dreh- in eine Linearbewegung als die Figuren 3 bis 20, das nur alternativ, nicht aber kumulativ zu dem dort gezeigten Konzept verwirklicht werden kann. Entgegen der dort geäußerten Einschätzung spricht dies jedoch nicht gegen, sondern für das oben aufgezeigte Ergebnis. Auch insoweit ist ausschlaggebend, dass die aufgezeigte Alternative nur eine einzelne Funktion der zuvor beschriebenen Ausführungsbeispiele betrifft, während die übrigen Funktionen und Bauteile in diesem Zusammenhang nicht angesprochen werden. Mangels abweichender Angaben sind die Ausführungen auch unter diesem Aspekt dahin zu verstehen, dass diese Funktionen und Bauteile aus den anderen Ausführungsbeispielen übernommen werden können.

Vor diesem Hintergrund ergibt sich aus dem Umstand, dass der in der Anmeldung formulierte Anspruch 71 das Merkmal 9 nur in Kombination mit den Merkmalen 1 bis 5 sowie einem umgebenden Gehäuse vorsieht, ebenfalls keine Unvereinbarkeit der Merkmale 9 und 10 mit den Merkmalen 6 bis 8. Dabei kann dahingestellt bleiben, ob der Anspruch für sich gesehen auf eine eigenständige, mit anderen Merkmalen nicht kombinierbare Ausführungsform gerichtet ist. Aus der Beschreibung ergibt sich aus den oben aufgezeigten Gründen jedenfalls, dass auch eine Kombination der Merkmale 1 bis 10 zur Erfindung gehört.

cc) Entgegen der Auffassung der Berufung geht der mit dem erstinstanzlichen Hilfsantrag 1 verteidigte Gegenstand auch nicht deshalb über den Inhalt der Stammanmeldung hinaus, weil die Figuren 26 bis 28 nur zwei konkrete Ausgestaltungen zur Verhinderung einer Drehbewegung der Leitspindel zeigen, während Merkmal 9 kein konkretes Mittel vorgibt.

Die auf diese Figuren bezogenen Ausführungen in der Beschreibung lassen hinreichend erkennen, dass diese beiden Ausgestaltungen dem Zweck dienen, eine Drehung des in Gewindeeingriff mit der Leitspindel stehenden Zahnrads zu ermöglichen und eine Drehung der Leitspindel zu verhindern, um diese in linearer Richtung bewegen zu können (Abs. 104). Daraus ergibt sich ohne ergänzende Heranziehung von Fachwissen, dass nicht die konkrete Ausgestaltung maßgeblich ist, sondern die Erreichung des genannten Zwecks.

2. Zu Recht hat das Patentgericht den mit dem erstinstanzlichen Hilfsantrag 1 verteidigten Gegenstand als neu angesehen.

a) Wie auch die Berufung nicht in Zweifel zieht, offenbart D1 nicht die Merkmale 8, 9 und 10.

aa) D1 zeigt eine Spritzenpumpe zur Infusion von Medikamenten.

Nach der Beschreibung von D1 wurden im Stand der Technik typischerweise konventionelle Elektromotoren eingesetzt. Diese erforderten großen Herstellungsaufwand und wiesen ein hohes Gewicht auf.

Zur Verbesserung schlägt D1 vor, ein Formgedächtniselement einzusetzen, das sich bei Anlegen einer elektrischen Ladung verkürzt und im spannungslosen Zustand wieder die ursprüngliche Länge einnimmt.

Ein Ausführungsbeispiel ist in der nachfolgend wiedergegebenen Figur 2 dargestellt.

Die in einem Behälter (26) enthaltene Flüssigkeit kann mit einem Kolben zu einem Ausgang verdrängt werden. Der Kolben wird durch eine Gewindestange (84) angetrieben. Diese ist so in einem Kopplungselement (74) angeordnet, dass die beiden Bauteile nicht gegeneinander verdreht werden können. Ferner verläuft sie durch eine Mutter (86), die gegen Drehung und lineare Bewegung gesichert ist (Sp. 4 Z. 19-41).

Das Kopplungselement (74) und mit ihm die Gewindestange (84) werden in eine Drehbewegung entgegen dem Uhrzeigersinn versetzt, wenn eine Sperrklinke (48) in gleicher Drehrichtung verschwenkt wird (Sp. 4 Z. 7-9). Zu einer solchen Verschwenkung kommt es, wenn das Formelement (38) über zwei Drähte (40a, 40b) mit einer elektrischen Ladung beaufschlagt und hierdurch verkürzt wird (Sp. 3 Z. 41-48). Eine Drehung des Kopplungselements (74) im Uhrzeigersinn wird durch eine Federbandratsche (80) verhindert (Sp. 4 Z. 48-53).

Wenn ein an der Sperrklinke (48) ausgebildeter Vorsprung (53) einen Begrenzungsschalter (73) betätigt, wird das Aufbringen der Ladung auf das Formgedächtniselement (38) beendet. Alternativ kann ein solcher Vorsprung auf einer Überlastfeder (46) angebracht werden (Sp. 3 Z. 59-66). Möglich sind auch andere Ausgestaltungen, bei denen der Strom unterbrochen wird, wenn die Sperrklinke (48) die Betätigungsposition erreicht hat (Sp. 4 Z. 2-6).

Mittels eines Bedienelements kann der Nutzer einstellen, mit wie vielen Ladungen das Formgedächtniselement innerhalb eines bestimmten Zeitraums beaufschlagt werden soll (Sp. 5 Z. 31-40).

bb) Damit sind, wie auch die Beklagte nicht in Zweifel zieht, die Merkmale 1 bis 5 offenbart.

cc) Merkmal 6 ist ebenfalls offenbart.

In D1 wird das Kopplungselement (74) zwar nicht ausdrücklich als Zahnrad bezeichnet. Beide Parteien gehen in der Berufungsinstanz aber davon aus, dass es sich um ein Zahnrad handelt, weil es durch ein Ratschenglied angetrieben wird.

dd) Zu Recht hat das Patentgericht die Kombination aus Vorsprung (53) und Begrenzungsschalter (73) als Sensor im Sinne von Merkmal 7 angesehen.

Wie oben dargelegt wurde, ist ein Sensor im Sinne von Merkmal 7 jede Vorrichtung, die einen Rückschluss auf lineare Bewegungen der Leitspindel zulässt. Diese Voraussetzung ist bei den in D1 offenbarten Ausgestaltungen erfüllt, weil der Vorsprung (53) und der Begrenzungsschalter (73) einen Rückschluss auf eine Verschwenkung der Sperrklinke (48) ermöglichen und eine solche Verschwenkung eine Drehung und damit eine lineare Bewegung der Leitspindel zur Folge hat.

In diesem Zusammenhang ist unerheblich, ob der Begrenzungsschalter (73), wie die Berufungserwiderung meint, nur in Gefahren- oder Notsituationen in Funktion tritt. Selbst wenn dies zu bejahen wäre, stünde dies der Offenbarung von Merkmal 7 nicht entgegen, weil dort nicht festgelegt ist, unter welchen Voraussetzungen und in welchen Situationen lineare Bewegungen der Leitspindel wahrgenommen werden müssen.

ee) Merkmal 8 ist, wie das Patentgericht zutreffend ausgeführt hat, nicht offenbart.

D1 sieht zwar einen Prozessor vor, um die Häufigkeit und den Umfang der über die Betätigung des Formgedächtniselements abzugebenden Dosen zu steuern, offenbart aber nicht, dass das vom Begrenzungsschalter (73) ausgelöste Signal an den Prozessor weitergegeben wird, um die Zufuhr der Ladung zu beginnen und zu beenden.

ff) Ebenfalls nicht offenbart sind die Merkmale 9 und 10.

b) Wie die Berufung ebenfalls nicht in Zweifel zieht, ist eine vollständige Kombination der Merkmale 1 bis 10 auch in den übrigen Entgegenhaltungen nicht offenbart.

3. Ebenfalls zu Recht hat das Patentgericht den mit dem erstinstanzlichen Hilfsantrag 1 verteidigten Gegenstand als patentfähig angesehen.

Zu Recht hat das Patentgericht entschieden, dass es ausgehend von D1 nicht nahelag, eine Drehung der Gewindestange (84) zu verhindern und eine lineare Bewegung derselben dadurch zu ermöglichen, dass das angetriebene Zahnrad ein Innengewinde aufweist und in Gewindeeingriff mit ihr steht.

a) Aus E65 ergab sich keine diesbezügliche Anregung.

aa) E65 zeigt ein System zur manuellen Injektion von Arzneimitteln.

Ein Ausführungsbeispiel ist in der nachfolgend wiedergegebenen Figur 1 dargestellt.

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In einer Patrone (1) ist ein Kolben (2) angeordnet, der an einem Kolbenstab (3) befestigt ist. Dieser kann mittels eines Druckknopfs (5) zum Ausgang der Patrone (1) hin verschoben werden, bis eine mit dem Stab (3) in Gewindeeingriff stehende Mutter (4) an ein Anschlagstück (6) stößt. Der Kolbenstab (3) ist durch einen Stift (17) gegen Verdrehen gesichert (Sp. 3 Z. 59 bis Sp. 4 Z. 7).

Beim Einstellen einer Dosis befindet sich die Vorrichtung in einer Ausgangsposition, in der die Mutter (4) am Anschlag (6) anliegt. Das Einstellen der Dosis erfolgt mit Hilfe eines Elektromotors (11) und eines mit der Außenseite der Mutter kämmenden Zahnrads (12) (Sp. 4 Z. 8-23).

bb) Damit ist zwar Merkmal 9 offenbart, aber nicht Merkmal 10.

Die Mutter (4) ist zwar ein Zahnrad im Sinne des Streitpatents; sie steht auch in Gewindeeingriff mit dem als Leitspindel fungierenden Kolbenstab (3). Eine Drehung der Mutter führt jedoch nicht zu einer linearen Bewegung des Kolbenstabs, sondern zu einer linearen Bewegung der Mutter. Eine solche Bewegung ist erforderlich, um aus der Ausgangsposition heraus, in der die Mutter (4) am Anschlag (6) anliegt, eine Injektion zu ermöglichen.

cc) Daraus ergab sich keine Anregung, ein Bauteil nach dem Vorbild der Mutter (4) bei dem in D1 vorgeschlagenen Gerät als Mittel einzusetzen, um die Leitspindel linear zu bewegen.

Wie bereits oben aufgezeigt wurde, hat die Mutter (4) bei dem in E65 offenbarten System eine andere Funktion, nämlich die Einstellung der zu verabreichenden Dosis. Diese Funktion wird in D1 durch andere Bauteile verwirklicht. Ihre Ersetzung durch den in E65 eingesetzten Mechanismus lag schon deshalb fern, weil hierzu ein herkömmlicher Elektromotor benötigt wird, dessen Einsatz D1 gerade vermeiden will. Unabhängig davon bestand jedenfalls kein Anlass, die Mutter (4) abweichend von E65 zusätzlich oder ausschließlich zum Antrieb der Leitspindel einzusetzen.

b) Aus der kurz vor der Berufungsverhandlung vorgelegten Übersetzung der europäischen Patentschrift 567 186 (DE 693 23 231 T2, E70) ergeben sich keine weitergehenden Anregungen.

aa) E70 betrifft eine elektrisch gesteuerte Hilfsvorrichtung zum Fördern von Flüssigkeit aus einer Spritze.

Die Beschreibung von E70 führt aus, bei der Injektion eines Kontrastmediums für Röntgenaufnahmen müssten Drücke von bis zu 6.895 Kilopascal (rund 69 bar) überwunden, das Medium durch einen Katheter oder eine hohle Nadel bis an den sichtbar zu machenden Ort gezwungen und die dafür erforderliche Kraft kontinuierlich und gleichmäßig ausgeübt werden. Für die meisten radiographischen Prozeduren werde ein mechanisches Injektionssystem eingesetzt, das durch einen Pulsschalter aktiviert werde. Für die Koronarangiographie werde dieses System nur selten eingesetzt, möglicherweise deshalb, weil die Steuerung durch die operierende Person stark eingeschränkt und das Risiko einer Dissektion erhöht sei (S. 1 f.).

bb) Zur Verbesserung schlägt E70 vor, den Kolben einer Injektionsspritze mit Hilfe einer elektrisch angetriebenen Gewindespindel zu bewegen.

Ein Ausführungsbeispiel ist in der nachfolgend wiedergegebenen Figur 2 dargestellt.

Auf die nach Art einer Pistole geformte Vorrichtung kann eine herkömmliche Injektionsspritze aufgesetzt werden. Deren Kolben kann durch eine Gewindespindel (30) bewegt werden. Zum Verstellen wird ein Elektromotor (22) eingesetzt, der ein Zahnrad (26) antreibt. Dieses steht über ein Innengewinde (28) in Gewindeeingriff mit der Spindel (30). Deren Linearbewegung wird erzeugt, indem ihre Drehung verhindert wird (S. 10).

cc) Damit sind, wie auch die Beklagte nicht in Zweifel zieht, die Merkmale 9 und 10 offenbart.

dd) Entgegen der Auffassung der Berufung bestand jedoch kein Anlass, das in E70 offenbarte Antriebskonzept auf D1 zu übertragen.

(1) Wie die Beklagte zu Recht geltend macht, spricht gegen eine Kombination der beiden Entgegenhaltungen der unterschiedliche Einsatzzweck.

D1 befasst sich mit kleinen und kompakten Geräten zur Abgabe von kleinen Flüssigkeitsmengen über einen längeren Zeitraum hinweg. E70 betrifft hingegen Geräte zur Verabreichung mit hohem Druck während einer Röntgenuntersuchung.

Auch wenn beide Entgegenhaltungen zur linearen Bewegung des Kolbens eine über ein Zahnrad angetriebene Gewindestange einsetzen, gab es angesichts dieser unterschiedlichen Zielsetzungen keine Hinweise darauf, dass einzelne Konstruktionsmerkmale von der einen Vorrichtung auf die andere übertragen werden können. Diesbezügliche Anregungen ergeben sich weder aus E70 noch aus D1.

(2) Um zur Lehre des Streitpatents zu gelangen, hätte es mithin der Erkenntnis bedurft, dass das in E70 eingesetzte Konzept zur Umsetzung einer Drehbewegung in eine lineare Bewegung unabhängig vom Einsatzzweck eine geeignete Alternative zu dem in D1 offenbarten Konzept darstellt.

Diese Erkenntnis mag sich bei analysierender Betrachtung anbieten, weil es sich - wie die Berufung im Ausgangspunkt zu Recht geltend macht - um einen Fall der kinematischen Umkehr handelt. Abstrakte Überlegungen dieser Art sind aber weder in D1 noch in E70 offenbart. Damit vermögen die beiden Entgegenhaltungen auch in ihrer Kombination keine Anregung für eine entsprechende Abwandlung der in D1 vorgeschlagenen Ausgestaltung zu geben.

ee) Vor diesem Hintergrund kann offenbleiben, ob das Berufungsvorbringen zu E70 der Präklusion wegen Verspätung unterliegt.

c) Zutreffend hat das Patentgericht entschieden, dass sich dem Vorbringen der Klägerin keine hinreichenden Anhaltspunkte dafür entnehmen lassen, dass eine Abwandlung des in D1 vorgeschlagenen Antriebskonzepts durch in D1 enthaltene konkrete Anregungen oder unabhängig von einer solchen Anregung schon durch das allgemeine Fachwissen nahegelegt gewesen wäre.

aa) Wie auch die Berufung nicht verkennt, hat die Klägerin ihren Angriff gegen die Patentfähigkeit des mit Hilfsantrag 1 verteidigten Gegenstands in erster Linie auf E65 gestützt, nicht hingegen auf allgemeines Fachwissen.

bb) Die Berufung stützt sich demgegenüber zwar ergänzend auf Ausführungen in D1 und allgemeines Fachwissen. Auch dieses Vorbringen reicht aber nicht aus, um den mit dem erstinstanzlichen Hilfsantrag 1 verteidigten Gegenstand auch ohne konkrete Anregung als naheliegend anzusehen.

(1) Entgegen der in der mündlichen Verhandlung hervorgehobenen Argumentation der Berufung ergab sich eine Anregung zur Änderung des Antriebskonzepts nicht aus den Ausführungen in D1 zur Reibung zwischen dem Kolben und der Innenwand des Flüssigkeitsbehälters im Zusammenhang mit der nachfolgend wiedergegebenen Figur 6.

D1 führt hierzu aus, der Kolben (28) berühre die Innenwand (96) der Kammer (90) nur in zwei Bereichen (106a, 106b). Dadurch werde die zur Bewegung des Kolbens erforderliche Kraft reduziert, indem die der Bewegung entgegenstehende Reibung gering ausfalle (Sp. 4 Z. 63 bis Sp. 5 Z. 7).

Entgegen der Auffassung der Berufung ergab sich daraus keine Anregung, eine Drehung der Gewindestange (84) zu verhindern, um eine Drehung des Kolbens (28) zu vermeiden. D1 sieht als Mittel zur Reduzierung der aufzuwendenden Kraft nicht eine Vermeidung bestimmter Bewegungen vor, sondern eine Verringerung der Reibung. Selbst wenn eine Drehung des Kolbens ausgehend von D1 als untunlich anzusehen wäre, hätte dies zudem nicht die Notwendigkeit begründet, den Antriebsmechanismus grundlegend zu ändern. Vielmehr hätte es genügt, die Lagerung der Gewindestange (84) im Kolben so auszugestalten, dass die beiden Elemente gegeneinander verdrehbar sind.

(2) Dass das in den Merkmalen 9 und 10 vorgesehene Konzept eine kinematische Umkehr des in den ersten Ausführungsbeispielen des Streitpatents und in D1 offenbarten Konzepts darstellt, reicht nicht aus, um diese Abwandlung als naheliegend anzusehen.

(a) Der Bundesgerichtshof hat verschiedentlich entschieden, dass die Abwandlung eines Bewegungsvorgangs im Wege der kinematischen Umkehr sowohl im Zusammenhang mit der Beurteilung der Patentfähigkeit als auch im Zusammenhang mit der Verletzung durch äquivalente Mittel als naheliegend anzusehen sein kann (zur Patentfähigkeit: BGH, Beschluss vom 17. Januar 1995 - X ZB 15/93, BGHZ 128, 270 = GRUR 1995, 330, juris Rn. 43 - Elektrische Steckverbindung; zur Äquivalenz: BGH, Urteil vom 30. Juni 1964 - Ia ZR 10/63, GRUR 1964, 669, 671 - Abtastnadel; Urteil vom 3. Dezember 1974 - X ZR 63/71, GRUR 1975, 593, 596 - Mischmaschine III).

Dies enthebt eine Partei, die sich auf diesen Gesichtspunkt als ihr vorteilhaft beruft, jedoch nicht davon, konkrete Umstände vorzutragen, aus denen sich ergibt, dass eine solche Abwandlung auch im konkret zu beurteilenden Fall nahelag.

(b) Diesen Anforderungen wird auch der Berufungsvortrag der Klägerin nicht gerecht.

Die Berufung zeigt allerdings anhand der nachfolgend wiedergegebenen Darstellung des funktionellen Zusammenwirkens einer Schraube und einer Mutter im Ausgangspunkt zutreffend auf, dass sich der Antrieb einer drehfest gelagerten Spindel durch ein mit ihr in Gewindeeingriff stehendes und sich drehendes und gegen lineare Bewegung gesichertes Zahnrad im Vergleich zum Antrieb einer drehbar gelagerten Spindel durch ein mit ihr drehfest verbundenes und gegen lineare Bewegung gesichertes Zahnrad als kinematische Umkehr darstellt.

Dies reicht indes nicht aus, um eine solche Änderung ausgehend von D1 auch ohne diesbezügliche Anregung als naheliegend anzusehen.

Wie bereits oben dargelegt wurde, kann der Umstand, dass es sich um eine kinematische Umkehr handelt, je nach Einzelfall für ein Naheliegen sprechen. Daraus ergibt sich jedoch nicht, dass es sich auch im Streitfall so verhält.

Dass sich das mit den Merkmalen 9 und 10 definierte Antriebskonzept bei Kenntnis dieser Lösung als gleichwirkend mit dem in D1 offenbarten Konzept oder sogar als vorteilhaft erweist und dass es ausgehend von D1 leicht zu realisieren war, reicht ebenfalls nicht aus, um diese Abwandlung als naheliegend anzusehen. Maßgeblich ist vielmehr, ob diese Umstände ausgehend von D1 auch ohne konkrete Anregung so deutlich erkennbar waren, dass es nahelag, diese Abwandlung in Betracht zu ziehen. Hierzu ergeben sich auch aus dem Berufungsvorbringen keine hinreichenden Anhaltspunkte.

IV. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 PatG und § 97 Abs. 1 ZPO.

Bacher Hoffmann Deichfuß
Marx von Pückler