Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts Entscheidung vom 20.12.1991 – T 392/89

Aktenzeichen: T 392/89 - 3.2.1 E N T S C H E I D U N C der Technischen Beschwerdekanimer 3.2.1 vom 20. Dezember 1991 Beschwerdefhrer:

(Patentinhaber) Runzi, Kurt Kusnachterstra1e 59 CH - 8126 Zuinikon (CR) Vertreter:

White, William et.al . Patentanwalts-Bureau Isler AG Postfach 69 40 Wa1chestra1e 23 CR - 8023 Zurich (CR) Beschwerdegegner:

(Einsprechender) Ziyad Inc. 100 Ford Road Denvi lie US - New Jersey 07834 (US) Vertreter:

Hoffmann, Klaus, Dr. rer.nat. Hoffmann, Eitle & Partner Patentanwalte Postfach 81 04 20 Arabel1astra1e 4 W - 8000 Munchen 81 (DE) Angefochtene Entscheidurig:

Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europa.ischen Patentamts vom 1. Februar 1989, zur Post gegeben am 28. Juni 1989, mit der das europaische Patent Nr. 0 106 801 aufgrund des Artikels 102 (1) EPU widerrufen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender:

Mitglieder:

F.A. Gumbel C.T. Wilson F.E. Bräsamle W. Moser F. B'enussi 1 Sachverhalt und Aritrãge Das Patent Nr. 0 106 801 wurde am 29. Januar 1986 auf die europäische Patentanmeldung Nr. 83 810 451.1 mit sechs Ansprüchen erteilt. Am 29. Oktober 1986 wurde ein Einspruch eingelegt, mit dem der Widerruf des Patents nach Artikel 100 a) EPU beantragt wurde.

Der Einspruch war auf den druckschriftlichen Stand der Technik nach der EP-A-0 105 844, der DE-A-2 913 594 sowie der CH-A-611 577 gestutzt. Nach Ablauf der Einspruchsfrist wurde noch auf die DE-A-]. 786 545 hingewiesen. AuBerdem machte die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) nach Ablauf der Einspruchsfrist drei offenkundige Vorbenutzungen eines sog. Sheet-Feeders ASF 522 durch die Firma BDT Büro- und Datentechnik GmbH geltend, nämlich 1) die Ausstellung eines soichen ASF 522 auf der Hannover-Messe vom 21. bis 28. April 1982, 2) die Auslieferung eines Mustergerãtes des ASF 522 an die Firma General Electric in Waynesboro, USA, am 12. Juni 1982 und 3) die Ausste'llung eines Prototyps des ASF 522 auf der franzôsischen Büroinaschinenausstellung SICOB vom 20. bis 28. September 1982 in Paris. Zusàtzlich hierzu wurde als vierte of fenkundige Vorbenutzung die Ausstellung eines Sheet-Feeders der Firma Qume Corp. San Jse, Kalifornien, auf der NCCNational Computer Conference in Houston, Texas, USA, vom 07. bis 10. Juni 1982 geltend gemacht.

In der mUndlichen Verhandlung vom 1. Februar 1989 wurde das Patent widerrufen. Am 28. Juni 1989 erging die schriftlich begründete Widerrufsentscheidung. In der mündlichen Verhandlung vom 1. Februar 1989 hat eine Zeugeneinvernahine stattgefunden, wobei die Beschwerde- 05037 2 gegnerin auch ein I4odell der Einzel-Zuführung ASF 522 gemäB der of fenkundigen Vorbenutzung vorgelegt hat. Wãhrend dieser Beweisaufnabme wurden zwei der geladenen Zeugen einvernoinmen bezüglich der behaupteten of f enkundigen Vorbenutzung betref fend die Lieferung eines ASF 522 im Juni 1982 an die Firma General Electric (GE) in Waynesboro, USA. Im Zuge dieser Zeugeneinvernahme hat der Zeuge Kammerer drei Seiten personhicher handschriftlicher Notizen betref fend seine Reise zur Firma GeneIElectric nach Waynesboro, USA, vorgelegt. Diese Notizen tragen das Datum vom 12. Juni 1982. Aufgrund des Ergebnisses der durchgefuhrten Beweisaufnahme wurde laut angefochtener Entscheidung von der Einspruchsabteilung festgestellt, daS das an die Firma GE gelieferte Modell offensichtlich mit dem vorgelegten Modell identisch war und alle Merkmnale des Anspruchs 1 des Streitpatents aufwies.

In der angefochtenen Entscheidung wird ferner festgesteilt, daB aus den Aussagen der beiden Zeugen geschlossen werden kann, daB ein Modell des ASF 522 vor dem Prioritátstag des Streitpatents, nämlich dem 12. Oktober 1982, der Offentlichkeit zugànglich war. Die Einspruchsabteilung hat es dabei als erwiesen angesehen, daB ein Modell des ASF 522 im Juni 1982 ohne Geheimnhaltungsverpflichtung &n die Firma General Electric in Waynesboro, USA, geliefert wurde, wobei dieses gelieferte Modell sämtliche Merkmnale des Anspruchs 1 des Streitpatents aufwies. Was die in diesem Zusamnmenhang vom Zeugen Kanunerer vorgelegten handschriftlichen Notizen anbelange, so gehe aus deren Inhalt nichts über die genaue Konstruktion des an die Firma GE gelieferten ASF 522 hervor. Daher kännten diese Aufzeichnungen nach Auffassung der Einspruchs- 05037 .../...

3 abteilung nichtals Beweis dessen dienen, weiches Gerät genau geliefert und vorbenutzt wurde. Im Hinblick auf die widerspruchsfreien Zeugenaussagen gebe es allerdings für die Einspruchsabteilung keinen Grund, an der Glaubwürdigkeit der beiden vernomnienen Zeugen irgendwie zu.zweife1n.

IV. Gegen die Widerrufsentscheidung wurde bereits am 27..Aprii 1989 unter Zahiung der vorgeschriebenen Gebühr Beschwerde eingelegt, zusammen mit einer vor1tifigen Begründung. Eine ausführiiche BeschwerdebegründUflg wurde am 26. August 1989 eingereicht. Y. Nit Bescheid voin 22. August 1989 wurde den Beteiligten u. a. mitgeteilt, daB der erteilte Anspruch 1 nicht als Grundlage für einen Vergleich mit den angeblich offenkundig vorbenutzten Gegenständen dienen könne, da er eindeutig gegen Artikel 100 (C) EPU verstoi3e. Am 29. Juni 1990 hat der Beschwerdeführer eine Kopie einer von ihm mit Schriftsatz vom 20. Juni 1990 beim Landgericht München I unter Aktenzeichen 244 Js 45908/90 erhobenen Strafanzeige gegen die Herren Kammnerer und Steinhilber wegen des Verdachtes des Betruges gexnàB § 263 StGB in Verbindung mit ihren Aussagen vor der E inspruchsabte i lung eingereicht.

Nach vorbereitender Mitteilung gemäB Artikel 11 (2) VOBK vom 22. März 1990 fand am 3. Juli 1990 eine mündliche Verhandlung vor der Kanuner statt. Der Beschwerdeführer steilte die folgenden Anträge:

1. 05037 Die angefochtene Entscheidung 1st aufzuheben und der Einspruch zurückzuweisen. .. .1... Für denFall, daB Antrag.zu 1 nicht stattgegeben wird, wird hilfsweise der Antrag gestelit, das widerrufene Patent mit dem Patentanspruch 1, eingereicht am 18. Oktober 1989, ansonsten mit den erteilten Unterlagen aufrechtzuerhalten.

Die Beschwerdegebuhr ist zurückzuzahlen. Dem Beschwerdeführer sind die ihm durch tè Zeugeneinvernahme, die mündliche Verhandlung vom 1. Februar 1989 und das Beschwerdeverfahren entstandenen Kosten durch die Einsprechende zu erstatten. - Der von der Kammer geltend gemachte Einwand gemãB Artikel 100 C) EPU ist fallenzulassen.

Für den Fall, daB dem Antrag zu 5 nicht stattgegeben wird, wird hilfsweise beantragt, der GroBen Beschwerdekammer die folgende Rechtsfrage vorzulegen:

"1st ein geänderter unabhängiger Anspruch, der weniger oder aligemeinere Merkmale als der entsprechende ursprüngliche unabhängige Anspruch hat und durch die ursprüngliche Beschreibung und Zeichnung im Sinner von Artikel 84 gestutzt ist, im Hinblick auf Artikel 123 (2) auch dann zulässig, wenn die durchgeführte Anderung keinen Widerspruch behebt und keine Unklarheit beseitigt?".

Als Alternative zu diesem Hilfsantrag wird des weiteren hilfsweise beantragt, die Sache an die Vorinstanz zwecks Entscheidung dieser Rechtsfrage zurückzuverweisen. 05037 5 VIII. Die-Beschwerdegegnerin.beantragtpdie Zurückweisung der Beschwerde und, hilfsweise, die Befassung der GroBen Beschwerdekammer für den Fall, daB die Kammer die Auffassung vertritt, sie sei im vorliegenden Fall nicht befugt, den erteilten Patentanspruch 1 auch hinsichtlich Artikel 100 C) EPU zu überprüf en.

IX. Durch Zwischenentscheidung vom 3. Juli 1990, in schriftlich begründeter Form zur Post gegebenàm 24. Oktober 1990, hat die Kammer bereits wie folgt

entschieden:

- Die Anträge auf Aufrechterhaltung des Patents in seiner erteilten Fassung und auf Fallenlassen des Einwandes geiuäB Artikel 100 c) EPU werden zurückgewiesen. Der Hilfsantrag, die Grofie Beschwerdekamnier mit dér vom Beschwerdeführer vorgelegten Rechtsfrage zu befassen, sowie der Hilfsantrag, die Sache zur Entscheidung dieser Rechtsfrage an die Vorinstanz zurückzuverweisen, werden zuruckgewiesen.

Das Verfahren wird ausgesetzt bis zum Vorliegen einer Entscheidung in der Sache betref fend die von dem Beschwerdeführer mit Schriftsatz vom 20. Juni 1990 beim Landgericht München I erhobene Strafanzeige.

X. 05037 Nit einem am 8. Mãrz 1991 im EPA eingegangenen Schreiben vom 5. Mârz 1991 wurde eine Ausfertigung des Einstellungsbescheids vom 25. Januar 1991 in der Sache betreffend die vom Beschwerdeführer mit Schriftsatz vom 20. Juni 1990 beim Landgericht München I erhobene Strafanzeige übersandt.

. . 1... .

XI. Die Kammer hat in ihrem Bescheid voin 24. Mai 1991 festgestellt, daB damit der in der Zwischenentscheidung der Kainmer vom 3. Juli 1990 angegebene Aussetzungsgrund entfallen sei. Das Verfahren verde daher fortgesetzt. Es lãgen noch folgende Antráge vor:

Voin Beschwerdefuhrer:

- Die angefochtene Entscheidung ist aufzuheben und das widerrufene Patent mit dem Anspruch 1, eingereicht am - 18. Oktober 1989, ansonsten mit den erteilten Unterlagen aufrechtzuerhalten. Die Beschwerdegebühr ist zurückzuzahlen. C) Dem Beschwerdefuhrer sind die ihm durch die Zeugeneinvernahine, die mündliche Verhandlung vom 1. Februar 1989 und das Beschwerdeverfahren entstandenen Kosten durch die Beschwerdegegnerin zu erstatten.

Von der Beschwerdegegnerin:

Die Beschwerde ist zurückzuweisen.

XII. Der geltende Patentansp1uch 1, eingereicht am 18. Oktober 1989 lautet wie folgt:

"Vorrichtung zum Beschicken einer Büroinaschine, insbesondere eines Schreibautomaten, mit Einzelblàttern von einem auf einer schràgen, schwenkbaren und abgefederten Wippe (2) mit einem Wippenboden (13) aufliegenden Vorratsstapel (6), wobei das oberste Blatt des Vorratsstapels (6) mit ReibschluB gegen zwei auf einer Antriebswelle (14) gelagerte Abzugsrollen (15) anhiegt, der Vorratsstapel (6) mit den Blattvorderkanten gegen 05037 •. .1...

7 -- einen Vorratsstapel.-Anschlag (18) anst68t und Vereinzelungsorgane (28) für die abzuziehenden Blàtter vorhanden sind, dadurch gekennzeichnet, daB die Vorrichtung zwei parallel zur Antriebswelle (14) verschiebbare, einzeln abgefederte Wippen (2) aufweist, die je einen Wippenboden (13) haben, wobei die beiden Wippen (2) durch eine parallel zur Antriebswelle (14) angeordnete,horizontale Achse (9) parallel verschwenkbar sind, daB die Abzugsrollen (15) auf der Antriwei1e (14) verschiebbar sind, daB die beiden Wippen (2) über je em Kupplungselement (46, 48) mit je einer der:Abzugsrollen (15) verbunden .sind und jeeines der als Vereinzelungsecken (28) ausgebildeten Vereinzelungsorgane tragen, daB der Vorratsstapel-Anschlag (18) schwenkbar mit den Wippen (2) verbunden ist, und daB jeweils eine Vereinzelungsecke (28) durch eine Platte (26) getragen ist, die an der zugehörigen Wippe (2) urn eine zur Wippenachse parallele Achse (30) schwenkbar befestigt ist."

XIII. Bezüglich der Frage der Patentfãhigkeit der Vorrichtung nach vorstehendem Anspruch 1 hat die Kammer bereits in ihrem Bescheid vom 22. August 1989 die vorlaufige Neinung vertreten, daB es fraglich erscheine, ob die angeblich vorbenutzten Gegenstände einschlieBlich des Modells ASF 522 der Fa. BDT Büro- und Datentechnik GnthH dieser Vorrichtung noch patenthindernd entgegenstehen, wenn man von der vom Zeugen Kainmrer bei seiner Vernehmung durch die Einspruchsabteilung gegebenen Beschreibung dieses Modells ausgehe. In dern weiteren Bescheid der Kammer vom 22. März 1990 ist ausgeführt, daB dieser Anspruch 1 formal nicht zu beanstanden sei und auch sonst als Grundlage für die Aufrechterhaltung des Patents geeignet scheme, und zwar auch dann, wenn die behaupteten offenkundigen Vorbenutzungen als erwiesen angesehen würden, und bei 05037 .. ./...

8 Berücksichtigung der Ausführungen der Beschwerdegegnerin vom 10. Januar 1990. Dii Bescheid vom 24. Mai 1991 blieb die Kamuner bei dieser Meinung. Auch der Beschwerdefuhrer hat in seiner Eingabe vom 16. Oktober 1989 in Abschnitt 10 die Ansicht vertreten, daB der Gegenstand des Anspruchs 1 geunãB Hilfsantrag selbst dann neu und erfinderisch sei, wenn der ASF 522 Stand der Technik ware, was allerdings nicht iFa11 sei. Abweichend hiervon hat er jedoch wáhrend der inündlichen Verhandlung vom 3. Juli 1990 vor der Kammer - mehrfach betont, daB die weggelassenen Merkmale keinen Beitrag zu der Erfindung liefern würden.

Die Beschwerdegegnerin hat in ihren Eingaben vom 5. Juli 1991 und 14. August 1991 ihre Auffassung bekräftigt, daB die Unterschiede zwischen dem Gegenstand des obigen Anspruchs 1 und den Gegenständen nach jeder der angeblichen of fenkundigen Vorbenutzungen nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruhen. Insbesondere verwies sie auf die geltend geniachte offenkundige Vorbenutzung des Sheet-Feeders der Fa. Qulue.

In semen Erwiderungen vom 27. August 1991 und 2. September 1991 bestreitet der Beschwerdefuhrer, daB die geltendgeunachten of fenkundigen Vorbenutzungen stattgefunden haben und daB die angeblich vorbenutzten Gegenstände die behaupteten Merkmale aufwiesen. Mit einem am 11. Juni 1991 im EPA eingegangenen Schreiben vom 6. Juni 1991 der Staatsanwaltschaft beiun Landgericht München I wurde die Kammer inforuniert, daB das Ermittlungsverfahren in der Sache betref fend die vom Beschwerdeführer erhobene Strafanzeige auf dessen Beschwerde hin wieder aufgenommen wird.

05037

Die Beschwerde 1st zulässig. Der geltende Anspruch 1, eingereicht am 18. Oktober 1989, enthãlt zusätzlich zu den Nerkmalen des erteilten Anspruchs 1 die Ner]cmale, deren Fehien mi erteilten Anspruch 1den Anlai3 zum Einwand gemãB Artikel 123 (2) EPU gegeben hatte. Er ist daher im Hinblick auf Afike1 123 (2) EPU nicht ittehr zu beanstanden. Auch sonst bestehen gegen ihn keine Einwände in formaler Hinsicht. Neuheit Die Prüfung des vorliegenden Standes der Technik (einschlieBlich der geltendgeivachten of fenkundigen Vorbenutzungen) durch die Kaininer hat ergeben, daB die vorrichtung nach Anspruch 1 durch diese Entgegenhaltungen jeweils nicht in alien Merkmalen bekannt geworden ist. Da die Neuheit des Gegenstands des Anspruchs 1 von der Beschwerdegegnerin nicht bestritten worden 1st, erubrigt sich ein weiteres Eingehen auf diese Frage.

Erfinderische Tätigkeit 4.1 Die Erfindung bezieht sich nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1 auf eine Vorrichtung zum Beschicken einer Büroxnaschine, insbesondere eines Schreibautomaten mit Einzelblàttern. Ein soicher Stand der Technik ist in der CH-A-611 577 of fenbart.

4.2 05037 Nach der Beschreibung des Streitpatents liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, eine solche Vorrichtung derart weiterzuentwickein, daB sie kompakter ausgebildet werden karin und eine einfachere Vereinzelung der Blãtter 10 sowie eine leichte Anpassung an unterschiedliche Maschinenfabrikate mit unterschiedlichen Papierbreiten erxnöglicht.

4.3 Diese Aufgabe wird zur Uberzeugung der Kammer durch den Gegenstand des Patentanspruchs 1 gelöst, und zwar dadurch, daB:

die Vorrichtung zwei parallel zur Antriewelle (14) verschiebbare, einzeln abgefederte Wippen (2) aufweist, die je einen Wippenboden (13) haben, wobel die beiden Wippen (2) durch eine parallel zur Antriebswelle (14) angeordnete, horizontale Achse (9) parallel verschwenkbar sind, die Abzugsrollen (15) auf der Antriebswelle (14) verschiebbar sind, C) die beiden Wippen (2) über je ein Kupplungselement (46, 48) mit je einer der Abzugsrollen (15) verbunden sind und je eines der als Vereinzelungsecken (28) ausgebildeten Vereinzelungsorgane tragen, der Vorratsstapel-Anschlag (18) schwenkbar mit den Wippen (2) verbunden 1st, und jeweils eine Vereinzelungsecke (28) durch eine Platte (26) getragen ist, die an der zugehärigen Wippe (2) urn eine zur Wippenachse parallele Achse (30) schwenkbar befestigt ist.

4.4 05037 Die geltendgemachten of fenkundigen Vorbenutzungen durch die Firma BDT Büro- und Datentechnik GmbH befassen sich alle mit dem sog. Sheet-Feeder ASF 522. Im Hinblick auf 11 die voin Zeugen Kaminerer ..gegebene.Beschreibung des angeblich gelieferten ASF 522 waren zumindest die folgenden Merkinale dort nicht verwirklicht:

Die Wippen (nicht nur die Wippenboden) sind .schwenkbar und abgefedert, der Vorratsstapelanschlag ist mit den Wippen schwenkbar verbunden, und jeweils eine Vereinzelungsecke wird durch eine Platte getragen, die an der Wippe uni eine zur Wippenachse - paraliele Achse schwenkbar befestigt ist.

Es wurde schon in der Zwischenentscheidung vom 3. Juli 1990 festgestellt, daB der Fachmann erkennt, daB diese Mexkrnale einen wichtigen Beitrag zur Lösung des ursprunglich an erster Stelle genannten Aufgabenaspekts "koinpakte Ausbildung" leisten (vgl. dort Punkt 4.3).

4.5 Die geltendgeinachte of fenkundige Vorbenutzung des SheetFeeders der Firma Qume unterscheidet sich nach den Angaben der Beschwerdegegnerin in ihrem Schreiben vom 14. August 1991 vom Gegenstand des Anspruchs 1 durch di obengenannten Merkmale (i) und (ii) und dadurch, dal? bei dein Qume-Feeder die Wippenboden unabhängig voneinander verschwenkbar sind. Nach dem Streitpatent sind dagegen die beiden Wippen und damit die ippenböden durch eine horizontale Achse parallel verschwenkbar miteinander verbunden.

Wie mm Abschnitt 4.4 oben schon festgestellt wurde, leisten inindestens die Merkinale (i), (ii) und (iii) einen wichtigen Beitrag zur "koinpakten Ausbildung" de7/ Vorrichtung. Das gleiche gilt aber auch für das Merkmal der gemeinsainen Verschwenkbarkeit der beiden Wippen, wie der Fachmann ohne weiters erkennt.

05037 12 4.6 Somit könntendiese geltendgemachten of fenkundigen Vorbenutzungen, selbst wenn sie zweifelsfrei nachgewiesen wãren, den Fachmann nicht zu den im Anspruch 1 vorgeschlagenen MaBnahinen zur kompakten Ausbildung der Vorrichtung anregen. Bei dieser Sachiage komint es auf die abschlie8ende Klãrung der Ausbildung der benutzten Vorrichtungen und der Zugãnglichmachung für die Offentlichkeit für aThier zu treffende Entscheidung nicht an. Die Kammer sieht es daher aus Grunden der gebotenen Verfahrensãkonomie nicht als - gerechtfertigt an, diesen Fragen weiter nachzugehen, zumal es unter den gegebenen Umstãnden zweifelhaft erscheint, ob eine endgültige Klärung überhaupt noch inöglich ist. Der Beschwerdefuhrer hat im Zusammenhang mit der behaupteten offenkundigen Vorbenutzung durch Lieferung eines Musters oder Prototyps des Sheet-Feeders ASF 522 an die Fa. General Electric die Ansicht vertreten, es konune hierbei auf den genauen Zeitpunkt letztlich nicht an, weil der einmalige vorbehaitlose Verkauf einer Vorrichtung ohnehin keine für die Offentlichkeit zugãngliche Benutzung darstelle. Dieser Auffassung kann nicht gefolgt werden. Nach der Rechtsprechung der Kannuern (vgl. T 482/89 -3.5.2, zur Verôffentlichung vorgesehen, Punkt 3) 1st vielinehr im Regelfall davon auszugehen, daB mit der vorbehaltiosen Lieferung bzw. mit dem \rorbehaltlosen Verkauf einer Vorrichtung diese im Sinne von Artikel 54 (2) EPU der öffentlichkeit zugãnglich gemacht wurde.

un vorliegenden Fall sind keine Uinstände ersichtlich, die ein Abweichen von dieser Regel erlauben würden, zuinal die in Rede stehenden Merkinale der Vorrichtung von jedem Fachinann ohne weiteres schon von auBen erkennbar waren. 05037 .../...

4.7 Da die Nerkmale (1), (ii) und.(iii) auch dem druckschriftlichen Stand der Technik nicht zu entnehmen sind, der sich im übrigen auch nicht mit dem Problem der kompakten Ausbildung der Beschickungsvorrichtung befal3t, 1st dieser auch nicht geeignet 1 die erfinderische Tätigkeit beim Gegenstand des Anspruchs linFrage zu stellen. Die Beschwerdegegnerin macht geltend, daB die Unterschiede des Gegenstands des Anspruchs 1 gegenüber demtänd der Technik gemâB den behaupteten offenkundigen Vorbenutzungen "funktionsmâBig ohne Bedeutung" und "willkürliche - Konstruktionsvarianten" seien. Diese Unterschiede leisten jedoch, wie oben festgestellt wurde, einen wichtigen Beitrag zur kompakten Ausbildung der Vorrichtung, für den es un vorliegenden Stand der Technik selbst bei Einbeziehung der behaupteten offenkundigen Vorbenutzungen keine Anregung gibt.

Für die obige Beurteilung der Frage der erfinderischen Tätigkeit ist es unerheblich, daB die Kammer es in der mündlichen Verhandlung vom 3. Juli 1990 unter den damaligen Umständen als geboten angesehen hatte, das Beschwerdeverfahren bis zum Vorliegen einer Entscheidung in der Sache betreffend der Strafanzeige auszusetzen. Für eine nochinalige Aussetzung des Verfahrens bis zur endgultigen Erledigung dieser Sache besteht für die. Kaininer jedenfalls aus den oben unter Punkt 4.6 angegebenen Gründen kein AnlaB. Sie ist von den Parteien auch nicht beantragt worden.

Auch die Tatsache, daB der Beschwerdeführer seine Meinung geändert hat und wãhrend der mündlichen Verhandlung vor der Kammer mehrfach betont hat, daB die weggelassenen Merkinale keinen Beitrag zu der Erfindung liefern, kann die 05037 .../...

14 positive Beurteilung der Frage der erfinderischen Tátigkeit durch die Kammer nicht ãndern. In diesem Zusammenhang weist die Kammer wie schon in ihrem Bescheid vom 24. Mai 1991 darauf hin, daB gemäB Artikel 102 (3) a) EPTJ der Patentinhaber nur mit der Fassung, in der die Einspruchsabteilung (Kammer) das Patent aufrechtzuerhalten beabsichtigt, einverstanden sein muB, nicht jedoch mit den GrUnden der Entscheiiiig, das Patent in geándertem Umfang aufrechtzuerhalten. Aus der Tatsache, daB der Beschwerdeführer semen Antrag auf Aufrechterhaltung des Patents mit dem am 18. Oktober 1989 eingereichten Anspruch 1 trotz seiner Einwendungen beibehalten hat, folgt unmittelbar sein Einverstãndnis mit dieser Fassung im Sinne von Artikel 102 (3) EPO und die Berechtigung der Kammer, auf der Basis dieses Antrags zu entscheiden.

Aus den vorstehend genannten Gründen vermag die Kammer der Auffassung der Beschwerdegegnerin, daB die obengenannten Unterschiede nicht auf erfinderischer Tàtigkeit beruhen, nicht zu folgen. Sie koinmt vielmehr zu dein Ergebnis, daB der Gegenstand des Anspruchs 1 im Sinne des Artikels 56 EPY erfinderisch 1st.

Der Anspruch 1 und die auf ihn rückbezogenen erteilten Ansprüche 2 bis 6, die auf besondere Ausführungsarten der Vorrichtung des Anspruchs 1 gerichtet sind, haben deshaib Bestand.

7. 05037 Rückzahlung der Beschwerdegebühr . . 1... .

15 Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr kann nur dann angeordnet werden, wenn einer •Beschwerde durch die Beschwerdekammer stattgegeben wird und die Rückzahlung wegen eines wesentlichen Verfahrensmangels der Billigkeit entspricht(Regel 67 EPU). ml vorliegenden Fall hàtte die Beschwerde zumindest insoweit keinen Erfoig, als der Hauptantrag bereits zurückgewiesen wurde, so daB der Beschwerde iinem entscheidenden Punkt nicht im Sinne von Regel 67.. EPU durch die Kaxniuer stattgegeben wurde.

Eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr 1st unter diesen Umständen ausgeschlossen.

8. Kostenverteilung Der Antrag auf Kostenverteilungwurde von dern Beschwerdeführer damit begründet, daB ohne die angeblichen Falschaussagen der Zeugen zu der behaupteten offenkundigen Vorbenutzung weder die Zeugeneinvernahine und die mündliche Verhandlung vor der ersten Instanz, noch das anschlieBende Beschwerdeverfahren erforderlich gewesen wàren. Die Kanuner weist darauf hin, daB Falschaussagen bisher nicht bewiesen werden konnten und der Beschwerdeführer sich entgegenhalten lassen niuB, daB inoglicherweise durch die von ihm vorgenonunene unzulässige Erweiterung des Anineldungsgegenstands (siehe Zwischenentscheidung der Kanuner) der Einspruch und die Vernehinung der Zeugen erforderlich wurden.

Unter diesen Umständen liegen mm vorliegenden Fall keine besonderen Gründe zu Lasten der Beschwerdegegnerin vor, die ein Abweichen voin Grundsatz geinàB Artikel 104 (1) EPU, daB un Einspruchs(Beschwerde)verfahren jeder Beteiligte 05037 • . 1... .

16 seine Kosten selbst trágt, rechtfertigen würden und eine einseitige Kostenauferlegung billig erscheinen lieBen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen vird entschieden:

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben Die Sache wird an die erste Instanz mit der Auflage zurückverwiesen, das Patent mit dem Patentanspruch 1, eingereicht am 18. Oktober 1989, ansonsten mit den erteilten Unterlagen aufrechtzuerhalten. - Die Antràge des Beschwerdeführers auf Rückzahlung der Beschwerdegebuhr und auf Kostenverteilung werden zurückgewiesen.

Der Geschàftsstellenbeainte:

N. Masljn 05037 /9 Der Vorsitzende:

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