Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts Zwischenentscheidung vom 03.07.1990 – T 392/89

Aktenzeichen: T 392/89 - 3.2.1 j

ZWISCHENENTSCHEIDUNG

der Technischen Beschwerdekannner 3.2.1 you 3. Juli 1990 Beschwerdef)hrer:

(Patent irthaber) Rünzi, Kurt KQsnachterstra1e 59 CH-8126 Zuniikon (CH) Vertreter:

White, William et.al . Patentanwalts-Bureau Isler AG Postfach 69 40 Wa1chestra1e 23 CH-8023 Zurich (CH) Beschwerdegegner:

(Einsprechender) Ziyad Inc. 100 Ford Road Denvi lie New Jersey 07834 (U.S.) Vertreter:

Floffmann, Klaus, Dr. rer.nat. Hoffmann, Eitle & Partner Patentanwäite Postfach 81 04 20 Arabellastraie 4 D-8000 Munchen 81 (DE) Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Einspruchsabteilung des EuropAischen Patentamts vom 1. Februar 1989, zur Post gegeben am 28. Juni 1989, mit der das europAische Patent Nt. 0 106 801 aufgrund des Artikels 102 (1) widerrufen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: F.A. Gumbel Mitglieder:

C.T. Wilson F.E. Broesamle W. Moser F. Benussi EPNEPO/OEB Form 3002 11.88 1 Sachverhalt und Antrãge Das Patent Nr. 0 106 801 wurde am 29. Januar 1986 auf die europäische Patentanmeldung Nr. 83 810 451.1 mit sechs Ansprüchen erteilt. Anspruch 1 lautet wie folgt:

"Vorrichtung zum Beschicken einer Büromaschine, insbesondere eines Schreibautomateri, mit Einzelblättern von einem auf einer Wippe (2) mit abgefedertem Wippenboden (13) aufliegenden Vorratsstapel (6), wobei das oberste Blatt des Vorratsstapels (6) mit Reibschlui3 gegen zwei auf einer Antriebswelle (14) gelagerte Abzugsrollen (15) anhiegt, der Vorratsstapel (6) mit den Blattvorderkanten gegen einen Vorratsstapel-Anschlag (18) anstö3t und Vereinzelungsorgane (28) für die abzuziehenden Blätter vorhanden sind, dadurch gekennzeichnet, daI3 die Vorrichtung zwei parallel zur Antriebswelle (14) verschiebbare Wippen (2) aufweist, die je einen abgefederten Wippenboden (13) haben, wobei die beiden Wippenböden (13) durch eine parallel zur Antriebswelle (14) angeordnete Achse (9) parallel verschwenkbar sind, daI3 die Abzugsrollen (15) auf der Antriebswelle (14) verschiebbar sind, und daB die beiden Wippen (2) über je ein Kupplungselement (46, 48) mit je einer der Abzugsrollen (15) verbunden sind urid je eines der als Vereinzelungsecken (28) ausgebildeten Vereinzelungsorgane tragen."

Am 29. Oktober 1986 wurde ein Einspruch eingelegt, mit dem der widerruf des Patents nach Artikel 100 a) EPU beantragt wurde. Der Einspruch war auf den druckschriftlichen Stand der Technik nach der EP-A-0 105 844, der DE-A-2 913 594 sowie der CH-A-611 577 gestützt. Nach Ablauf der Einspruchsfrist wurde noch auf die DE-A-1 786 545 hingewiesen. Aui3erdetn machte die Einsprechende nach Ablauf 04046 2 der Einspruchsfrist drei of fenkundige Vorbenutzungen eines sog. Sheet-Feeders ASF 522 durch die Firma BDT Büro- und Datentechnik GmbH geltend, námlich 1) die Ausstellung eines soichen ASF 522 auf der Hannover-Messe vom 21. bis 28. April 1982, 2) die Auslieferung eines Mustergerãtes des ASF 522 an die Firma General Electric in Waynesboro, USA, am 12. Juni 1982 und 3) die Ausstellung eines Prototyps des ASF 522 auf der französischen Büromaschinenausstellurig SICOB vom 20. big 28. September 1982 in Paris. Zusàtzlich hierzu wurde als vierte offenkundige Vorbenutzung die Ausstellung eines Sheet-Feeders der Firma Qume Corp. San Jose, Kalifornien, auf der NCC-National Computer Conference in Houston, Texas, USA, vom 07. bis 10. Juni 1982 geltend gemacht.

III. In der mündlichen Verhandlung vom 1. Februar 1989 wurde das Patent widerrufen. Am 28. Juni 1989 erging die schriftlich begrundete Widerrufsentscheidung. In der mündlichen Verhandlung vom 1. Februar 1989 hat eine Zeugeneinvernahme stattgefunden, wobei die Einsprechende auch ein Modell der Einzel-Zuführung ASF 522 gem&B der of fenkundigen Vorbenutzung vorgelegt hat. Während dieser Beweisaufnahme wurden zwei der geladenen Zeugen einvernoinmen bezüglich der behaupteten offenkundigen Vorberiutzung betref fend die Lieferung eines ASF 522 im Juni 1982 an die Firma General Electric (GE) in Waynesboro, USA. 1111 Zuge dieser Zeugeneinvernahme hat der Zeuge Kammerer 3 Seiten persönlicher handschriftlicher Notizen betref fend seine Reise zur Firma General Electric nach Waynesboro, USA, vorgelegt. Diese Notizen tragen das Datum vom 12. Juni 1982. Aufgrund des Ergebnisses der durchgeführten Beweisaufnahme wurde laut angefochtener Entscheidung von der Einspruchsabteilung festgestellt, daB das an die Firma GE gelieferte 04046 .../...

3 Modell offerisichtlich mit dem vorgelegten Modell identisch 1st und alle Merkinale des Anspruchs 1 des Streitpatents aufwies. In der angefochtenen Entscheidung wird ferner festgesteilt, daB aus den Aussagen der beiden Zeugen geschlossen werden kann, daB ein Modell der ASF 522 vor dem Prioritätstag des Streitpatents, näinlich dem 12. Oktober 1982, der Of fentlichkeit zugânglich war. Die Einspruchsabteilung hat , es dabei als erwiesen angesehen, daB ein Modell des ASF 522 liii Juni 1982 ohne Geheimhaltungsverpflichtung an die Firma General Eletric in Waynesboro, USA geliefert wurde, wobei dieses gelieferte Nodell sämtliche Merkmale des Anspruchs 1 des Streitpatents aufwies. Im dortigen Punkt 10.1 wird auf Seite 9 ausgefuhrt:

"Was in diesem Zusammenhang die vom Zeugen Kammerer vorgelegten handschriftlichen Notizen anbelangt, so geht aus deren Inhalt nichts über die genaue Konstruktion des an die Firma GE gelieferten ASF 522 hervor. Daher kOnnen diese Aufzeichnungen nach Auffassung der Einspruchsabteilung nicht als Beweis dessen dienen, weiches Gerät genau geliefert und vorbenutzt wurde. Im Hinblick auf die widerspruchsfreien Zeugenaussagen gibt es allerdings für die Einspruchsabteilung keinen Grund, an der Glaubwürdigkeit der beiden vernommenen Zeugen irgendwie zu zweifeln, dies umso weniger, als einerseits in der mündlichen Verhandlung die Echtheit dieser handschriftlichen Aufzeichnungen nicht angezweifelt wurde...."

IV. 04046 Gegen die Widerrufsentscheidung wurde bereits am 27. April 1989 unter Zahlung der vorgeschriebenen Gebühr Beschwerde eingelegt, zusairunen mit einer vorlàufigen Begründung. Eine ausführliche Beschwerdebegründung wurde am 26. August 1989 eingereicht. . ./ S

V. Mit Bescheid vom 22. August 1989 wurde den Beteiligten u. a. mitgeteilt, daB die Kammer vorab die Auffassung vertrete, daB der erteilte Anspruch 1 nicht als Grundlage für einen Vergleich mit den angeblich of fenkundig vorbenutzten Gegenstanden dienen könne, da er eindeutig gegen Artikel 100 (C) EPU verstoBe. Wie aus der Erteilungsakte zu ersehen sei, habe der Anmelder (Beschwerdeführer), von sich aus einen neuen Anspruchssatz (Ansprüche 1-6) vorgelegt, dessen Anspruch 1 eine Reihe von Merkrnalen nicht inehr enthalte, die im ursprünglichen Anspruch 1 enthalten waren und einen integralen Bestandteil der gesamten ursprünglichen Of fenbarung bilderi würden. Es handele sich urn folgende Merkmale:

Die Wippen (nicht nur die Wippenböden) sind schwenkbar und abgefedert; der Vorratsstapelanschlag ist mit der Wippe schwenkbar verbunden; C) jeweils eine Vereinzelungsecke wird durch eine Platte getragen, die an der Wippe urn eine zur Wippenachse parallele Achse schwenkbar befestigt ist; die Wippen sind schrãg angeordnet; die Wippenachse verlãuft horizontal.

Das im ursprünglichen Anspruch 1 enthaltene weitere Merkrnal, daB Wippe, Anschlag und Platte jeweils eine Baueinheit bilden, ergebe sich zwangsläufig aus den vorstehenden Merkmalen b) und C) und kännte daher als unnötige Wiederholung entfa].len. 04046 .../...

VI. In den Erwiderungen Vom 16. Oktober 1989, 10. November 1989 und 30. April 1990 und in der mündlichen Verhandlung vom 3. Juli 1990 brachte der Beschwerdeführer (Patentinhaberin) im wesentlichen folgendes vor:

Die Kammer habe weder die Pflicht noch das Recht zu prUfen und zu entscheiden, ob das vorliegende Patent gegen Artikel 100 (C) EPU verstöBt, weil dieser Einspruchsgrund von den Einsprechenden nicht rechtzeitig geltend gemacht wurde. Aul3erdetn dürften sehr wohi Merkinale aus einem Anspruch weggelassen werden, ohne gegen Artikel 123 (2) EPU zu versto3en, wenn wie im vorliegenden Fall die weggelassenen Merkmale zur Lösung der Aufgabe nicht zwingend erforderlich sind, der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 durch die ursprüngliche Beschreibung und die ursprUnglichen Zeichnungen hinreichendgestützt ist und gegenüber dein Inhalt der Anuteldung in ihrer ursprunglich eingereichten Fassung nicht néu ist.

Er machte ferner detaillierte Ausführungen zu folgenden Theinen:

Wortlaut des Artikels 123 (2) EPU Sinn des Artikels 123 (2) EPU. Analogie zu anderen Teilen des EPU Vergleich zur Praxis anderer Amter Auswirkung auf die Praxis falls es zur Aintspraxis werden sollte, daB die Erweiterung unabhãngiger Ansprüche nur noch zur Behebung von Widersprüchen zulässig sein soilte.

04046 6 Der Beschwerdeführer lieB in der mündlichen Verhandlung semen Auftrag auf Beweissicherung fallen und steilte die folgenden Antráge:

Die angefochtene Entscheidung 1st aufzuheben und der Einspruch zurückzuweisen. Für den Fall, daB Antrag zu 1 nicht stattgegeben wird, wird hilfsweise der Antrag gestelit, das widerrufene Patent mit dem Patentanspruch 1, eingereicht am 18. Oktober 1989, ansonsten mit den erteilten Unterlagen aufrechtzuerhalten.

Die Beschwerdegebühr ist zurUckzuzahlen. Dem Beschwerdeführer sind die ihm durch die Zeugeneinvernahme, die mündliche Verhand].ung vom 1. Februar 1989 und das Beschwerdeverfahren entstandenen Kosten durch die Einsprechende zu erstatten. Der von der Kammner geltend gemachte Einwand geuiãB Artikel 100 C) EPU 1st fallenzulassen.

Für den Fall, daB Antrag zu 5 nicht stattgegeben wird, wird hilfsweise beantragt, der GroBen Beschwerdekammer die folgende Rechtsfrage vorzulegen:

tlIst ein geãnderter unabhãngiger Anspruch, der weniger oder ailgemeinere Merkmale als der entsprechende ursprüng].iche unabhangige Anspruch hat und durch die ursprüngliche Beschreibung und Zeichnung im Sinne von Artikel 84 gestützt 1st, im Hinblick auf Artikel 123 (2) auch dann zulâssig, wenn die durchgeführte Anderung keineri Widerspruch behebt und keine Unklarheit beseiigt?t 1 .

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7 Als Alternative zu diesem Hilfsantrag wird des weiteren hilfsweise beantragt, die Sache an die Vorinstanz zwecks Eritscheidung dieser Rechtsfrage zurückzuverweisen. Die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) beantragte die Zurückweisung der Beschwerde und, hilfsweise, die Befassung der Grol3en Beschwerdekainmer für den Fall, daB die Kammer die Auffassung vertritt, sie sei im vorliegenden Fall nicht befugt, den erteilten Patentanspruch 1 auch hinsichtlich Artikel 100 C) EPU zu überprüfen.

Am 29. Juni 1990 hat der Beschwerdeführer eine Kopie einer von ihm mit Schriftsatz voin 20. Juni 1990 beim Landgericht München I unter Aktenzeichen 244 Js 45908/90 erhobene Strafanzeige gegen Herren Kammerer und Steinhilber wegen des Verdachtes eines Betruges gemäB § 263 StGB in Verbindung mit ihren Aussagen vor der Einspruchsabteilung eingereicht.

Entsche idungsgründe Die Beschwerde ist zulãssig. Prüfungsbefugnis der Beschwerdekainmer 2.1 04046 Nach Auffassung des Beschwerdeführers hat die Kanuner weder die Pflicht noch das Recht zu prUfen und zu entscheiden, ob das vorliegende Patent gegen Artikel 100 (C) EPU verst63t, weil dieser Einspruchsgrund von der Einsprechenden nicht geltend gemacht wurde und auch nicht inehr erhoben werden kännte, nachdeiu die Einspruchsfrist lãngst abgelaufen ist. Dieser Rechtsgrundsatz sei in der Beschwerdeentscheidung T 9/87 (AB1. EPA 1989, 438) kiar festgehalten und begründet.

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8 Der Beschwerdeführer hat jedoch diese Entscheidung offensichtlich insofern miverstanden, als diese sich nur mit dem Umfang des Einspruchs im Sinne der durch den Einspruch angegriffenen Teile des Patents und nicht mit den Einspruchsgründen, auf die der Einspruch gestützt wird, befaBt. Allerdings wird in der Entscheidung T 182/89 derselben Kainmer vom 14. Dezeinber 1989 (Leitsatz veräffentlicht in AB1. EPA 1990 Nr. 8, Vorblatt) die Auffassung vertreten, daB sich die Prüfung nicht auf soiche Einspruchsgründe erstrecken solle, die in der Einspruchsschrift nicht geltend gemacht und ausreichend begrUndet wurden.

2.2 Abweichend hiervon ist die im vorliegenden Fall entscheidende Kanuner davon überzeugt, daB sie gestützt auf den Aintsermittlungsgrundsatz gemaB Artikel 114 (1) EPU jedenfalls das Recht hat, alle Einspruchsgründe zu untersuchen, gleichgültig ob diese von der Einsprechenden geltend gemacht wurden oder nicht. Im vorliegenden Fall ist der VerstoB gegen Artikel 100 (C) EPU so offensichtlich, daB die 'aminer sich darüber hinaus auch verpflichtet fühlte, die. 3n Einwand zu erheben.

2.3 Sie stimint in dieser ihrer Rechtsauffassung mit der mehrheitlichen Rechtsprechung der Beschwerdekaininern überein, wie sie in den Entscheidungen T 493/88 vom 13. Dezeinber 1989 (wird veröffentlicht) und T 156/84 (AB1. EPA 1988, 372) dargelegt ist, wonach es eine Verpflichtung des EPA gegenüber der Offentlichkeit gibt, keine Patente zu erteilen oder aufrechtzuerhalten, von denen es überzeugt ist, daB sie rechtlich keinen Bestand haben (siehe Abs. 3.5 und 3.6 von T 156/84).

Nachdem aber auch die oben zitierte Entscheidung P 182/89 der Einspruchsabteilung oder Beschwerdekamxner nicht 04046 9 V ausdrücklich die Kompetenz oder Befugnis abspricht, alle Einspruchsgrunde zu prüfen, und in Anbetracht der ansonsten weitgehend übereinstinunenden Rechtsprechung, wonach alle Einspruchsgrunde zumindest untersucht werden kónnen, sieht die Kaininer keine Veranlassung, die GroJ3e Beschwerdekainmer mit dieser Frage zu befassen, da bei diesem Tatbestand eine Entscheidung der Grol3en Beschwerdekamnmner (gemnäB Artikel 112 (1) EPU) zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsanwendung nicht erforderlich ist.

3. Zustàndigkeit der Kanuner 3.1 Gemnàl3 Artike]. 111 (1) EPU wird die Beschwerdekanuner entweder un Rahmnen der Zustãndigkeit des Organs tatig, das die angefochtene Entscheidung erlassen hat, oder sie verweist die Angelegenheit zur weiteren Entscheidung an dieses Organ zurück. Demanach gewahrt Artikel ill EPU den Parteien keinen absoluten Anspruch auf die Prüfung jeder in einem Beschwerdeverfahren vorgebrachten Frage durch zwei Instanzen (vgl. T 133/87 vom 23. Juni 1988, unveräffentlicht). Es 1st vielmehr dent pflichtgemnä3en Ermnessen der Kanuner überlassen, unter Würdigung der Uinstände des Falles über die Zurückverweisung der Sache an die erste Instanz zu entscheiden, wobei auch der Gesichtspunkt der Verfahrensökonomnie eine Rolle spielt. mm vorliegenden Fall ist in Betracht zu ziehen, daB die erste Instanz die Mäglichkeit gehabt hat, die Sache auch un Hinblick auf den Einspruchsgrund gemäB Artikel 100 C) EPU zu untersuchen. Die Tatsache, daB sie diesbezüglich keinen Einwand erhoben hat, heiBt nicht, daB diese Prüfung nicht erfolgte und steilt jedenfalls kein Hindernis gegen einen soichen Einwand seitens der Kanuner dar.

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10 Für eine Zurückverweisung der Sache an die Vorinstanz, wie sie von Beschwerdeführer hilfsweise beantragt wurde, bestand daher weder aus sachlichen noch aus verfahrensrechtlichen Gründen eine Notwendigkeit.

4. Formale Zulàssigkeit des Anspruchs 1 gernä8 Hauptantrag (Art. 100 C) und 123 (2) EPU).

4.1 In diesern Zusanunenhang steilt sich die Frage, ob durch das Weglassen der oben unter Abschnitt V oben angegebenen Merkmale a) bis e) aus den ursprünglich eingereichten Anspruch 1 das angefochtene Patent so geandert worden ist, daB sein Gegenstand über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht und darnit gegen Artikel 123 (2) EPU verstöBt. Der Zweck dieser Bestimrnung, bei der es sich gernaB Artikel 100 C) EPU auch urn einen Einspruchsgrund handelt, besteht darin, Anderungen auszuschlieBen, mit denen der Aninelder oder Patentinhaber Gegenstände beanspruchen könnte, die in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung nicht of fenbart sind, d. h. durch die ein neuer Gegenstand entstehen wUrde.

4.2 Die Rechtsprechung der Beschwerdekarnrnern ist, abgesehen von einer Ausnahrne (vgl. T 190/83 vorn 24. Juli 1984, nicht veröffentlicht), insofern einheitlich, als sie festlegt, daB das Weglassen von Merkrnalen aus einern unabhängigen Anspruch einen VerstoB gegen Artikel 123 (2) EPO darstellen kann.

4.3 La vorliegenden Fall ist auf Seite 1, dritter Absatz der ursprunglichen Beschreibung angegeben, daB nit der Erfiridung die Aufgabe gelöst werden soll, eine Vorrichtung nach den oberbegriff des Anspruchs 1 weiterzuentwickeln, derart, daB sie u. a. kornpakter ausgebi].det werden kann. Dieser Aufgabenaspekt wird an erster Stelle genannt, noch 04046 - 11 vor dern vom Beschwerdeführer nunmehr in den Vordergrund gesteliten Aspekt der leichteren Anpassung der Vorrichtung an unterschiedliche Naschinenfabrikate und Papierbreiten und deni weiteren Aspekt der einfachen Vereinzelung der Blätter. Auch bei der anschlieBenden Angabe der durch die Erfindung erreichten Vorteile (Seite 1, letzter Absatz bis Seite 2, Absatz 1 der ursprunglichen Beschreibung) steht die besonders einfache und kostengünstige Gestaltung der Vorrichtung mm Vordergrund. Es besteht daher aus der Sicht der Ursprungsoffenbarung der Erfindung keine Basis für die vom Beschwerdeführer vertretene Auffassung, der Fachmann entnehine den Ursprungsunterlagen die "Grundaufgabe't der einfacheren Anpassung, für deren Läsung die weggelassenen Merkinale unwesentlich seien.

Der ursprünglich an erster Stelle genannte Aufgabenaspekt soil offensichtlich durch die im Kennzeichen des ursprunglichen Anspruchs 1 genannten Merkinale gelast werden. Der Fachrtiann erkennt, daB insbesondere die in Abschnitt V oben genannten Merkinale a) bis c) hierzu einen wichtigen Beitrag leisten und das weitere Merkinai, daB Wippe, Anschlag und Platte jeweils eine Baueinheit bilden, einschlieBen. Diese Merkinale dienen offensichtlich dazu, eine "kompakte Ausbiidung" zu schaffen. Foiglich steilen sie wesentliche Merkinale der Erfindung dar, wie sie in der ursprungiichen Fassung dargesteilt worden sind. Der Durchschnjttsfachxnann wird an keiner anderen Stelle in den ursprünglichen Unteriagen, einschlieBlich der Zeichnungen, darauf hingewiesen, daB auf diese Merkmale gegebenenfalls auch verzichtet werden kónnte. Somit fehit für das Wegiassen der genannten Merkinale jegliche Basis in den Ursprungsunterlagen.

4.4 Der Beschwerdeführer hat eine Reihe von Entscheidungen herangezogen, u. a. auch soiche, in denen verschiedene Kaimuern versucht haben, verschiedene Tests auszuarbeiten, 04046 . ./...

12 urn das Feststellen zu erleichtern, ob der Gegenstand einer Patentanmeldung bzw. eines Patents über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht. Während die Entscheidung T 190/83 (vgl. oben) den einfachen Neuheitstest auch irn Falle des Weglassens von Merkmalen aus einern ursprunglichen unabhängigen Anspruch grundsätzlich ernpfiehlt und zu dern Ergebnis kornint, daa durch das Weglassen von Merkrnalen kein VerstoB gegen Artikel 123 (2) EPU erfolgen kann, ist in der vorn Beschwerdeführer kritisiertert Entscheidung T 194/84 (AB1. EPA 1990, 59) angegeben, wie dieser Neuheitstest durchzuführen ist. Es komint deinnach darauf an, daB durch die Anderung (Verailgerneinerung) keine neuen, aus dern Inhalt der Ursprungsoffenbarung nicht eindeutig herleitbaren Inforinationen gegeben werden. Diese Rechtsauffassung wird in der Entscheidung T 416/86 (AB1. EPA 1989, 308) bestátigt.

Der Beschwerdeführer hat insbesondere unter Berufung auf die Entscheidungen T 52/82 (ABl. EPA 1983, 416), T 120/83 vorn 27. September 1984 (unveröffentlicht), T 151/84 vorn 28. August 1987 (unveröffentlicht) und T 331/87 vorn 6. Juli 1989 (wird veröffentlicht) geltend gernacht, daB das Weglassen von unwesentlichen Merkinalen zulãssig sei. Es liegt jedoch insoweit keine Analogie vor, als irn vorliegenden Fall, wie vorstehend dargelegt, die weggelassenen Merkinale wesentlich zur Lösung der ursprunglich genannten Aufgabe beitragen.

GernàB dein Sachverhalt, weicher der Entscheidung T 159/86 vorn 27. Oktober 1987 (unveröffentlicht) der irn vorliegenden Fall ebenfalls entscheidenden Kainmer zugrunde lag, war aus der ursprunglich eingereichten Anmneldung für den Fachrnann kiar, daB eine spezifische Lehre unter den 04046 4' 13 C dort gegebenen TJinständen veraligemeinert werden konnte. Es liegt also auch hier keine Analogie zum vorliegenden Fall var.

In der voin Beschwerdeführer ergànzend herangezogenen Entscheidung T 177/86 dieser Kaimner voin 9. Dezember 1987 (unveräffentlicht) wird betont, daI3 das Weglassen von Merkinalen grundsätzlich nur dann zulâssig ist, wenn dafür in den ursprünglichen Unterlagen eine Of fenbarungsgrundlage vorhanden ist (Abschnitt 4). Dabei wird der Entscheidung T 66/85 (AB1. EPA 1989, 167) gefolgt, in der un übrigen noch darauf hingewiesen wird, daB es in diesein Zusammenhang unerheblich sei, ob das betreffende (weggelassene) Merkmale für die Erfindung relevant ist.

4.5 Die Entscheidung T 190/83 (vgl. oben), auf die sich der Beschwerdeführer in erster Linie stützt, ist dernnach als Ausnahine in einer sonst, zuinindest hinsichtlich der Frage des Weglassens wesentlicher Merkinale, weitgehend einheitlichen Rechtsprechung anzusehen.

4.6 Aufgrund der vorstehenden Uberlegungen und nach Berücksichtigung aller Arguinente des Beschwerdeführers gelangt die Kaminer somit zu der Auffassung, daB es un vorliegenden Fall nicht zulàssig war, aus einem unabhàngigen Anspruch Merkinale zu streichen, die in der ursprünglich emgereichten Anineldung durchweg als wesentliche Erfindungsinerkinale dargestelit worden sind. Eine soiche Anderung wurde zu einem Gegenstand führen, der über den Inhalt der Anineldung in der ursprunglich eingereichten Fassung hinausgeht und deinzufolge gegen Artikel 123 (2) EPU verstoBen.

Der Anspruch 1 gemâ8 Hauptantrag ist daher urizulässig und letzterer schon aus diesein Grund zurückzuweisen. 04046 .../...

14 I, 5. Unter Bezugnahme auf die Entscheidung T 172/82 (AB1. EPA 1983, 493), in der festgestellt wurde, dais die Streichung eines Merkmals in einem Anspruch dann zulãssig ist, wenn sie nur der Kiarstellung und/oder Behebung eines Widerspruchs dient, beantragte der Beschwerdeführer ferner, der GroBen Beschwerdekaminer die in Abschnitt VI oben zitierte Rechtsfrage vorzulegen (Antrag 6).

Wie in der Entscheidung T 248/88 vom 14. November 1989 (unveröffentlicht) dargelegt ist, stelit eine soiche Frage keine Rechtsfrage von grundsatzlicher Bedeutung, sondern eine Tatsachenfrage dar, die sich nur aus den Uxnstãnden des jeweiligen Einzelfalls heraus beantworten 1ã8t. In jedem einzelnen Fall muB dabei festgestellt werden, ob die ursprungliche Of fenbarung der Anmeldung einem Fachmann entweder explizit oder implizit einen Hinweis dahingehend gibt, daB ein in einem unabhãngigen Anspruch enthaltenes Merkmal entfallen kann.

AuBerdem ist, wie vorstehend in Abschnitt 4 dargelegt wurde, die Rechtsprechung der Beschwerdekanunern zumindest im Hinblick auf das Weglassen von ursprünglich als wesentlich offenbarten Merkmalen eirtheitlich, mit Ausnahme der Entscheidung T 190/83 (vgl. oben), so daB der in Artikel 112 (1) EPU genannte Vorlagegrund der "Sicherung einer einheitlichen Rechtsanwendung", entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers, ebenfalls nicht besteht.

7. Anspruch 1 gemaB Hilfsantrag 7.1 Der Anspruch 1 gemäB Hilfsantrag enthâlt zusãtzlich zu den Merkmalen des erteilten Anspruchs 1 die unter Abschnitt V oben erwähnten Merkmale a) bis e). Er ist daher im Hinblick auf Artjkel 123 (2) und (3) EPU nicht zu beanstanden. Auch sonst bestehen gegen ihn keine Einwãnde in formaler Hinsicht.

04046 15 7.2 Bezüglich der Frage der Patentfähigkeit der Vorrichtung nach diesem Anspruch 1 hat die Kaminer in ihrein Bescheid vom 22. August 1989 die vorläufige Meinung vertreten, daB es fraglich erscheine, ob die angeblich vorbenutzten Gegenstände einschlie3lich des Modells ASF 522 der Fa. BDT Büro- und Datentechnik GinbH noch patenthindernd entgegenstehen, wenn man von der vom Zeugen Kaminerer bei seiner Vernehmung durch die Einspruchsabteilung gegebenen Beschreibung dieses Modells ausgehe. In dem weiteren Bescheid der Kanuner vom 22. März 1990 ist ausgeführt, daB der Anspruch 1 des Hilfsantrags als Grundlage für die Aufrechterhaltung des Patents geeignet scheint, und zwar auch dann, wenn die behaupteten offenkundigen Vorbenutzungen als erwiesen angesehen würden, und bei Berücksichtigung der Ausführungen der Beschwerdegegnerin voln 10. Januar 1990. Bei diesem Sachverhalt dürften sich die beantragte Beweissicherung und eine nochinalige Einvernahme der Zeugen K. Kammerer und H. Steinhilber ebenso wie die Einvernahine neuer Zeugen bezüglich das angebliche offenkundig vorbenutzten Sheetfeeders der Firma Qujne erübrigen.

Auch der BeschwerdefUhrer hat in seiner Eingabe vom 16. Oktober 1989 in Abschnitt 10 die Ansicht vertreten, daB der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäB Hilfsantrag selbst dann neu und erfinderisch ware, wenn der ASF 522 Stand der Technik ware, was alle: rdings nicht der Fall sei.

7.3 Abweichend hiervon hat der Beschwerdeführer jedoch wãhrend der mündlichen Verhandlung vor der Kaininer niehrfach betont, daB die weggelassenen Merkmale keinen Beitrag zu der Erfindung liefern. Weiterhin gibt er auch zu, daB das 04046 16 angeblich offenkundig vorbenutzte Modell ASF 522 praktisch identisch ist mit der Vorrichtung gem&B Anspruch 1 des Hauptantrags. Unter diesen Umstãnden mu8 die Kammer insbesondere untersuchen, ob in bezug auf dieses Modell der Tatbestand der of fenkundigen Vorbenutzung erfüllt ist, so daB es als Bestandteil des im vorliegenden Fall zu berücksichtigenden Standes der Technik zu betrachten ware.

Die Einspruchsabteilung hat in der angefochtenen Entscheidung den Widerruf auf die Aussagen der Herren H. Steinhilber und K. Kanunerer qestützt. Sie hat es als erwiesen angesehen, daB ein Modell des ASF 522 im Juni 1982 ohne Geheinthaltungsverpflichtung an die Firma General Electric in Waynesboro, USA geliefert worden ist, wobei die Einspruchsabteilung in ihrer Entscheidung davon ausging, daB dieses gelieferte Modell sámtliche Merkinale des Anspruchs 1 des Streitpatents aufweist.

Wenige Tage vor der mündlichen Verhandlung wurde der Kammer vom Beschwerdeführer eine Kopie einer mit Schriftsatz vom 20. Juni 1990 beim Landgericht München I erhobene Strafanzeige gegen die Herren Kainmerer und Steinhilber (Aktenzeichen 244 Js 45908/90) vorgelegt, in der diesen Personen im Zusaininenhang mit dem obigen Sachverhalt Falschaussage vor der Einspruchsabteilung vorgeworfen wird.

Unter diesen Umstànden sieht es die Kammer aus verfahrensökonomischen Gründen als geboten an, das Beschwerdeverfahren bis zum Vorliegen einer Entscheidung in der Sache betref fend dieser Strafanzeige auszusetzen. 04046 .../...

17 k. Entsche idungs formel Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Antrãge auf Aufrechterhaltung des Patents in seiner erteilten Fassung und auf Fallenlassen des Einwandes geinâi3 Artikel 100 c) EPU werden zurückgewiesen. Der Hilfsantrag, die GroI3e Beschwerdekaimner mit der vom Beschwerdeführer vorgelegten Rechtsfrage zu befassen, sowie der Hilfsantrag, die Sache zur Entscheidung dieser Rechtsfrage an die Vorinstanz zurückzuverweisen, werden zurückgewiesen.

Das Verfahren wird ausgesetzt bis zum Vorliegen einer Entscheidung in der Sache betref fend die von demn Beschwerdeführer mit Schriftsatz vom 20. Juni 1990 beimn Landgericht Nünchen I erhobene Strafanzeige. Der Geschäftsstellenbeamnte:

wE S. Fabiani 03992 ,4'. 'T.Jev- dlf0e ,Ov,-r10 ,o Der Vorsitzende: