BPatG Beschluss vom 03.03.2017 – 28 W (pat) 510/17

In der Beschwerdesache

…

betreffend die Marke 30 2014 004 082

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 3. März 2017 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, des Richters Schmid und des Richters Dr. Söchtig

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 19 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 17. August 2016 aufgehoben.

2. Auf Grund des Widerspruchs aus der Marke UM 011 147 361 wird die Löschung der Eintragung der Marke DE 30 2014 004 082 angeordnet.

I.

Die Wort-/Bildmarke DE 30 2014 004 082

ist am 21. August 2014 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Markenregister für nachfolgende Waren eingetragen worden:

Klasse 1: Fliesenkleber;

Klasse 6: Metallfliesen; Baumaterialien im Bereich Fliesen aus Metall, insbesondere Fliesenbeläge, Belagsabschlüsse, Bodenbelagmaterialien, Profilleisten, Schwellen, Treppenprofile; Schlosserwaren und Kleineisenwaren im Bereich Fliesen;

Klasse 19: Fliesen; Baumaterialien im Bereich Fliesen (nicht aus Metall), insbesondere Belagsabschlüsse, Bodenbelagmaterialien, Bretter, Entkopplungsmatten, Fliesenabdichtungen, Fliesenbeläge, Fliesenverlegeplatten, Fugenmörtel, Treppenprofile, Trittschalldämmungen.

Gegen diese Eintragung, die am 26. September 2014 veröffentlicht wurde, hat die Widersprechende am 1. Dezember 2014 aus ihrer am 29. August 2012 angemeldeten und am 27. Februar 2016 eingetragenen Unionsmarke UM 011 147 361

LUX

Widerspruch eingelegt. Sie ist u. a. für die nachfolgenden Waren geschützt:

Klasse 1: Mittel zum Härten und Löten von Metallen; Klebstoffe für gewerbliche Zwecke;

Klasse 6: Unedle Metalle und deren Legierungen; Schienenbaumaterial aus Metall; Erze; Baumaterialien aus Metall; Transportable Bauten aus Metall; Kabel und Drähte aus Metall (nicht für elektrische Zwecke); Schlosserwaren und Kleineisenwaren; Metallrohre; Waren aus Metall (soweit in Klasse 06 enthalten); Garagentore (aus Metall); Werkzeugkoffer aus Metall (leer); Geldschränke; Schlösser aus Metall (ausgenommen elektrische); Vorhängeschlösser; Fülltrichter aus Metall (nicht als Maschinenteile); Sprossenleitern aus Metall, Stehleitern aus Metall; Dübel [Verbindungsdübel, Stifte] aus Metall; Dübel [Wanddübel] aus Metall; Baubeschläge aus Metall; Möbelbeschläge aus Metall; Spann- und Zurrgurte aus Metall; Metallstäbe zum Hart- und Weichlöten [Schweißstäbe]; Schweißdraht aus Metall; Pfähle aus Metall; Drahtseile; Werkstatteinrichtung, soweit in Klasse 06 enthalten, einschließlich Werkzeughaltern (vorgenannte Waren aus Metall); Werkzeugkästen aus Metall (leer); Stiele und Griffe aus Metall für Werkzeuge und Gartengeräte; Tragegurte aus Metall; Ölkannen, Sonderbehälter, vorstehend genannte Waren aus Metall, soweit sie in Klasse 6 enthalten sind; Pfosten aus Metall zur Befestigung von Markierhilfen, insbesondere Absperr- und Warnbändern; Tore aus Metall; Schließanlagen; Dübel [Verbindungsdübel, Stifte] aus Metall; Dübel [Wanddübel] aus Metall; Gitter und Spaliere; Klemmen; Klammern und Nägel für Handtacker; Metallrollen für Garagentore; Laufrollen für Schiebetüren (Metall-); keine der vorstehend genannten Waren in Form von Jalousien, Fensterläden, Fenstern, Lichtkuppeln, Dachfenstern oder Zubehör hierfür;

Klasse 19: Baumaterialien (nicht aus Metall); Rohre (nicht aus Metall) für Bauzwecke; Asphalt, Pech und Bitumen; keine der vorstehend genannten Waren in Form von Jalousien, Fensterläden, Fenstern, Dachfenstern, Dachfenstern oder Zubehör hierfür.

Das Deutsche Patent- und Markenamt, Markenstelle für Klasse 19, hat mit Beschluss vom 17. August 2016 den Widerspruch zurückgewiesen. Zur Begründung hat es ausgeführt, die von den Vergleichszeichen in den Klassen 1, 6 und 19 beanspruchten Waren seien identisch bzw. hochgradig ähnlich. Gleichwohl halte die angegriffene Marke den insoweit erforderlichen Zeichenabstand ein. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei als gering einzuschätzen, da ein nicht unerheblicher Teil des inländischen Verkehrs die Bezeichnung „LUX“ mit Licht in Verbindung bringe. Im Zusammenhang mit den von der angegriffenen Marke beanspruchten Waren „Fliesen“ komme Licht eine Bedeutung zu, denn durch Fliesenlicht, Fliesenbeleuchtung, Lichtbänder und -bordüren oder Fugenlicht könnten zu den verschiedensten Zwecken interessante Lichteffekte geschaffen werden. Berücksichtige man zudem, dass mit dem Markenwort „LUX“ auch luxuriöse Angebote assoziiert werden könnten, sei von einer geringen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen. Es lägen auch keine Anhaltspunkte für eine erhöhte Kennzeichnungskraft durch intensive Benutzung vor. Der unterschiedliche Bildeindruck der Vergleichszeichen stehe einer schriftbildlichen Verwechslungsgefahr entgegen. Der optische Eindruck sei für Fliesenwaren, welche die angegriffene Marke beanspruche, kaufentscheidend, weshalb der grafischen Gestaltung einer Marke und damit der schriftbildlichen Verwechslungsgefahr eine gesteigerte Bedeutung zukomme. Aber auch für die Verkehrsteilnehmer, die sich nicht vorrangig am optischen Markeneindruck orientierten, seien die Vergleichszeichen hinreichend deutlich unterscheidbar. Der Verkehr werde die angegriffene Marke entweder „loo-iks“ oder „loox“ aussprechen. Es kämen zudem verschiedene an die englische Sprache angelehnte Aussprachen in Betracht, wie etwa „laks“ (offenes „a“), „Lu-äks“ oder die mit der Widerspruchsmarke übereinstimmende Wiedergabe „lux“, auch wenn dies nur vermeintlich englischsprachig sei. Letztere Aussprachevariante sei jedoch nicht in entscheidungserheblichem Ausmaß zu erwarten, so dass sie unter Berücksichtigung aller Beurteilungskriterien nicht zum Tragen komme und folglich nicht mit einer klanglichen Verwechslungsgefahr zu rechnen sei.

Hiergegen wendet sich die Widersprechende mit ihrer Beschwerde vom 7. September 2016. Zur Begründung führt sie aus, die Widerspruchsmarke werde über Jahrzehnte intensiv benutzt. Ihre Kennzeichnungskraft sei daher zumindest durchschnittlich. Der lateinischen Bedeutung des Begriffs „LUX“ komme vorliegend keine Bedeutung zu. Mit ihm werde die Einheit der Beleuchtungsstärke bezeichnet und er komme vorliegend nicht als beschreibende Angabe in Betracht. Die Ausführungen des Deutschen Patent- und Markenamts zu der Bedeutung von Licht im Zusammenhang mit Fliesen seien lebensfremd. Unzutreffend sei ferner auch die Behauptung, dass die Widerspruchsmarke mit luxuriösen Angeboten in Verbindung gebracht werde. Die maßgeblichen deutschen Verkehrskreise kürzten „luxuriös“ nicht mit „LUX“ ab. Vorliegend sei Warenidentität gegeben. Zutreffend sei das Deutsche Patent- und Markenamt in seinem angegriffenen Beschluss zu dem Schluss gekommen, dass auch eine mit der Widerspruchsmarke übereinstimmende Aussprache „lux“ in Betracht komme. Soweit es weiter davon ausgegangen sei, dass diese Aussprachevariante „nicht in entscheidungserheblichem Ausmaße zu erwarten“ sei, habe das Deutsche Patent- und Markenamt dies nicht näher begründet. Es sei zu befürchten, dass es sich hierbei lediglich um eine aus der Luft gegriffene Behauptung handele. Die Aussprache „lux“ sei vielmehr naheliegend. Sie erinnere den Verkehr an das ihm bekannte und zum englischen Grundwortschatz gehörende Wort „looks“. Die Ersetzung der beiden Konsonanten „ks“ durch den Buchstaben „x“ sei heutzutage üblich. Zudem sei zu beachten, dass der Verkehr versuchen werde, die angegriffene Marke als ein Wort auszusprechen. Die vom Deutschen Patent- und Markenamt angenommene getrennte Aussprache des Endkonsonanten „x“ werde er daher gerade nicht vornehmen. Damit sei eine identische Aussprache der Vergleichszeichen höchstgradig wahrscheinlich, was die Annahme einer klanglichen Verwechslungsgefahr begründe.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 17. August 2016 aufzuheben und die Löschung der Eintragung der Marke DE 30 2014 004 082 auf Grund des Widerspruchs aus der Marke UM 011 147 361 anzuordnen.

Der Inhaber der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Er trägt vor, das Deutsche Patent- und Markenamt sei zutreffend davon ausgegangen, dass die Widerspruchsmarke originär unterdurchschnittlich kennzeichnungskräftig sei. Dies, da sie vom Publikum ohne weiteres mit der gleichnamigen Einheit für Beleuchtungsstärke in Verbindung gebracht werde. Licht und Lichtstärke spielten für die Fliesenwahrnehmung, Fliesenverlegung und die (richtige) Auswahl von Fliesen eine entscheidende Rolle. Eine Steigerung der Kennzeichnungskraft durch intensive Benutzung habe die Widersprechende weder hinreichend substantiiert dargetan, noch sei eine solche ersichtlich. Selbst wenn man jedoch – hypothetisch – eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zu Grunde legen wollte, würde die angegriffene Marke den insoweit erforderlichen Zeichenabstand einhalten. Die Vergleichszeichen seien zunächst in schriftbildlicher Hinsicht offensichtlich unähnlich. Darüber hinaus bestehe auch keine klangliche Ähnlichkeit. Während für die Widerspruchsmarke nur eine Aussprache in Betracht komme, lasse die angegriffene Marke dem Verkehr Raum für mannigfaltige Interpretationsmöglichkeiten. Selbst wenn man davon ausginge, dass der Verkehr in dem in der angegriffenen Marke enthaltenden Schriftzeichen die Buchstabenfolge „L-O-O-X“ erkenne, dann würde er sie ganz überwiegend auch genauso aussprechen, nämlich mit langem Vokal „O“. Es sei nicht nachvollziehbar, warum die jüngere Marke englischsprachig ausgesprochen werden sollte. Speziell in Verbindung mit der Ware „Fliesen“ rechne der maßgebliche deutsche Verbraucher nicht damit, englischsprachigen Begriffen zu begegnen. Er werde die angegriffene Marke vielmehr unmittelbar als ein deutsches Kunstwort begreifen, was der Annahme einer Verwechslungsgefahr entgegenstehe.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird ergänzend auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die zulässige Beschwerde ist begründet, da sich die Vergleichszeichen in verwechslungsfähiger Weise gegenüberstehen (§§ 125 b Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG).

1. Die Frage der Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist nach ständiger höchstrichterlicher Rechtsprechung unter Berücksichtigung aller Umstände, insbesondere der zueinander in Wechselbeziehung stehenden Faktoren der Ähnlichkeit der Marken, der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke zu beurteilen, wobei insbesondere ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Marken durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (EuGH GRUR 2010, 1098, Rdnr. 44 - Calvin Klein/HABM; GRUR 2010, 933, Rdnr. 32 - Barbara Becker; GRUR 2006, 237 - PICARO/ PICASSO; BGH GRUR 2014, 488, Rdnr. 9 - DESPERADOS/DESPERADO; GRUR 2012, 1040, Rdnr. 25 - pjur/pure; GRUR 2010, 235, Rdnr. 15 - AIDA/AIDU; GRUR 2009, 484, Rdnr. 23 - METROBUS; GRUR 2008, 905, Rdnr. 12 - Pantohexal; GRUR 2008, 258, Rdnr. 20 - INTERCONNECT/T-InterConnect; GRUR 2006, 859, Rdnr. 16 - Malteserkreuz I; GRUR 2006, 60, Rdnr. 12 - coccodrillo m. w. N.). Bei dieser umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist auf den durch die Zeichen hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen, wobei insbesondere ihre unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind (vgl. EuGH, a. a. O. - Barbara Becker; GRUR Int. 2010, 129, Rdnr. 60 - Aceites del Sur-Coosur SA/Koipe Corporación SL [Carbonelle/La Espagňola]; BGH GRUR 2013, 833, Rdnr. 30 - Culinaria/Villa Culinaria; a. a. O. - pjur/pure)

Die Ähnlichkeit einander gegenüberstehender Marken ist nach deren Ähnlichkeit im (Schrift-)Bild, im Klang und im Bedeutungs- oder Sinngehalt zu beurteilen, weil Marken auf die von ihnen angesprochenen Verkehrskreise in bildlicher, klanglicher und begrifflicher Hinsicht wirken können. Dabei genügt für die Bejahung der Markenähnlichkeit regelmäßig bereits die Ähnlichkeit in einem der genannten Wahrnehmungsbereiche (vgl. BGH GRUR 2014, 382, Rdnr. 25 - REAL-Chips; GRUR 2011, 824, Rdnrn. 25 f. - Kappa m. wen.). Die sich gegenüberstehenden Kennzeichen sind dabei jeweils als Ganzes zu betrachten und in ihrem Gesamteindruck miteinander zu vergleichen. Das schließt nicht aus, dass unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile einer komplexen Marke für den - durch das Kennzeichen im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorgerufenen Gesamteindruck prägend sein können (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042 - THOMSON LIFE; BGH GRUR 2006, 859, Rdnr. 18 – Malteserkreuz I).

Unter Berücksichtigung vorstehender Grundsätze liegen die Voraussetzungen einer kennzeichenrechtlichen Verwechslungsgefahr vor.

2. Bei den angesprochenen Verkehrskreisen handelt es sich um handwerklich interessierte Durchschnittsverbraucher sowie um Fachkreise aus dem Bereich der Bodenbearbeitung.

3. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist als durchschnittlich anzusehen.

Der aus dem Lateinischen stammende Begriff „LUX“ (= Licht) stellt im deutschen Sprachgebrauch eine Einheit der Beleuchtungsstärke dar (vgl. unter www.duden.de - „Lux“). Der Begriff mag zwar für Waren und Dienstleistungen im Zusammenhang mit Beleuchtung einen beschreibenden Begriffsgehalt aufweisen und daher von Hause aus lediglich unterdurchschnittlich kennzeichnungskräftig sein. Für die beschwerdegegenständlichen Waren gilt dies hingegen nicht, da diese keinen irgendwie gearteten Bezug zu Licht oder Beleuchtung aufweisen. Soweit das Deutsche Patent- und Markenamt in seinem angegriffenen Beschluss die Auffassung vertreten hat, „im Zusammenhang mit Fliesen kommt Licht durchaus eine Bedeutung zu“, überzeugt dies nicht. Verbraucher legen ihr primäres Augenmerk beim Erwerb von Fliesen auf deren optische Gestaltung, auf das verwendete Material und auf die Qualität. Die Lichtstärke spielt diesbezüglich regelmäßig keine maßgebliche Rolle. Im Übrigen ist Licht immer von Bedeutung, wenn es um die optische Wahrnehmung von Sachen geht. Es stellt damit aber noch kein wesentliches Merkmal des betrachteten Gegenstands dar. Weist die Widerspruchsmarke mithin keinen beschreibenden Bezug zu den beschwerdegegenständlichen Waren auf, ist nicht von einer geminderten Kennzeichnungskraft auszugehen. Umgekehrt hat die Widersprechende zwar eine langjährige intensive Benutzung ihrer Widerspruchsmarke und damit eine Erhöhung der Kennzeichnungskraft geltend gemacht - jeden näheren substantiierten Nachweis hierfür ist sie jedoch schuldig geblieben, so dass es bei der durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der älteren Marke verbleibt.

4. Die sich vorliegend in den Klassen 1, 6 und 19 gegenüberstehenden Waren sind identisch.

Der von der angegriffenen Marke in Klasse 1 beanspruchte „Fliesenkleber“ fällt unter den Oberbegriff „Klebstoffe für gewerbliche Zwecke“, für welchen die Widerspruchsmarke ebenfalls in Klasse 1 Schutz beansprucht. Bei den „Metallfliesen, Baumaterialien im Bereich Fliesen aus Metall, insbesondere Fliesenbeläge, Belagsabschlüsse, Bodenbelagmaterialien, Profilleisten, Schwellen, Treppenprofile“ der jüngeren Marke in Klasse 6 handelt es sich um „Baumaterialien aus Metall“, die für die Widerspruchsmarke in Klasse 6 eingetragen sind. Zu den „Schlosserwaren und Kleineisenwaren“ der Widerspruchsmarke in Klasse 6 gehören auch „Schlosserwaren und Kleineisenwaren im Bereich Fliesen“ der jüngeren Marke in Klasse 6. Zudem enthält das Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke in Klasse 19 „Baumaterialien (nicht aus Metall)“, wozu alle Waren der Klasse 19 der angegriffenen Marke zählen.

5. Die jüngere und die ältere Marke sind klanglich durchschnittlich ähnlich.

Zwar unterscheiden sich die Vergleichszeichen in schriftbildlicher Hinsicht – klanglich weisen sie jedoch für die Bejahung einer unmittelbaren Verwechslungsgefahr ausreichende Gemeinsamkeiten auf. Die Widerspruchsmarke wird „lux“ - mit kurzem Vokal „u“ - ausgesprochen. Es ist davon auszugehen, dass das Zeichenelement „X“ in der angegriffenen Marke überwiegend entweder als fünfter Buchstabe des Wortes „LOOOX“ aufgefasst wird, der lediglich in den vierten Buchstaben „O“ aus stilistischen Gründen integriert ist. Oder es wird als vierter Buchstabe des Wortes „LOOX“ interpretiert, der zwecks Hervorhebung von einem Kreis umgeben ist. Demgegenüber liegen keine ausreichenden Anhaltspunkte dafür vor, dass das Zeichenelement „X“ lediglich als Verzierung und nicht als Buchstabe angesehen wird. Durch die vorangestellten Buchstaben wird der durchschnittliche Verkehrsteilnehmer dazu neigen, auch das in dem letzten „O“ bzw. in dem Kreis befindliche Zeichenelement als Buchstabe zu begreifen, zumal es mit dem Buchstaben „X“ völlig übereinstimmt und demzufolge mit den übrigen Buchstaben ein aussprechbares Wort ergibt. Zudem ist der Verkehr an die kreative Positionierung von Buchstaben innerhalb eines Wortes gewöhnt.

Hierauf basierend wird der Großteil der angesprochenen Verkehrsteilnehmer den letzten Buchstaben der angegriffenen Marke wie den Konsonanten „X“ aussprechen. Die Annahme der Markenstelle für Klasse 19, der Verkehr werde die Buchstabenfolge „LOO“ bzw. „LOOO“ und den Buchstaben „X“ sprachlich trennen und die jüngere Marke folglich wie „loo-iks“ wiedergeben, erscheint fernliegend. Es fehlt nämlich ein entsprechendes Trennzeichen, namentlich ein Bindestrich oder ein Leerzeichen, zwischen dem letzten „O“ und dem „X“. Die mittige Platzierung des „X“ in dem „O“ wird nicht als Trennung, sondern vielmehr als Integration des Buchstabens „X“ in die ihm vorangehende Buchstabenfolge aufgefasst.

Somit wird der überwiegende Teil des Verkehrs die angegriffene Marke wie „looks“ oder „loooks“ aussprechen. Zwar klingen die in ihr enthaltenen Vokalfolgen „oo“ bzw. „ooo“ breiter als der einzelne Vokal „u“ in der Widerspruchsmarke. Allerdings weisen die Vokale „o“ und „u“ mehrere Parallelen auf. Sie zeichnen sich durch ein eher dunkles Klangbild aus und werden darüber hinaus weich ausgesprochen. Beide Vergleichszeichen beginnen zudem mit dem Konsonanten „l“ und enden auf dem sehr auffälligen Konsonanten „x“. Er wird sehr hart ausgesprochen und verleiht den Marken in übereinstimmender Weise eine gewisse Prägnanz. Auch ist nicht auszuschließen, dass einige Verkehrsteilnehmer die jüngere Marke als englisches Wort verstehen und demzufolge wie „luks“ aussprechen werden. Diese Aussprachevariante entspricht vollständig dem Klangbild der Widerspruchsmarke.

6. Unter Berücksichtigung der durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke, der vollständigen Warenidentität und der mittelgradigen klanglichen Ähnlichkeit hält die angegriffene Marke den erforderlichen Abstand zu der Widerspruchsmarke nicht ein. Zusammenfassend besteht damit die Gefahr, dass die beiden Marken in rechtserheblichem Umfang unmittelbar miteinander verwechselt werden.

Der Beschwerde war daher stattzugeben.

Hinsichtlich der Kosten des Beschwerdeverfahrens verbleibt es bei der gesetzlichen Regelung des § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG, da Billigkeitsgründe für die Auferlegung der Kosten auf einen Beteiligten weder vorgetragen noch ersichtlich sind.