Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts Entscheidung vom 21.03.2025 – T 1398/23

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1398/23 - 3.4.02

E N T S C H E I D U N G

der Technischen Beschwerdekammer 3.4.02 vom 21. März 2025 Beschwerdeführerin:

(Patentinhaberin 1) Beschwerdeführerin:

(Patentinhaberin 2) Carl Zeiss Vision International GmbH Turnstrasse 27 73430 Aalen (DE) Carl Zeiss AG Carl-Zeiss-Strasse 22 73447 Oberkochen (DE) Vertreter:

Pfiz/Gauss Patentanwälte PartmbB Tübinger Strasse 26 70178 Stuttgart (DE) Beschwerdegegnerin:

Rodenstock GmbH Elsenheimerstr. 33 80687 München (DE) (Einsprechende) Vertreter:

Angefochtene Entscheidung:

Müller-Boré & Partner Patentanwälte PartG mbB Friedenheimer Brücke 21 80639 München (DE) Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts über die Aufrechterhaltung des europäischen Patents Nr. 3574371 in geändertem Umfang, zur Post gegeben am 22. Mai 2023.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender Mitglieder:

R. Bekkering A. Hornung D. Rogers

Sachverhalt und Anträge

I. Die Patentinhaberinnen Folgenden (Beschwerdeführerinnen; Patentinhaberin) Zwischenentscheidung Nr. 3574371 in der haben gegen Einspruchsabteilung, geändertem Umfang im die das Patent aufrechtzuerhalten, Beschwerde eingelegt.

II. Mit dem Hinblick Einspruch auf war das Patent Artikel 100 a) EPÜ in in vollem Umfang im Verbindung mit den Artikeln 54 (1) und 56 EPÜ sowie auf Artikel 100 b) und c) EPÜ angegriffen worden.

III. Die Einspruchsabteilung europäische Patent Gegenstand hat, war und der die unter Auffassung, das Erfindung, die es zum Berücksichtigung der von der Patentinhaberin im Einspruchsverfahren Änderungen dem damaligen gemäß dass dritten vorgenommenen Hilfsantrag den Erfordernissen des EPÜ genügten.

IV. In einer Mitteilung gemäß Artikel 15 (1) VOBK teilte die Kammer den Beteiligten ihre vorläufige und unverbindliche Meinung zu bestimmten wesentlichen Aspekten des vorliegenden Beschwerdeverfahrens mit.

V. Die mündliche Verhandlung vor der Beschwerdekammer fand am 21. März 2025 statt.

VI. Die Patentinhaberin beantragte, Entscheidung aufzuheben, Nichtzulassung des damaligen die festzustellen, Hilfsantrags 2 Einspruchsabteilung ermessensfehlerhaft Umstände Beschwerdesache der angefochtene war eine dass die durch die oder die Zulassung rechtfertigten, den Hilfsantrag 2 zum Verfahren zuzulassen und das Patent auf Grundlage des damaligen Hilfsantrags 2 aufrechtzuerhalten.

VII. Die Einsprechende Verfahrensbeteiligte) (Beschwerdegegnerin beantragte die und Zurückweisung der Beschwerde.

VIII. Die vorliegende Entscheidung nimmt Bezug auf die folgenden aus dem erstinstanzlichen Verfahren bereits bekannten Dokumente:

D2: DE 10 2009 004 383 A1, D8: "3D-Videozentriersystem zur hochgenauen Vermessung der Zentrierdaten und individueller Parameter des Systems Brille Auge", Rainer Seßner et al., DGaO-Proceedings 2007.

1. Zulässigkeit der Beschwerde Der von der Einsprechenden in der Beschwerdeerwiderung, Punkt 2, schriftlich erhobene Einwand, dass die Beschwerde unzulässig sei, wurde mündlichen Verhandlung von der Einsprechenden nicht weiterverfolgt. in Die der Kammer sieht daher keinen Anlass, von ihrer in der vorläufigen Mitteilung gemäß Artikel Auffassung abzuweichen, 15(1) wonach VOBK die angekündigten Beschwerde der Patentinhaberin zulässig ist.

2. Ermessensentscheidung der Einspruchsabteilung Die Entscheidung der Einspruchsabteilung, den Hilfsantrag 2 nicht zuzulassen, war fehlerhaft.

2.1 Maßgebliche Ereignisse im erstinstanzlichen Verfahren - 23. September 2022: Ladung zur mündlichen Verhandlung am 20. April 2023; die Frist gemäß Regel 116(1) EPÜ endete am 20. Februar 2023, - 17. Februar 2023: Einreichung eines Hilfsantrags 14, - 20. Februar 2023:

Einreichung eines Einwands gemäß Artikel 54(1) EPÜ im Hinblick auf D2, - 20. April 2023:

der mündliche Einspruchsabteilung, Verhandlung; dass D2 die Entscheidung Neuheit des Gegenstands des Anspruchs 1 des Hauptantrags und des Hilfsantrags 1 vorwegnimmt, - 20. April 2023: Einreichung des Hilfsantrags 2 mit der Bezeichnung "Patentansprüche Hilfsantrag 14a".

2.2 Angefochtene Entscheidung Die Einspruchsabteilung hat die folgenden Aspekte bei der Ausübung ihres Ermessens berücksichtigt:

2.2.1 Die Einspruchsabteilung verwies auf Regel 116(1) EPÜ, die gewährleisten soll, "dass die anderen Parteien und die Einspruchsabteilung genügend Zeit zur Verfügung haben, um die neu eingereichten entsprechend zu Unterlagen zu studieren reagieren" (angefochtene und Entscheidung, Punkt 25.2).

2.2.2 Die Einspruchsabteilung stellte fest, dass Hilfsantrag 2 nach Ablauf der Frist gemäß Regel 116(1) EPÜ eingereicht worden war und somit als verspätet anzusehen war. "Um die Fairness des Verfahrens zu überprüft werden, ob die den 2] auch [Hilfsantrag garantieren", Patentinhaberin früher, müsse "ohne daher weiteres rechtzeitig, hätte einreichen können oder ob der Ablauf des Verfahrens eine entsprechende Reaktion [der Patentinhaberin] rechtfertigen könnte" (angefochtene Entscheidung, Punkt 25.3).

2.2.3 Die Einspruchsabteilung stellte ferner fest, dass ein Hilfsantrag 14 rechtzeitig vor der Frist gemäß Regel 116 (1) EPÜ eingereicht wurde. "Der neu eingereichte Hilfsantrag 2 ist identisch zu diesem Hilfsantrag 14 mit dem Unterschied, dass die Ansprüche 6 bis 10 aufrechterhalten werden" (angefochtene Entscheidung, Punkt 25.4).

2.2.4 Aufgrund dieser Konstellation der Hilfsanträge 2 und 14 kam die Einspruchsabteilung zu dem Schluss, dass von vor dem Einreichen des "ausgehend Hilfsantrags einen 2 neuen der Antragslage die Patentinhaberin Antrag einzureichen. Eine die unabhängig gültige mit Änderung vom Begründung keinen Grund zusätzlichen der Strategie hatte, Ansprüchen einer Partei, Verfahrensverlauf ist, für Vorbringen.

ein spätes ist keine Der Hilfsantrag 2 hätte spätestens kurz vor Ablauf der Frist gemäß Regel 116(1) EPÜ eingereicht werden müssen" und "wird daher gemäß Artikel 114(2) EPÜ nicht ins Verfahren zugelassen" (angefochtene Entscheidung, Punkte 25.5 und 25.6).

2.3 Fehlerhafte Ermessensausübung der Einspruchsabteilung 2.3.1 Wie von der Einspruchsabteilung zuerst zutreffend festgestellt, ist für die Frage der Zulassung des nach der Frist gemäß Regel 116(1) EPÜ eingereichten Hilfsantrags 2 zu prüfen, ob rechtfertigende Umstände für das verspätete Einreichen des Hilfsantrags 2 vorlagen. Dieser Grundsatz entspricht den Richtlinien für die Prüfung, E-VI, 2.2.2 (März 2024):

"Es liegt im Einspruchsabteilung, Ermessen Änderungen, Regel 116(1) EPÜ werden, verspätet als der genannten Prüfungsdie nach Zeitpunkt eingereicht oder dem in eingereicht außer Acht zu lassen, sofern sie nicht wegen einer Änderung des dem Verfahren zugrunde liegenden Sachverhalts zuzulassen sind." (Hervorhebung durch die Kammer) 2.3.2 Die Einspruchsabteilung ging von der Sachlage vor Einreichung des Hilfsantrags 2 aus, d.h. von der Sachlage, in der sowohl der Hilfsantrag 14 eingereicht als auch der erstmals am letzten Tag der Frist gemäß Regel 116(1) EPÜ erhobene Einwand unter Artikel 54(1) EPÜ im Hinblick auf das Dokument Sachlage D2 erhoben besteht die wurde.

Ausgehend durch die Hilfsantrags 2 herbeigeführte tatsächlich nur darin, Anspruchssatz des Hilfsantrags hinzuzufügen. Auf Einspruchsabteilung dann gesehen, die eine solche Ansprüche zu einem der bereits 14 dieser bereits Sachlage weitere nachvollziehbar des vorhandenen Grundlage bloße dieser Einreichung Änderung dem von Ansprüche hat die keine Umstände Hinzufügung weiterer vorhandenen Anspruchssatz jedoch Ausgangslage rechtfertigen.

2.3.3 Die Einspruchsabteilung hat die unzutreffend ermittelt. Die maßgebliche Ausgangslage bestand nämlich darin, dass die Einsprechende am letzten Tag der Frist gemäß Regel 116 (1) EPÜ erstmals einen Einwand unter Artikel 54(1) EPÜ in Bezug auf das Dokument Einspruchsabteilung in D2 der erhoben mündlichen hatte und die Verhandlung von ihrem Ermessen Gebrauch machte, diesen neuen Einwand zum Verfahren zuzulassen, Gegenstand des auf dessen Hauptantrags und Basis des der beanspruchte Hilfsantrags 1 dann als nicht neu angesehen wurde.

Des Weiteren ist zu berücksichtigen, dass die Patentinhaberin den Hilfsantrag 14 eingereicht hatte, bevor ihr der Einwand fehlender Neuheit im Hinblick auf D2 überhaupt bekannt war. Der Hilfsantrag 14 konnte daher nur als Versuch gewertet werden, die davor erhobenen Einwände der Einsprechenden zu beheben bzw. der vorläufigen Meinung der Einspruchsabteilung Rechnung zu tragen. Dies bedeutet, dass Hilfsantrag Einwand unter angesehen 14 nicht Artikel werden als 54(1) EPÜ im Entgegen der Hilfsantrag 14 darf.

Einspruchsabteilung ist der Ausgangslage, die bei Einreichung Hilfsantrag von Reaktion auf Hinblick neuen auf Auffassung daher der Bestimmung 2 den D2 der nicht Teil der durch die Änderung zu bewirkten berücksichtigen ist.

2.3.4 Dies entspricht dem schriftlichen Vortrag der Patentinhaberin: "Es kann nämlich nicht richtig sein, dass die Patentinhaberin grundsätzlich auf die bis zum Ende der Schriftsatzfrist ist, eingereichten nur weil einer geeignet ist, die vorgebrachten dieser am Hilfsanträge Hilfsanträge letzten verspäteten Tag Angriffe - oder der festgelegt zufällig danach - noch Einsprechenden auszuräumen. ... Wäre keiner der Hilfsanträge schutzfähig gewesen, hätte die Patentinhaberin als Reaktion auf den neuen Neuheitsangriff Auffassung der und die Änderung Einspruchsabteilung der das vorläufigen Recht gehabt, Hilfsantrag 2 zu formulieren. Dieses Recht kann doch nicht davon abhängen, welche Hilfsanträge die Patentinhaberin rechtzeitig - bei völlig anderer Sachlage - vorsorglich eingereicht hat. Das bedeutet nämlich, dass es in diesem Fall nachteilhaft einzureichen, vorgebrachten die war, über vorsorglich die Angriffe hinausgehen" (Schreiben in der der der Hilfsanträge Einspruchsschrift Einsprechenden Patentinhaberin vom 21. Januar 2025, Seite 4, vorletzter und letzter Absatz).

2.3.5 Ausgehend von dem hier maßgeblichen Sachverhalt, dass ein neuer Einwand unter Artikel 54(1) EPÜ erst am letzten Tag der Frist nach Regel 116(1) EPÜ erhoben wurde, dieser erst in der mündlichen Einspruchsabteilung dann zur Verhandlung zum Ablehnung Gegenstands führte, Hilfsantrags in rechtzeitige und Verfahren der ist der zugelassen Neuheit die durch des angemessene Reaktion wurde und beanspruchten Einreichung mündlichen die eines neuen Verhandlung als zu In bewerten.

diesem Falle lag die Zulassung des neuen Hilfsantrags 2 nicht im Ermessen der Einspruchsabteilung, sondern der Hilfsantrag 2 musste zugelassen werden. Im Übrigen entspricht dieses Vorgehen den Richtlinien für die Prüfung, E-VI, 2.2.2 (März 2024):

"Wenn nach dem gemäß Regel 116(1) EPÜ festgelegten Zeitpunkt eingereichte Änderungen eingehen, wird die Abteilung also rechtzeitig als zunächst Reaktion analysieren, auf eine ob Änderung diese des dem Verfahren zugrunde liegenden Sachverhalts eingereicht wurden. Nur wenn dies zu verneinen ist, liegt es im Ermessen der Abteilung, die Änderungen außer Acht zu lassen".

2.4 Argumente der Einsprechenden zur Richtigkeit der Ermessensausübung durch die Einspruchsabteilung 2.4.1 Die Einsprechende "weder ein Ermessensfehler ersichtlich [sei] noch rechtfertigen die Umstände der ist der Auffassung, Beschwerdesache erstinstanzlich eine dass Zulassung nicht dieses zugelassenen Antrags" (Beschwerdeerwiderung, Seite 3, vierter Absatz). Die Einspruchsabteilung ausgeübt, indem Hilfsantrag 2 14a) in erst sie habe festgestellt (ursprünglich der ihr bezeichnet mündlichen Ermessen habe, als Verhandlung korrekt dass der Hilfsantrag verspätet eingereicht worden sei und dass dieser Hilfsantrag 2 sich von dem rechtzeitig eingereichten Hilfsantrag 14 nur durch zusätzliche Ansprüche unterscheide.

"Damit Hilfsantrag [2] ohne zusammen auch weiteres hätte der mit dem Hilfsantrag 14 gestellt werden können, da diese Anträge dieselben Änderungen beinhalten" (Beschwerdeerwiderung, Seite 3, vorletzter Absatz). Mit Verweis auf Artikel 12(6) Satz 1 VOBK kommt die Einsprechende zu dem Schluss, dass die Kammer den Hilfsantrag 2 nicht zulassen solle. Entgegen der Entscheidung Auffassung der der Einsprechenden, Einspruchsabteilung, den war die Hilfsantrag 2 nicht zuzulassen, fehlerhaft (siehe oben Punkt 2.3). Auch wenn Hilfsantrag zusätzliche 2 im Vergleich zu Hilfsantrag Ansprüche aufweist, kann das 14 nur Recht der Patentinhaberin, auf einen neuen Einwand mit einem neuen Anspruchssatz (Hilfsantrag 2) zu reagieren, nicht durch einen Anspruchssatz (Hilfsantrag 14) erschöpft werden, der sich bereits vor Einreichung des mündlichen Verhandlung vor Einwands im Verfahren befand.

2.4.2 In der der Kammer trug die Hilfsantrag 14 Einsprechende folgende Argumente vor:

- Hilfsantrag 2 unterscheide nur, indem ein sich von unabhängiger Anspruch 6 und ein von diesem abhängiger Anspruch 7 hinzugefügt wurden. - Der Gegenstand unterscheide sich des hinzugefügten Anspruchs 6 vom Gegenstand Anspruchs 1 des (Anspruch 1 ist identisch in den beiden Hilfsanträgen 2 und 14) im Wesentlichen dadurch, dass das Brillenmodell im Anspruch 6 anhand der Fassungsränder definiert wird ("nasale und/oder temporale Fassungsränder beschreibende Parameter") anstatt durch die Brillenglasfläche (Anspruch Linearkombinationen von Flächen").

1:

"Ebenen oder - Aufgrund der Aussagen der Einspruchsabteilung im Ladungsbescheid, Punkt 9.2 und Punkt 10.3.3, sei die Einspruchsabteilung eindeutig Auffassung dass gewesen, der die dem vorläufigen Gegenstand des Anspruchs 6 zugrunde liegende Idee, das Brillenmodell anhand der Fassungsränder zu definieren, nahegelegt sei im Hinblick auf das Dokument D8. - Auf diesen Hinweis der Einspruchsabteilung im Ladungsbescheid habe die Patentinhaberin u. a. mit dem Streichen des verschiedener Anspruchs 6 Hilfsanträge aus dem reagiert Anspruchssatz (Einreichung der Hilfsanträge 13 bis 15).

- Die Verfahrensökonomie Kriterium, das bei der sei ein Frage der grundlegendes Zulassung eines verspätet eingereichten Hilfsantrags zu beachten sei. Da die Einspruchsabteilung bereits in ihrem Ladungsbescheid zu erkennen gegeben habe, dass D8 den Gegenstand Kriterium des der Anspruchs 6 nahelege, Verfahrensökonomie eine habe das Zulassung des neuen verspätet eingereichten Hilfsantrags 2 mit dem hinzugefügten Anspruch 6 verboten.

- Da die Patentinhaberin auf die vorläufige Meinung der Einspruchsabteilung mit der Streichung des Anspruchs 6 in den Hilfsanträgen 13 bis 15 reagiert habe, würde die Zulassung des Hilfsantrag 2 (der den Anspruch 6 wieder einführt) einen Rückschritt im Verfahren bedeuten.

Dieses Vorgehen der Patentinhaberin entspreche einer Aufhebung ihrer ursprünglichen Verteidigung und sei nicht erlaubt.

2.4.3 Die Kammer ist nicht überzeugt von diesen Argumenten. Wie von der Patentinhaberin in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer vorgetragen, Einsprechenden, die ist die Auffassung Einspruchsabteilung der habe den Gegenstand des Anspruchs 6 als nahegelegt angesehen, reine Spekulation seitens der Einsprechenden.

Es hat in mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung Diskussion stattgefunden, Anspruchs von D8 inwiefern nahegelegt der wird. keine Gegenstand Die der des Aussage im Ladungsbescheid stellt lediglich eine vorläufige Meinung der wie Einspruchsabteilung dar, die offen lässt, die endgültige Entscheidung ausfallen würde.

Des Weiteren enthält der Einspruchsabteilung, Punkt 11.1, Streichung eines abhängigen Ladungsbescheid die Aussage, Anspruchs 10, dass nach "keiner der Einspruchsgründe der Aufrechterhaltung des Patents Hauptantrag entgegensteht". Anspruch enthält, 6 hebt Einsprechenden zitierte Punkten und 9.2 Da der diese des gemäß Hauptantrag Aussage den die von der Aussage in den Ladungsbescheids der gegenteilige 10.3.3 der Einspruchsabteilung auf.

Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass Anspruch 6 des Hilfsantrags 2 gegenüber dem Anspruch 6 des Hauptantrags, der den Aussagen in Ladungsbescheids den 9.2 und 10.3.3 des Einspruchsabteilung zugrunde lag, weitere einschränkende Merkmale enthält. Somit die Aussagen den Punkten 9.2 der Einspruchsabteilung in Ladungsbescheids der Punkten und sind 10.3.3 nicht des relevant für Hilfsantrag 2. 3. Da die Entscheidung der Einspruchsabteilung, den Hilfsantrag 2 nicht zuzulassen, fehlerhaft war, muss die angefochtene Entscheidung aufgehoben werden.

4. Eine erstmalige Gegenstands Beurteilung des Anspruchs 6 der des Patentfähigkeit Hilfsantrags 2 des sowie etwaiger geänderter Fassungen des Anspruchs 6 durch die Kammer ist mit dem Beschwerdeverfahrens, Überprüfung der vorrangigen nämlich der angefochtenen Ziel des gerichtlichen Entscheidung, nicht vereinbar.

Die Kammer beschließt daher, ihr Ermessen nach Artikel 111 (1) EPÜ und Artikel Angelegenheit zur 11 VOBK dahingehend auszuüben, weiteren Entscheidung an die die Einspruchsabteilung zurückzuverweisen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Angelegenheit wird an die Einspruchsabteilung weiteren Entscheidung zurückverwiesen. Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:

T. Buschek R. Bekkering zur