Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts Entscheidung vom 22.11.2024 – T 84/22

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0084/22 - 3.3.10

E N T S C H E I D U N G

der Technischen Beschwerdekammer 3.3.10 vom 22. November 2024 Beschwerdeführerin:

(Einsprechende) BASF SE 67058 Ludwigshafen (DE) Vertreter:

BASF IP Association BASF SE GBI-Z078 67056 Ludwigshafen (DE) Beschwerdegegnerin:

Evonik Oxeno GmbH & Co. KG Paul-Baumann-Straße 1 45772 Marl (DE) (Patentinhaberin) Vertreter:

Angefochtene Entscheidung:

Evonik Patent Association c/o Evonik Industries AG IP Management Postcode 84/339 Rodenbacher Chaussee 4 63457 Hanau (DE) Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 10. November 2021 zur Post gegeben wurde und mit der der Einspruch gegen das europäische Patent Nr. 1 893 558 aufgrund des Artikels 101 (2) EPÜ zurückgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender Mitglieder:

P. Gryczka A. Zellner F. Blumer

Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerde der Einsprechenden richtet sich gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung, den Einspruch gegen das Europäische Patent EP 1 893 558 gemäß Artikel 101 (2) EPÜ zurückzuweisen.

II. Im Einspruchsverfahren wurde das Patent gemäß Artikel 100 (a) EPÜ insbesondere wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit (Artikel 56 EPÜ) angegriffen. Als weiteren Einspruchsgrund hat die Einsprechende im Laufe des Einspruchsverfahrens einen Mangel an Ausführbarkeit gemäß Artikel 100 (b) EPÜ geltend gemacht.

III. Die Einspruchsabteilung hat den nach Ablauf der Einspruchsfrist vorgebrachten Einspruchsgrund gemäß Artikel 100 (b) EPÜ nicht ins Verfahren zugelassen. Sie hat in ihrer Entscheidung im Weiteren festgestellt, dass der Einspruchsgrund gemäß Artikel 100 (a) in Verbindung mit Artikel 56 EPÜ der Aufrechterhaltung des Patents nicht entgegensteht, und hat den Einspruch deshalb zurückgewiesen.

IV. Gegen diese Entscheidung wurde von der Einsprechenden Beschwerde eingelegt. Dies wurde damit begründet, dass die Entscheidung der Einspruchsabteilung dahingehend fehlerhaft sei, für den Gegenstand des Patents in der erteilten Form das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit anzuerkennen (Artikel 56 EPÜ). Die Beschwerdeführerin brachte zudem vor, dass die Einspruchsabteilung ihr Ermessen, den Einspruchsgrund gemäß Artikel 100 (b) EPÜ nicht ins Verfahren zuzulassen, falsch ausgeübt habe.

V. In einer Mitteilung gemäß Artikel 15 (1) VOBK informierte die Kammer die Parteien über ihre vorläufige Auffassung der Rechts- und Sachlage. Sie teilte den Parteien insbesondere mit, dass weder der Gegenstand des Hauptantrags, noch der der Hilfsanträge 1 bis 6 auf einer erfinderischen Tätigkeit im Sinne des Artikels 56 EPÜ zu beruhen scheine, und dass das Streitpatent aus vorläufiger Sicht der Kammer zu widerrufen wäre.

VI. Mit Schreiben vom 26. Juni 2024 hat die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) an die bereits mit ihrer Antwort auf die Beschwerdebegründung eingereichten Hilfsanträge 1 bis 6 angepasste Beschreibungen eingereicht. Mit demselben Schreiben hat die Beschwerdegegnerin mitgeteilt, dass sie nicht an der für den 20. August 2024 anberaumten mündlichen Verhandlung teilnehmen werde.

VII. Daraufhin hat die Kammer den Termin für die mündliche Verhandlung aufgehoben.

VIII. Der Hauptantrag (Patent wie erteilt) hat einen unabhängigen Anspruch, der den folgenden Wortlaut hat:

"Verfahren zur Herstellung von Gemischen von Diisononylestern der 1,2-Cyclohexandicarbonsäure umfassend die Verfahrensschritte:

a) Umsetzung eines Gemisches isomerer Nonanole, das einen Verzweigungsgrad von 1,2 bis 2,0 aufweist, mit Phthalsäureanhydrid in einem Veresterungsschritt zu Diisononylphthalaten, wobei 110 bis 100 % der in der Reaktion abdestillierten Flüssigkeitsmenge durch Alkohol ersetzt wird, b) IX.

Hydrierung dieser Diisononylphthalate." Die Hilfsanträge 1 bis 6 enthalten ebenfalls jeweils einen einzigen unabhängigen Anspruch. Im Anspruch 1 der Hilfsanträge 1 und 2 ist der Verzweigungsgrad des Gemischs isomerer Nonanole gegenüber Anspruch 1 des Hauptantrags auf 1,2 bis 1,9 (Hilfsantrag 1) bzw. auf 1,3 bis 1,8 (Hilfsantrag 2) eingeschränkt. Die jeweiligen Ansprüche 2 (Hilfsantrag 1) bzw. 2 und 3 (Hilfsantrag 2) wurden gestrichen. Anspruch 1 des Hilfsantrags 3 enthält gegenüber Anspruch 1 des Hauptantrags das zusätzliche Merkmal, dass die Hydrierung der Diisononylphthalate gemäß Verfahrensschritt b) "... an einem Rutheniumaufweisenden Trägerkatalysator" durchgeführt wird. Anspruch 1 des Hilfsantrags 4 enthält gegenüber Anspruch 1 des Hauptantrags das zusätzliche Merkmal, dass die Hydrierung der Diisononylphthalate "... an einem Katalysator, der Ruthenium als Aktivmetall und einen Titandioxid-Träger aufweist, wobei der Rutheniumgehalt im Bereich von 0,8 bis 5 Massen-% liegt" durchgeführt wird.

Die Hilfsanträge 5 und 6 sind Kombinationen der Hilfsanträge 1 und 4 bzw. 2 und 4. X. Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen:

D3:

D4:

D6:

D9:

WO 99/32427 BASF Technische Information "Nonanol N" EP 1 186 593 A2 Encyclopedia of Polymer Science and Technology, Stichwort "Plasticizers", DOI 10.1002/0471440264.pst245, J. Wiley & Sons, New York, veröffentlicht am 22. Oktober 2001 XI. In ihrer Beschwerdebegründung und im weiteren Verfahren brachte die Beschwerdeführerin im Wesentlichen folgendes vor:

Anspruch 1 des Streitpatents beruht nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit. Das beanspruchte Verfahren bezieht sich auf die Herstellung eines bekannten Produkts ausgehend von einer bekannten Ausgangsverbindung. Auch die Verfahrensschritte sind dem Fachmann bekannt. Dokument D3 stellt den nächstliegenden Stand der Technik dar. Das Unterscheidungsmerkmal zwischen dem beanspruchten Verfahren und dem Verfahren gemäß D3, nämlich Verfahrensschritt a), wird dem Fachmann durch die technische Lehren der Dokumente D6 oder D9 nahegelegt (Artikel 56 EPÜ). Zudem wird der beanspruchte Gegenstand dem Fachmann nicht ausreichend offenbart (Artikel 83 EPÜ). Insbesondere enthält das Streitpatent kein anspruchsgemäßes Beispiel, und der von der Beschwerdegegnerin bestrittene Zusammenhang zwischen dem Verzweigungsgrad des im ersten Verfahrensschritt verwendeten Gemischs isomerer Nonanole und dem der im zweiten Verfahrensschritt gebildeten hydrierten Diisononylphthalate führt dazu, dass der Fachmann nicht erkennen kann, welche Ausgangsmaterialien zur Herstellung der anspruchsgemäß herzustellenden Gemische von Diisononylestern der 1,2-Cyclohexandicarbonsäure zu verwenden sind.

Die Hilfsanträge erfüllen ebenfalls nicht das Erfordernis des Artikels 56 EPÜ, da auch die darin beanspruchten Verfahren nicht erfinderisch sind. Insbesondere sind die zusätzlichen Merkmale des jeweiligen Anspruchs 1 entweder bereits aus dem nächstliegenden Stand der Technik bekannt, oder sie führen nicht zu unvorhersehbaren technischen Wirkungen. Zudem sind die Ansprüche 1 zumindest der Hilfsanträge 3 und 4 unzulässig geändert worden. Diese Anträge erfüllen daher auch nicht die Erfordernisse des Artikels 123(2) EPÜ.

XII. In ihrer Antwort auf die Beschwerdebegründung und im weiteren Verfahren brachte die Beschwerdegegnerin im Wesentlichen folgendes vor:

Die Offenbarung des Dokuments D6 stellt den nächstliegenden Stand der Technik für das im Streitpatent beanspruchte Verfahren dar. Das in D6 offenbarte Verfahren unterscheidet sich in weniger Merkmalen vom anspruchsgemäßen Verfahren als das im Dokument D3 offenbarte, das von der Einspruchsabteilung und der Beschwerdegegnerin als nächstliegender Stand der Technik herangezogene wurde. Auch ausgehend von D3 beruht das beanspruchte Verfahren jedoch auf einer erfinderischen Tätigkeit. Es unterscheidet sich zunächst durch den Schritt a) des Verfahrens, und auch durch den Verzweigungsgrad sowohl des im ersten Verfahrensschritt verwendeten Gemischs isomerer Nonanole, als auch des als Endprodukt erhaltenen Gemischs an Diisononylestern der 1,2Cyclohexandicarbonsäure. Weder D3 noch D6 offenbaren den anspruchsgemäß geforderten Verzweigungsgrad von 1,2 bis 2,0. Dieser wird dem Fachmann auch nicht nahegelegt. Zudem kann er sich im Laufe des ersten Verfahrensschritts ändern. Im Dokument D6 wird auch das anspruchsgemäße Merkmal des Ersetzens von abdestillierter Flüssigkeitsmenge nicht offenbart. Die von der Einspruchsabteilung getroffene Entscheidung, den Einspruchsgrund gemäß Artikel 100 (b) EPÜ nicht ins Verfahren zuzulassen, ist korrekt. Zudem wird das beanspruchte Verfahren im erteilten Patent für den Fachmann ausführbar offenbart.

Falls das Patent in der erteilten Form nicht aufrechterhalten wird, sollte die Angelegenheit an die Einspruchsabteilung zurückverwiesen werden, da im Einspruchsverfahren über keinen der Hilfsanträge entschieden wurde. Für die Hilfsanträge gelten jedoch zudem einerseits die hinsichtlich erfinderischer Tätigkeit des Hauptantrags vorgebrachten Argumente, andererseits werden die zusätzlichen Merkmale nicht in den von der Beschwerdeführerin herangezogenen Beispielen des Dokuments D3 offenbart. Auch sind D3 keine konkreten Hinweise auf diese Merkmale zu entnehmen, da sie entweder gar nicht darin offenbart werden, oder aus einer Vielzahl möglicher Merkmale bzw. deren Kombination ausgewählt werden müssen. Daher ist erfinderische Tätigkeit für die Hilfsanträge umso mehr anzuerkennen.

XIII. Die Anträge der Parteien sind wie folgt:

Die Beschwerdeführerin (Einsprechende) beantragt die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des europäischen Patents Nr. 1 893 558. Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragt die Zurückweisung der Beschwerde. Hilfsweise beantragt sie die Zurückverweisung an die Einspruchsabteilung zur weiteren Prüfung, falls das angegriffene Patent nicht wie erteilt aufrechterhalten wird. Weiter hilfsweise beantragt sie die Aufrechterhaltung des Patents auf der Grundlage der Hilfsanträge 1 bis 6, die erstmalig im Einspruchsverfahren am 11. August 2021, und erneut mit der Erwiderung auf die Beschwerdebegründung am 7. Juli 2022 eingereicht wurden.

1. Die Beschwerde ist zulässig. Erlass der Entscheidung ohne Durchführung einer mündlichen Verhandlung 2. Die Beschwerdegegnerin hat mit ihrer Erwiderung auf die Beschwerdebegründung zunächst die Durchführung einer mündlichen Verhandlung gemäß Regel 115 (1) EPÜ beantragt. Mit Schreiben vom 26. Juni 2024 hat sie mitgeteilt, nicht an der für den 20. August 2024 angesetzten mündlichen Verhandlung teilzunehmen. Nach ständiger Rechtsprechung ist dies mit einer Rücknahme des Antrags auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung gleichzusetzen (siehe Rechtsprechung der Beschwerdekammern, 10. Auflage 2022, Kapitel III.C. 4.3.2). Eine Entscheidung gegen die Beschwerdegegnerin kann daher erlassen werden, ohne gegen ihr Recht auf rechtliches Gehör zu verstoßen (Artikel 113 (1) EPÜ).

3. Da die Kammer, wie nachfolgend erläutert, dem Antrag der Beschwerdeführerin auf Widerruf des Streitpatents folgt, ist eine Entscheidung zu diesem Zeitpunkt ohne Durchführung einer mündlichen Verhandlung auch statthaft, ohne das Recht auf rechtliche Gehör der Beschwerdeführerin zu verletzen.

Hauptantrag - Patent in der erteilten Form Erfinderische Tätigkeit (Artikel 100 (a) und 56 EPÜ) 4. Die Einspruchsabteilung hat in ihrer Entscheidung festgestellt, dass die Offenbarung des Dokuments D3 den nächstliegenden Stand der Technik darstellt. Sie hat die technische Aufgabe gesehen in der Bereitstellung eines Verfahrens zur Herstellung der zu hydrierenden Diisonolylphthalate, die charakterisiert sind durch einen spezifischen Verzweigungsgrad. Die anspruchsgemäße Lösung dieser Aufgabe beruht nach Auffassung der Einspruchsabteilung auch unter Berücksichtigung der technischen Lehre des Dokuments D6 auf einer erfinderischen Tätigkeit im Sinne des Artikels 56 EPÜ.

5. Dies wurde von der Beschwerdeführerin bestritten. Sie argumentierte insbesondere, dass sowohl das im ersten Schritt des beanspruchten Verfahren verwendete Gemisch isomerer Nonanole, als auch das nach dem ersten Verfahrensschritt erhaltene Zwischenprodukt, sowie zudem auch das im zweiten Schritt hergestellte Endprodukt bereits bekannt gewesen seien. Ebenso seien die beiden Schritte des beanspruchten Verfahrens als solche bekannt gewesen. Die Beschwerdeführerin stimmte der Einspruchsabteilung dahingehend zu, dass Dokument D3 den nächstliegenden Stand der Technik darstelle. Sie verwies hierzu insbesondere die Beispiele 10 und 14. Ihrer Ansicht nach könne das beanspruchte Gesamtverfahren nicht als erfinderisch erachtet werden, weil der Fachmann ausgehend von den genannten Beispielen lediglich nach einem Verfahren zur Herstellung der darin verwendeten Ausgangsstoffe Palatinol N oder Vestinol 9 suchen müsse. Diese wiesen bereits den anspruchsgemäßen Verzweigungsgrad auf, wie aus der Tabelle 2 des Streitpatents hervorgehe. Die Beschwerdeführerin argumentierte weiterhin, dass der Fachmann hierzu entweder die technische Lehre der Dokumente D6 (Beispiel 2), D9 (Abschnitt 3) oder auch sein allgemeines Fachwissen heranziehen würde, um zu einem Verfahren gemäß Schritt a) des Anspruchs 1 unter Verwendung eines Überschusses an Alkohol zu gelangen. Dadurch gelange er ohne erfinderisch tätig zu werden zum beanspruchten Verfahren.

6. Die Beschwerdegegnerin erachtete Dokument D6 als nächstliegenden Stand der Technik, da das darin offenbarte Verfahren verglichen mit dem im Dokument D3 offenbarten die größere Übereinstimmung an Merkmalen mit dem Verfahren gemäß Streitpatent aufweise. Die Beschwerdegegnerin argumentierte im Weiteren, dass sich das beanspruchte Verfahren vom Verfahren gemäß D6 zunächst durch den Verzweigungsgrad der im ersten Schritt eingesetzten Nonanole unterscheide, sowie zudem auch durch eine Hydrierung, die auf die Veresterung gemäß erstem Schritt folge. Nach Ansicht der Beschwerdegegnerin liege erfinderische Tätigkeit vor, da die Unterscheidungsmerkmale zu einem Produkt führten, welches als Weichmacher einsetzbar sei, und dem Fachmann nicht nahegelegt werde, das in D6 offenbarte Verfahren anspruchsgemäß zu ergänzen. Auch ausgehend von Dokument D3 als nächstliegendem Stand der Technik liege erfinderische Tätigkeit vor. Nach Auffassung der Beschwerdegegnerin unterscheide sich das beanspruchte Verfahren vom Verfahren gemäß D3 zunächst durch den ersten Reaktionsschritt, der Umsetzung eines Gemischs bestimmter isomerer Nonanole mit Phthalsäureanhydrid unter Verwendung eines Alkoholüberschusses. Zudem werde im Dokument D3 der anspruchsgemäße Verzweigungsgrad nicht eindeutig offenbart. Mit dem Herausgreifen von Diisononylphthalaten, die einen bestimmten Verzweigungsgrad aufwiesen, sei eine Auswahl verbunden, die dem Fachmann nicht nahegelegt werde. Die anschließende Hydrierung der in D3 offenbarten, hinsichtlich ihres Verzweigungsgrads nicht näher spezifizierten Diisononylphthalate führe daher nicht zwangsläufig zu den Produkten gemäß Anspruch 1 des Streitpatents. Zudem wäre der Fachmann ohne einen fehlenden Hinweis aus Dokument D3 bezüglich des erwünschten Verzweigungsgrads nicht auf die Lehre des Dokuments D6 gestoßen, um die im ersten Verfahrensschritt eingesetzten Nonanole entsprechend auszuwählen. Vielmehr hätte der Fachmann ein zum Anmeldezeitpunkt des Streitpatents übliches Verfahren der Veresterung gewählt, um die im zweiten Schritt des beanspruchten Verfahrens verwendeten Diisononylphthalate herzustellen. Somit hätte er nicht zwangsläufig den in D6 offenbarten Verfahrensschritt herangezogen. Daher läge erfinderische Tätigkeit vor.

7. Die Kammer kommt zu folgendem Ergebnis:

Nächstliegender Stand der Technik 7.1 Das Streitpatent betrifft ein Verfahren zur Herstellung von Gemischen von Diisononylestern der 1,2Cyclohexandicarbonsäure, die beispielsweise als Weichmacher Verwendung finden (siehe die Absätze [0001] und [0002]). Im Streitpatent wird auf Probleme bei der Verwendung des Weichmachers Di-2-ethylhexylphthalat (DEHP) verwiesen (siehe Absatz [0012]). Die streitpatentgemäße Aufgabe wird darin gesehen, ein Verfahren zur Herstellung eines Weichmachers bereitzustellen, der anwendungstechnische Eigenschaften aufweist, die es ermöglichen, DEHP zumindest teilweise zu ersetzen (siehe Absatz [0013]). Im Streitpatent wird des Weiteren darauf verwiesen, dass die anwendungstechnischen Eigenschaften durch die Wahl der Zusammensetzung der Alkoholkomponente von Cyclohexandicarbonsäurediisononylestern eingestellt werden können (siehe Absatz [0014]). Gemäß Anspruch 1 wird ein Verfahren bereitgestellt zur Herstellung von Gemischen von Diisononylestern der 1,2Cyclohexandicarbonsäure (DINCH). Dieses Verfahren umfasst einen ersten Schritt a), nämlich die Umsetzung eines Gemischs isomerer Nonanole mit Phthalsäureanhydrid unter Bildung der entsprechenden Diisononylphthalate (DINP), und einen zweiten Schritt b), nämlich die Hydrierung dieser Ester unter Bildung von DINCH. Das im ersten Schritt eingesetzte Gemisch isomerer Nonanole weist hierbei einen Verzweigungsgrad von 1,2 bis 2,0 auf.

7.2 Dokument D3 offenbart ebenfalls die Herstellung von Diisononylestern der 1,2-Cyclohexandicarbonsäure, also der Endprodukte des beanspruchten Verfahrens (siehe insbesondere die Beispiele 10 und 14). Dahingegen offenbart Dokument D6 nicht die anspruchsgemäß gebildeten Endprodukte (DINCH), sondern die im Verfahren auftretenden Zwischenprodukte (DINP). Dokument D3 stellt somit den nächstliegenden Stand der Technik dar (vgl. Rechtsprechung der Beschwerdekammern, 10. Auflage 2022, Kapitel I.D.3.5.5.).

Unterscheidungsmerkmal und technische Aufgabe 7.3 Dokument D3 offenbart in den Beispielen 10 und 14 die katalytische Hydrierung der Diisononylphthalate "Vestinol 9" (Beispiel 10) und "Palatinol N" (Beispiel 14) zu Cyclohexandicarbonsäureestern. Unstrittig zwischen den Parteien war, dass es sich hierbei prinzipiell um Schritt b) des im Hauptantrag beanspruchten Verfahrens handelt, sowie dass im Dokument D3 der erste Schritt a) des beanspruchten Verfahrens nicht offenbart wird. Unstrittig war ebenso, dass sich das Isomerenverhältnis der Alkoholreste bei der katalytischen Hydrierung (Schritt b) des beanspruchten Verfahrens) nicht verändert. Die Kammer sieht keinen Grund, von dieser Auffassung abzuweichen.

7.4 Strittig zwischen den Parteien war, ob das Dokument D3 als Ausgangsprodukt in den Beispielen 10 und 14 ein Gemisch an Diisononylestern der 1,2Cyclohexandicarbonsäure offenbart, das aus einem Gemisch isomerer Nonanole mit einem Verzweigungsgrad von 1,2 bis 2,0 hergestellt wurde, und ob daher die hergestellten hydrierten Phthalate einen ebensolchen Verzweigungsgrad in ihren Estergruppen aufweisen.

7.5 Die Kammer gelangt aus folgenden Gründen zu der Auffassung, dass dies der Fall ist:

7.5.1 Im Beispiel 14 von D3 wird "Palatinol N" hydriert. Die Beschwerdeführerin brachte mit Verweis auf D4 vor, dass es sich bei diesem Produkt um ein Diisononylphthalat (DINP) handle, welches aus "Nonanol N", einem von der Beschwerdeführerin hergestellten Produkt, gebildet werde. "Nonanol N" wiederum sei ein Gemisch isomerer Nonanole, welches einen Verzweigungsgrad von 1,24 - und somit innerhalb des anspruchsgemäßen Bereichs aufweise. Entsprechendes gelte für das im Beispiel 10 des Dokuments D3 verwendete "Vestinol N".

7.5.2 Die Beschwerdegegnerin brachte vor, dass einerseits von der Beschwerdeführerin nicht gezeigt wurde, dass es sich bei den in den genannten Beispielen des Dokuments D3 verwendeten Ausgangsstoffen tatsächlich um solche handle, die einen anspruchsgemäß geforderten Verzweigungsgrad aufwiesen. Ihrer Ansicht nach hätte dieser von der Beschwerdeführerin bestimmt werden müssen. Sie brachte im Weiteren vor, dass, selbst wenn das für die Veresterung verwendete Gemisch isomerer Nonanole einen anspruchsgemäßen Verzweigungsgrad aufgewiesen hätte, dies nicht zwangsläufig dazu führen müsse, dass dasselbe Isomerenverhältnis auch im gebildeten Estergemisch auftrete. Vielmehr sei davon auszugehen, dass die unterschiedlichen Isomeren des Gemischs an Alkoholen hinsichtlich ihrer Reaktionsfreudigkeit Unterschiede aufwiesen. Dies sei insbesondere deshalb von Bedeutung, da mit einem Überschuss an Alkohol gearbeitet werde.

7.5.3 Dieses Vorbringen überzeugt jedoch nicht. Zunächst geht aus dem Streitpatent selbst hervor, dass es sich bei "Nonanol N (BASF)" um ein Alkoholgemisch isomerer Nonanole handelt, das einen Verzweigungsgrad von 1,24 aufweist (siehe den letzten Eintrag der Tabelle 2 im Absatz [0086]). Im Weiteren offenbart Dokument D4, einem technischen Informationsblatt zum Produkt "Nonanol N" der Firma BASF, dass das Produkt hauptsächlich zur Herstellung von beispielsweise "Palatinol N" verwendet wird (siehe D4, Seite 3, Anwendung). Die Kammer ist somit davon überzeugt, dass das im Beispiel 14 des Dokuments D3 verwendete Ausgangsmaterial "Palatinol N" aus einem Gemisch an isomeren Nonanolen hergestellt wurde, das einen Verzweigungsgrad von 1,24 aufweist. Dieser liegt im Bereich von 1,2 bis 2,0 gemäß Anspruch 1 des Hauptantrags.

7.5.4 Die Kammer stellt fest, dass das Verfahren gemäß Anspruch 1 des Hauptantrags zunächst nicht erfordert, dass das hergestellte Gemisch von Diisononylestern der 1,2-Cyclohexandicarbonsäure einen Verzweigungsgrad von 1,2 bis 2,0 aufweist, sondern dies für das im ersten Verfahrensschritt umgesetzte Gemisch isomerer Nonanole der Fall sein muss. Dieser Verzweigungsgrad wird, wie vorstehend erläutert, im Dokument D3 offenbart.

7.5.5 Die Kammer stellt jedoch außerdem fest, dass sich das anspruchsgemäß hergestellte Gemisch von DINCH gemäß Beschreibung des Streitpatents dadurch auszeichnet, dass auch die Isononylreste der darin enthalten Diisononylester einen Verzweigungsgrad von 1,2 bis 2,0 aufweisen (siehe Absatz [0020]). Auch offenbart das Streitpatent, dass hierzu ein Gemisch isomerer Nonanole mit demselben Verzweigungsgrad verwendet wird (siehe Absatz [0035]). Somit geht die Beschwerdegegnerin selbst davon aus, dass sich bei der Veresterung von Phthalsäureanhydrid mit dem Gemisch isomerer Nonanole der Verzweigunsgrad des Nonanolgemischs im veresterten Produkt wiederfindet. Dies trifft offensichtlich auch insbesondere bei Verwendung eines Überschusses an Alkohol bei der Veresterungsreaktion zu (siehe Anspruch 1).

7.6 Somit wird im Beispiel 14 von D3 Schritt b) des beanspruchten Verfahrens offenbart, und zwar auch unter Berücksichtigung des Verzweigungsgrads des für die Herstellung von Palatinol N verwendeten Gemischs isomerer Nonanole. Das beanspruchte Verfahren unterscheidet sich vom Verfahren gemäß Beispiel 14 des Dokuments D3 somit lediglich dadurch, dass es einen zusätzlichen Schritt a) umfasst. Dieser Schritt ermöglicht es dem Fachmann, die für die Hydrierung gemäß Schritt b) des beanspruchten Verfahrens verwendeten Diisononylphthalate bereitzustellen.

7.7 Von der Beschwerdegegnerin wurde keine durch diesen Unterschied hervorgerufene besondere technische Wirkung geltend gemacht. Auch die Kammer kann eine solche nicht erkennen.

7.8 Die zu lösende technische Aufgabe besteht somit in der Bereitstellung eines Verfahrens zur Herstellung von Gemischen von Diisononylestern der 1,2Cyclohexandicarbonsäure durch katalytische Hydrierung von Diisononylphthalaten, welches die Herstellung der für die Hydrierung verwendeten Diisononylphthalate umfasst.

Vorgeschlagene Lösung 7.9 Anspruchsgemäß wird das technische Problem durch ein Verfahren gelöst, bei dem ein Gemisch isomerer Isononanole, das einen Verzweigungsgrad von 1,2 bis 2,0 aufweist, mit Phthalsäureanhydrid in einem Veresterungsschritt zu Diisononylphthalaten umgesetzt wird, wobei 110 bis 100 % der in der Reaktion abdestillierten Flüssigkeitsmenge durch Alkohol ersetzt wird.

Die Kammer ist davon überzeugt, dass die vorgeschlagene Lösung die technische Aufgabe löst. Dies war unstrittig zwischen den Parteien. Naheliegen der vorgeschlagenen Lösung Strittig war jedoch, ob der Fachmann dem Stand der Technik einen Hinweis auf die anspruchsgemäße Lösung entnommen hätte.

Dokument D6 offenbart ein Verfahren zur Herstellung von Diisononylphthalat durch Umsetzung eines Gemischs isomerer Nonanole mit Phthalsäureanhydrid, und zwar unter Ersatz der abdestillierten Flüssigkeitsmenge durch erneut zugesetzten Alkohol (siehe insbesondere Beispiel 2 und Spalte 5, Zeilen 36 bis 40). Auch die Offenbarung des Dokuments D9 scheint dem Fachmann generell die Veresterung von Phthalsäureanhydrid mittels Alkoholen zur Herstellung von Diestern, wie beispielsweise Diisononylphthalaten, zu offenbaren (siehe Gleichung 4 auf der Seite 7 sowie die Absätze 2 bis 4 der Seite 8). Dabei ist davon auszugehen, dass der Fachmann bei der Auswahl des Gemischs isomerer Nonanole bereits ein Gemisch verwenden wird, welches das für das Endprodukt erwünschte Isomerenverhältnis, also den entsprechenden Verzweigungsgrad von 1,2 bis 2,0, aufweist. Der Fachmann entnimmt Dokument D6 daher die Lehre, das technische Problem anspruchsgemäß zu lösen.

Die Beschwerdegegnerin argumentierte, Dokument D6 lehre dem Fachmann nicht das Merkmal des Ersetzens der in der Reaktion abdestillierten Flüssigkeitsmenge, da gemäß Beispiel 2 von D6 der während der Reaktion abnehmende Füllstand erst nach 2 Stunden ergänzt werde. Dagegen beginne der Flüssigkeitsersatz anspruchsgemäß sofort wenn Flüssigkeit aus dem Reaktor abdestilliert werde. Dieses Vorbringen überzeugt nicht. Zunächst ist festzustellen, dass im Anspruch 1 des Hauptantrags keine Angaben darüber gemacht werden, wann mit einem Ersatz der in der Reaktion abdestillierten Flüssigkeitsmenge begonnen wird oder wie dieser Ersatz zu erfolgen hat. Zudem vermag die Kammer auch keinen Unterschied zu erkennen zwischen dem im Beispiel 2 des Dokuments D6 offenbarten Nachdosieren von Frischisononanol nach Abdestillieren des WasserIsononanol-Azeotrops einerseits, und dem anspruchsgemäß geforderten Ersetzen der in der Reaktion abdestillierten Flüssigkeitsmenge durch Alkohol andererseits. Zweifelsohne handelt es sich beim Nachdosieren gemäß D6 um ein Ersetzen der in der Reaktion abdestillierten Flüssigkeitsmenge. Die Kammer stellt somit fest, dass die anspruchsgemäße Lösung dem Fachmann durch die technische Lehre des Dokuments D6 nahegelegt wird. Die Bereitstellung eines Verfahrens gemäß Anspruch 1 des Hauptantrags beruht daher nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

8. Da der Hauptantrag somit nicht die Erfordernisse des Artikels 56 EPÜ erfüllt, ist er bereits aus diesem Grund nicht gewährbar. Eine Entscheidung über den ebenfalls von der Beschwerdeführerin vorgebrachten Grund der mangelnden Ausführbarkeit, und zwar sowohl hinsichtlich dessen Zulassung, als auch bezüglich dessen Einschlägigkeit, erübrigt sich daher. Antrag auf Zurückverweisung an die Einspruchsabteilung 9. Die Beschwerdegegnerin beantragt die Zurückverweisung der Angelegenheit an die Einspruchsabteilung zur weiteren Prüfung für den Fall, dass die Kammer ihren Hauptantrag als nicht gewährbar erachtet, und das Patent nicht wie erteilt aufrechterhalten wird.

10. Die Kammer stellt fest, dass die Einspruchsabteilung sich in ihrer Entscheidung mit der Frage der erfinderischen Tätigkeit des erteilten Patents auseinandergesetzt hat. Die Beschwerdeführerin stellte die Gewährbarkeit der vorliegenden Hilfsanträge ebenfalls insbesondere wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit in Frage. Zusätzlich beanstandete sie unzulässige Änderungen in Anspruch 1 der Hilfsanträge 3, 4 und 5. Die Kammer sieht keinen besonderen Grund, der eine Rückverweisung an die Einspruchsabteilung rechtfertigen würde (Artikel 11 VOBK). Dem diesbezüglichen Antrag der Beschwerdegegnerin wird daher nicht stattgegeben.

Hilfsanträge - Erfinderische Tätigkeit 11. Die Kammer kommt zu der Auffassung, dass aus den nachfolgenden Gründen auch der Gegenstand von Anspruch 1 der vorliegenden Hilfsanträge nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit im Sinne des Artikels 56 EPÜ beruht, und die Anträge deshalb ebenfalls nicht gewährbar sind.

12. Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 unterscheidet sich von Anspruch 1 des Hauptantrags lediglich dadurch, dass der Verzweigungsgrad des Gemischs der im Schritt a) eingesetzten isomeren Nonanole bis 1,9 statt bis 2,0 beträgt. Da dieses Merkmal jedoch bereits im nächstliegenden Stand der Technik D3 offenbart wird (siehe Beispiel 14, sowie Punkt "Anwendung" auf Seite 3 des Dokuments D4 und Punkt 7.5.3 der vorliegenden Entscheidung), erfüllt der Antrag aus den bereits für den Hauptantrag angegebenen Gründen nicht das Erfordernis des Artikels 56 EPÜ, und ist somit nicht gewährbar.

13. Im Anspruch 1 des Hilfsantrags 2 wurde der Verzweigungsgrad gegenüber Anspruch 1 des Hauptantrags von einem Bereich von 1,2 bis 2,00 auf den Bereich von 1,3 bis 1,8 eingeschränkt. Eine mit diesem kleineren Bereich verbundene besondere technische Wirkung wurde von der Beschwerdegegnerin nicht geltend gemacht. Sie verwies lediglich darauf, dass das Produkt "Nonanol N" mit einem Verzweigungsgrad von 1,24 nicht mehr in diesen Bereich falle.

14. Diese Einschränkung kann jedoch eine erfinderische Tätigkeit nicht begründen. Insbesondere sind dem Fachmann neben "Nonanol N" weitere Gemische isomerer Nonanole bekannt (siehe die Tabelle 2 des Streitpatents), aus denen er ohne erfinderisch tätig werden zu müssen auswählen würde, um ein Gemisch von Diisononylestern der 1,2-Cyclohexandicarbonsäure mit dem gewünschten Verzweigungsgrad der Estergruppen zu erhalten, also beispielsweise das Gemisch der Bezeichnung DINCH-D, bei dem es sich nach unbestrittener Auffassung der Beschwerdeführerin um das Produkt "Vestinol 9" der Beschwerdegegnerin handelt, welches einen Verzweigungsgrad von 1,31 aufweist. Der Antrag erfüllt somit ebenfalls nicht die Erfordernisse des Artikels 56 EPÜ. Er ist daher nicht gewährbar.

15. Anspruch 1 des Hilfsantrags 3 unterscheidet sich von Anspruch 1 des Hauptantrags dadurch, dass die Hydrierung der Diisononylphthalate gemäß Verfahrensschritt b) an einem Ruthenium-aufweisenden Trägerkatalysator erfolgt. Dieses Merkmal wird jedoch ebenfalls bereits im Beispiel 14 des nächstliegenden Stands der Technik D3 offenbart. Der Antrag erfüllt deshalb aus den bereits für den Hauptantrag angegebenen Gründen ebenfalls nicht das Erfordernis des Artikels 56 EPÜ, und ist somit ebenfalls nicht gewährbar.

16. Anspruch 1 des Hilfsantrags 4 enthält gegenüber Anspruch 1 des Hilfsantrags 3 zusätzlich das Merkmal, dass der Katalysator Ruthenium als Aktivmetall und einen Titaniumdioxid-Träger aufweist, und dass der Rutheniumgehalt im Bereich von 0,8 bis 5 Massen-% liegt. Die Beschwerdegegnerin argumentierte, dass in den Beispielen 10 und 14 des Dokuments D3 ein Katalysator verwendet werde, der außerhalb dieses Bereichs liege. Eine dadurch hervorgerufene besondere technische Wirkung wurde jedoch nicht geltend gemacht.

17. Die Kammer stellt fest, dass Dokument D3 Katalysatoren vorschlägt, die beispielsweise 1 Gew.-% an Aktivmetall aufweisen (siehe Seite 7, Zeilen 17 bis 22). Ebenso schlägt D3 Ruthenium als Aktivmetall, sowie einen Titandioxid-Träger vor (siehe Seite 6, Zeile 23 sowie Seite 9, Zeile 3). Da das genannte Merkmal nicht zu einer besonderen technischen Wirkung führt, und das technische Problem daher nur in der Bereitstellung einer Alternative gesehen werden kann, liegt auch für Anspruch 1 des Hilfsantrags 4 keine erfinderische Tätigkeit vor. Auch Hilfsantrag 4 ist somit nicht gewährbar (Artikel 56 EPÜ).

18. Anspruch 1 des Hilfsantrags 5 unterscheidet sich von Anspruch 1 des Hauptantrags durch die zusätzlichen Merkmale der Ansprüche 1 der Hilfsanträge 1 und 4. Der Antrag ist daher aus den für diese Anträge vorstehend genannten Gründen ebenfalls nicht gewährbar (Artikel 56 EPÜ).

19. Anspruch 1 des Hilfsantrags 6 wurde ausgehend von Anspruch 1 des Hauptantrags durch Aufnahme der zusätzlichen Merkmale der Ansprüche 1 der Hilfsanträge 2 und 4 eingeschränkt. Der Antrag ist aus den vorstehend für diese Anträge genannten Gründen ebenfalls nicht gewährbar (Artikel 56 EPÜ). Zusammenfassung 20. Da keiner der vorliegenden Anträge das Erfordernis des Artikels 56 EPÜ erfüllt ist keiner dieser Anträge gewährbar.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Das Patent wird widerrufen. Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:

C. Rodríguez Rodríguez P. Gryczka