Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts Entscheidung vom 24.10.2024 – T 86/22

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0086/22 - 3.3.10

E N T S C H E I D U N G

der Technischen Beschwerdekammer 3.3.10 vom 24. Oktober 2024 Beschwerdeführerin:

(Einsprechende) BASF SE Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen am Rhein (DE) Vertreter:

Maiwald GmbH Elisenhof Elisenstraße 3 80335 München (DE) Beschwerdegegnerin:

Beiersdorf AG Beiersdorfstraße 1 - 9 22529 Hamburg (DE) (Patentinhaberin) Vertreter:

Beiersdorf AG Patentabteilung Beiersdorfstraße 1 - 9 22529 Hamburg (DE) Angefochtene Entscheidung:

Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts über die Aufrechterhaltung des europäischen Patents Nr. 2907497 in geändertem Umfang, zur Post gegeben am 8. November 2021.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender Mitglieder:

M. Kollmannsberger A. Zellner G. Decker

Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerde der Einsprechenden richtet sich gegen die Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung, das Europäische Patent EP 2 907 497 gemäß Artikel 101 (3) a) EPÜ in geänderter Form aufrechtzuerhalten.

II. Gegen die Erteilung des Patents wurde Einspruch eingelegt gestützt auf Artikel 100 a) EPÜ wegen mangelnder Neuheit und mangelnder erfinderischer Tätigkeit (Artikel 54 und 56 EPÜ), sowie auf Artikel 100 b) EPÜ wegen mangelnder Ausführbarkeit.

III. Die Patentinhaberin verteidigte ihr Patent im Einspruchserfahren in geänderter Form. Die Einspruchsabteilung hat in ihrer Entscheidung festgestellt, dass der Hauptantrag die Erfordernisse der Regel 80 EPÜ sowie der Artikel 83, 84, 123 (2) und (3) EPÜ erfülle, dass jedoch der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe (Artikel 56 EPÜ). Die Einspruchsabteilung erachtete die Offenbarung des Dokuments D2 als nächstliegenden Stand der Technik. Hilfsantrag 1 wurde ins Verfahren zugelassen. Die Einspruchsabteilung stellte fest, dass der darin beanspruchte Gegenstand auch auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe (Artikel 56 EPÜ), und zwar ebenfalls ausgehend von Dokument D2 als nächstliegendem Stand der Technik.

IV. Gegen diese Entscheidung wurde von der Einsprechenden Beschwerde eingelegt. Sie begründet dies damit, dass die Entscheidung der Einspruchsabteilung dahingehend fehlerhaft sei, den Gegenstand des Patents in der aufrechterhaltenen Form als auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend (Artikel 56 EPÜ) anzusehen.

V. In einer Mitteilung gemäß Artikel 15(1) VOBK informierte die Kammer die Parteien über ihre vorläufige Auffassung der Rechts- und Sachlage, und insbesondere darüber, welche Punkte hinsichtlich erfinderischer Tätigkeit gegebenenfalls im Laufe der mündlichen Verhandlung zu diskutieren sein würden.

VI. Am 24. Oktober 2024 fand eine mündlichen Verhandlung statt, an deren Ende die Entscheidung verkündet wurde. Im Laufe der mündlichen Verhandlung hat die Beschwerdegegnerin den zunächst vorliegenden Hilfsantrag zurückgenommen.

VII. Der unabhängige Anspruch 1 des einzigen vorliegenden Antrags (von der Einspruchsabteilung aufrechterhaltene Fassung, Hilfsantrag 1 im Einspruchsverfahren) hat den folgenden Wortlaut:

"1. Kosmetische Zubereitung enthaltend eine Kombination aus a) Natriumstearylglutamat, b) Polyglyceryl Monoalkylester, wobei die Zubereitung 2,4,6-Tris-(biphenyl)-1,3,5triazin enthält, wobei die Zubereitung einen Polyglyceryl-10 Monoalkylester als Polyglyceryl Monoalkylester enthält, dadurch gekennzeichnet, dass die Zubereitung Sucrosepolystearat enthält."

VIII. Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen:

D1:

D2:

D4:

IP.com Disclosure Number: IPCOM000220565D, "W/O emulsifier for suncare", 7. August 2012 WO 2009/018974 A2 WO 2009/068469 A2 D6:

D7:

D11:

IX. WO 2010/043588 A1 IP.com Disclosure Number: IPCOM000203831D, "Sunscreen", 4. Februar 2011 Experimentelle Daten, eingereicht am 9. März 2022 Die Beschwerdeführerin brachte im Wesentlichen folgendes vor:

Die Entscheidung der Einspruchsabteilung sei dahingehend fehlerhaft, dass das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit anerkannt wurde. Die Bereitstellung der beanspruchten kosmetischen Zubereitung beruhe nämlich ausgehend von der Offenbarung des Dokuments D2 als nächstliegendem Stand der Technik nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit im Sinne des Artikels 56 EPÜ. Insbesondere werde dem Fachmann durch die technische Lehre des Dokuments D6 nahegelegt, Alternativen zu den im Dokument D2 offenbarten Zubereitungen bereitzustellen, die Polyglyceryl-10 Laurat als Polyglyceryl Monoalkylester enthielten.

X. Die Beschwerdegegnerin brachte im Wesentlichen folgendes vor:

Die Beschwerde der Einsprechenden sei zurückzuweisen. Die Bereitstellung der beanspruchten kosmetischen Zubereitungen beruhe ausgehend von der Offenbarung des Dokuments D2 auf einer erfinderischen Tätigkeit, insbesondere auch unter Berücksichtigung der technischen Lehre des Dokuments D6. Dem Fachmann werde nämlich durch dieses Dokument nicht nahegelegt, den im Dokument D2 offenbarten Zubereitungen einen Polyglyceryl-10 Monoalkylester zuzusetzen.

XI. Die Schlussanträge der Parteien sind wie folgt:

Die Beschwerdeführerin (Einsprechende) beantragt die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des europäischen Patents Nr. EP 2 907 497. Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragt die Zurückweisung der Beschwerde, d. h. die Aufrechterhaltung des Patents in der von der Einspruchsabteilung aufrechterhaltenen Fassung.

1. Die Beschwerde ist zulässig. Hauptantrag - erfinderische Tätigkeit (Artikel 56 EPÜ) 2. Die Einspruchsabteilung ist in ihrer Entscheidung zu der Auffassung gelangt, dass die Bereitstellung der Zubereitungen gemäß Anspruch 1 des der Kammer vorliegenden Antrags (Hilfsantrag 1 im Einspruchsverfahren, aufrechterhaltene Fassung) auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe. Sie argumentierte ausgehend von der Offenbarung des Dokuments D2, insbesondere der Beispiele 7, 8, 10, 11 und 14, als nächstliegendem Stand der Technik. Gemäß angefochtener Entscheidung bestehe der Unterschied zwischen den beanspruchten Zubereitungen und den in D2 offenbarten Zubereitungen darin, dass als Emulgator Polyglycerol-10 Monoalkylester eingesetzt werde. Die Einspruchsabteilung sah das gelöste technische Problem in der Bereitstellung von alternativen Emulgatorsystemen. Die vorgeschlagene Lösung sei erfinderisch. Zwar sei die Verwendung von Polyglycerol-10 Monoalkylestern sowie des UV-Filters 2,4,6-Tris-(biphenyl)-1,3,5-triazin (TBPT) aus den Dokumenten D1, D4 und D6 bekannt, allerdings würde der Fachmann daraus ohne rückschauende Betrachtung keine Anleitung entnehmen, um zum beanspruchten Gegenstand zu gelangen. Vielmehr müsste mehrfach willkürlich ausgewählt werden. Erfinderische Tätigkeit im Sinne des Artikels 56 EPÜ liege daher vor.

3. Dem widersprach die Beschwerdeführerin. Sie brachte vor, dass weder im Streitpatent, noch in anderer Weise gezeigt worden sei, dass die Verwendung des anspruchsgemäßen Emulgators Trisbiphenyltriazin gegenüber dem in D2 verwendeten Decylglucosid zu einem Vorteil führe. Dahingegen werde durch Dokument D11 gezeigt, dass die anspruchsgemäßen Zubereitungen eine geringere Stabilität aufwiesen und sensorisch nicht attraktiv seien. Daher sei die technische Aufgabe bestenfalls in der Bereitstellung einer alternativen Emulsion enthaltend den UV-Filter TBPT zu sehen. Die anspruchsgemäße Lösung dieses Problems sei jedoch nicht erfinderisch. Vielmehr werde sie dem Fachmann durch die technische Lehre des Dokuments D6 (Ansprüche 2, 9 und 12 sowie Beispiel 35) nahegelegt. Insbesondere sei hierzu keine Mehrfachauswahl notwendig, wie von der Einspruchsabteilung angeführt. Zudem werde die anspruchsgemäße Lösung auch durch Kombination der technischen Lehren der Dokumente D2 mit D7 oder D1 nahegelegt. Ebenso werde dem Fachmann das Verfahren gemäß Anspruch 10 des Hauptantrags, aus analogen Gründen und ebenfalls ausgehend von der Lehre des Dokuments D2 (insbesondere Seite 12, Zeilen 24 bis 30 und Anspruch 11), nahegelegt.

4. Die Beschwerdegegnerin stützte sich im Wesentlichen auf die Argumentation der Einspruchsabteilung. Ausgehend von Dokument D2, insbesondere den Beispielen 7, 8, 10, 11 und 13, sei die gelöste technische Aufgabe in der Bereitstellung von alternativen Zubereitungen zu sehen. Die anspruchsgemäße Lösung werde durch Dokument D6 nicht nahegelegt. Aus diesem Dokument entnehme der Fachmann nämlich keine Hinweise darauf, den Zubereitungen aus D2 einen Polyglycerol-10 Monoalkylester zuzusetzen. Insbesondere gebe es keine Hinweise darauf, den in D2 offenbarten Zubereitungen neben Decyl Glucosid und Sodium Stearoyl Glutamat auch noch ein weiteres, drittes Mahlmittel in Form von Polyglyceryl-10 Laurat zuzusetzen. Gemäß D6 sei nämlich nur ein einziges Mahlmittel notwendig. Auch sei ein Austausch der in D2 offenbarten Mahlmittelkombination durch Polyglyceryl-10 Laurat nicht nahegelegt, da gerade diese Kombination den Kern der Erfindung gemäß D2 darstelle, und der Ersatz eines wesentlichen Bestandteils daher gerade nicht naheliegend sei. Außerdem müsse der Fachmann sowohl aus Anspruch 9, als auch aus Anspruch 12 des Dokuments D6 jeweils eine der genannten Substanzen auswählen, somit sei eine Mehrfachauswahl nötig, die eine erfinderische Tätigkeit erfordere.

5. Die Kammer gelangt zu folgendem Ergebnis:

Das Streitpatent 5.1 Das Streitpatent beschäftigt sich mit kosmetischen Emulsionen, insbesondere mit Emulsionen, die als Hautpflegeprodukte eingesetzt werden können (siehe die Absätze [0001] und [0004]). Die durch das Streitpatent zu lösende Aufgabe wird in der Bereitstellung eines stabilen und sensorisch attraktiven Emulgatorsystems gesehen, in welches auch unpolare Öle sowie partikuläre organische Lichtschutzfilter eingearbeitet werden können (siehe Absatz [0008]). Zur Lösung dieser Aufgabe wird eine kosmetische Zubereitung gemäß Anspruch des vorliegenden Antrags vorgeschlagen. Diese enthält neben Natriumstearylglutamat und 2,4,6-Tris-(biphenyl)-1,3,5triazin insbesondere Polyglyceryl-10 Monoalkylester und Sucrosepolystearat.

Der nächstliegende Stand der Technik 5.2 Beide Parteien stimmten mit der Einspruchsabteilung dahingehend überein, dass die Offenbarung des Dokuments D2 den nächstliegenden Stand der Technik darstellt. Die Kammer schließt sich dieser Auffassung an. Das Dokument beschäftigt sich - wie das Streitpatent - mit der Einbindung partikulärer Phasen in Emulgatorsysteme für kosmetische Anwendungen (siehe die Zeilen 11 bis 16 der Seite 2). Auch enthalten diese Systeme ebenfalls bevorzugt den UV-Filter 2,4,6-Tris-(biphenyl)-1,3,5triazin sowie die Verbindung Sucrosepolystearat (siehe die Zeilen 9 und 10 der Seite 3, die Zeilen 4 und 5 der Seite 5 sowie die Ansprüche 1, 2 und 6).

Unterscheidungsmerkmal 5.3 Einigkeit zwischen den Parteien bestand auch dahingehend, dass sich die Zubereitungen gemäß Anspruch 1 von den im Dokument D2 offenbarten Zubereitungen durch die Anwesenheit eines Polyglyceryl-10 Alkylesters unterscheiden. In den von den Parteien herangezogenen Passagen des Dokuments D2 wird kein Polyglyceryl-10 Alkylester verwendet, sondern Decylpolyglucosid (siehe die Ansprüche 1, 2 und 6 sowie die Beispiele 7, 8, 10, 11 und 14).

Technische Aufgabe 5.4 Die Parteien stimmten im Weiteren auch dahingehend überein, dass die technische Aufgabe in der Bereitstellung alternativer Zubereitungen zu sehen ist. Auch die Kammer schließt sich dieser Auffassung an. Im Streitpatent selbst werden keine Nachweise für durch das Unterscheidungsmerkmal hervorgerufene besondere technische Wirkungen enthalten. Insbesondere liegen keine Nachweise vor, dass die Verwendung des anspruchsgemäßen Emulgators Polyglyceryl-10 Monoalkylester gegenüber der im Dokument D2 offenbarten Verbindung Decylpolyglucosid zu vorteilhaften Eigenschaften führt. Somit kann die technische Aufgabe in der Bereitstellung alternativer kosmetischer Zubereitungen, insbesondere von Zubereitungen mit für 2,4,6-Tris-(biphenyl)-1,3,5-triazin geeigneten Emulgatorsystemen, gesehen werden.

Vorgeschlagene Lösung 5.5 Gemäß Anspruch 1 des vorliegenden Antrags wird zur Lösung dieser technischen Aufgabe eine Zubereitung vorgeschlagen, die als Emulgator Polyglyceryl-10 Monoalkylester enthält. Naheliegen der anspruchsgemäßen Lösung 5.6 Dokument D6 beschäftigt sich ebenfalls mit kosmetischen Sonnenschutzzubereitungen, die auch partikuläre UV-Filter wie MBBT und Tris-Biphenyl Triazin enthalten (siehe die Zeilen 6 bis 15 der Seite 1 sowie die Zeile 10 der Seite 7). Insbesondere offenbart das Dokument im Anspruch 9 Sonnenschutzzubereitungen, die Tris-Biphenyl Triazin als einen möglichen schwerlöslichen UV-Filter enthalten. Gemäß Anspruch 12 des Dokuments werden derartige Sonnenschutzzubereitungen dadurch erhalten, dass die schwerlöslichen UV-Filter zusammen mit Mahlhilfsmitteln vermahlen werden. Als solche Mahlhilfsmittel werden unter anderen Decyl Glycosid und Polyglyceryl-10 Laurat alternativ angeführt. Somit ist es für den Fachmann naheliegend, kosmetische Zubereitungen enthaltend den schwerlöslichen UV-Filter Tris-Biphenyl Triazin (2,4,6Tris-(biphenyl)-1,3,5-triazin) bereitzustellen, die zudem ein im Anspruch 12 genanntes Mahlhilfsmittel enthalten. Da hierzu Polyglyceryl-10 Laurat alternativ zu der gemäß Dokument D2 verwendeten Verbindung Decyl Glycosid (Decylpolyglucosid) genannt wird, ist es für den Fachmann ebenso naheliegend, alternativ zu den im Dokument D2 offenbarten Zubereitungen solche bereitzustellen, die auch Polyglyceryl-10 Laurat, anstatt bzw. zusätzlich zu Decylpolyglucosid, enthalten. Somit gelangt der Fachmann ohne erfinderisch tätig zu werden zu den anspruchsgemäßen kosmetischen Zubereitungen.

5.7 Von der Beschwerdegegnerin wurde vorgebracht, dass im Beispiel 35 des Dokuments D6 Zubereitungen offenbart seien, die zwar den partikulären UV-Filter MBBT zusammen entweder mit Decyl Glucosid (TINOSORB ® M) oder mit Polyglycerly-10 Laurat (TINOSORB ® M-PGL) enthielten, jedoch den partikulären UV-Filter TrisBiphenyl-Triazin ohne ein zusätzliches Mahlhilfsmittel. Daher würde der Fachmann davon ausgehen, dass bei Verwendung von Tris-Biphenyl-Triazin kein Mahlhilfsmittel, und insbesondere kein Polyglyceryl-10 Laurat zugesetzt werden müsse. Auch gehe aus Dokument D6 nicht hervor, ob die anspruchsgemäße Kombination von 2,4,6-Tris-(biphenyl)-1,3,5-triazin mit einem Polyglycerin-10 Monoalkylester erfolgreich in kosmetische Zubereitungen eingearbeitet werden könne. Vielmehr ergebe sich ja insbesondere aus Beispiel 35, dass Tris-Biphenyl-Triazin im Gegensatz zu MBBT nicht zusammen mit Polyglycerin-10 Laurat verwendet werde.

5.8 Dieses Vorbringen überzeugt nicht. Insbesondere ist die Offenbarung im Beispiel 35 nicht dahingehend zu verstehen, die in den Ansprüchen 9 und 12 vorgeschlagenen möglichen Kombinationen von UV-Filtern und Mahlhilfsmitteln in Frage zu stellen, da es sich lediglich um eine beispielhafte Offenbarung handelt. Auch wenn im Beispiel 35 andere Kombinationen von UV-Filter und Mahlhilfsmittel offenbart werden, wird das den Fachmann nicht davon abhalten, zunächst den alternativ zu Decyl Glucosid vorgeschlagenen Hilfsstoff Polyglyceryl-10 Laurat einzusetzen. Auch wurde nicht auf eine Offenbarung verwiesen, die eine etwaige Inkompatibilität zeigen würde.

6. Zusammenfassend ist somit festzuhalten, dass dem Fachmann die Verwendung von Polyglyceryl-10 Laurat in einer im Dokument D2, insbesondere in den Ansprüchen 1, 2 und 6 sowie den Beispielen 7, 8, 10, 11 und 14, offenbarten kosmetischen Zubereitung durch die technische Lehre des Dokuments D6 nahegelegt wird. Deshalb beruht die anspruchsgemäße Lösung der technischen Aufgabe der Bereitstellung alternativer kosmetischer Zubereitungen, insbesondere von Zubereitungen mit für 2,4,6-Tris-(biphenyl)-1,3,5triazin geeigneten Emulgatorsystemen, nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit. Der vorliegende Antrag erfüllt somit nicht die Erfordernisse des Artikels 56 EPÜ. Er ist daher nicht gewährbar.

7. Die angefochtene Entscheidung der Einspruchsabteilung hat somit keinen Bestand.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Das Patent wird widerrufen. Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:

C. Rodríguez Rodríguez M. Kollmannsberger