Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts Entscheidung vom 18.04.2024 – T 1055/22

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1055/22 - 3.3.09

E N T S C H E I D U N G

der Technischen Beschwerdekammer 3.3.09 vom 18. April 2024 Beschwerdeführerin:

(Patentinhaberin) Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Hansastr. 27c 80686 München (DE) Vertreter:

Eisenführ Speiser Patentanwälte Rechtsanwälte PartGmbB Postfach 10 60 78 28060 Bremen (DE) Beschwerdegegnerin:

Dow Silicones Corporation P.O. Box 994 2200 West Salzburg Road Midland, MI 48611 (US) (Einsprechende) Vertreter:

Murgitroyd & Company 165-169 Scotland Street Glasgow G5 8PL (GB) Angefochtene Entscheidung:

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender Mitglieder:

A. Haderlein M. Ansorge R. Romandini Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts über die Aufrechterhaltung des europäischen Patents Nr. 3186300 in geändertem Umfang, zur Post gegeben am 1. Februar 2022.

Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) legte Beschwerde gegen die Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung ein, die den ihr zugrunde liegenden Hilfsantrag 13 für gewährbar erachtete.

II. Die Einsprechende hatte den Widerruf des Patents im gesamten Umfang unter anderem auf Grundlage der Einspruchsgründe gemäß Artikel 100 a) EPÜ (mangelnde Neuheit und mangelnde erfinderische Tätigkeit) beantragt.

III. Die Einspruchsabteilung hat entschieden, dass der Gegenstand von Anspruch 1 des Patents wie erteilt (Hauptantrag) gegenüber D5 nicht neu sei und der Gegenstand von Anspruch 1 der Hilfsanträge 1, 2 und 5 bis 11 gegenüber D5 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe. Die Hilfsanträge 3, 4 und 12 sowie Dokument D19 wurden nicht zum Verfahren zugelassen. Der Hilfsantrag 13 wurde als gewährbar angesehen.

IV. Die folgenden Dokumente wurden im vorliegenden Fall zitiert:

D5:

Hong-Nam Kim et al., "Controlled mechanical fracture for fabricating microchannels with various size gradients", Lab Chip, 2011, 11, Seiten 717-722 D6:

K.L. Mills et al., "The mechanical properties of a surface-modified layer on poly(dimethylsiloxane)", J Mater Res., 2008 January 1, 23(1), Seiten 37-48 D13: JP 2700091 B2 D13a: Computer-generierte Englische Übersetzung der veröffentlichten Anmeldung (JP-H-07238177A) zu dem japanischen Patent D13 D14: JP 2000-212441 A D14a: Computer-generierte Englische Übersetzung zu der japanischen Anmeldung D14 D18: Professionelle Englische Übersetzung von D13 D19: Gutachten von Prof. Dr. Reiner Mehnert, "Experimentell gestützte Verifizierung von Bestrahlungsdaten des Patents JP 2700091" D22: Anlagenkonvolut aus D22 ("Notice of Reasons for Refusal (Patents Application 2017-553343"), D22a ("JP,2018-511687,A") und D22b ("Zertifikat einer Namensänderung von "Dow Corning Corporation" in D23:

D24:

D25:

D26:

V. "Dow Silicones Corporation"), eingereicht mit der Beschwerdebegründung Email von Hong-Nam Kim, dem Autor von D5, an Frau Schilinsky, einer Miterfinderin des europäischen Patents EP 3 186 300 B1 Experimenteller Bericht "Nacharbeitung von D5", eingereicht mit der Beschwerdebegründung Experimenteller Bericht "Modifikationseffekte von Strahlung mit 254nm", eingereicht mit der Beschwerdebegründung Experimenteller Bericht "Effekt der Bestrahlungsdosis", eingereicht mit der Beschwerdebegründung Anspruch 1 des Hauptantrags (Patent wie erteilt) lautet wie folgt:

"Silikon, mit strahlungserzeugter Oberflachenmodifikation (2), wobei die Oberflachenmodifikation (2) ein Bereich mit gegenüber dem unmodifizierten Silikon (1) veränderter stofflicher Zusammensetzung ist und zumindest nach 20% unidirektionaler Dehnung über eine Rissstruktur (3) mit Rissen einer Tiefe von 2 - 50 μm, bevorzugt 2 - 30 μm und besonders bevorzugt 2 - 15 μm verfügt." Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 unterscheidet sich von Anspruch 1 des Hauptantrags dadurch, dass das Merkmal "wobei an der Oberfläche (4) der Oberflächenmodifikation ein gegenüber dem unmodifizierten Silikon um ≥ 10% verringerter Reibkoeffizient besteht" am Ende des Anspruchs eingefügt ist.

Anspruch 1 des Hilfsantrags 2 unterscheidet sich von Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 dadurch, dass das Merkmal "wobei an der Oberfläche (4) der Oberflächenmodifikation ein Reibkoeffizient von 0,1 1,4 besteht" am Ende des Anspruchs eingefügt ist. Anspruch 1 des Hilfsantrags 3 unterscheidet sich von Anspruch 1 des Hilfsantrags 2 dadurch, dass das Merkmal "wobei an der Oberfläche (4) der Oberflächenmodifikation ein gegenüber dem unmodifizierten Silikon um ≥ 10% verringerter Reibkoeffizient besteht" gegen "wobei an der Oberfläche (4) der Oberflächenmodifikation ein gegenüber dem unmodifizierten Silikon um ≥ 10% verringerter Reibkoeffizient für Gleitreibung besteht" ersetzt ist.

Anspruch 1 von Hilfsantrag 4 unterscheidet sich von Anspruch 1 des Hilfsantrags 3 dadurch, dass das Merkmal "wobei der Reibkoeffizient für Gleitreibung mit einer Kraft von 2N mit einer Geschwindigkeit von 200 mm/s Hub 1mm getestet wurde und wobei vor dem Start der Messung ein sogenannter Preload-Schritt erfolgt, um die Kraft zu erreichen, wobei als Gegenkörper zum Testen eine Stahlkugel mit einem Durchmesser von 10 mm eingesetzt wurde und trocken, ohne Öl/Fett gemessen wird" am Ende des Anspruchs eingefügt ist.

Anspruch 1 von Hilfsantrag 5 unterscheidet sich von Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 dadurch, dass das Merkmal "wobei an der Oberfläche (4) der Oberflächenmodifikation ein gegenüber dem unmodifizierten Silikon (1) um ≥ 10% erhöhter O-Gehalt bezogen auf die Stoffmengenkonzentration des O im unmodifizierten Silikon und/oder ein um ≥ 10% verringerter C-Gehalt bezogen auf die Stoffmengenkonzentration des C im unmodifizierten Silikon vorhanden ist, jeweils gemessen mittels XPS" am Ende des Anspruchs eingefügt ist.

Anspruch 1 von Hilfsantrag 6 unterscheidet sich von Anspruch 1 des Hilfsantrags 5 dadurch, dass das Merkmal "und wobei die Rissstruktur (3) gemessen in Dehnungsrichtung ≥ 1,5 Risse pro mm, bevorzugt ≥ 2 Risse pro mm und besonders bevorzugt ≥ 3 Risse pro mm umfasst" am Ende des Anspruchs eingefügt ist. Anspruch 1 von Hilfsantrag 7 unterscheidet sich von Anspruch 1 des Hilfsantrags 6 dadurch, dass die Tiefe der Risse auf 2 - 30 μm eingeschränkt ist.

Anspruch 1 von Hilfsantrag 8 unterscheidet sich von Anspruch 1 des Hilfsantrags 7 dadurch, dass das Merkmal "und wobei die Modifikation mittels Licht einer Wellenlänge von ≤ 249 nm oder Plasmabestrahlung erzeugbar ist und wobei die Bestrahlungsdosis der Strahlung des genannten Wellenlängenbereiches 2 J/cm2 bis 100 J/cm2 beträgt" am Ende des Anspruchs eingefügt ist.

Anspruch 1 von Hilfsantrag 9 unterscheidet sich von Anspruch 1 des Hilfsantrags 7 dadurch, dass das Merkmal "und wobei die Modifikation mittels Licht einer Wellenlänge von ≤ 249 nm erzeugbar ist und wobei die Bestrahlungsdosis der Strahlung des genannten Wellenlängenbereiches 2 J/cm2 bis 100 J/cm2 beträgt" am Ende des Anspruchs eingefügt ist.

Anspruch 1 von Hilfsantrag 10 lautet wie folgt:

"Verfahren zum Herstellen eines Silikons mit strahlungserzeugter Oberflächenmodifikation (2), wobei die Oberflächenmodifikation (2) ein Bereich mit gegenüber dem unmodifizierten Silikon (1) veränderter stofflicher Zusammensetzung ist und zumindest nach 20% unidirektionaler Dehnung über eine Rissstruktur (3) mit Rissen einer Tiefe von 2 - 50 µm, bevorzugt 2 - 30 µm und besonders bevorzugt 2 - 15 µm verfügt, umfassend die Schritte:

a) Bereitstellen eines Silikons b) Modifizieren der Oberfläche des Silikons in Gegenwart von Sauerstoff einer Konzentration von 0,1 100 Vol.-%, bevorzugt 1 - 21 Vol.-% mit Licht einer Wellenlänge ≤ 249 nm, bevorzugt ≤ 225 nm oder mittels Plasmas, wobei eine Bestrahlungsdosis von 2 J/cm2 - 100 J/cm2, bevorzugt 3,1 J/cm2 - 100 J/cm2, weiter bevorzugt 10 J/cm2 - 50 J/cm2 eingesetzt wird." Anspruch 1 von Hilfsantrag 11 unterscheidet sich von Anspruch 1 des Hilfsantrags 10 durch die folgenden, durch Streichung gekennzeichneten Änderungen:

"Verfahren zum Herstellen eines Silikons mit strahlungserzeugter Oberflächenmodifikation (2), wobei die Oberflächenmodifikation (2) ein Bereich mit gegenüber dem unmodifizierten Silikon (1) veränderter stofflicher Zusammensetzung ist und zumindest nach 20% unidirektionaler Dehnung über eine Rissstruktur (3) mit Rissen einer Tiefe von 2 - 50 µm, bevorzugt 2 - 30 µm, und besonders bevorzugt 2 - 15 µm verfügt, umfassend die Schritte:

a) Bereitstellen eines Silikons b) Modifizieren der Oberfläche des Silikons in Gegenwart von Sauerstoff einer Konzentration von 0,1 100 Vol.-%, bevorzugt 1 - 21 Vol.-% mit Licht einer Wellenlänge ≤ 249 nm, bevorzugt ≤ 225 nm oder mittels Plasmas, wobei eine Bestrahlungsdosis von 2 J/cm2 - 100 J/cm2, bevorzugt 3,1 J/cm2 - 100 J/cm2, weiter bevorzugt 10 J/cm2 - 50 J/cm2 eingesetzt wird." Anspruch 1 von Hilfsantrag 12 unterscheidet sich von Anspruch 1 des Hilfsantrags 11 dadurch, dass die Bestrahlungsdosis auf 3,1 J/cm2 - 100 J/cm2 eingeschränkt ist.

VI. Die relevanten Argumente der Parteien werden nachfolgend in den Entscheidungsgründen abgehandelt.

VII. Anträge Die Beschwerdeführerin beantragte, die Entscheidung aufzuheben und das Patent wie erteilt aufrechtzuerhalten (Hauptantrag), hilfsweise das Patent im Umfang eines der mit der Beschwerdebegründung eingereichten Hilfsanträge 1 bis 12 aufrechtzuerhalten. Die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) beantragte, die Beschwerde als unzulässig zu verwerfen bzw. als unbegründet zurückzuweisen.

1. Zulässigkeit der Beschwerde 1.1 Die Beschwerdegegnerin machte geltend, dass die Beschwerdebegründung der Beschwerdeführerin einen Verfahrensmissbrauch darstelle und nicht zugelassen werden solle. Ihrer Ansicht nach seien keine neuen Argumente vorgebracht und kein eindeutiger Fehler in der Entscheidung der Einspruchsabteilung in Bezug auf die Mehrzahl der gestellten Anträge geltend gemacht worden.

1.2 Die Kammer teilt diese Ansicht aus folgenden Gründen nicht. Die Beschwerdeführerin setzt sich unter anderem ausführlich mit der Auslegung von Anspruch 1 des Hauptantrags, der Neuheit gegenüber D5 und der erfinderischen Tätigkeit auseinander und gibt auch Gründe an, warum die Entscheidung der Einspruchsabteilung aus ihrer Sicht nicht korrekt sei. Diese Argumente gelten auch in analoger Weise für die Hilfsanträge. Somit teilt die Kammer weder die Ansicht der Beschwerdegegnerin hinsichtlich des angeblichen Verfahrensmissbrauchs noch liegt ein Mangel an Begründetheit im Sinne von Artikel 108 und Regel 99(2) EPÜ vor.

Die Beschwerde ist daher zulässig.

2. Zulassung der Dokumente D13/D13a, D14/D14a, D19 und D22 bis D26 2.1 D13, D13a, D14, D14a und D19 2.1.1 Die Dokumente D13/D13a und D14/D14a wurden von der Einsprechenden im erstinstanzlichen Verfahren als Kombinationsdokumente bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit eingereicht. Die Einspruchsabteilung hat entschieden, diese Dokumente zum Verfahren zuzulassen, da sie diese Dokumente für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit als prima facie relevant angesehen hat. D19 wurde von der Patentinhaberin eingereicht, um aufzuzeigen, dass in D13 bzw. D13a (auch D18) Fehler vorhanden seien, die einen Einfluss auf die Bewertung von D13, D13a und D18 haben. Die Einspruchsabteilung hat D19 nicht zum Verfahren zugelassen.

2.1.2 Die Beschwerdeführerin argumentierte, dass die Einspruchsabteilung die Frage der Zulassung von D13, D13a, D14 und D14a, sowie der Nichtzulassung von D19, nicht korrekt entschieden habe. Die Dokumente D13, D13a, D14 und D14a hätten somit nicht zugelassen werden dürfen, D19 hingegen hätte zugelassen werden sollen.

2.1.3 Aus den folgenden Gründen teilt die Kammer nicht die Ansicht der Beschwerdeführerin.

2.1.4 Die Kammer kann nicht erkennen, dass die Einspruchsabteilung ihr Ermessen bezüglich der Zulassung der Dokumente D13/D13a und D14/D14a unter Anwendung der falschen Kriterien ausgeübt haben könnte. Vielmehr sah sie die Dokumente D13, D13a, D14 und D14a als prima facie relevant für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit an. Dies wird insbesondere dadurch deutlich, dass sie den in Hilfsantrag 1 beanspruchten Gegenstand gegenüber D5 als nächstliegendem Stand der Technik in Kombination mit D13/D13a als nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend bewertet hat. Die Kammer teilt diese Bewertung (siehe den nachfolgenden Punkt 6.).

2.1.5 Die Einspruchsabteilung hat auch ohne Berücksichtigung von D19 erkannt, dass in Tabelle 1 von D13, D13a bzw. D18 Fehler vorhanden sind. Sie hat D19, in welchem diese Fehler erklärt werden, daher zu Recht als nicht prima facie relevant für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit angesehen.

2.1.6 Somit sind die Dokumente D13/D13a, D14/D14a aber auch D18 im Verfahren. Das Dokument D19 bleibt hingegen unberücksichtigt.

2.2 D22 bis D26 2.2.1 Diese Dokumente wurden von der Beschwerdeführerin mit der Beschwerdebegründung eingereicht. Mit dem Anlagenkonvolut D22 sollte gezeigt werden, dass die Einsprechende von den Dokumenten D13 und D14 schon seit langem Kenntnis hatte. D23 betrifft den Email-Austausch zwischen einer Miterfinderin des Patents und dem Autor des Dokuments D5. D24 betrifft Experimente zur Nacharbeitung von D5. D25 betrifft Experimente zur Untersuchung der Modifikationseffekte von Strahlung der Wellenlänge 254nm auf Silikon. D26 ist ein experimenteller Bericht, der die Effekte der Bestrahlungsdosis im Bereich von 0 bis 10,31 J/cm2 auf die Gleitreibungseigenschaften untersucht.

2.2.2 Aus den folgenden Gründen sind das Anlagenkonvolut D22 und die Dokumente D23, D25 und D26 nicht zum Verfahren zuzulassen.

2.2.3 Die Einspruchsabteilung hat in nachvollziehbarer Weise entschieden, dass D13, D13a, D14 und D14a zum Verfahren zuzulassen waren (siehe der vorstehende Punkt 2.1), da diese Dokumente als prima facie relevant für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit betrachtet wurden. Dies ist das richtige Kriterium, das bei der Ermessensausübung in der ersten Instanz anzuwenden ist, um über die Frage der Zulassung dieser Dokumente zu entscheiden. Das Anlagenkonvolut D22 kann daran nichts ändern.

2.2.4 D23 enthält Informationen des Autors von D5, die für die Frage, wie ein Fachmann die Offenbarung von D5 bewertet, nicht relevant sind. Bei der patentrechtlichen Beurteilung, wird davon ausgegangen, dass ein Fachmann die Offenbarung und die Lehre von D5 aus dem Dokument ggf. unter Heranziehen seines allgemeinen Fachwissens beurteilt. D23 kann daher zu keiner veränderten Bewertung von D5 führen.

2.2.5 D25 verdeutlicht, dass für eine Quecksilberlampe, die Wellenlängen von 185nm und 254nm emittiert (wie in D5, D13, D13a und D18), hinsichtlich der Oberflächenmodifikation des Silikons lediglich die Wellenlänge von 185nm relevant ist. Diese technische Information kann jedoch nicht zeigen, dass die Einspruchsabteilung die prima facie Relevanz von D13 und D14 nicht korrekt bewertet haben könnte.

2.2.6 D26 wurde eingereicht, um einen technischen Effekt des in Hilfsantrag 12 beanspruchten Verfahrens gegenüber dem nächstliegenden Stand der Technik aufzuzeigen. Da Hilfsantrag 12 jedoch nicht zum Verfahren zuzulassen ist (siehe den nachfolgenden Punkt 3.), ist D26 für den Ausgang des Verfahrens nicht relevant.

2.2.7 Im Hinblick auf die vorstehenden Ausführungen kann die Kammer nicht erkennen, dass das Anlagenkonvolut D22 und die Dokumente D23, D25 und D26 geeignet sein könnten, die Frage der Ermessensausübung der Einspruchsabteilung hinsichtlich der Zulassung von D13, D13a, D14 und D14a in Frage zu stellen bzw. aufzuzeigen, dass die Einspruchsabteilung die Offenbarung und Lehre von D5, D13 oder D14 falsch bewerten haben könnte. Somit sind das Anlagenkonvolut D22, sowie die Dokumente D23, D25 und D26 nicht zum Verfahren zuzulassen (Artikel 12(4) VOBK).

2.2.8 Aufgrund der nachfolgenden Auslegung von Anspruch 1 (siehe Punkt 4.) kann D24 nicht zeigen, dass der beanspruchte Gegenstand gegenüber D5 als neu anzusehen sein könnte. Die Zulassung dieses Beweismittels kann daher dahinstehen. HAUPTANTRAG 3. Auslegung von Anspruch 1 3.1 Anspruch 1 betrifft ein Silikon mit strahlungserzeugter Oberflächenmodifikation, wobei die Oberflächenmodifikation ein Bereich mit gegenüber dem unmodifizierten Silikon veränderter stofflicher Zusammensetzung ist und zumindest nach 20% unidirektionaler Dehnung über eine Rissstruktur mit Rissen einer Tiefe von 2 bis 50 um verfügt.

3.2 Nach Ansicht der Beschwerdeführerin sei der Wortlaut von Anspruch 1 derart auszulegen, dass die anspruchsgemäße Rissstruktur bereits ohne Dehnung vorhanden oder die anspruchsgemäße Rissstruktur nach 20% unidirektionaler Dehnung vorhanden sei. Anspruch 1 umfasse jedoch auch ein oberflächenmodifiziertes Silikon, dass lediglich die Fähigkeit zur Bildung der anspruchsgemäß beschriebenen Risse nach 20% unidirektionaler Dehnung aufweise, jedoch nicht notwendigerweise Risse enthalten müsse.

3.3 Die Kammer legt den beanspruchten Gegenstand wie folgt aus.

3.4 Die Silikonoberfläche des beanspruchten Silikons ist strahlungsmodifiziert und die anspruchsgemäße Rissstruktur kann bereits direkt nach Strahlungsbehandlung vorhanden sein. Wenn diese Rissstruktur nach Bestrahlung nicht direkt vorhanden ist, kann sie nach 20% unidirektionaler Dehnung erzeugt werden. Anspruch 1 umfasst somit auch ein oberflächenmodifiziertes Silikon ohne Risse, wobei die anspruchsgemäße Rissstruktur zumindest nach 20% unidirektionaler Dehnung erzeugt wird.

3.5 Nach Ansicht der Kammer schließt der Wortlaut von Anspruch 1 aufgrund des Merkmals "zumindest nach 20% unidirektionaler Dehnung über eine Rissstruktur mit Rissen einer Tiefe von 2 - 50 um ... verfügt" (Hervorhebung hinzugefügt) nicht aus, dass die in Anspruch 1 beschriebene Rissstruktur auch durch ein anderes Verfahren (bzw. einen anderen Test) als die 20% unidirektionale Dehnung erhalten werden kann. Diese Auslegung wird durch die Absätze [0113] und [0114] des Patents gestützt, worin beschrieben ist, dass die anspruchsgemäße Rissstruktur durch geringen Energieeintrag, wie durch Erwärmung oder mechanische Last einreißt. Dies stützt, dass die anspruchsgemäße Rissstruktur im Sinne des Patents nicht ausschließlich durch Bestrahlung alleine bzw. durch 20% unidirektionale Dehnung erzeugt werden muss. Somit umfasst Anspruch 1 auch ein durch Bestrahlung oberflächenmodifiziertes Silikon, bei dem die beanspruchte Rissstruktur nach Biegung erzeugt wird, wie in D5 beschrieben. Die Kammer teilt somit nicht die Ansicht der Beschwerdeführerin, dass ein anspruchsgemäßes Silikon, den Test der 20% unidirektionalen Dehnung erfüllen muss, falls die anspruchsgemäße Rissstruktur nicht bereits nach Bestrahlung selbst gebildet ist.

3.6 Im Hinblick auf diese Auslegung von Anspruch 1 ist D24 im vorliegenden Fall nicht relevant, selbst wenn es, wie von der Beschwerdeführerin vorgetragen, zeigen sollte, dass bei Nacharbeitung des in D5 beschriebenen Silikons eine anspruchsgemäße Rissstruktur nach 20% unidirektionaler Dehnung nicht erzielt wird.

4. Neuheit 4.1 Die Beschwerdeführerin argumentierte, dass der Gegenstand von Anspruch 1 gegenüber D5 neu sei und somit die Einschätzung der Einspruchsabteilung der mangelnden Neuheit gegenüber D5 nicht korrekt war.

4.2 Aus den folgenden Gründen teilt die Kammer diese Einschätzung nicht.

4.2.1 D5 betrifft ein Dokument, dass sich mit einem Verfahren zur Erzeugung von Rissen kontrollierbarer Tiefe und Breite in einer Polydimethylsiloxan (PDMS)-Platte beschäftigt. In diesem Verfahren wird eine Oxidationsschicht mit einer Dicke von < etwa 7 μm erzeugt, indem eine PDMS-Platte einer Behandlung mit UV/Ozon bei einer UV-C-Wellenlänge, einschließlich der Wellenlängen von 185 nm und 254 nm, unterzogen wird. Diese PDMS-Platte wird auf einen zylindrischen Träger mit einem Radius von 11 mm gewickelt, um eine einheitliche Biegebelastung zu erzeugen. Nach dieser Biegebelastung werden gleichmäßig verteilte anisotrope Risse gebildet, deren Tiefe im Bereich von 3,5 μm bis 5,0 μm liegt. Diese Tiefe der Risse liegt in dem in Anspruch 1 beschriebenen Bereich von 2 bis 50 μm, sowie im darin beschriebenen bevorzugten und besonders bevorzugten Bereich.

4.2.2 D5 offenbart somit ein Silikon mit einer strahlungsmodifizierten Oberfläche und der anspruchsgemäßen Rissstruktur. Zwar ist diese Rissstruktur bei dem strahlungsmodifizierten Silikon gemäß D5 nicht bereits unmittelbar nach der Bestrahlung vorhanden. Selbst wenn sie nicht durch 20% unidirektionale Dehnung des bestrahlten Silikons erzeugbar ist, ist dies nicht erheblich, da die in D5 beschriebene Biegebehandlung vom Wortlaut des Anspruchs 1 nicht ausgeschlossen ist (siehe Punkt 4.).

4.2.3 Daher offenbart D5 ein oberflächenmodifiziertes Silikon mit allen Produktmerkmalen von Anspruch 1, wie dies die Einspruchsabteilung richtig festgestellt hat. Somit ist der Gegenstand von Anspruch 1 des Hauptantrags gegenüber D5 nicht neu. HILFSANTRÄGE 1, 2 UND 5 - 11 5. Hilfsantrag 1 (erfinderische Tätigkeit) 5.1 Nach Ansicht der Beschwerdeführerin sei D5 nicht der nächstliegende Stand der Technik für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit des beanspruchten Silikons, sondern D6. 5.2 In der angefochtenen Entscheidung geht die Einspruchsabteilung von D5 als nächstliegendem Stand der Technik aus. D5 beschäftigt sich zwar nicht mit der im Patent beschriebenen Aufgabenstellung bzw. dem im Patent zu erzielenden Zweck. Dasselbe trifft jedoch auch auf D6 zu. Die Beschwerdegegnerin trug nicht vor, warum D6 besser als nächstliegender Stand der Technik geeignet sein könnte als D5 und warum D5 einen ungeeigneten Ausgangspunkt in der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit darstellen könnte. Somit kann die Kammer der Beschwerdeführerin nicht dahingehend folgen, dass als Ausgangspunkt für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nur D6 in Frage kommt, nicht jedoch D5. 5.3 Somit ist die erfinderische Tätigkeit wie in der angefochtenen Entscheidung ausgehend von D5 als nächstliegendem Stand der Technik zu beurteilen.

5.4 Der Gegenstand von Anspruch 1 unterscheidet sich von dem in D5 offenbarten Silikon durch das Merkmal "wobei an der Oberfläche der Oberflächenmodifikation ein gegenüber dem unmodifizierten Silikon um > 10% verringerter Reibkoeffizient besteht".

5.5 Es wurde kein aus diesem Unterscheidungsmerkmal resultierender Effekt gegenüber D5 gezeigt, der über die Bedeutung des funktionalen Merkmals selbst hinausgeht. Die Beschwerdeführerin trug vor, dass die zu lösende Aufgabe in der Bereitstellung eines oberflächenmodifizierten Silikons zu sehen sei, dass für dynamische Anwendungen besonders geeignet sei. Die Kammer sieht für die besondere Eignung für dynamische Anwendungen keinen Hinweis. Somit ist die objektive technische Aufgabe in der Bereitstellung eines alternativen Silikons zu sehen.

5.6 Hinsichtlich der Frage des Naheliegens würde ein Fachmann auf der Suche nach einer Lösung des Problems D13/D18 in Betracht ziehen. D13/D18 vermittelt die Lehre, dass durch Bestrahlung eines Silikons der Reibungskoeffizient verringert werden kann (siehe Beispiel 2 und Tabelle 3 von D18). Die Beschwerdeführerin argumentierte diesbezüglich, dass diese Schlussfolgerung nicht aus D18 ableitbar sei, da die in Tabelle 3 von D18 beschriebenen Werte für den Reibungskoeffizient fälschlicherweise in "μm" angegeben seien. Da der Reibkoeffizient dimensionslos sei, sei aus Tabelle 3 von D18 nicht ableitbar, wie die objektive technische Aufgabe gelöst werden könnte.

5.7 Nach Ansicht der Kammer kann diese Argumentation keine Zweifel daran entstehen lassen, dass ein Fachmann in naheliegender Weise zu dem beanspruchten Gegenstand gelangen würde. In D18 geht es im Allgemeinen um die Verringerung der Klebrigkeit und damit auch der Reibung. D18 lehrt, dass eine UV-Bestrahlung mit Wellenlängen von 185nm und 254 nm von Silikon (gleiche Wellenlängen wie in D5) zu einer Verringerung der Reibung führt. Das Erzielen einer Verringerung des Reibungskoeffizienten um mehr als 10% ist insbesondere im Hinblick auf die in Tabelle 3 von D18 beschriebenen Reibungskoeffizienten naheliegend. Die Kammer teilt diesbezüglich die Einschätzung der Einspruchsabteilung. Somit beruht der Gegenstand von Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 gegenüber D5 als nächstliegendem Stand in Kombination mit D13/D18 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

6. Hilfsantrag 2 Die Beschwerdeführerin argumentierte, dass das in Anspruch 1 enthaltene Merkmal "Reibkoeffizient von 0,1 - 1,4" nicht durch einen "dimensionsbelasteten Wert" wie in Tabelle 3 von D18 nahegelegt werde. Aus den zu Hilfsantrag 1 ausgeführten Gründen überzeugt diese Argumentation nicht. Nicht nur das Erzielen einer Verringerung des Reibungskoeffizienten um mehr als 10% ist im Hinblick auf die in Tabelle 3 von D18 beschriebenen Reibungskoeffizienten naheliegend, sondern auch die Einstellung des in Anspruch 1 beschriebenen Reibkoeffizienten. Dies stellt eine routinemäßige Modifikation für einen Fachmann dar. Somit beruht der Gegenstand von Anspruch 1 des Hilfsantrags 2 gegenüber D5 als nächstliegendem Stand in Kombination mit D13/D18 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

7. Hilfsantrag 5 Die Beschwerdeführerin argumentierte, dass, auch wenn D18 in Tabelle 3 Kohlenstoff- und Sauerstoffgehalte angebe, die in den Bereich des zusätzlichen Merkmals von Anspruch 1 fallen, der Fachmann keinen Hinweis darauf erhalte, dass er genau diese Werte anstreben müsse.

Diese Argumentation überzeugt nicht. D18 vermittelt in Tabelle 3 die Lehre, dass die in D18 beschriebene Bestrahlung zu einer modifizierten Silikonoberfläche führt, die einen gegenüber dem unmodifizierten Silikon um ≥ 10% erhöhten O-Gehalt und einen um ≥ 10% verringerten C-Gehalt, gemessen durch XPS, aufweist. Somit beruht der Gegenstand von Anspruch 1 des Hilfsantrags 5 gegenüber D5 als nächstliegendem Stand in Kombination mit D13/D18 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

8. Hilfsantrag 6 Das Merkmal "wobei die Rissstruktur gemessen in Dehnungsrichtung ≥ 1,5 Risse pro mm umfasst" ist auch in D5 offenbart (siehe die Figuren 1 und 2 von D5) und stellt somit kein weiteres Unterscheidungsmerkmal gegenüber D5 dar. Somit beruht der Gegenstand von Anspruch 1 des Hilfsantrags 6 gegenüber D5 als nächstliegendem Stand in Kombination mit D13/D18 aus den gleichen Gründen wie für den Hilfsantrag 1 ausgeführt nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

9. Hilfsantrag 7 Zu Hilfsantrag 7 trug die Beschwerdeführerin vor, dass die Argumente zu den Hilfsanträgen 5 und 6 analog gelten. Aus denselben Gründen wie zu den Hilfsanträgen 5 und 6 ausgeführt, beruht der Gegenstand von Anspruch 1 des Hilfsantrags 7 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

10. Hilfsanträge 8 und 9 Hinsichtlich des Hilfsantrags 8 teilt die Kammer die Einschätzung der Einspruchsabteilung, dass aus dem Merkmal "wobei die Modifikation mittels Licht einer Wellenlänge von ≤ 249 nm oder Plasmabestrahlung erzeugbar ist und wobei die Bestrahlungsdosis der Strahlung des genannten Wellenlängenbereiches 2 J/cm2 bis 100 J/cm2 beträgt" kein weiterer Unterschied gegenüber dem in D5 beschriebenen Silikon zu erkennen ist. Die Kammer teilt nicht die Ansicht der Beschwerdeführerin, dass dieses Merkmal zu einer anderen stofflichen Struktur führen müsse. Selbst wenn D24 diesbezüglich herangezogen werden würde, ist dies daraus nicht abzuleiten.

Somit beruht der Gegenstand von Anspruch 1 des Hilfsantrags 8 gegenüber D5 als nächstliegendem Stand in Kombination mit D13/D18 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit. Gleiches gilt für Hilfsantrag 9. 11. Hilfsantrag 10 11.1 Die Beschwerdeführerin war der Ansicht, dass der Gegenstand von Anspruch 1 gegenüber D5 als nächstliegendem Stand der Technik auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe.

11.2 Die Kammer teilt, wie nachfolgend erklärt, die Einschätzung der Einspruchsabteilung, dass das beanspruchte Verfahren gegenüber D5 als nächstliegendem Stand der Technik nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht.

11.2.1 Das Verfahren gemäß Anspruch 1 unterscheidet sich von dem in D5 beschriebenen Verfahren durch das Merkmal "wobei eine Bestrahlungsdosis von 2 J/cm2 - 100 J/cm2 eingesetzt wird".

11.2.2 Die Kammer teilt nicht die Ansicht der Beschwerdeführerin, dass die in Anspruch 1 beschriebene Verfahrensweise zu verbesserten Oberflächeneigenschaften führt. Ein Vergleich gegenüber der in D5 beschriebenen Verfahrensweise liegt nicht vor. Daher kann eine Verbesserung gegenüber D5 nicht anerkannt werden.

11.2.3 Die objektive zu lösende Aufgabe ist folglich in der Bereitstellung eines alternativen Verfahrens zur Herstellung eines oberflächenmodifizierten Silikons zu sehen.

11.2.4 Hinsichtlich der Frage des Naheliegens teilt die Kammer die Einschätzung der Einspruchsabteilung, dass die Variation der Bestrahlungsdosis im Bereich des fachüblichen Handelns eines Fachmanns liegt. Somit beruht der Gegenstand von Anspruch 1 des Hilfsantrags 10 gegenüber D5 als nächstliegendem Stand der Technik nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

11.2.5 Selbst wenn die von der Beschwerdeführerin geltend gemachten verbesserten Oberflächeneigenschaften anerkannt würden und die objektive technische Aufgabenstellung in der Bereitstellung eines oberflächenmodifizierten Silikons mit verbesserten Oberflächeneigenschaften zu sehen wäre, beruht der beanspruchte Gegenstand gegenüber D5 in Kombination mit D18 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit. D18 vermittelt die Lehre, dass die darin offenbarten Verfahrensparameter zu einer Verringerung der Reibung und somit zu verbesserten Oberflächeneigenschaften führen (siehe Anspruch 1 und die Tabellen 2 und 3 von D18). In Anspruch 1 von D18 ist eine Bestrahlungsdosis von 35000 mJ/cm2 (35 J/cm2) beschrieben, die selbst bei Berücksichtigung von nur 1/10 davon, wie aus Absatz [0006] ableitbar ist, zu einem Wert von 3,5 J/cm2 führt, der innerhalb des in Anspruch 1 beschriebenen Bereichs liegt. Diese Bestrahlungsdosis einzusetzen ist für einen Fachmann eine naheliegende Maßnahme.

12. Hilfsantrag 11 Die Änderungen in Anspruch 1 des Hilfsantrags 11 gegenüber Anspruch 1 des Hilfsantrags 10 führen zu keinem weiteren Unterschied gegenüber D5. Somit gelten die Ausführungen zu Hilfsantrag 10 in analoger Weise auch für den in Hilfsantrag 11 beanspruchten Gegenstand.

Somit beruht der Gegenstand von Anspruch 1 des Hilfsantrags 11 gegenüber D5 als nächstliegendem Stand nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

13. Nichtzulassung der Hilfsanträge 3, 4 und 12 13.1 Die Einspruchsabteilung hat entschieden, diese Hilfsanträge nicht zum Verfahren zuzulassen, da sie diese Hilfsanträge nicht als prima facie gewährbar erachtete.

13.2 Die Kammer teilt aus den folgenden Gründen nicht die Meinung der Beschwerdeführerin, dass die Einspruchsabteilung die Zulassung dieser Hilfsanträge fehlerhaft bewertet hat.

13.3 Nach Artikel 12(6) VOBK lässt die Kammer keine Anträge zu, die in dem Verfahren, das zu der angefochtenen Entscheidung geführt hat, nicht zugelassen wurden, es sei denn, die Entscheidung über die Nichtzulassung war ermessensfehlerhaft.

13.4 Nach Ansicht der Kammer hat die Einspruchsabteilung jedoch die richtigen Kriterien bei ihrer Ermessensentscheidung, d.h. die prima facie Gewährbarkeit, angewendet. Sie kam zu dem Schluss, das der beanspruchte Gegenstand der Hilfsanträge 3 und 4 in der ursprünglich eingereichten Anmeldung nicht unmittelbar und eindeutig offenbart sei. In Bezug auf den Hilfsantrag 12 kam sie zu dem Schluss, das der in Hilfsantrag 12 beanspruchte Gegenstand nicht prima facie geeignet sei, die mangelnde erfinderische Tätigkeit des in den Hilfsanträgen 10 und 11 beanspruchten Verfahrens auszuräumen.

Die Kammer kann angesichts dieser Umstände nicht erkennen, dass die Einspruchsabteilung ihr Ermessen hinsichtlich der Nichtzulassung der Hilfsanträge 3, 4 und 12 unter Anwendung der falschen Kriterien ausgeübt haben könnte. Somit sieht die Kammer die Nichtzulassung dieser Hilfsanträge als nicht ermessensfehlerhaft im Sinne von Artikel 12(6) VOBK an. Die Hilfsanträge 3, 4 und 12 bleiben somit vom Verfahren ausgeschlossen.

14. Aus den vorstehenden Gründen ist weder der Hauptantrag, noch einer der im Verfahren befindlichen Hilfsanträge gewährbar.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen. Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:

K. Götz-Wein A. Haderlein