Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts Entscheidung vom 05.12.2023 – T 1271/21

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1271/21 - 3.3.10

E N T S C H E I D U N G

der Technischen Beschwerdekammer 3.3.10 vom 5. Dezember 2023 Beschwerdeführerin:

(Einsprechende) Huntsman International LLC 10003 Woodloch Forest Drive The Woodlands TX 77380 (US) Vertreter:

Lee, Alexander Mark Huntsman (Europe) BV Intellectual Property Dept Everslaan 45 3078 Everberg (BE) Beschwerdegegnerin:

BASF SE Carl-Bosch-Strasse 38 67056 Ludwigshafen am Rhein (DE) (Patentinhaberin) Vertreter:

BASF IP Association BASF SE G-FLP-C006 67056 Ludwigshafen (DE) Angefochtene Entscheidung:

Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 7. Juli 2021 zur Post gegeben wurde und mit der der Einspruch gegen das europäische Patent Nr. 2640694 aufgrund des Artikels 101 (2) EPÜ zurückgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender Mitglieder:

M. Kollmannsberger A. Zellner T. Bokor

Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerde der Einsprechenden richtet sich gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung, den Einspruch gegen das Europäische Patent Nr. EP 2 640 694 unter Artikel 101(2) EPÜ zurückzuweisen.

II. Gegen die Erteilung des Patents wurde Einspruch eingelegt auf der Grundlage des Artikels 100 a) EPÜ wegen mangelnder Neuheit (Artikel 54 EPÜ) und mangelnder erfinderischer Tätigkeit (Artikel 56 EPÜ), des Artikels 100 b) EPÜ wegen mangelnder Ausführbarkeit sowie des Artikels 100 c) EPÜ wegen unzulässiger Änderungen.

III. Die Einspruchsabteilung kam in ihrer Entscheidung zu dem Ergebnis, dass Anspruch 1 des angegriffenen Patents während des Erteilungsverfahrens nicht unzulässig geändert wurde. Auch werde der beanspruchte Gegenstand für den Fachmann ausführbar offenbart. Schließlich sei das Verfahren gemäß Anspruch 1 neu (Artikel 54 EPÜ) und beruhe auf einer erfinderischen Tätigkeit (Artikel 56 EPÜ). Die Einspruchsabteilung erachtete im Einklang mit den Parteien Dokument D2 als nächstliegenden Stand der Technik.

IV. Nach Auffassung der Beschwerdeführerin (Einsprechenden) ist die Entscheidung der Einspruchsabteilung dahingehend fehlerhaft, dass eine erfinderische Tätigkeit anerkannt wurde. Die Einspruchsgründe unter Artikel 100 a) in Verbindung mit Artikel 54 EPÜ, sowie unter Artikel 100 b) und c) EPÜ wurden im Beschwerdeverfahren nicht weiter verfolgt.

V. In einer Mitteilung gemäß Artikel 15(1) VOBK informierte die Kammer die Parteien über ihre vorläufige Auffassung der Rechts- und Sachlage. Insbesondere teilte sie den Parteien mit, dass mit der Zulassung der erst im Beschwerdeverfahren vorgelegten Dokumente D13 und D14 nicht zu rechnen sei, sowie dass im Ergebnis mit der Zurückweisung der Beschwerde zu rechnen sei.

VI. Am 5. Dezember 2023 fand eine mündliche Verhandlung in Form einer Videokonferenz statt. Am Ende der Verhandlung wurde die Entscheidung verkündet.

VII. Im Verfahren wurde unter anderem auf die folgenden Dokumente verwiesen:

D2:

D13:

D14:

D14a:

D14b:

D14c:

VIII. US 2007/0117997 A1 US 2,999,106 Stepanski, M.; Faessler, P.; New Hybrid Process fpr Purification and Separation of MDI Isomers, 7 Seiten Polyurethanes Conference 2002, October 13-16 2002, Salt Lake City (Utah, US) Conference Proceedings, Seiten iii bis xi US 7,038,002 B2 WO 2010/095927 A1 Anspruch 1 des vorliegenden Hauptantrags (Patent in der erteilten Form) hat den folgenden Wortlaut:

"Verfahren zur Herstellung von Methylendiphenyldiisocyanat umfassend folgende Schritte:

a) Phosgenierung von zwei- und/oder mehrkernigem Methylendiphenyldiamin unter Erhalt von zwei- und/ oder mehrkernigem Methylendiphenyldiisocyanat, b) Auftrennung des rohen Methylendiphenyldiisocyanat unter Erhalt von mindestens einer Mischung M enthaltend zweikernige Isomere des Methylendiphenyldiisocyanat und mindestens einer Mischung P enthaltend oligomeres Methylendiphenyldiisocyanat, c) Aufreinigung und/oder Auftrennung mindestens einer Mischung M unter Erhalt von mindestens einer weiteren Mischung F enthaltend mindestens eine Verbindung ausgewählt aus 2,2’Methylendiphenyldiisocyanat, 2,4’Methylendiphenyldiisocyanat und 4,4’Methylendiphenyldiisocyanat, und d) Lagerung der in Schritt (c) erhaltenen Mischung oder Mischungen F sowie der in Schritt (b) erhaltenen Mischung P für einen Zeitraum von mindestens 1 Tag bei einer Temperatur von 5°C bis 60°C, dadurch gekennzeichnet, dass ein Teil mindestens einer der gelagerten Mischungen F und/oder P mittels Rückführung wieder in mindestens einem der Schritte (b) oder (c) eingesetzt wird, wobei die Rückführung der gelagerten Mischungen F und/oder P an eine Stelle erfolgt, an der Temperatur und Verweilzeit dergestalt sind, dass die Rückspaltung von Uretdioneinheiten in Isocyanateinheiten erfolgt."

IX. In ihrer Beschwerdebegründung und im weiteren Verfahren brachte die Beschwerdeführerin im Wesentlichen folgendes vor:

Die mit der Beschwerdebegründung vorgelegten Dokumente D13 und D14 sollten ins Beschwerdeverfahren zugelassen werden. Sie stellten eine direkte Reaktion auf die angefochtene Entscheidung dar und konnten daher nicht früher eingereicht werden. Sie seien prima facie relevant, da sie zeigten, dass dem Fachmann die in der Entscheidung angeführten Unterscheidungsmerkmale zum nächstliegenden Stand der Technik bekannt gewesen seien. Damit werde gezeigt, dass die Bereitstellung des beanspruchten Verfahrens nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe.

Das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit sei auch sowohl ausgehend von Dokument D14 als nächstliegendem Stand der Technik, als auch unter alleiniger Berücksichtigung des Dokuments D2 zu verneinen. Dokument D14 sei vor dem Prioritätsdatum des Streitpatents veröffentlicht worden, wie durch die Dokumente D14a, D14b und D14c nachgewiesen.

X. In ihrer Antwort auf die Beschwerdebegründung und im weiteren Verfahren brachte die Beschwerdegegnerin im Wesentlichen folgendes vor:

Die Dokumente D13 und D14 seien verspätet vorgelegt worden. Sie seien nicht prima facie relevant und sollten daher nicht ins Beschwerdeverfahren zugelassen werden. Die Beschwerdeführerin habe nicht zweifelsfrei nachgewiesen, dass D14 vor dem Prioritätstag des Streitpatents veröffentlicht wurde. Auch sollte weder die von Dokument D14 als nächstliegendem Stand der Technik ausgehende Argumentation zur erfinderischen Tätigkeit zugelassen werden, noch die erst im Laufe der mündlichen Verhandlung vorgebrachte Argumentation unter alleiniger Stütze auf die Offenbarung des Dokuments D2. XI.

Die Schlussanträge der Parteien sind wir folgt:

Die Beschwerdeführerin (Einsprechende) beantragt die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des Patents. Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragt, die Beschwerde zurückzuweisen und damit das Patent in der erteilten Fassung aufrechtzuerhalten. Sie beantragt zudem, die mit der Beschwerdebegründung eingereichten Dokumente D13, D14 sowie D14a, D14b und D14c nicht ins Verfahren zuzulassen.

1. Die Beschwerde ist zulässig. Dokumente D13, D14, D14a, D14b, D14c - Zulassung 2. Die Dokumente D13 und D14 wurden von der Beschwerdeführerin zusammen mit der Beschwerdebegründung eingereicht und deren Zulassung beantragt. Die Beschwerdegegnerin beantragt, die Dokumente wegen verspäteten Vorbringens und mangelnder Relevanz nicht ins Beschwerdeverfahren zuzulassen.

3. Die Kammer kommt zu folgendem Ergebnis:

3.1 Die Grundlage des Beschwerdeverfahrens wird in Artikel 12 VOBK geregelt. Gemäß Artikel 12(2) VOBK besteht das vorrangige Ziel des Beschwerdeverfahrens darin, die angefochtene Entscheidung gerichtlich zu überprüfen. Daher ist das Beschwerdevorbringen der Beteiligten auf die Anträge, Tatsachen, Einwände, Argumente und Beweismittel zu richten, die der angefochtenen Entscheidung zugrunde liegen.

3.2 Dies trifft weder auf die Dokumente D13 und D14, noch auf die darauf gestützte Argumentation zu. Daher handelt es sich bei diesem Vorbringen um eine Änderung im Sinne des Artikels 12(4) VOBK. Es steht im Ermessen der Kammer, dieses Vorbringen zuzulassen (Artikel 12(4), Satz 1, VOBK). Gemäß Artikel 12(6), zweiter Satz, VOBK lässt die Kammer Anträge, Tatsachen, Einwände oder Beweismittel nicht zu, die in dem Verfahren, das zu der angefochtenen Entscheidung geführt haben, vorzubringen gewesen wären oder die nicht mehr aufrechterhalten wurden, es sei denn, die Umstände der Beschwerdesache rechtfertigen eine Zulassung.

Wie nachstehend erläutert, wären die Dokumente D13 und D14 bereits im Einspruchsverfahren vorzubringen gewesen. Auch liegen keine Umstände der Beschwerdesache vor, die eine Zulassung der Dokumente rechtfertigen.

3.3 Mit dem Einreichen des Dokuments D14 adressiert die Beschwerdeführerin zunächst die ihrer Ansicht nach fehlerhafte Auffassung der Einspruchsabteilung, wonach zwar eine Rückführung bestimmter Nebenproduktströme innerhalb eines Produktionsprozesses aus dem Stand der Technik bekannt sei, nicht aber die Rückführung gelagerter Endprodukte. Andererseits adressiert sie mit dem Einreichen des Dokuments D13 die ihrer Ansicht nach fehlerhafte Auffassung der Einspruchsabteilung bezüglich des Auftretens von Dimeren bei der Lagerung gemäß Schritt (d) des beanspruchten Verfahrens. Dokument D13 3.4 Wie von der Beschwerdeführerin vorgebracht wurde, offenbart das Dokument D13, dass die Bildung von unlöslichen Rückständen bei der Lagerung von 4,4'-MDI unter geeigneten Lagerbedingungen reduziert werden kann (siehe den Anspruch 1 sowie die Zeilen 5 bis 10 und 34 bis 37 der Spalte 2). Dies wurde jedoch in der angefochtenen Entscheidung nicht angezweifelt. Insofern kann die Vorlage des Dokuments D13 im Beschwerdeverfahren nicht als Reaktion auf eine erst in der angefochtenen Entscheidung vorgebrachte Argumentation angesehen werden.

Dokument D14 3.5 Wie von der Beschwerdeführerin vorgebracht wurde, hat die Einspruchsabteilung in ihrer Entscheidung festgestellt, dass die Rückführung von Produktströmen in der modernen Verfahrenstechnik allgemein üblich sei. Auch führt die Einspruchsabteilung in ihrer Entscheidung aus, dass dies zu unterscheiden sei von der Rückführung eines bereits gebildeten Produkts. Darauf gebe es insbesondere im Dokument D2 jedoch keinen Hinweis (siehe insbesondere Seite 9, Absatz 4).

3.6 Dokument D14 kann diese Feststellung nicht widerlegen. Das Dokument offenbart, wie von der Beschwerdeführerin vorgebracht, die Rückführung von PMDI oder MDI enthaltenden Strömen in einem Verfahren zur Phosgenierung von Methylendiphenyldiamin (siehe insbesondere die Figur 1 der Seite 2). Hierbei handelt es sich jedoch nicht um die Rückführung eines Teils "mindestens einer der gelagerten Mischungen F und/oder P", im Sinne von Anspruch 1 des Streitpatents, und zwar insbesondere nicht, nachdem diese vorher anspruchsgemäß für einen Zeitraum von mindestens 1 Tag bei einer Temperatur von 5°C bis 60°C gelagert wurden. Anspruchsgemäße Rückführung von Mischung "F" 3.7 Mischung "F" gemäß Anspruch 1 des Hauptantrags wird gemäß Schritt (c) des beanspruchten Verfahrens erhalten nach Aufreinigung und/oder Auftrennung der im Schritt (b) erhaltenen Mischung "M". Die Mischung "F" enthält mindestens eine Verbindung gewählt aus den 2,2'-, 2,4'und 4,4'-Isomeren von Methylendiphenyldiisocyanat 3.8 Zwar wird gemäß Dokument D14 ebenfalls eine 4,4'-MDI enthaltene Mischung rückgeführt (siehe "Recycle 4,4'MDI ~80 %" in Figur 1). Hierbei handelt es sich jedoch nicht um die Rückführung einer Mischung "F" gemäß Anspruch 1, die durch Aufreinigung einer zweikernige Isomere des Methylendiisocyanats enthaltenen Mischung "M" gemäß Anspruch 1 erhalten wurde, sondern es handelt sich hierbei um eine bezüglich des 4,4'-Gehalts abgereicherte Mischung. Sie enthält nämlich 4,4'-MDI in lediglich ~80 %, gegenüber > 95% der in die Kristallisationseinheit zugeführten Mischung. Es handelt sich hierbei also um die Rückführung der bei der Kristallisation anfallenden Mutterlauge. Das erhaltene 4,4'-MDI hingegen wird zwar gelagert (siehe D14, Seite 4, Absatz 5), jedoch nicht rückgeführt.

3.9 Von der Beschwerdeführerin wurde darauf verwiesen, dass gemäß Dokument D14 auch eine Zwischenlagerung erfolgen könne. Zwar verweist Dokument D14 im vorletzten Punkt der linken Spalte auf Seite 2 in der Tat auf die Möglichkeit einer Zwischenlagerung, allerdings bezieht sich dieser Abschnitt nicht auf die Zwischenlagerung einer aufgereinigten und/oder aufgetrennten, 4,4'-MDI enthaltenen Mischung, sondern augenscheinlich um eine bereits vorher erhaltene, nämlich die nach der Vordestillation ("Crude MDI Distillation Unit"), bei der analog Schritt (b) des erteilten Anspruchs 1 eine Auftrennung von MDI und PMDI erfolgt, anfallende Mischung.

Dokument D14 offenbart daher nicht die Rückführung einer unter den gemäß Anspruch 1 des Hauptantrags geforderten Bedingungen gelagerten Mischung "F". Anspruchsgemäße Rückführung von Mischung "P" Bei der Mischung "P" gemäß Anspruch 1 des Hauptantrags handelt es sich um eine Mischung, die gemäß Schritt (b) durch Auftrennen des nach Phosgenierung gebildeten rohen Methylendiphenyldiisocyanats erhalten wird, und die oligomeres Methylendiphenyldiisocyanat enthält. Im Dokument D14 wird in Abbildung 1 die Rückführung einer Mischung aus einer als "Residue Processing" bezeichneten Einheit offenbart. Diese Mischung enthält PMDI. Gemäß rechter Spalte auf Seite 3 wird das aus dem "residue stream" nach Destillation erhaltene MDI rückgeführt als Einspeisung in die Vordestillation ("Crude MDI Distillation Unit"). Somit handelt es sich hierbei nicht um die Rückführung einer unter den gemäß Anspruch 1 des Hauptantrags geforderten Bedingungen gelagerten Mischung "F" oder "P".

Somit ist Dokument D14 nicht zur Behandlung der unter Punkt 3.3 der vorliegenden Entscheidung angeführten Problematik der Rückführung von unter bestimmten Bedingungen gelagerten Endprodukten geeignet. Das Vorbringen der Beschwerdeführerin ist somit nicht geeignet, zu belegen, dass die Dokumente nicht früher hätten vorgelegt werden können. Die Dokumente D13 und D14 setzen sich nämlich nicht mit den Argumenten der Einspruchsabteilung in ihrer Entscheidung auseinander, sondern zielen vielmehr darauf ab, die bereits zu Beginn des Einspruchsverfahrens vorgebrachte Argumentation der Beschwerdeführerin hinsichtlich mangelnder erfinderischer Tätigkeit zu stützen. Hierzu hätten sie jedoch bereits im Einspruchsverfahren vorgelegt werden müssen.

Von der Beschwerdeführerin wurde des weiteren nicht dargelegt, dass Umstände der Beschwerdesache vorliegen, die eine Zulassung der Dokumente zum Beschwerdeverfahren rechtfertigen. Auch die Kammer kann keine derartigen Umstände erkennen. Vielmehr wurde die Problematik der Rückführung von gelagertem 4,4'-MDI und der Bildung von Dimeren während der Lagerung bereits seit Beginn des Einspruchsverfahrens von der Beschwerdeführerin thematisiert (Einspruchsschrift, Seiten 7 bis 10), und sowohl von der Beschwerdegegnerin (Antwort auf die Einspruchsschrift, Seite 5), als auch von der Einspruchsabteilung bereits vor der mündlichen Verhandlung diskutiert (Mitteilung vom 4. Juni 2020, Seiten 4 bis 5). Daher hätten die Dokumente D13 und D14 auch aus diesem Grund früher vorgelegt werden müssen. Die Kammer lässt die Dokumente D13 und D14 daher nicht ins Beschwerdeverfahren zu (Artikel 12(6) VOBK). Die Dokumente D14a, D14b und D14c wurden von der Beschwerdeführerin eingereicht, um das Veröffentlichungsdatum des Dokuments D14 zu belegen. Da jedoch Dokument D14 aus anderen Gründen nicht ins Beschwerdeverfahren zugelassen wird (siehe vorstehend), ist das Veröffentlichungsdatum ohne Belang, und es gibt daher keinen Grund, die Dokumente D14a, D14b und D14c ohne das Dokument D14 zuzulassen.

Hauptantrag (Patent in der erteilten Fassung) Erfinderische Tätigkeit (Artikel 100(a) und 56 EPÜ) 4. Die Beschwerdeführerin hat im Beschwerdeverfahren nicht vorgebracht, inwiefern die Entscheidung der Einspruchsabteilung hinsichtlich des Vorliegens einer erfinderischen Tätigkeit ausgehend von der technischen Lehre des Dokuments D2 in Kombination mit weiteren der bereits im Einspruchsverfahren vorgelegten Dokumente fehlerhaft ist. Sie hat zunächst lediglich einen Mangel an erfinderischer Tätigkeit ausgehend von Dokument D2 in Verbindung mit dem erst mit Beginn des Beschwerdeverfahrens eingereichten Dokument D14 vorgebracht. Ein weiterer Einwand wurde vorgebracht, der von Dokument D14 als nächstliegendem Stand der Technik ausgeht. Schließlich hat die Beschwerdeführerin vorgetragen, erfinderische Tätigkeit sei auch alleine auf der Grundlage des Dokuments D2 nicht gegeben. Sie hat beantragt, diese zusätzliche Angriffslinie in der mündlichen Verhandlung zuzulassen und im Einzelnen vorzutragen.

5. Dokument D14 wird aus den vorstehend genannten Gründen nicht ins Verfahren zugelassen. Das auf dieses Dokument gestützte Vorbringen ist daher bereits aus diesem Grund nicht durchgreifend, und zwar unabhängig davon, ob D14 in Kombination mit D2 als nächstliegendem Stand der Technik berücksichtigt wird, oder ob D14 selbst als nächstliegender Stand der Technik angesehen wird. Zudem ist die Argumentation der Beschwerdeführerin auf Anspruch 1 des Hauptantrags, also des Patents in der erteilten Fassung gerichtet. Daher hätte sie bereits zu Beginn des Einspruchsverfahrens vorgebracht werde müssen. Das erst mit der Beschwerdebegründung vorgebrachte Vorbringen ist daher nicht zulässig (Artikel 12(6) VOBK).

6. Die Argumentation der Beschwerdeführerin hinsichtlich eines Mangels an erfindersicher Tätigkeit auf der alleinigen Grundlage der Offenbarung des Dokuments D2 wurde im Beschwerdeverfahren erstmalig im Laufe der mündlichen Verhandlung vor der Kammer vorgetragen. Dies wurde von der Beschwerdeführerin nicht bestritten. Von der Beschwerdegegnerin wurde die Nicht-Zulassung dieses Vorbringens beantragt.

7. Gemäß Artikel 13(2) VOBK wird eine Änderung des Beschwerdevorbringens eines Beteiligten in diesem Verfahrensstadium grundsätzlich nicht berücksichtigt, es sei denn, es liegen außergewöhnliche Umstände vor.

8. Die Beschwerdeführerin hat hierzu vorgebracht, dass Dokument D2 während des Verfahrens bereits ausführlich diskutiert worden sei, es sei bereits Gegenstand der angefochtenen Entscheidung gewesen und daher sowohl der Beschwerdeführerin als auch der Kammer bekannt. Die Kammer kann darin jedoch kein Vorliegen außergewöhnlicher Umstände erkennen. Mit dieser Begründung würden ausnahmslos alle Aspekte der angefochtenen Entscheidung jederzeit und automatisch Gegenstand des Beschwerdeverfahrens, und zwar unabhängig davon, ob diese Aspekte in der Beschwerdebegründung angesprochen werden. Damit würden die Bestimmungen des Artikels 108 und der Regel 99(2) EPÜ einschließlich der Artikel 12 und 13 VOBK erheblich ausgehöhlt. Die Kammer lässt das alleine auf die Offenbarung des Dokuments D2 gestützte Vorbringen einer mangelnden erfinderischen Tätigkeit daher nicht ins Beschwerdeverfahren zu (Artikel 13(2) VOBK).

9. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die von der Beschwerdeführerin neu beigebrachten Dokumente D13 und D14 nicht ins Beschwerdeverfahren zugelassen werden, weil sie nur Gesichtspunkte betreffen, die bereits im Einspruchsverfahren ausführlich diskutiert wurden und daher bereits dort hätten eingereicht werden sollen, Artikel 12(6) VOBK. Da sich die in der Beschwerdebegründung erhobenen Einwände alle auf D13 oder D14 stützen, können sie nicht zu einer Aufhebung der Entscheidung der Einspruchsabteilung führen. Ein auf D2 alleine gerichteter Einwand wurde im Beschwerdeverfahren erstmals in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer erhoben; das darauf gerichtete Vorbringen kann unter Artikel 13(2) VOBK in Abwesenheit außergewöhnlicher Umstände keine Berücksichtigung mehr finden.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen. Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:

C. Rodríguez Rodríguez M. Kollmannsberger