Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts Entscheidung vom 15.11.2023 – T 1538/21

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1538/21 - 3.3.09

E N T S C H E I D U N G

der Technischen Beschwerdekammer 3.3.09 vom 15. November 2023 Beschwerdeführerin:

(Patentinhaberin) Merck Patent GmbH Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt (DE) Vertreter:

Stolmár & Partner Patentanwälte PartG mbB Blumenstraße 17 80331 München (DE) Beschwerdegegnerin:

NOVALED GmbH Elisabeth-Boer-Strasse 9 01099 Dresden (DE) (Einsprechende) Vertreter:

Michalski Hüttermann & Partner Patentanwälte mbB Kaistraße 16A 40221 Düsseldorf (DE) Angefochtene Entscheidung:

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender Mitglieder:

A. Haderlein M. Ansorge A. Jimenez Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts über die Aufrechterhaltung des europäischen Patents Nr. 3210248 in geändertem Umfang, zur Post gegeben am 15. Juni 2021.

Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) legte Beschwerde gegen die Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung ein, die den damaligen Hilfsantrag 4 für gewährbar erachtete.

II. Die Einsprechende hatte den Widerruf des Patents im gesamten Umfang auf Grundlage der Einspruchsgründe gemäß Artikel 100 a) EPÜ (mangelnde Neuheit und mangelnde erfinderische Tätigkeit) und Artikel 100 c) EPÜ beantragt.

III. Die Kammer hat eine Mitteilung nach Artikel 15(1) VOBK erlassen, in der sie die Meinung äußerte, dass der mit der Beschwerdebegründung eingereichte Hauptantrag nicht gewährbar war, aber Hilfsantrag 1 gewährbar erschien.

IV. Mit Schreiben vom 24. August 2023 beantragte die Beschwerdeführerin in Reaktion auf die Mitteilung der Kammer, den Hilfsantrag 1 als Hauptantrag weiterzuverfolgen. Auch eine an diesen Antrag angepasste Beschreibung wurde eingereicht.

V. Die folgenden Dokumente wurden im vorliegenden Fall zitiert:

D3a: US 2014/0217392 A1 D5: WO 2015/018539 A1 D6a: EP 14003629 (erstes Prioritätsdokument) D6b: EP 15180258 (zweites Prioritätsdokument) D7: WO 2014/015938 A1 D9: US 2013/0334517 A1 D10: US 2014/0316134 A1 VI. Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 lautet wie folgt:

"Material, enthaltend eine Verbindung P, die ein Komplex von Bismut ist, und eine Verbindung A, die gewählt ist aus Verbindungen gemäß einer der Formeln (A-II) und (A-IV) bis (A-IX) wobei an allen unsubstituiert dargestellten Positionen ein oder mehrere Reste R1 gebunden sein können, und für die auftretenden Variablen gilt:

Z ist bei jedem Auftreten gleich oder verschieden CR1 oder N; X ist bei jedem Auftreten gleich oder verschieden eine Einfachbindung, O, S, C(R1)2, Si(R1)2, PR1, C(R1)2-C(R1)2, oder CR1=CR1; Y ist bei jedem Auftreten gleich oder verschieden O, S, C(R1)2, Si(R1)2, PR1, NR1, C(R1)2-C(R1)2, oder CR1=CR1; Ar1 ist bei jedem Auftreten gleich oder verschieden ein aromatisches Ringsystem mit 6 bis 60 aromatischen Ringatomen, das mit einem oder mehreren Resten R1 substituiert sein kann, oder ein heteroaromatisches Ringsystem mit 5 bis 60 aromatischen Ringatomen, das mit einem oder mehreren Resten R1 substituiert sein kann; dabei können Gruppen Ar1 untereinander über Reste R1 verbunden sein; Ar2 ist ein aromatisches Ringsystem mit 6 bis 20 aromatischen Ringatomen, das mit einem oder mehreren Resten R1 substituiert sein kann, oder ein heteroaromatisches Ringsystem mit 5 bis 20 aromatischen Ringatomen, das mit einem oder mehreren Resten R1 substituiert sein kann; R1 ist bei jedem Auftreten gleich oder verschieden gewählt aus H, D, F, C(=O)R2, CN, Si(R2)3, P(=O)(R2)2, OR2, S(=O)R2, S(=O)2R2, geradkettigen Alkyl- oder Alkoxygruppen mit 1 bis 20 C-Atomen, verzweigten oder cyclischen Alkyloder Alkoxygruppen mit 3 bis 20 C-Atomen, Alkenyl- oder Alkinylgruppen mit 2 bis 20 CAtomen, aromatischen Ringsystemen mit 6 bis 40 aromatischen Ringatomen, und heteroaromatischen Ringsystemen mit 5 bis 40 aromatischen Ringatomen; wobei zwei oder mehr Reste R1 miteinander verknüpft sein können und einen Ring bilden können; wobei die genannten Alkyl-, Alkoxy-, Alkenyl- und Alkinylgruppen und die genannten aromatischen Ringsysteme und heteroaromatischen Ringsysteme jeweils mit einem oder mehreren Resten R2 substituiert sein können; und wobei eine oder mehrere CH2-Gruppen in den genannten Alkyl-, Alkoxy-, Alkenyl- und Alkinylgruppen durch -R2C=CR2-, -C≡C-, Si(R2)2, C=O, C=NR2, -C(=O)O-, -C(=O)NR2-, P(=O)(R2), -O-, -S-, SO oder SO2 ersetzt sein können; R2 ist bei jedem Auftreten gleich oder verschieden gewählt aus H, D, F, CN, Alkylgruppen mit 1 bis 20 C-Atomen, aromatischen Ringsystemen mit 6 bis 40 aromatischen Ringatomen und heteroaromatischen Ringsystemen mit 5 bis 40 aromatischen Ringatomen; wobei zwei oder mehr Reste R2 miteinander verknüpft sein können und einen Ring bilden können; und wobei die genannten Alkylgruppen, aromatischen Ringsysteme und heteroaromatischen Ringsysteme mit F oder CN substituiert sein können; n,p,q ist gleich oder verschieden 0 oder 1; oder die gewählt ist aus Verbindungen gemäß Formel (A-I) und (A-III):

wobei an allen unsubstituiert dargestellten Positionen ein oder mehrere Reste R1 gebunden sein können, und mindestens eine Gruppe Ar1 bei jedem Auftreten gleich oder verschieden gewählt ist aus den folgenden Gruppen, die jeweils an allen unsubstituiert dargestellten Positionen mit einem oder mehreren Resten R1 substituiert sein können:

und wobei die sonstigen Variablen wie oben definiert sind; wobei vom Umfang der Formeln (A-I) bis (A-IX) jeweils Verbindungen der folgenden Formel (B) ausgenommen sind Formel (B), bei der für die neu auftretenden Variablen gilt:

V ist gleich CR1; Ar3 ist bei jedem Auftreten gleich oder verschieden ein aromatisches Ringsystem mit 6 bis 30 aromatischen Ringatomen, das mit einem oder mehreren Resten R1 substituiert sein kann, oder ein heteroaromatisches Ringsystem mit 5 bis 30 aromatischen Ringatomen, das mit einem oder mehreren Resten R1 substituiert sein kann, dabei können Gruppen Ar1 untereinander über Reste R1 verbunden sein."

Die Ansprüche 2 bis 11 des Hilfsantrags 1 sind abhängige, auch auf ein Material gerichtete Ansprüche. Die Ansprüche 12 bis 19 des Hilfsantrags 1 betreffen andere Gegenstände, sind jedoch direkt oder indirekt von Anspruch 1 abhängig.

VII. Die relevanten Argumente der Parteien werden nachfolgend in den Entscheidungsgründen abgehandelt.

VIII. Anträge Die Beschwerdeführerin beantragte, die Entscheidung aufzuheben und das Patent auf Grundlage des Hilfsantrags 1, eingereicht mit der Beschwerdebegründung, aufrechtzuerhalten, hilfsweise das Patent auf Grundlage eines der Hilfsanträge 2 bis 9, eingereicht mit der Beschwerdebegründung, aufrechtzuerhalten.

Die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) beantragte die Zurückweisung der Beschwerde.

HILFSANTRAG 1 1. Priorität Die Gültigkeit der Priorität kann dahin stehen, da aus den unten angegebenen Gründen der beanspruchte Gegenstand gegenüber dem im Prioritätszeitraum veröffentlichten Dokument D5 neu und nicht nahegelegt ist, selbst wenn dieses als Stand der Technik nach Artikel 54(2) EPÜ anzusehen wäre.

2. Artikel 123(2) EPÜ 2.1 Die Beschwerdegegnerin war wie die Einspruchsabteilung der Ansicht, dass der Gegenstand von Anspruch 1 gegen die Anforderung des Artikels 123(2) EPÜ verstoße. Insbesondere war sie der Ansicht, dass die in Anspruch 1 definierte Merkmalskombination eine Auswahl aus mehr als zwei Gruppen darstelle, die nicht in der ursprünglich eingereichten Anmeldung offenbart sei.

2.2 Aus den folgenden Gründen ist dies nicht überzeugend.

2.2.1 In Anspruch 1 wurde die allgemeine Formel (A) durch zwei Teilmengen von Markush-Formeln eingeschränkt. Die erste Teilmenge betrifft die Formeln (A-II) und (A-IV) bis (A-IX) und die zweite Teilmenge betrifft die Formeln (A-I) und (A-III), die unterschiedliche Definitionen des Restes Ar1 aufweisen. Beide Teilmengen sind in Anspruch 1 durch "oder" verknüpft.

2.2.2 Die Kammer ist der Ansicht, dass jede der generischen Formeln (A-I) bis (A-IX) für sich genommen eine alternative Ausführungsform der Erfindung darstellt, wie dies die Beschwerdeführerin richtig vorträgt. Somit liegt keine Auswahl aus zwei Listen vor, sondern eine Auswahl aus nur einer Liste. Dies ist unter Artikel 123(2) EPÜ nicht zu beanstanden.

Somit erfüllt der Gegenstand von Anspruch 1 die in Artikel 123(2) EPÜ niedergelegten Anforderungen.

3. Neuheit 3.1 Die Beschwerdegegnerin argumentierte, dass D5 für Anspruch 1 neuheitsschädlich sei, da auf Seite 12, Zeilen 29 und 30, von D5 die Verbindung 10-(4'(Diphenylamino)biphenyl-4-yl)acridin-9(10H)-on offenbart werde, die unter Formel (A-V) von Anspruch 1 falle (wobei R1 Heteroaryl und R2 C=O sei).

3.2 Die von der Beschwerdegegnerin erwähnte Verbindung 10(4'-(Diphenylamino)biphenyl-4-yl)acridin-9(10H)-on ist jedoch - im Unterschied zu Formel (A-V) - keine Spiroverbindung. Somit fällt sie nicht unter die spezifische Spiroverbindung der Formel (A-V) von Anspruch 1. 3.3 Wie von der Beschwerdeführerin richtig vorgetragen, sind durch die Änderungen in Anspruch 1 die in D5 offenbarten drei Verbindungen, nämlich 9,9-DimethylN,N-diphenyl-7-(4-(1-phenyl-1Hbenzo[d]imidazol-2yl)phenyl)-9H-fluoren-2-amin, 2,7-Bis(diphenylphosphoryl)-9-(4-diphenylamino)phenyl-9‘-phenyl-fluoren und 10-(4‘-(Diphenylamino)biphenyl-4-yl)acridin-9(10H)on, nicht mehr vom Umfang des Anspruchs 1 umfaßt. Daher ist der Gegenstand von Anspruch 1 gegenüber D5 neu. Gleiches gilt für die Ansprüche 2 bis 19. 4. Erfinderische Tätigkeit 4.1 Die Beschwerdegegnerin argumentierte, dass der Gegenstand von Anspruch 1 gegenüber D5 als nächstliegendem Stand der Technik in Kombination mit D3a, D7, D9 und/oder D10 nicht erfinderisch sei. Ihrer Ansicht nach lehre D5 verschiedene Bismutkomplexe. Im Lichte der Offenbarung von D5 wisse ein Fachmann, dass ein Bismutkomplex in Kombination mit einer Monoaminverbindung als Schichtmaterial für eine Vorrichtung aus organischem Material geeignet sein könne. D3a, D7, D9 und D10 offenbarten solche Monoaminverbindungen, die ihrer Ansicht nach routinemäßig mit den Bismutkomplexen von D5 getestet werden würden.

4.2 Die Kammer ist aus folgenden Gründen von diesem Einwand nicht überzeugt.

4.2.1 Die Beschwerdegegnerin hat nicht dargelegt, worin sich der Gegenstand von Anspruch 1 von D5 unterscheide, welcher Effekt aus dem Unterschied resultiere und wie die objektive technische Aufgabe zu formulieren sei. Auch trug sie keine Argumente vor, warum ein Fachmann ausgehend von D5 als nächstliegendem Stand der Technik die Kombinationsdokumente D3a, D7, D9 oder D10 in Betracht gezogen hätte. Somit erschließt sich der Kammer unter anderem nicht, warum ein Fachmann auf der Suche nach einer Lösung einer Aufgabe diese Kombinationsdokumente überhaupt in Betracht gezogen hätte.

4.2.2 Die Beschwerdegegnerin trug vor, dass die in D3a, D7, D9 und D10 offenbarten Monoaminverbindungen routinemäßig mit den Bismutkomplexen von D5 getestet würden. Dies ist nach Ansicht der Kammer keine schlüssige Argumentation, die die erfinderische Tätigkeit des beanspruchten Gegenstands in Frage stellen könnte.

4.2.3 Hinsichtlich des Dokuments D3a verwies die Beschwerdegegnerin pauschal auf Verbindungen, die auf den Seiten 5 bis 13 von D3a offenbart seien, und gab eine spezifische Strukturformel von Seite 5 von D3a beispielhaft an. Warum diese Strukturformel unter eine der Formeln (A-I) bis (A-IX) von Anspruch 1 fallen könnte, erklärte sie nicht. Dies erschließt sich auch der Kammer nicht.

4.2.4 Hinsichtlich der Dokumente D7, D9 und D10 verwies sie pauschal auf Formeln 61 bis 166 von D7, Formeln 1-1 bis 1-24 von D9 und Verbindungen 19 und 71 von D10, ohne zu erklären, unter welche der Formeln (A-I) bis (A-IX) von Anspruch 1 diese Verbindungen fallen sollten. Der Kammer erschließt sich nicht, welche Verbindungen dieses pauschalen Verweises gemeint waren und aus welchen Gründen diese unter eine der Formeln (A-I) bis (A-IX) von Anspruch 1 fallen könnten. Vor diesem Hintergrund kann die Kammer nicht erkennen, warum der Gegenstand von Anspruch 1 gegenüber D5 als nächstliegendem Stand der Technik nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen sollte.

5. Hilfsantrag 1 ist somit gewährbar.

6. Anpassung der Beschreibung Die Beschwerdeführerin reichte eine an den Hilfsantrag 1 angepasste Beschreibung ein. Von Seiten der Beschwerdegegnerin liegen keine Einwände gegen die Anpassung der Beschreibung vor. Auch die Kammer hat keine Einwände gegen die Anpassung der Beschreibung.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Angelegenheit wird an die Einspruchsabteilung mit der Anordnung zurückverwiesen, ein Patent in geändertem Umfang mit folgender Fassung aufrechtzuerhalten:

Beschreibung:

Seiten: 1 bis 72, eingereicht mit Schreiben vom 24. August 2023 Ansprüche:

Nr.: 1 bis 19 des Hilfsantrags 1, eingereicht mit der Beschwerdebegründung. Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:

H. Jenney A. Haderlein