Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts Entscheidung vom 11.09.2023 – T 140/22

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0140/22 - 3.2.06

E N T S C H E I D U N G

der Technischen Beschwerdekammer 3.2.06 vom 11. September 2023 Beschwerdeführerin:

(Anmelderin) Vertreter:

Purem GmbH Homburger Straße 95 66539 Neunkirchen (DE) Ruttensperger Lachnit Trossin Gomoll Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB Arnulfstraße 58 80335 München (DE) Angefochtene Entscheidung:

Entscheidung der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 25. Juni 2021 zur Post gegeben wurde und mit der die europäische Patentanmeldung Nr. 19182501.7 aufgrund des Artikels 97 (2) EPÜ zurückgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender Mitglieder:

M. Harrison M. Dorfstätter D. Prietzel-Funk

Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerdeführerin (Anmelderin) hat Beschwerde gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung eingelegt, mit welcher diese die europäische Patentanmeldung Nr. 19 182 501 zurückgewiesen hatte.

II. Die Prüfungsabteilung war der Ansicht, dass die Beschreibung im Widerspruch zum Gegenstand des Anspruchs 1 stehe und damit die Erfordernisse des Artikels 84 EPÜ nicht erfüllt seien. Die Beschreibung (Seite 11, Zeilen 20-33) nenne eine alternative Vorgehensweise, bei welcher das Isoliermaterial an dem Umkleidungskörper angeordnet werde, bevor der Umkleidungskörper um den Schalldämpfer gebogen werde. Diese stehe im Widerspruch zu Anspruch 1, welcher nach Ansicht der Prüfungsabteilung eine bestimmte Reihenfolge definiere, wonach nämlich das Isoliermaterial an dem Umkleidungskörper angeordnet werde, nachdem der Umkleidungskörper in eine schalenartige Gestalt umgeformt werde.

III. In ihrer Beschwerde beantragte die Beschwerdeführerin, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und ein Patent auf der Grundlage der am 27. Oktober 2020 vorgelegten Ansprüche 1-8 zu erteilen. Hilfsweise beantragte sie die Durchführung einer mündlichen Verhandlung.

IV. In einer Mitteilung gemäß Regel 100(2) EPÜ teilte die Kammer der Beschwerdeführerin ihre vorläufige Auffassung mit, wonach sie den Argumenten der Beschwerdeführerin hinsichtlich des vermeintlichen Widerspruchs zwischen der Beschreibung und den Ansprüchen folge, jedoch Anspruch 8 nicht die Erfordernisse des Artikels 84 EPÜ erfülle.

V. Mit Schreiben vom 4. September 2023 legte die Beschwerdeführerin einen neuen Anspruchssatz vor, welcher nur noch die Ansprüche 1-7 beinhaltete, und beantragte, die Sache zur weitergehenden Prüfung an die Prüfungsabteilung zurückzuverweisen. Neue Beschreibungsseiten 1 bis 5a wurden ebenfalls eingereicht, welche die vorherigen Seiten 1 bis 5a ersetzen.

VI. Die Entscheidung ergeht, ohne dass eine mündliche Verhandlung anberaumt wurde.

VII. Anspruch 1 lautet wie folgt:

"Verfahren zur Herstellung einer Schalldämpferbaugruppe für eine Abgasanlage einer Brennkraftmaschine, umfassend die Maßnahmen:

a) Bereitstellen eines Schalldämpfers (12) mit einem Schalldämpfergehäuse (14) mit einer in Richtung einer Gehäuselängsachse (A) langgestreckten Umfangswand (16), b) Bereitstellen einer Gehäuseumkleidung (26) für das Schalldämpfergehäuse (14) mit einer an eine Außenumfangskontur der Umfangswand (16) angepassten Umkleidungskontur und einem Verbindungsrand (46) zur Anbindung der Gehäuseumkleidung (26) an die Umfangswand (16), wobei die Maßnahme b) umfasst:

eine Maßnahme b1) zum Bereitstellen eines plattenartigen Blechrohlings für einen Umkleidungskörper (28), eine Maßnahme b2) zum Umformen des Blechrohlings derart, dass der Umkleidungskörper (28) mit einer schalenartigen Gestalt mit einem Körperboden (30), einer Körperumfangswand (32) und dem Verbindungsrand (46) an der Körperumfangswand (32) bereitgestellt wird, wobei bei der Maßnahme b2) der Blechrohling derart umgeformt wird, dass bei wenigstens einem Umkleidungskörper-Segment (34, 36, 38) der Verbindungsrand (46) sich im Wesentlichen entlang der gesamten daran vorgesehenen Körperumfangswand (32) erstreckt und dass wenigstens zwei in einem in Richtung einer Biegelinie (L1, L2) langgestreckten Umkleidungsbiegebereich (40, 42) ineinander übergehende Umkleidungskörper-Segmente (34, 36, 38) gebildet werden, wobei in wenigstens einem Umkleidungsbiegebereich (40, 42) die Körperumfangswand (32) unterbrochen ist und die Umkleidungskörper-Segmente (34, 36, 38) im Wesentlichen nur durch den Körperboden (30) miteinander verbunden sind, eine Maßnahme b4) zum Anordnen von Isoliermaterial (50) am Umkleidungskörper (28) durch Einlegen des Isoliermaterials (50) in den Umkleidungskörper (28) mit schalenartiger Gestalt, c) Anordnen der Gehäuseumkleidung (26) in einer die Umfangswand (16) des Schalldämpfergehäuses (14) bereichsweise umgreifenden Verbindungspositionierung derart, dass der Verbindungsrand (46) an der Umfangswand anliegt, d) festes Verbinden des Verbindungsrands (46) der Gehäuseumkleidung (26) mit der Umfangswand (16) des Schalldämpfergehäuses (14) durch Verschweißen."

1. Zulassung des neuen Antrags vom 4. September 2023 ins Verfahren Die neu vorgelegten Unterlagen werden in das Verfahren zugelassen (Artikel 13 (1) VOBK). Die Beschwerdeführerin hat mit der Änderung ihres Vorbringens den von der Kammer in ihrer Mitteilung vorgebrachten Einwand gegen Anspruch 8 ausgeräumt, indem sie in dem neu vorgelegten Anspruchsatz den gerügten Anspruch 8 gestrichen hat. Gleichzeitig hat sie neue Beschreibungsseiten 1 bis 5a eingereicht, die dieser Streichung Rechnung tragen. Die Kammer übt daher ihr Ermessen nach Artikel 13 (1) VOBK dahingehend aus, den neuen Anspruchssatz samt den dazu eingereichten Beschreibungsseiten in das Verfahren zuzulassen.

2. Artikel 84 EPÜ Der Einwand gegen Anspruch 8 unter Artikel 84 EPÜ ist durch die mit Schreiben vom 4. September 2023 vorgelegten Ansprüche aufgrund der Streichung des Anspruchs 8 ausgeräumt. Weiterhin sind die Ansprüche auch trotz der in der Beschreibung genannten Alternative durch die Beschreibung gestützt.

2.1 Die Kammer kommt zum Schluss, dass die Bezeichnung der einzelnen "Maßnahmen" mit "a)", "b)", "b1)", "b2)", etc. in Anspruch 1 keine bestimmte Reihenfolge definiert. Eine zeitliche Abfolge an Verfahrensschritten (oder "Maßnahmen") kann lediglich dann als "definiert" angesehen werden, wenn diese explizit angegeben ist (wie in den ursprünglich eingereichten Ansprüchen 10, 12 und 13) oder sie sich zwingend aus den durchzuführenden Maßnahmen ergibt (wie hinsichtlich der Maßnahmen b1) und b2), da der Blechrohling zwingend zuerst bereitgestellt werden muss, bevor er umgeformt werden kann). Die bloße Bezeichnung mit Zahlen, Buchstaben oder deren Kombination stellt keine Definition einer den Anspruchsgegenstand einschränkenden, bestimmten Reihenfolge dar. Dies wird auch dadurch gestützt, dass, wie von der Beschwerdeführerin argumentiert, die Maßnahmen a) und b) offensichtlich völlig unabhängig voneinander und damit auch in beliebiger zeitlicher Reihenfolge durchgeführt werden können.

2.2 In der angefochtenen Entscheidung hat die Prüfungsabteilung festgestellt, dass auf Seite 11 der Beschreibung (Zeilen 20-33) eine alternative Vorgehensweise angegeben sei, bei welcher das Isoliermaterial an dem Umkleidungskörper angeordnet werde, bevor in einem darauffolgenden Schritt der Umkleidungskörper um den Schalldämpfer gebogen werde. Dies stehe in Widerspruch zu Anspruch 1, in welchem eine Reihenfolge vorgegeben sei, nach welcher das Isoliermaterial an dem Umkleidungskörper angeordnet werde (Schritt b4), nachdem der Umkleidungskörper in eine schalenartige Gestalt umgeformt worden sei (Schritt b2).

Wie von der Beschwerdeführerin argumentiert, handelt die genannte Beschreibungsstelle von den Maßnahmen des Biegens (b3) des bereits umgeformten, jedoch noch schalenförmigen Umkleidungskörpers, sowie des Anordnens (b4) von Isoliermaterial am Umkleidungskörper. Dabei wird in dieser alternativen Vorgehensweise, wie von der Prüfungsabteilung zutreffend festgestellt, Maßnahme b4) vor Schritt b3) durchgeführt.

Ungeachtet dessen, dass die Merkmalsbezeichnungen in Anspruch 1 keine Reihenfolge definieren (siehe oben), kann dies schon deshalb nicht im Widerspruch zu Anspruch 1 stehen, da in Anspruch 1 ein Schritt b3) nicht genannt ist. Die Kammer stimmt mit der Beschwerdeführerin darin überein, dass in der vorliegenden Anmeldung zwischen dem Umformen einerseits und dem Biegen andererseits als eigenständige Maßnahmen unterschieden wird. Der in der angefochtenen Entscheidung gerügte Absatz in der Beschreibung steht daher in zweifacher Hinsicht nicht in Widerspruch mit den Ansprüchen.

3. Die Beschwerde ist somit begründet.

4. Zurückverweisung (Artikel 11 VOBK) Gemäß Artikel 11 VOBK verweist die Kammer die Angelegenheit nur dann zur weiteren Entscheidung an das Organ zurück, das die angefochtene Entscheidung erlassen hat, wenn besondere Gründe dafür sprechen. Im vorliegenden Fall hat die Prüfungsabteilung in der angefochtenen Entscheidung lediglich über einen Aspekt der Erfordernisse des Artikels 84 EPÜ entschieden, so dass nicht ersichtlich ist, ob sie auch die übrigen Erfordernisse des EPÜ als erfüllt ansieht, auch wenn die Prüfungsabteilung eine positive Stellungnahme zum Anspruch 1 bezüglich der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit geäußert hat (siehe Bescheid vom 29. September 2020, erster Satz). Die positive Stellungnahme allein zu Anspruch 1 und ausschließlich hinsichtlich Neuheit und erfinderischer Tätigkeit in einem Prüfungsbescheid lässt keine weiteren Schlüsse zu, ob die Prüfungsabteilung die Anmeldung in ihrer Gesamtheit als gewährbar erachtet hat.

Somit wären alle über den entschiedenen Punkt hinausgehenden Erfordernisse erstmals von der Kammer zu prüfen, was im Widerspruch zu dem überprüfenden Charakter des Beschwerdeverfahrens stünde. In Anbetracht dieser Erwägungen hält es die Kammer für nicht angebracht, abschließend über die Gewährbarkeit der vorliegenden Anmeldung zu entscheiden. Sie kommt daher zu dem Schluss, dass besondere Gründe vorliegen, die eine Zurückverweisung der Angelegenheit an die Prüfungsabteilung rechtfertigen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Angelegenheit wird an die Prüfungsabteilung zur weiteren Entscheidung zurückverwiesen. Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:

D. Grundner M. Harrison