Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts Entscheidung vom 06.09.2023 – T 510/21

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0510/21 - 3.3.03

E N T S C H E I D U N G

der Technischen Beschwerdekammer 3.3.03 vom 6. September 2023 Beschwerdeführerin:

(Einsprechende) NOVAMONT SPA Via G. Fauser 8 28100 Novara (IT) Vertreter:

Hoffmann Eitle Patent- und Rechtsanwälte PartmbB Arabellastraße 30 81925 München (DE) Beschwerdegegnerin:

BIOTEC Biologische Naturverpackungen GmbH & Co. KG Werner-Heisenberg-Strasse 32 46446 Emmerich (DE) (Patentinhaberin) Vertreter:

Angefochtene Entscheidung:

Cohausz & Florack Patent- & Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB Bleichstraße 14 40211 Düsseldorf (DE) Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 16. März 2021 zur Post gegeben wurde und mit der der Einspruch gegen das europäische Patent Nr. 2984138 aufgrund des Artikels 101 (2) EPÜ zurückgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender Mitglieder:

D. Semino D. Marquis W. Ungler

Sachverhalt und Anträge

I. Die vorliegende Beschwerde der Einsprechenden richtet sich gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung, den Einspruch gegen das europäische Patent Nr. 2 984 138 zurückzuweisen.

II. Der erteilte Anspruch 1 lautete wie folgt:

"1. Polymerzusammensetzung enthaltend, bezogen auf das Gesamtgewicht der Polymerzusammensetzung, wenigstens die folgenden Komponenten:

a) 5 bis 50 Gew.% destrukturierte Stärke und/oder Stärkederivat, b) 20 bis 60 Gew.% aliphatisch-aromatischer Copolyester, c) 10 bis 50 Gew.% Polyhydroxyalkanoat, d) 3 bis 25 Gew.% Polymilchsäure".

III. Folgende Dokumente wurden in der strittigen Entscheidung unter anderem herangezogen:

D6: WO 2010/051589 A1 D10: Handbook of Biodegradable Polymers, Catia Bastioli, Rapra Technology Limited, 2005, Seiten 186-198 D11: Zhang, M. and Thomas, N.L., "Blending Polylactic Acid with Polyhydroxybutyrate: The Effect on Thermal, Mechanical, and Biodegradation Properties", Adv. Polym. Technol., 30(2011), pages 67-79 (https://doi.org/ 10.1002/adv.20235) D12: Kirk-Othmer Concise Encyclopedia of Chemical Technology, John Wiley & Sons, 2007, Seiten 602-604 D13: Versuchsbericht einer Nacharbeitung und Überprüfung der Ausführungsbeispiele 1-2 der D6, 17 Februar 2020 D14: Römpp Kompakt Basislexikon Chemie, Herausgeber Jürgen Falbe, Manfred Regitz, Georg Thieme Verlag, 1999, Seite 2004 D15: Römpp Kompakt Basislexikon Chemie, "Poly(εcaprolacton)e", URL: https://roempp.thieme.de/lexicon/ RD-16-03123#, Druckdatum 6 Februar 2020 D16: Versuchsbericht einer Nacharbeitung und Überprüfung der Ausführungsbeispiele 1-2 der D6, 21 Februar 2020 IV.

Die angefochtene Entscheidung, soweit sie für die vorliegende Beschwerde relevant ist, kann wie folgt zusammengefasst werden:

D11 und D12 seien zugelassen worden. Beispiel 2 der D6 stelle den nächstliegenden Stand der Technik dar. Aus D12 und D14 sei ersichtlich, dass Polycaprolacton kein Polyhydroxyalkanoat sei. Anspruch 1 unterscheide sich vom Beispiel 2 der D6 dadurch, dass die Polymerzusammensetzung 10 bis 50 Gew.% Polyhydroxyalkanoat enthalte. Die Aufgabe sei, eine alternative bioabbaubare Polymerzusammensetzung bereitzustellen. Ausgehend von D6 gebe es keinen Hinweis, ein Polyhydroxyalkanoat in einer Menge von 10-50 Gew.% zu verwenden. Die erteilten Ansprüche 1 bis 17 seien erfinderisch gegenüber D6. V. Die Einsprechende (Beschwerdeführerin) legte Beschwerde gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung ein und reichte die Dokumente D19 bis D23 mit der Beschwerdebegründung ein.

D19: US 8,334,129 B2 D20: DE 10 2013 017 024.9 D21: DE 10 2013 103 614.7 D22: K. Tajima, et al., "Isolation and Characterization of Bacillus sp. INT005 Accumulating Polyhydroxyalkanoate (PHA) from Gas Field Soil", Journal of Bioscience and Bioengineering, Volume 95, Issue 1, 2003, Pages 77-81, D23: Artikelliste aus "Journal of Bioscience and Bioengineering" VI.

Die Patentinhaberin (Beschwerdegegnerin) reichte die Hilfsanträge 1 bis 7 sowie die Dokumente D24 und D25 mit der Beschwerdeerwiderung und die Hilfsanträge 8 bis 14 sowie D26 mit der Eingabe von 19. September 2022 ein, wie folgt:

D24: Auszug aus RÖMPP Chemielexikon zu "Poly{ßHydroxyalkansäure)n", URL: https://roempp.thieme.de/ lexicon/RD-16-3313?context= keyword&contextld = RD-16-03312# D25: Erklärung des Herrn Schulte vom 7. Dezember 2021 D26: Auszug aus dem online RÖMPP Chemielexikon zu "Polyhydroxyalkanoate" URL: https ://roempp. thieme.de/ lexicon/RD-16-03312?searchterm=polyhydroxyalkanoate &context=search VII.

Mit der Eingabe vom 8. Dezember 2022 reichte die Beschwerdeführerin D27 (Broschüre "Coperion Pelletizing Technology") ein.

VIII. Mit Bescheid vom 11. Mai 2023 teilte die Kammer ihre vorläufige Meinung mit.

IX. Die mündliche Verhandlung fand am 6. September 2023 statt.

X. Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des europäischen Patents.

XI. Die Beschwerdegegnerin beantragte, die Beschwerde zurückzuweisen (Hauptantrag), hilfsweise das Patent auf der Grundlage eines der Hilfsanträge 3, 5, 6, 7, 1, 2, 4, eingereicht mit der Beschwerdeerwiderung, in dieser Reihenfolge oder eines der Hilfsanträge 8 bis 14, eingereicht mit Schreiben vom 19. September 2022, aufrecht zu erhalten.

Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 entsprach dem erteilten Anspruch 1 mit dem Zusatz "wobei das Polyhydroxyalkanoat biobasiert und/oder biotechnologisch hergestellt ist". Anspruch 1 des Hilfsantrags 2 entsprach dem erteilten Anspruch 1 mit dem Zusatz "wobei das Polyhydroxyalkanoat sich wiederholende Monomereinheiten der Formel (1) umfasst [-O-CHR-CH2-CO-] (1), wobei R eine Alkylgruppe der Formel CnH2n+1 bedeutet und n eine Zahl von 1 bis 15 ist".

Anspruch 1 des Hilfsantrags 3 entsprach dem erteilten Anspruch 1 mit dem Zusatz "wobei das Polyhydroxyalkanoat biobasiert und/oder biotechnologisch hergestellt ist und wobei die Polymerzusammensetzung gemäß ASTM 6866 mindestens 50% biobasierten Kohlenstoff enthält".

Anspruch 1 des Hilfsantrags 4 entsprach Anspruch 1 des Hilfsantrags 2 mit dem Zusatz "und wobei die Polymerzusammensetzung gemäß ASTM 6866 mindestens 50% biobasierten Kohlenstoff enthält". Anspruch 1 des Hilfsantrags 5 entsprach Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 mit der weiteren Einschränkung der Menge der Komponente (a) auf "20 bis 50 Gew.%".

Anspruch 1 des Hilfsantrags 6 entsprach Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 mit der Einschränkung der Komponenten (a) auf "5 bis 50 Gew.% destrukturierte Stärke". Anspruch 1 des Hilfsantrags 7 entsprach Anspruch 1 des Hilfsantrags 6 mit der weiteren Einschränkung der Menge der Komponente (b) auf "30 bis 50 Gew.%".

Anspruch 1 gemäß den Hilfsanträgen 8 bis 14 entsprach Anspruch 1 gemäß den Hilfsanträgen 1 bis 7 mit der weiteren Einschränkung "und wobei die Gesamtmenge an Polyhydroxyalkanoat 10 bis 50 Gew.% bezogen auf das Gesamtgewicht der Polymerzusammensetzung beträgt".

XII. Die für die Entscheidung relevanten Argumente der Beschwerdeführerin sind den untenstehenden Entscheidungsgründen zu entnehmen. Die Beschwerdeführerin trug im Wesentlichen Folgendes vor:

- D19, D22 and D23 seien in Reaktion auf die strittige Entscheidung eingereicht worden. D20 und D21 betreffen die Priorität des Streitpatents. D27 sei in Reaktion auf D25 eingereicht worden. D19-D23 und D27 seien deshalb ins Verfahren zuzulassen. - Es gebe keine Einwände gegen die Zulassung von D24D26 ins Verfahren. - Der erteilte Anspruch 1 sei nicht erfinderisch ausgehend vom Beispiel 2 der D6. Anspruch 1 der Hilfsanträge 3, 5, 6, 7, 1, 2, 4 und 8-14 sei auch nicht erfinderisch ausgehend vom Beispiel 2 der D6. XIII.

Die für die Entscheidung relevanten Argumente der Beschwerdegegnerin sind den untenstehenden Entscheidungsgründen zu entnehmen. Die Beschwerdeführerin trug im Wesentlichen Folgendes vor:

- D19, D22 und D23 seien nicht relevant und sollten ins Verfahren nicht zugelassen werden. D24 sei in Reaktion auf die Beschwerdebegründung eingereicht worden. D25 sei in Reaktion auf die strittige Entscheidung eingereicht worden. D26 sei in Reaktion auf die Diskussion von D24 eingereicht worden. D24 bis D26 seien deshalb ins Verfahren zuzulassen.

- Es gäbe keine Einwände gegen die Zulassung von D20, D21 und D27 ins Verfahren. - Der erteilte Anspruch 1 sei erfinderisch ausgehend vom Beispiel 2 der D6. Anspruch 1 der Hilfsanträge 3, 5, 6, 7, 1, 2 und 4 sei erfinderisch ausgehend vom Beispiel 2 der D6. Die gleichen Argumenten gelten in Bezug auf Anspruch 1 der Hilfsanträge 8 bis 14.

Zulassung der Dokumenten D19-D27 1.1 D19 bis D23 wurden mit der Beschwerdebegründung eingereicht (Artikel 12 (3) VOBK 2020). D19, D22 und D23 wurden im Hinblick auf die Diskussion der im erteilten Anspruch 1 definierten Polyhydroxyalkanoate eingereicht und wurden von beiden Parteien im Beschwerdeverfahren diskutiert. D20 und D21 sind die beiden Prioritätsdokumente des Streitpatents.

1.2 Die Einspruchsabteilung war in ihrer Ladung zur mündlichen Verhandlung der vorläufigen Meinung, dass Polycaprolacton als Polyhydroxyalkanoat anzusehen sei (Seite 2, zweiter Absatz). In Reaktion darauf reichte die Einsprechende D11 und D12 und die Patentinhaberin D14 und D15 ein, die sich mit Polyhydroxyalkanoaten befassen. Aus der Entscheidung der Einspruchsabteilung (Punkt II.4.1) ist ersichtlich, dass die Einspruchsabteilung, im Hinblick auf D12 und D14, entgegen ihrer vorläufigen Meinung zum Schluss kam, dass Polycaprolacton kein Polyhydroxyalkanoat sei. Die Einreichung von D19, D22 und D23 mit der Beschwerdebegründung kann somit als angemessene Reaktion auf die Entscheidung der Einspruchsabteilung angesehen werden.

1.3 D20 und D21 sind die beiden Prioritätsdokumente des Streitpatents deren Zulassung ins Beschwerdeverfahren von beiden Parteien nicht beanstandet wurde.

1.4 Folglich besteht kein Grund, D19-D23 nicht ins Verfahren zuzulassen.

1.5 D24 und D26 wurden von der Beschwerdegegnerin eingereicht (D24 mit der Beschwerdeerwiderung und D26 mit der Eingabe vom 19. September 2022). Dies kann als angemessene Reaktion auf die Entwicklung der Argumentation über die Definition der Polyhydroxyalkanoate im Beschwerdeverfahren angesehen werden (insbesondere auf die Einreichung von D19, D22 und D23). Die Zulassung von D24 und D26 im Beschwerdeverfahren wurde auch nicht beanstandet. Es besteht somit kein Grund D24 und D26 nicht ins Verfahren zuzulassen.

1.6 D25 wurde von der Beschwerdegegnerin mit der Beschwerdeerwiderung engereicht und ist eine Erklärung von Herrn Schulte über die Nacharbeitung der Beispiele 1 und 2 von D6, die mit D16 im Einspruchsverfahren eingereicht wurde. Die Einspruchsabteilung erachtete D16 erstmals in ihrer Entscheidung (Punkt II.4.2) als nicht relevant, weil in der Nacharbeitung von D16 keine Vormischung der Komponenten durchgeführt worden sei. D25 betrifft den Versuchsbericht D16 und enthält die Erklärung, dass die Komponenten der Zusammensetzung bei der Nacharbeitung gemäß D16 vorgemischt worden seien. Somit kann die Einreichung von D25 als unmittelbare Reaktion auf die Entscheidung der Einspruchsabteilung angesehen werden. D27 wurde von der Beschwerdeführerin mit Schreiben vom 8. Dezember 2022 in Reaktion auf D25 eingereicht. Folglich erachtet es die Kammer für angemessen, ihr Ermessen gemäß Artikel 12 (4) und 13 (1) VOBK 2020 dahingehend auszuüben, D25 und D27 ins Verfahren zuzulassen.

Hauptantrag (Ansprüche 1 bis 17 wie erteilt) 2. Erfinderische Tätigkeit gegenüber Beispiel 2 von D6 2.1 In der streitgegenständlichen Entscheidung der Einspruchsabteilung wurde die Polymerzusammensetzung des Beispiels 2 der D6 als nächstliegender Stand der Technik angesehen (vgl. Punkt II.4.3 und II.4.4.1). D6 betrifft die Herstellung von bioabbaubaren Polymerzusammensetzungen auf Basis von Polysaccharid sowie ein Verfahren zu deren Herstellung (D6, Seite 1, Erster Absatz). Die hergestellten Zusammensetzungen gemäß D6 können extrudiert oder spritzgegossen werden (Seite 25, vierter voller Absatz) und haben eine ausgezeichnete biologische Abbaubarkeit, physikalische und mechanische Eigenschaften und ein verbessertes Verarbeitungsverhalten im Vergleich zu herkömmlichen biologisch abbaubaren Polymeren (Seite 4, erster Absatz). Somit ist D6 auf dem selben technischen Gebiet und betrifft ein ähnliches Problem und eine ähnliche Zusammensatzung wie das Streitpatent (Absatz 14, Anspruch 1). Die Auswahl von D6 als nächstliegender Stand der Technik ist deshalb nicht zu beanstanden.

2.2 Beispiel 2 von D6 (Seiten 26 bis 28) beschreibt die Herstellung einer biologisch abbaubaren Polymerzusammensetzung aus einem Masterbatch aus Beispiel 1 (Seite 26), Poly(butylenadipat/terephthalat (PBAT), Polycaprolacton (PCL), Polymilchsäure (PLA), Monoglycerid (GMS), Polyepoxid (Joncryl® ADR-4368) und Talkum. In der Entscheidung der Einspruchsabteilung wurde auch die Menge dieser Komponenten (Punkt II.

4.4.1) errechnet: 14,2 Gew.% Stärke, 55 Gew.% PBAT (ein aliphatisch-aromatischer Copolyester), 7 Gew.% Polycaprolacton und 3 Gew.% Polymilchsäure. Diese Berechnung wurde nicht bestritten. Somit offenbart Beispiel 2 der D6 eine Polymerzusammensetzung enthaltend die Komponenten a), b) und d) gemäß Anspruch 1 wie erteilt .

2.3 Die Beschwerdegegnerin machte geltend, dass Beispiel 2 der D6 nicht nacharbeitbar sei. Es sei ihr nicht gelungen, das Masterbatch aus dem Beispiel 1 der D6 herzustellen. Dieses sei durch eine Compoundierung von Essigsäureesterstärke (Substitutionsgrad DS von 0.5) mit einem Wassergehalt von weniger als 1 Gew.%, Poly(butylenadipat/terephthalat) (PBAT), Glycerin, Sorbit, destilliertes Monoglycerid (GMS), Ethylenacrylsäure (EAA), Ethylenvinylacetat (EVA), Natriumstearat und Natriumhydroxid, gelöst in Wasser, in einem Doppelschneckenextruder ZSK-65 mit einem Temperaturprofil von 100°C/130°C/160°C/160°C/150°C/ 140°C hergestellt worden.

2.3.1 Die Beschwerdegegnerin verwies auf den Versuchsbericht D16 und auf die Erklärung D25, aus denen hervorgehe, dass drei Versuche der Extrusion einer Zusammensetzung gemäß Beispiel 1 der D6 auf einen Extruder Typ ZSK-40 mit angepassten Extrusionsparametern (Temperaturprofile in Annex A der D16) nicht erfolgreich gewesen seien (beim ersten Compoundierungsversuch habe sich kein Strang einfädeln lassen und der Druck der Düsenplatte sei zu groß gewesen; beim zweiten Compoundierungsversuch sei es nicht möglich gewesen, einen granulierfähigen Strang zu erzeugen; beim dritten Compoundierungsversuch habe es Probleme bei der Beförderung des Materials gegeben und die Führung des Strangs habe sich als sehr schwierig erwiesen; siehe D16, Seite 2, erste drei volle Absätze und D25). Für die Beschwerdegegnerin zeigten diese Misserfolge, dass das Protokoll des Beispiels 1 der D6 fehlerhaft sei.

2.3.2 Die Beschwerdeführerin machte geltend, dass das Protokoll der Extrusion in D16 nicht dem aus dem Beispiel 1 der D6 entspreche und somit D16 für die Fragen der Nacharbeitbarkeit der Beispiele 1 und 2 von D6 und der erfinderischen Tätigkeit nicht relevant sei.

2.3.3 Ziel der Versuche in D16 war, die Beispiele 1 und 2 der D6 nachzuarbeiten und aus dem in Beispiel 2 gewonnenen Granulat eine Blasfolie herzustellen, sowie deren mechanische Eigenschaften zu bestimmen. D16 beschreibt die Herstellung eines Masterbatchs, bei der die Extrusion tatsächlich mit einem Extruder durchgeführt wurde (ZSK-40 auf Seite 1), der jedoch nicht jenem des Beispiels 1 der D6 entspricht (ZSK-65 Twin Screw Extruder (L/D=48)). Darüber hinaus wurden in D16 für die drei Extrusionsversuche Temperaturprofile verwendet, die sich signifikant von jenen des Beispiels 1 der D6 unterscheiden (Annex A der D6: Versuch 99190681: 150°C/150°C/150°C/140°C/130°C/130°C/130°C/ 130°C/130°C/130°C, Versuche 99190735 und 99190738:

150°C/150°C/150°C/130°C/130°C/130°C/130°C/130°C/130°C/ 130°C im Vergleich zu 100°C/130°C/160°C/160°C/150°C/ 140°C im Beispiel 1 der D6).

2.3.4 Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass die vorgenannten Unterschiede eine Auswirkung auf die extrudierten Zusammensetzungen haben können, kann D16 nicht als eine faire und authentische Wiederholung des Beispiels 1 der D6 angesehen werden.

2.3.5 Die Beschwerdegegnerin verwies zusätzlich auf D13, die zwei weitere Wiederholungsversuche des Beispiels 2 der D6 zeigen soll. Die beiden Versuche in D13 zeigen allerdings ein Verfahren gemäß dem Beispiel 1 der D6, bei dem die Essigsäureesterstärke einen niedrigeren Substitutionsgrad (0.05, Tabelle auf Seite 4 und 0.08, Tabelle auf Seite 6) als im Beispiel 1 der D6 (Substitutionsgrad 0.5) aufweist. Diese Unterschiede, die auch von der Beschwerdegegnerin als signifikant angesehen wurden, zeigen, dass auch D13 nicht als getreue Wiederholung von D6 angesehen werden kann.

2.3.6 Die verfügbaren Beweismittel D13, D16 und D25 können somit die behauptete Nichtnacharbeitbarkeit der Beispiele 1 und 2 der D6 nicht nachweisen. Somit kann die Kammer im Hinblick auf die genaue Beschreibung des Herstellungsverfahrens in D6 nur zu der Schlussfolgerung gelangen, dass das Beispiel 2 der D6 nacharbeitbar ist und folglich als nächstliegender Stand der Technik verwendet werden kann.

2.4 Es wurde auch bestritten, ob das Polycaprolacton des Beispiels 2 der D6 als Polyhydroxyalkanoat gemäß erteiltem Anspruch 1 angesehen werden könne (obwohl nicht in der vorgesehenen Menge). In dieser Hinsicht verteidigten die Parteien unterschiedliche Auslegungen des Begriffs "Polyhydroxyalkanoat" im erteilten Anspruch 1. 2.4.1 Polycaprolactone werden in D15 als Polyester der Struktur:

definiert, die bei der Ringsöffnungspolymerisation von ε-Caprolacton (bekannt als 6-Hydroxyhexansäurelacton, eine Verbindung mit 6 Kohlenstoffatomen) anfallen. Diese Definition von Polycaprolactonen wurde nicht bestritten. Aus keinem der Dokumente D12, D14, D19, D22 und D24, die von den Parteien zitiert wurden, geht eindeutig hervor, das Polycaprolacton, so wie es in D15 definiert ist, ein Polyhydroxyalkanoat ist.

2.4.2 D12 definiert Polyhydroxyalkanoate als Polyester von Hydroxycarboxylatmonomeren (Seite 602, erster Absatz unter "Polyhydroxyalkanoate") und offenbart, dass Polyhydroxyalkanoate sowohl aus biologischem Ursprung stammen als auch synthetisiert werden können. D12 offenbart weiterhin, dass Polyhydroxyalkanoate biologischem Ursprungs auf 3-Hydroxycarboxylate Einheiten basieren, und dass die Polyhydroxyalkanoate mit 6 bis 16 Kohlenstoffatomen (PHAMCL), die synthetisiert werden können, keine Homopolymere sind. In beiden Fällen ist somit Polycaprolacton ausgeschlossen.

2.4.3 D14 offenbart Polyhydroxyalkanoate als Polyester der allgemeinen Struktur:

Gemäß D14 besitzen die Einheiten der Polyhydroxyalkanoate eine Gruppe R und sind optisch aktiv. Diese Definition entspricht auch jener der D24, die Polyhydroxyalkanoate als Poly(ß-hydroxyalkansäure)n der allgemeinen Struktur:

beschreibt. D14 und D24 schließen somit Polycaprolacton auf Grund der Struktur als Polyhydroxyalkanoate aus.

2.4.4 D19 ist eine US-Patentschrift. D22 ist eine wissenschaftliche Veröffentlichung aus einer Fachzeitschrift. Sowohl Patentschriften als auch wissenschaftliche Veröffentlichungen sind in der Regel nicht Dokumente, die das allgemeine Fachwissen darstellen (Rechtsprechung der Beschwerdekammern, zehnte Auflage, 2022, I.C.2.8.2 und I.C.2.8.3). Somit können D19 und D22 nicht eindeutig belegen, dass Polycaprolacton ein Polyhydroxyalkanoat ist. Darüber hinaus, verweisen D19 und D22 lediglich auf die Herstellung von Polyhydroxyalkanoaten, die unter anderem 6-Hydroxyhexanoat Einheiten enthalten (D19:

Spalte 6, Zeilen 30-56 und D22: Seite 79, rechte Spalte). Ein Polycaprolacton wird in D19 und D22 allerdings nicht offenbart.

2.4.5 Aus den verfügbaren Dokumenten ergibt sich somit ein konsistentes Bild, wonach Polycaprolacton nicht als Polyhydroxyalkanoat angesehen werden kann. Aus diesem Grund ist eine Analyse des Offenbarungsgehalts der Beschreibung des strittigen Patents nicht erforderlich.

2.5 Daraus folgt, dass sich die Zusammensetzung des erteilten Anspruchs 1 von Beispiel 2 der D6 darin unterscheidet, dass die Polymerzusammensetzung 10-50 Gew.% eines Polyhydroxyalkanoats enthält.

2.6 Es ist nun zu untersuchen, ob durch das Unterscheidungsmerkmal, d.h. durch die Verwendung von 10-50 Gew.% eines Polyhydroxyalkanoats, technische Wirkungen gegenüber dem nächstliegenden Stand der Technik erzielt werden. Bei der Frage, ob der beanspruchte Gegenstand die Aufgabe tatsächlich löst, ist zu beachten, dass angebliche Vorteile gegenüber dem nächstliegenden Stand der Technik, die nicht hinreichend belegt sind, für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nicht in Betracht gezogen werden können (Rechtsprechung supra, I.D.4.3.1).

2.6.1 Die Beschwerdegegnerin machte geltend, dass die Verwendung von Stärke, Polyhydroxyalkanoat (PHA) und Polymilchsäure (PLA) in Kombination einen Effekt gegenüber D6 zeigen würde (Beschwerdeerwiderung, Abschnitt VI.1.2 und Eingabe vom 19. September 2022, Abschnitt IV). Das Streitpatent enthält allerdings keinen Beleg für eine Verbesserung der Eigenschaften von Polymerzusammensetzungen gemäß dem erteilten Anspruch 1 gegenüber der Zusammensetzung aus dem Beispiel 2 der D6. Darüber hinaus sind Stärke und Polymilchsäure in der Zusammensetzung gemäß Beispiel 2 der D6 schon enthalten, sodass die Verwendung dieser zwei Komponenten im erteilten Anspruch 1 für einen Effekt gegenüber D6 an sich nicht relevant ist.

2.6.2 Infolgedessen besteht die durch den beanspruchten Gegenstand erfolgreich gelöste Aufgabe ausgehend vom Beispiel 2 der D6 in der Bereitstellung von weiteren Polymerzusammensetzungen.

2.7 Die bioabbaubaren Polymerzusammensetzungen der D6 beruhen auf der Verwendung von einem oder mehreren bioabbaubaren Polyestern als Komponente (a) (Anspruch 1 der D6). D6 beschreibt weiterhin auf Seite 6 (letzter Absatz) bis Seite 7 (erster Absatz), dass die verwendeten Polyester nicht beschränkt sind, solange sie bioabbaubar sind. Unter den angegebenen Polyestern, die darin aufgelistet sind, befinden sich Polycaprolacton (PCL), Polymilchsäure (PLA) und Poly(butylenadipat/terephthalat) (PBAT), die Bestandteile der Zusammensetzung gemäß Beispiel 2 der D6 sind, und weiter, unter anderem, Polyhydroxybutyrat (PHB) und Poly(hydroxybutiratvalerat) (PHBV) "...und deren Kombination" (Seite 7 und Anspruch 2 der D6). Polyhydroxybutyrat und Poly(hydroxybutiratvalerat) sind zwei bekannte Polyhydroxyalkanoate (D12, Seite 602, zweite Spalte), die gemäß der Lehre der D6 in Kombination mit den anderen zitierten Polyestern in der bioabbaubaren Zusammensetzung verwendet werden können. Die Verwendung von Polyhydroxybutyrat oder Poly(hydroxybutiratvalerat) in Kombination mit Polycaprolacton (PCL), Polymilchsäure (PLA) und Polybutylenadipat/terephthalat (PBAT) in der Zusammensetzung des Beispiels 2 der D6 ist somit aus der allgemeinen Lehre von D6 selbst naheliegend.

2.8 D6 lehrt zusätzlich, dass die Menge an bioabbaubaren Polyestern (Komponente a) in der bioabbaubaren Zusammensetzung im Bereich von 20 bis 80 Gew.% sein kann (Anspruch 12). Die Zusammensetzung gemäß Beispiel 2 der D6 enthält umgerechnet 55 Gew.% PBAT (siehe Punkt 2.2 oben), eine Menge die am oberen Rand des im erteilten Anspruch 1 definierten Bereichs für aliphatisch-aromatische Copolyester liegt (20 bis 60 Gew.%). Bei gleichbleibender Gesamtmenge an bioabbaubarem Polyester im Beispiel 2 der D6 könnte eine Fachperson auf der Suche weiterer Zusammensetzungen gemäß der allgemeinen Lehre der D6 ohne erfinderisches Zutun 10 Gew.% PBAT durch eine gleiche Menge an Polyhydroxybutyrat oder Poly(hydroxybutiratvalerat) ersetzen und würde somit zum Gegenstand des erteilten Anspruch 1 kommen.

2.9 Die Kammer kommt deshalb zu dem Schluss, dass der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht ausgehend von Beispiel 2 von D6 als nächstliegendem Stand der Technik. Hilfsantrag 3 3. Erfinderische Tätigkeit 3.1 Anspruch 1 des Hilfsantrags 3 entspricht dem erteilten Anspruch 1 mit dem Zusatz "wobei das Polyhydroxyalkanoat biobasiert und/oder biotechnologisch hergestellt ist und wobei die Polymerzusammensetzung gemäß ASTM 6866 mindestens 50% biobasierten Kohlenstoff enthält".

3.2 D6 offenbart zwei Polyhydroxyalkanoate, Polyhydroxybutyrat und Poly(hydroxybutiratvalerat) (Seiten 6 und 7), ohne jedoch explizit zu erwähnen, ob diese Komponente biobasiert und/oder biotechnologisch hergestellt wurden. Dies stellt somit einen weiteren Unterschied des geltenden Anspruch 1 gegenüber D6 dar.

3.2.1 Das Streitpatent macht für diesen Unterschied keinen unerwarteten Effekt geltend. Somit bleibt die Aufgabe im Hinblick auf diesen Unterschied die Bereitstellung weiterer Polymerzusammensetzungen.

3.2.2 Biobasierte und/oder biotechnologisch hergestellte Polyhydroxyalkanoate sind im Stand der Technik schon bekannt (D10, Seite 188, vierter Absatz bis Seite 189, dritter Absatz, D12, D14 und D24). D12 und D14 offenbaren auch Polyhydroxybutyrat (PHB) vor allem als Polyester bakterieller Herkunft. Somit ist die Verwendung von biobasiertem und/oder biotechnologisch hergestelltem PHB als Polyhydroxyalkanoat in der Zusammensetzung des Beispiels 2 der D6, um weitere Polymerzusammensetzungen bereitzustellen, naheliegend.

3.3 Darüber hinaus verlangt Anspruch 1 des Hilfsantrags 3, dass das die Polymerzusammensetzung gemäß ASTM 6866 mindestens 50% biobasierten Kohlenstoff enthält.

3.4 D6 enthält keine Angabe über die Menge an biobasiertem Kohlenstoff in der Polymerzusammensetzung. Die Beschwerdegegnerin machte geltend, dass die Polymerzusammensetzungen gemäß Anspruch 1 des Hilfsantrags 3 nachhaltiger seien als diejenigen aus D6. Ein weiterer Effekt wurde nicht gezeigt, insbesondere ein Effekt, der sich aus der Auswahl der spezifischen Menge an biobasiertem Kohlenstoff (mindestens 50%) ableiten lässt. Die Aufgabe, die im Hinblick auf diesen Unterschied formuliert werden kann, besteht in der Bereitstellung von nachhaltigeren Polymerzusammensetzungen.

3.5 Es ist allerdings schon aus D10 bekannt (Seite 188, vorletzter und letzter Absatz, in Verbindung mit der Nutzung von PHB oder PHBV) und auch an sich selbstverständlich, dass die Verwendung von biobasierten und/oder biotechnologisch hergestellten Komponenten in Polymerzusammensetzungen jene nachhaltiger macht. Die Auswahl einer Polymerzusammensetzung, die spezifisch mindestens 50% biobasierten Kohlenstoff enthält, ist an sich eine willkürliche Auswahl und ist im Lichte der D10 nicht erfinderisch, da die Fachperson innerhalb der Lehre der D6 die Menge an biobasierten und/oder biotechnologisch hergestellten Komponenten wie PHB oder PHBV erhöhen kann, um die Aufgabe zu lösen.

3.6 Eine Wechselwirkung zwischen biobasiertem und/oder biotechnologisch hergestelltem Polyhydroxyalkanoat und der Menge an biobasiertem Kohlenstoff in der Polymerzusammensetzung wurde nicht geltend gemacht. Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 3 beruht somit nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit. Hilfsantrag 5 4. Erfinderische Tätigkeit 4.1 Anspruch 1 des Hilfsantrags 5 entspricht dem erteilten Anspruch 1 mit der weiteren Einschränkung der Menge der Komponente (a), destrukturierte Stärke und/oder Stärkederivat, von "5 bis 50 Gew.%" auf "20 bis 50 Gew. %" und mit dem Zusatz "wobei das Polyhydroxyalkanoat biobasiert und/oder biotechnologisch hergestellt ist".

4.2 Die Polymerzusammensetzung gemäß Beispiel 2 der D6 enthält 14,2 Gew.% Stärke (Punkt 2.2 dieser Entscheidung). Somit ist die Menge an destrukturierter Stärke und/oder Stärkederivat in der Polymerzusammensetzung gemäß Anspruch 1 des Hilfsantrags 5 ein weiterer Unterscheid zu D6. 4.3 Die Beschwerdegegnerin machte in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer geltend, dass die Verwendung von 20 bis 50 Gew.% destrukturierter Stärke und/oder Stärkederivat zur verbesserten Polymerzusammensetzung mit einem höherem Anteil an biobasierten Polymeren und verbesserten mechanischen Eigenschaften führe. Diese Verbesserung der mechanischen Eigenschaften wurde allerdings nicht belegt. Die Beispiele des Streitpatents enthalten alle mehr als 20 Gew.% Stärke und es gibt im Verfahren keinen Vergleich mit Zusammensetzungen, die weniger als 20 Gew.% Stärke enthalten. Somit kann die Aufgabe nur darin gesehen werden, eine Polymerzusammensetzung mit höherem Anteil an biobasierten Polymeren bereitzustellen.

4.4 Die Verwendung von Stärke (als Polysaccharid (b)) ist in D6 offenbart (Seite 7, letzter Absatz). Weder die Menge des Polysaccharids noch die von Stärke ist in den Polymerzusammensetzungen von D6 eingeschränkt. In der Textstelle auf Seite 15 (Zeile 1) und in Anspruch 12 ist eine Menge von Polysaccharid im Bereich von 2 Gew.% bis 60 Gew.% offenbart. Da Stärke auch als biobasiertes Polysaccharid bekannt ist (D6, Seite 7, letzter Absatz), findet die Kammer, dass die Erhöhung der Menge an Stärke von 14,2 Gew.% im Beispiel 2 der D6 auf eine Menge im Bereich von 2 Gew.% bis 60 Gew.% und somit auch im Bereich von 20 gew.-% bis 50 Gew.% gemäß Anspruch 1 des Hilfsantrags 5, um die Menge an biobasiertem Polymer zu erhöhen, bereits im Hinblick auf D6 allein naheliegend ist.

4.5 Es wurde darüber hinaus mit dem Hilfsantrag 3 gezeigt (Punkte 3.2, 3.2.1 und 3.2.2), dass die Verwendung von biobasiertem und/oder biotechnologisch hergestelltem PHB als Polyhydroxyalkanoat in der Polymerzusammensetzung naheliegend war.

4.6 Die Beschwerdegegnerin machte in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer zusätzlich geltend, dass die Fachperson in der Zusammensetzung des Beispiels 2 von D6 nicht gleichzeitig die Menge an Stärke und an PHB erhöhen würde. D6 enthält allerdings keine Lehre, die dieses Argument stützen würde. Es wird zwar auf Seite 2 der D6 (zweiter voller Absatz) in Bezug auf den Stand der Technik beschrieben, dass das Mischen von Polysacchariden mit anderen thermoplastischen Polymeren in der Schmelze sich in der Regel negativ auf die physikalischen und mechanischen Eigenschaften der resultierenden Polymerzusammensetzung auswirken würde, es ist allerdings auf der Seite 4 (vierter Absatz) der D6 explizit offenbart, dass die Polymerzusammensetzungen gemäß der Lehre der D6, die durch die Verwendung eines Mischverfahrens mit einem Masterbatch aus den Bestandteilen (A) und (B), wie sie in Absatz 2 auf Seite 4 definiert sind und auch im Beispiel 2 der D6 verwendet werden, diese aus dem Stand der Technik bekannten Kompatibilitätsprobleme nicht aufweisen würden. Somit enthält D6 keine Lehre gegen die Verwendung von 20 bis 50 Gew.% Stärke mit PHB als Polyhydroxyalkanoat in einer Menge von beispielsweise 10 Gew.%, denn diese Kombination ist durch die Lehre der D6 gedeckt. Somit kommt die Kammer zu dem Schluss, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 5 ausgehend von D6 naheliegend ist.

Hilfsantrag 6 5. Erfinderische Tätigkeit 5.1 Anspruch 1 des Hilfsantrags 6 entspricht dem erteilten Anspruch 1, in dem die Komponente (a) auf "5 bis 50 Gew.% destrukturierte Stärke" beschränkt wurde und mit dem Zusatz "wobei das Polyhydroxyalkanoat biobasiert und/oder biotechnologisch hergestellt ist".

5.2 Die Einschränkung der Stärke in Anspruch 1 des Hilfsantrags 6 stellt in Bezug auf Beispiel 2 der D6, in dem die Verwendung von Essigsäureesterstärke, ein Stärkederivat, offenbart ist, einen weiteren Unterschied dar. Weder für diesen zusätzlichen Unterschied noch für dessen Kombination mit der Verwendung eines biobasierten und/oder biotechnologisch hergestellten Polyhydroxyalkanoats wurde ein Effekt gezeigt. Die Aufgabe gegenüber D6 kann somit als die Bereitstellung weiterer Polymerzusammensetzungen formuliert werden.

5.3 Die Beschwerdegegnerin machte in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer geltend, dass aufgrund von Kompatibilitätsproblemen mit dem im Beispiel 2 der D6 verwendeten Poly(butylenadipat/terephthalat (PBAT) eine Fachperson destrukturierte Stärke in der Polymerzusammensetzung nicht verwenden würde. Dieses Argument wurde allerdings durch die Beschwerdegegnerin nicht belegt. Im Gegenteil offenbart D6 auf Seite 8 (erster voller Absatz) die vorteilhafte Verwendung von thermoplastischer Stärke (TPS gemäß dem zweiten vollen Absatz der Seite 2 von D6), die als destrukturierte Stärke bekannt ist (Absatz 46 des Streitpatents), als Polysaccharid in den Polymerzusammensetzungen von D6. Die Verwendung von TPS anstelle der in Beispiel 2 der D6 verwendeten Essigsäureesterstärke ist im Hinblick auf die Aufgabe und die Lehre der D6 selbst naheliegend.

5.4 Es wurde mit dem Hilfsantrag 3 zusätzlich gezeigt (Punkte 3.2, 3.2.1 und 3.2.2), dass die Verwendung von biobasiertem und/oder biotechnologisch hergestelltem PHB als Polyhydroxyalkanoat in der Polymerzusammensetzung naheliegend war.

5.5 Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 6 ist somit nicht erfinderisch. Hilfsantrag 7 6. Erfinderische Tätigkeit 6.1 Anspruch 1 des Hilfsantrags 7 entspricht dem Anspruch 1 des Hilfsantrags 6 mit der weiteren Einschränkung der Menge der Komponente (b), der aliphatisch-aromatische Copolyester, auf "30 bis 50 Gew.%". Die Menge an PBAT (ein aliphatisch-aromatischer Copolyester) in der Polymerzusammensetzung des Beispiels 2 der D6 beträgt 55 Gew.%. Somit ist die Menge an aliphatischaromatischem Copolyester in Anspruch 1 des Hilfsantrags 7 ein weiterer Unterschied gegenüber D6. 6.2 Für dieses Unterschiedsmerkmal sowie für dessen Kombination mit den anderen Merkmalen des Anspruchs 1 hat die Beschwerdegegnerin keinen Effekt gezeigt. Die Aufgabe gegenüber D6 ist demnach weiterhin die Bereitstellung weiterer Polymerzusammensetzungen. D6 offenbart (Anspruch 12), dass die Menge an Polyesterkomponente (a) in der Polymerzusammensetzung 20-80 Gew.% betragen kann. Somit kann die Verwendung von 30-50 Gew.% PBAT in einer Polymerzusammensetzung gemäß Beispiel 2 der D6, insbesondere wenn PBAT teilweise durch PHB als Polyhydroxyalkanoat in einer Menge von 10-25 Gew.% ersetzt wird, nicht als erfinderisch angesehen werden. Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 7 ist somit naheliegend ausgehend von D6. Hilfsantrag 1 7. Erfinderische Tätigkeit 7.1 Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 entspricht dem erteilten Anspruch 1 mit dem Zusatz "wobei das Polyhydroxyalkanoat biobasiert und/oder biotechnologisch hergestellt ist". Für diesen Antrag hatten beide Parteien keine weiteren Argumente in Bezug auf die erfinderische Tätigkeit als jene, die für den Hauptantrag geltend gemacht wurden.

7.2 Es wurde bezüglich des Hilfsantrags 3 schon gezeigt (Punkte 3.2, 3.2.1 und 3.2.2), dass die Verwendung von biobasiertem und/oder biotechnologisch hergestelltem PHB als Polyhydroxyalkanoat in der Polymerzusammensetzung naheliegend war. Somit kommt die Kammer zu dem Schluss, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 1 nicht erfinderisch ist. Hilfsantrag 2 8. Erfinderische Tätigkeit 8.1 Anspruch 1 des Hilfsantrags 2 entspricht dem erteilten Anspruch 1 mit dem Zusatz "wobei das Polyhydroxyalkanoat sich wiederholende Monomereinheiten der Formel (1) umfasst [-O-CHR-CH2-CO-] (1), wobei R eine Alkylgruppe der Formel CnH2n+1 bedeutet und n eine Zahl von 1 bis 15 ist". Für diesen Antrag hatten beide Parteien keine weiteren Argumente in Bezug auf die erfinderische Tätigkeit als jene, die für den Hauptantrag geltend gemacht wurden.

8.2 Die Verwendung von Polyhydroxybutyrat (PHB), das gemäß D14 folgende Struktur besitzt:

mit R=CH3, also die Formel (1) gemäß Anspruch 1 des Hilfsantrags 2 mit n=1 entspricht, in der Zusammensetzung des Beispiels 2 der D6 wurde schon im Hauptantrag behandelt und für naheliegend befunden. Somit beruht der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 2 aus den selben Gründen nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Hilfsantrag 4 9. Erfinderische Tätigkeit 9.1 Anspruch 1 des Hilfsantrags 4 entspricht dem Anspruch 1 des Hilfsantrags 2, indem er den Zusatz "wobei das Polyhydroxyalkanoat sich wiederholende Monomereinheiten der Formel (1) umfasst [-O-CHR-CH2-CO-] (1), wobei R eine Alkylgruppe der Formel CnH2n+1 bedeutet und n eine Zahl von 1 bis 15 ist" enthält, und mit dem Zusatz, dass "die Polymerzusammensetzung gemäß ASTM 6866 mindestens 50% biobasierten Kohlenstoff enthält". In Bezug auf den Hilfsantrag 4 hatten beide Parteien keine weiteren Argumente.

9.2 Die Argumentation und Schlussfolgerung der Kammer, die für den Hilfsantrag 2 im Punkt 8 angegeben ist, bleibt für den Hilfsantrag 4 ohne weiteres gültig, da Polyhydroxybutyrat (PHB) ein Polyester der Formel (1) gemäß Anspruch 1 des Hilfsantrags 4 ist, wie bereits im Punkt 8.2 festgestellt wurde. Somit ist die Verwendung von Polyhydroxybutyrat (PHB) als Polyester der Formel (1) in der Polymerzusammensetzung gemäß Beispiel 2 der D6 naheliegend.

9.3 Darüber hinaus kam die Kammer in Bezug auf den Hilfsantrag 3 zum Schluss (Punkte 3.3 bis 3.5), dass die Verwendung von mindestens 50% biobasiertem Kohlenstoff gemäß ASTM 6866 in der Polymerzusammensetzung naheliegend war.

9.4 Eine Wechselwirkung der Auswahl des Polyhydroxyalkanoats der Formel (1) und der Menge an biobasiertem Kohlenstoff in der Polymerzusammensetzung wurde nicht geltend gemacht. Anspruch 1 des Hilfsantrags 4 ist somit nicht erfinderisch gegenüber D6. Hilfsanträge 8 bis 14 10. Erfinderische Tätigkeit 10.1 Der jeweilige Anspruch 1 der Hilfsanträge 8 bis 14 entspricht dem jeweiligen Anspruche 1 der Hilfsanträge 1 bis 7 mit der weiteren Änderung "und wobei die Gesamtmenge an Polyhydroxyalkanoat 10 bis 50 Gew.% bezogen auf das Gesamtgewicht der Polymerzusammensetzung beträgt".

10.2 Die Hilfsanträge 8-14 wurden von der Beschwerdegegnerin mit der Eingabe vom 19. September 2022 in Reaktion auf einen Einwand der Beschwerdeführerin unter Artikel 123 (3) EPÜ gegen die Hilfsanträge 1 bis 6 eingereicht (Eingabe vom 19. September 2022, Seite 15, vierter und fünfter voller Absatz). Die Beschwerdegegnerin machte geltend, dass die Änderung im jeweiligen Anspruch 1 der Hilfsanträge 8 bis 14 lediglich eine Klarstellung des beanspruchten Gegenstands darstelle. Eine Argumentation unter Artikel 56 EPÜ wurde für diese Anträge schriftlich nicht vorgebracht.

10.3 In der mündlichen Verhandlung vor der Kammer verwiesen die Parteien bezüglich der erfinderischen Tätigkeit der Hilfsanträge 8 bis 14 auf ihre Argumente zu den Hilfsanträgen 1 bis 7 und hatten keine weiteren, spezifischen Argumenten. Es wurde insbesondere nicht geltend gemacht, dass die vorgenommene Änderung im jeweiligen Anspruch 1 der Hilfsanträge 8 bis 14 einen weiteren Unterschied gegenüber dem Beispiel 2 der D6 darstelle. Somit gelten die Analysen und Schlussfolgerungen der Kammer in Bezug auf die mangelnde erfinderische Tätigkeit des Gegenstandes des Anspruchs 1 gemäß den Hilfsanträgen 1 bis 7 gleichermaßen für den Gegenstand des jeweiligen Anspruchs 1 der Hilfsanträge 8 bis 14. Die Hilfsanträge 8 bis 14 entsprechen somit nicht den Erfordernissen des Artikels 56 EPÜ.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Das Patent wird widerrufen. Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:

D. Hampe D. Semino