Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts Entscheidung vom 23.08.2022 – T 1654/16

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1654/16 - 3.2.08

E N T S C H E I D U N G

der Technischen Beschwerdekammer 3.2.08 vom 23. August 2022 Beschwerdeführerin:

(Einsprechende) Abbott Medical Optics Inc. 1700 E. St. Andrew Place Santa Ana, CA 92705 (US) Vertreter:

Mathys & Squire The Shard 32 London Bridge Street London SE1 9SG (GB) Beschwerdegegnerin:

Carl Zeiss Meditec AG Göschwitzer Strasse 51-52 07745 Jena (DE) (Patentinhaberin) Vertreter:

Patentanwälte Geyer, Fehners & Partner mbB Perhamerstrasse 31 80687 München (DE) Angefochtene Entscheidung:

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzende Mitglieder:

P. Acton G. Buchmann Y. Podbielski Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts über die Aufrechterhaltung des europäischen Patents Nr. 1848389 in geändertem Umfang, zur Post gegeben am 4. Mai 2016.

Sachverhalt und Anträge

I. Die Einsprechende legte Beschwerde gegen die Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung ein, mit der festgestellt wurde, dass das Patent in geändertem Umfang, basierend auf dem damals geltenden Hauptantrag, den Erfordernissen des EPÜ genüge.

II. Am 23. August 2022 fand eine mündliche Verhandlung vor der Kammer statt.

III. Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragte die Zurückweisung der Beschwerde und somit die Aufrechterhaltung des Patents in der von der Einspruchsabteilung aufrechterhaltenen Fassung (Hauptantrag). Hilfsweise beantragte sie die Aufrechterhaltung des Patents auf der Basis eines der mit der Beschwerdeerwiderung eingereichten Hilfsanträge 1-5. Sie beantragte für den Fall, dass der Hauptantrag nicht gewährbar sei, die Zurückverweisung der Angelegenheit an die Einspruchsabteilung zur Behandlung der Hilfsanträge.

Die Beschwerdeführerin (Einsprechende) beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des Patents. Sie schloss sich dem Antrag der Beschwerdegegnerin an, im Falle der Nicht-Gewährbarkeit des Hauptantrags die Angelegenheit an die Einspruchsabteilung zurückzuverweisen.

IV. Im Beschwerdeverfahren wurde folgendes Beweismittel berücksichtigt:

D4 V. US 2004/0019346 A1 Der unabhängige Anspruch des Hauptantrags hat folgenden Wortlaut:

"Verfahren zur Erstellung eines Ablationsprogramms für eine Ablation von Material von einer Oberfläche (2') eines Körpers (2) gemäß einem vorgegebenen SollAblationsprofil durch die Abgabe von Pulsen eines gepulsten Laserstrahls (3) auf die Oberfläche (2'), wobei - das Ablationsprogramm aus dem Soll-Ablationsprofil erstellt wird, - das Ablationsprogramm wenigstens eine Angabe einer Folge von verschiedenen Zielorten oder -richtungen umfasst, auf die bzw. in die Pulse des Laserstrahls abzugeben sind, wobei der gepulste Laserstrahl (3) eine vorgegebenen Form seines Strahlprofils aufweist und entsprechend dem erstellten Ablationsprogramm über die Oberfläche geführt wird, - bei der Erstellung des Ablationsprogramms die Form eines Strahlprofils des Laserstrahls (3) berücksichtigt wird, wobei das Strahlprofil einen Verlauf der Intensität, der auf die Fläche bezogenen Energie oder der Fluence über einen Querschnitt des Laserstrahles (3) nahe der Oberfläche (2') angibt, und - das Ablationsprogramm in Abhängigkeit von einer Neigung der zu ablatierenden Oberfläche (2') erstellt wird."

VI. Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) argumentierte im Wesentlichen wie folgt:

Änderungen - Artikel 123(2) EPÜ Die Formulierung in Anspruch 1, wonach "bei der Erstellung des Ablationsprogramms die Form eines Strahlprofils des Laserstrahls (3) berücksichtigt wird", gehe nicht über den Inhalt der ursprünglichen Anmeldung hinaus. Die "Berücksichtigung" des Strahlprofils bei der Erstellung des Ablationsprogramms sei gleichbedeutend mit einer Erstellung des Ablationsprogramms "in Abhängigkeit von" dem Strahlprofil.

Die Formulierung, wonach "das Ablationsprogramm wenigstens eine Angabe einer Folge von verschiedenen Zielorten oder -richtungen umfasst", schließe im Verständnis des Fachmanns nicht aus, dass sich gleiche Zielorte wiederholen dürften. Daher gehe Anspruch 1 des Hauptantrags nicht über die ursprüngliche Anmeldung hinaus.

Neuheit - Artikel 54 EPÜ Bei dem in Dokument D4 beschriebenen Verfahren werde das Strahlprofil des Laserstrahls nicht berücksichtigt. Für den Laserstrahl werde zwar ein lokaler Winkel bestimmt, unter dem der Strahl auf das Auge treffe. Dies sei z.B. in Figur 9 der D4 gezeigt.

Unterschiedliche Intensitäten innerhalb eines Laserstrahls würden dort jedoch nicht erfasst und somit nicht berücksichtigt. Die Intensität des Laserstrahls werde nämlich nicht nahe der Augenoberfläche, sondern an der Blende berücksichtigt. Daher sei der Gegenstand von Anspruch 1 des Hauptantrags neu.

VII. Die Beschwerdeführerin (Einsprechende) argumentierte im Wesentlichen wie folgt:

Änderungen - Artikel 123(2) EPÜ Der Wortlaut in Anspruch 1, wonach "bei der Erstellung des Ablationsprogramms die Form eines Strahlprofils des Laserstrahls (3) berücksichtigt wird," gehe über die ursprüngliche Anmeldung hinaus. Durch das Wort "berücksichtigt" sei ein Einfluss des Strahlprofils auf das Ablationsprogramm nicht mehr zwingend. Dies sei jedoch in der ursprünglichen Formulierung der Fall gewesen.

Das hinzugefügte Merkmal, wonach "das Ablationsprogramm wenigstens eine Angabe einer Folge von verschiedenen Zielorten oder -richtungen umfasst", sei nicht ursprünglich offenbart, da gemäß der ursprünglichen Offenbarung die Zielorte auch identisch hätten sein können.

Daher widerspreche Anspruch 1 des Hauptantrags den Anforderungen von Artikel 123(2) EPÜ. Neuheit - Artikel 54 EPÜ Dokument D4 offenbare sämtliche Merkmale von Anspruch 1 des Hauptantrags. Insbesondere weise Absatz [0082] darauf hin, dass der verwendete Laserstrahl ein Gaußprofil haben könne. Durch die lokale Berechnung der "tissue fluence" innerhalb des Laserstrahls werde daher das Strahlprofil bei der Erstellung des Ablationsprogramms mit berücksichtigt.

Da die Berechnung lokal und in Abhängigkeit vom Einfallwinkel des Laserstrahls erfolge, gehe das Strahlprofil nahe der Oberfläche des Auges in die Berechnungen ein. Daher sei der Gegenstand von Anspruch 1 des Hauptantrags nicht neu gegenüber D4.

1. Hauptantrag 1.1 Änderungen (Artikel 123(2) EPÜ) 1.1.1 Gemäß dem ursprünglich eingereichten Anspruch 1 wird das Ablationsprogramm "in Abhängigkeit von der Form eines Strahlprofils des Laserstrahls (3) ... erstellt". Im Hauptantrag wurde dies dahingehend umformuliert, dass "bei der Erstellung des Ablationsprogramms die Form eines Strahlprofils des Laserstrahls (3) berücksichtigt wird."

Die Beschwerdeführerin argumentierte, dass in der ursprünglichen Formulierung die Form des Strahlprofils zwingend eine Wirkung auf das Ablationsprogramm habe. Dagegen sei es gemäß der geänderten Formulierung möglich, dass die Form des Strahlprofils keinen Effekt habe. Dadurch sei der Anspruchsgegenstand erweitert worden und widerspreche Artikel 123(2) EPÜ. Die Formulierung "in Abhängigkeit von der Form des Strahlprofils ... erstellt" ist sehr allgemein und umfasst jeglichen Einfluss der Form des Strahlprofils auf das Ablationsprogramm. Mit umfasst ist auch die Situation, in der das Ablationsprogramm durch ein spezielles Strahlprofil nicht verändert wird. Die geänderte Formulierung fügt dem nichts hinzu. Selbst wenn nach Berücksichtigung des Strahlprofils das Ablationsprogramm unverändert wäre, entspräche genau dies der Berücksichtigung des speziellen Strahlprofils. Daher geht die Formulierung, wonach "bei der Erstellung des Ablationsprogramms die Form eines Strahlprofils des Laserstrahls (3) berücksichtigt wird", nicht über den Inhalt der ursprünglichen Anmeldung hinaus.

1.1.2 Im Vergleich zum ursprünglich eingereichten Anspruch 1 wurde in Anspruch 1 des Hauptantrags u.a. das Merkmal hinzugefügt wonach "das Ablationsprogramm wenigstens eine Angabe einer Folge von verschiedenen Zielorten oder -richtungen umfasst". Als Basis hierfür gab die Beschwerdegegnerin Seite 5, Zeilen 5-8 der WO2006/087180 an, wo beschrieben wird, dass das Ablationsprogramm "wenigstens eine Angabe einer Folge von Zielorten order -richtungen" umfasst. Diese Formulierung beinhaltet für den Fachmann verschiedene Zielorte. Aber auch mehrere gleiche Zielorte können definiert werden, wie auf Seite 2, Zeilen 3-6 und 21-25 beschrieben.

Dasselbe ist der Fall für den Anspruchswortlaut, der wenigstens eine Folge von verschiedenen Zielorten verlangt und dadurch die mehrfache Angabe des gleichen Zielortes nicht ausschließt. Das Merkmal, wonach "das Ablationsprogramm wenigstens eine Angabe einer Folge von verschiedenen Zielorten oder -richtungen umfasst", geht daher nicht über die ursprüngliche Anmeldung hinaus.

1.1.3 Daher erfüllt der Hauptantrag die Erfordernisse des Artikels 123(2) EPÜ.

1.2 Neuheit (Art. 54(2) EPÜ) Die Parteien stimmten darin überein, dass Dokument D4 alle Merkmale des Anspruchs 1 offenbart, mit Ausnahme des Merkmals, wonach "bei der Erstellung des Ablationsprogramms die Form eines Strahlprofils des Laserstrahls (3) berücksichtigt wird, wobei das Strahlprofil einen Verlauf der Intensität, der auf die Fläche bezogenen Energie oder der Fluence über einen Querschnitt des Laserstrahles (3) nahe der Oberfläche (2') angibt".

1.3 Die D4 beschreibt hauptsächlich, wie bei einer Laserbehandlung des Auges der Einfluss des Einfallwinkels auf die Ablationswirkung des Laserstrahls an der Oberfläche des Auges berücksichtigt werden kann. Dies geschieht lokal im behandelten Bereich, abhängig von kartierten Einfallswinkeln (Absatz [0010]). Gemäß Absatz [0068] wird für die Teilstrahlen (rays 230a-e) des Laserstrahls (beam 14) die Kartierung der Einfallswinkel an der Augenoberfläche vorgenommen (Figuren 9, 9a). Für jeden dieser Einfallswinkel (zugehörig zum entsprechenden Teilstrahl) werden die lokalen Ablationseigenschaften bestimmt. Basierend auf diesen lokalen Ablationseigenschaften wird eine Behandlungstabelle generiert (Absatz [0069].

Aus diesem Zusammenhang geht hervor, dass der Ausdruck "local" die Ortsangabe für einen (gedachten) Teilstrahl (ray) innerhalb des gesamten auf das Auge gerichteten Laserstrahls (beam) darstellt. Die Ablationseigenschaften hängen dabei vom "fluence factor 280" ab. Dieser ergibt sich abhängig vom Einfallswinkel einerseits geometrisch ("cosine effect") und andererseits physikalisch aus dem Anteil der Strahlung, der nicht reflektiert, sondern in das Auge transmittiert wird ("transmission fraction").

1.4 Die letzten vier Zeilen des Absatzes [0082] beschreiben, dass das zuvor beschriebene Verfahren auch für einen Laserstrahl durchgeführt werden kann, der ein Gauß-Profil aufweist. In diesem Fall wird eine "local fluence" bestimmt, die sich durch Kombination des "fluence factor" mit dem jeweiligen lokalen Wert der Intensität innerhalb des Laserstrahls ergibt. Wie bei einem konstanten Strahlprofil resultiert die lokale Ablationsrate aus diesen Berechnungen und kann zur Erstellung des Ablationsprogramms verwendet werden (Absatz [0084]).

1.5 Daher wird gemäß D4 bei der Erstellung des Ablationsprogramms die unterschiedliche Intensität innerhalb des Laserstrahls und damit die Form des Strahlprofils berücksichtigt.

1.6 Dem Fachmann ist dabei klar, dass zur Berechnung der Ablationsrate die Intensitäten und Winkel herangezogen werden müssen, wie sie direkt an der Oberfläche des behandelten Auges auftreten. Daher ergibt sich aus D4 auch, dass die Form des Strahlprofils nahe der Oberfläche des Auges berücksichtigt wird.

1.7 Die Beschwerdegegnerin argumentierte, in D4 bezöge sich der Begriff "local" durchgängig auf die Winkelabhängigkeit des "fluence factor", wobei der relevante Winkel der Einfallwinkel des Laserstrahls (beam) auf die Augenoberfläche sei. Anhand einer Zeichnung und mit Hinweis auf Figur 9 aus D4 trug sie vor, dass für jeden der "Strahlen" (230a-e) ein entsprechender lokaler Einfallwinkel (222) zutreffend sei.

Diese Auslegung widerspricht jedoch der Lehre der D4, die in Absatz [0068]ff beschreibt, dass Figur 9 mehrere Teilstrahlen (rays, 230 a-e) des Laserstrahls (beam) zeigt, und dass für jeden dieser Teilstrahlen ein individueller lokaler Winkel angegeben ist. Der Begriff "local" bezieht sich daher nicht auf den Ort des gesamten Laserstrahls, sondern auf verschiedene Auftreff-Orte der einzelnen Teilstrahlen (rays) innerhalb des Laserstrahls (beam).

Die Beschwerdegegnerin merkte hierzu an, dass bei dieser Auslegung der Figur 9 der Laserstrahl das gesamte Auge abdecken würde, was technisch keinen Sinn ergebe. Vielmehr zeige die Figur 9 mehrere Laserstrahlen in verschiedenen Auslenkungen. Die Figur 9 ist jedoch als schematisch zu betrachten und kann daher keine Informationen über die Größenverhältnisse liefern, die der zugehörigen Beschreibung widersprechen. Im Gegenteil ist sie im Sinne der Beschreibung auszulegen.

Daher geht aus der D4 eindeutig hervor, dass in dem Verfahren nach D4 die lokale "tissue fluence" an mehreren Stellen innerhalb des Laserstrahls berechnet wird. Dadurch wird bei einem ein Gauß-Profil aufweisenden Strahl die Form des Strahlprofils berücksichtigt.

1.8 Die Behauptung der Beschwerdegegnerin, dass in der D4 die Intensität nicht nahe der Augenoberfläche, sondern an oder vor der Blende zu berücksichtigen sei, ist nicht nachvollziehbar und ist der D4 nicht klar und eindeutig zu entnehmen. Da es insgesamt darum geht, die Ablationsvolumina bzw. das Ablationsprofil möglichst genau zu bestimmen, ist es für den Fachmann selbstverständlich, dass hierzu die Intensität an der Stelle zu berücksichtigen ist, wo sie wirkt. Dies ist die Augenoberfläche. Wie der letzte Satz von Absatz [0082] beschreibt, wird die lokale Intensität "at normal incidence" verwendet. Dies ist die Intensität des Strahls für den Fall dass er senkrecht auf das Auge trifft. Diese wird dann mit dem "fluence factor" multipliziert, der dem lokalen Einfallwinkel Rechnung trägt. Daraus ergibt sich die "local fluence", und zwar nahe der Augenoberfläche, da nur dort der den "fluence factor" bestimmende Winkel existiert.

Es ist technisch nicht sinnvoll, die Intensität des Strahls vor der Blende zu bestimmen, bevor dessen Profil im weiteren Verlauf durch die Blende und andere optische Elemente verformt oder anderweitig verändert wird. Schließlich ist nicht relevant, welche Intensität der Strahl während seines Verlaufs möglicherweise einmal hatte, sondern welche Intensität an der zu ablatierenden Oberfläche ankommt.

Daher geht aus der D4 eindeutig hervor, dass das Strahlprofil nahe der Oberfläche berücksichtigt wird.

1.9 Das oben genannte streitige Merkmal ist daher, neben den übrigen Merkmalen von Anspruch 1, in Dokument D4 offenbart. Der Gegenstand von Anspruch 1 des Hauptantrags ist somit nicht neu gegenüber D4. 2. Zurückverweisung an die Einspruchsabteilung Beide Parteien haben beantragt, die Angelegenheit zur weiteren Entscheidung an die erste Instanz zurückzuverweisen.

Die Kammer gibt diesen Anträgen statt.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. Die Angelegenheit wird an die Einspruchsabteilung zur weiteren Entscheidung zurückverwiesen. Die Geschäftsstellenbeamtin:

Die Vorsitzende:

C. Moser P. Acton