Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts Entscheidung vom 31.05.2022 – T 871/18

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0871/18 - 3.3.10

E N T S C H E I D U N G

der Technischen Beschwerdekammer 3.3.10 vom 31. Mai 2022 Beschwerdeführer:

(Einsprechender) Nouryon Chemicals International B.V. Velperweg 76 6824 BM Arnhem (NL) Vertreter:

Kutzenberger Wolff & Partner Waidmarkt 11 50676 Köln (DE) Beschwerdegegner:

BASF SE Carl-Bosch-Strasse 38 67056 Ludwigshafen am Rhein (DE) (Patentinhaber) Vertreter:

BASF IP Association BASF SE G-FLP-C006 67056 Ludwigshafen (DE) Angefochtene Entscheidung:

Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts über die Aufrechterhaltung des europäischen Patents Nr. 2802553 in geändertem Umfang, zur Post gegeben am 20. März 2018.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender Mitglieder:

P. Gryczka M. Kollmannsberger F. Blumer

Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerde der Beschwerdeführerin (Einsprechende) richtet sich gegen die Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung, das Europäische Patent EP 2 802 553 unter Artikel 101(3)(a) EPÜ in geänderter Form aufrechtzuerhalten.

II. Gegen die Patenterteilung war von der Beschwerdeführerin Einspruch eingelegt und dieser mit mangelnder erfinderischer Tätigkeit gemäß Artikel 100(a) und 56 EPÜ begründet worden. In der angefochtenen Entscheidung gelangte die Einspruchsabteilung zu dem Schluss, der von der Patentinhaberin im Rahmen des Einspruchsverfahrens vorgelegte geänderte Anspruchssatz und die daran angepasste Beschreibung gingen nicht über die ursprünglichen Anmeldeunterlagen hinaus (Artikel 123(2) EPÜ), der Schutzbereich des erteilten Patents sei nicht erweitert worden (Artikel 123(3) EPÜ), die Ansprüche seien durch die gemachten Änderungen nicht unklar geworden (Artikel 84 EPÜ), und das beanspruchte Verfahren beruhe ausgehend von D4 (US 5,254,736) als nächstem Stand der Technik auf erfinderischer Tätigkeit.

III. In ihrer Beschwerdebegründung brachte die Beschwerdeführerin unter anderem vor, durch im Einspruchsverfahren gemachten Änderungen sei der Schutzbereich der Ansprüche erweitert worden (Artikel 123(3) EPÜ). Des weiteren sei das beanspruchte Verfahren ausgehend von D4 als nächstem Stand der Technik für den Fachmann nahegelegt gewesen (Artikel 56 EPÜ). Sie beantragte, das Patent zu widerrufen, hilfsweise, eine mündliche Verhandlung anzusetzen.

IV. In ihrer Beschwerdeerwiderung brachte die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) vor, die Entscheidung der Einspruchsabteilung sei korrekt. Die vorgebrachten Einwände unter Artikel 123(3) und 56 EPÜ seien unbegründet. Ein Vergleichstest zur Untermauerung der erfinderischen Tätigkeit wurde ebenfalls eingereicht. Sie beantragte, die Beschwerde zurückzuweisen, hilfsweise , eine mündliche Verhandlung anzusetzen.

V. Am 10. Dezember 2020 erließ die Kammer eine Mitteilung unter Regel 100(2) EPÜ, in der sie den Parteien ihre vorläufige Einschätzung der Sach- und Rechtslage mitteilte. Die Kammer war der vorläufigen Ansicht, dass die Einwände der Beschwerdeführerin unter Artikel 123(3) und 56 EPÜ berechtigt wären.

VI. Mit Schreiben vom 12. April 2021 reichte die Beschwerdegegnerin als Antwort auf die Mitteilung der Kammer einen geänderten Anspruchssatz als neuen Hauptantrag zur Aufrechterhaltung des Patents in geänderter Form ein. Des weiteren reichte sie geänderte Anspruchssätze als Hilfsanträge 1-7 ein und brachte Argumente vor, weshalb die geänderten Anspruchssätze unter Artikel 123(3) und 56 EPÜ gewährbar wären.

VII. Mit Ladung vom 28. Juni 2021 wurden die Parteien für den 10. Mai 2022 zur mündlichen Verhandlung geladen.

VIII. Mit Schreiben vom 29. September 2021 beantragte die Beschwerdeführerin, den neuen Hauptantrag der Beschwerdegegnerin und deren neue Hilfsanträge nicht mehr ins Verfahren zuzulassen. Auch der mit der Beschwerdeerwiderung eingereichte Vergleichstest sollte keine Berücksichtigung finden.

IX. Mit Schreiben vom 12. April 2022 nahm die Beschwerdegegnerin ihren Antrag auf mündliche Verhandlung zurück. Sie brachte Argumente vor, weshalb die neu eingereichten Anspruchssätze ins Verfahren zugelassen werden sollten und weshalb diese gewährbar wären. Sollten diese Anträge nicht zugelassen werden, beantragte sie hilfsweise, die Beschwerde zurückzuweisen, und somit das Patent in der gleichen Fassung aufrechtzuerhalten, wie von der Einspruchsabteilung entschieden.

X. Am 5. Mai 2022 wurde die für den 10. Mai 2022 angesetzte Verhandlung von der Kammer abgesagt.

XI. Der unabhängige Anspruch des Patents in der von der Einspruchsabteilung aufrechterhaltenen Form lautet:

"Verfahren zur Herstellung von sekundären Aminen I) durch Aminierung von Alkoholen ausgewählt aus Methanol, Ethanol, n-Propanol, n-Butanol, 2-Methyl-1propanol oder Gemischen dieser Verbindungen oder aus Isopropylalkohol, 2-Butanol, Cyclopentanol oder Cyclohexanol II) mit primären Aminen der Formel III R3-NH2 III in der R3 ausgewählt ist aus der Gruppe von linearen oder verzweigten aliphatischen Resten mit 1 bis 15 Kohlenstoffatomen, cycloaliphatischen Resten mit 5 bis 10 Kohlenstoffatomen, Aralkylresten oder Phenylresten, die in o-, m- und/oder p-Stellung durch aliphatische Reste mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen substituiert sein können, III) und Wasserstoff in der Flüssigphase in Gegenwart von Hydrierkatalysatoren, umfassend die folgenden Schritte:

i) Zuführung der Alkohole, primären Amine der Formel III, Wasserstoff und gegebenenfalls Lösungsmittel in den Hydrierreaktor, wobei das Molverhältnis von Alkohol zu primärem Amin 1,5 bis 20 zu 1 beträgt, ii) Durchführung der Hydrierung bei Temperaturen von 150 bis 210°C und Drucken von 1 bis 300 bar in Gegenwart eines Hydrierkatalysators der Kupfer auf oxidischen Trägern enthält."

Der unabhängige Anspruch des im Beschwerdeverfahren neu eingereichten Hauptantrags enthält das zusätzliche Merkmal "wobei der Kupferoxide enthaltende Katalysatorvorläufer 10 bis 80% Kupferoxid enthält" am Ende des Anspruchs. Im unabhängigen Anspruch des im Beschwerdeverfahren neu eingereichten ersten Hilfsantrags ist dieser Kupferoxidgehalt auf 20 bis 80% eingeschränkt. Die unabhängigen Ansprüche der Hilfsanträge 2-7 enthalten ebenfalls eines dieser neu eingeführten Merkmale; deren genauer Wortlaut ist für die Entscheidung unerheblich.

XII. Die Anträge der Parteien sind die folgenden:

Die Beschwerdeführerin beantragt, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent zu widerrufen. Im Zuge dessen beantragt sie, die im Beschwerdeverfahren als Haupt- und Hilfsanträge neu eingereichten Anspruchssätze nicht mehr ins Beschwerdeverfahren zuzulassen, ebenso wenig wie die mit der Beschwerdeerwiderung eingereichten Versuchsdaten.

Hilfsweise beantragt sie mündliche Verhandlung. Die Beschwerdegegnerin beantragt, das Patent auf Basis des Hauptantrags, hilfsweise auf Basis der Hilfsanträge 1-7, alle Anträge eingereicht mit Schreiben vom 12. April 2021, in geänderter Form aufrechtzuerhalten. Weiterhin hilfsweise beantragt sie, die Beschwerde zurückzuweisen.

1. Die Beschwerde ist zulässig.

2. Eine Entscheidung im schriftlichen Verfahren ist statthaft. Dem Antrag der Beschwerdeführerin auf Widerruf des Patents wird stattgegeben, wie unten ausgeführt ist. Ihr Hilfsantrag auf mündliche Verhandlung ist daher gegenstandslos. Die Beschwerdegegnerin hat ihren hilfsweisen Antrag auf mündliche Verhandlung mit Schreiben vom 12. April 2022 zurückgezogen. Die Kammer hält daher die Abhaltung einer mündlichen Verhandlung unter Artikel 116(1) EPÜ nicht für sachdienlich.

3. Zulassung der im Beschwerdeverfahren eingereichten Anträge ins Verfahren 3.1 Die Beschwerdegegnerin beantragt die Aufrechterhaltung des Patents in geänderter Fassung auf Basis eines der als Haupt- bzw. Hilfsanträge am 12. April 2021 eingereichten Anspruchssätze.

3.2 Diese Anspruchssätze wurden als Antwort auf die Mitteilung der Kammer unter Regel 100(2) EPÜ eingereicht. Die Entscheidung über die Zulassung dieser Anträge ins Beschwerdeverfahren erfolgt daher gemäß Artikel 13(1) VOBK 2020. 3.3 Unter Artikel 13(1) VOBK 2020 bedarf eine Änderung des Beschwerdevorbringen nach Einreichung der Beschwerdeerwiderung rechtfertigender Gründe und liegt im Ermessen der Kammer. Bei der Ausübung des Ermessens wird insbesondere der Verfahrensstand und die Frage berücksichtigt, ob die Änderungen der Verfahrensökonomie abträglich sind. Des weiteren wird berücksichtigt, ob die Änderung prima facie die von einem anderen Beteiligten oder der Kammer aufgeworfenen Fragen ausräumt.

3.4 Die wesentliche Änderung, die in Anspruch 1 des Hauptantrags eingeführt wurde, ist die Einführung einer Untergrenze für den Kupferoxidgehalt im Vorläufer des in der Reaktion verwendeten Katalysators. Diese ist im Hauptantrag sowie in den Hilfsanträgen 2, 4 und 6 mit dem Merkmal "wobei der Kupferoxide enthaltende Katalysatorvorläufer 10 bis 80 Gew-% Kupferoxid enthält" definiert. In den Hilfsanträgen 1, 3, 5 und 7 beträgt die Untergrenze 20%.

Eine Untergrenze bezüglich des Gehalts des Kupferoxids im Katalysator oder dessen Vorläufer war bis zu diesem Zeitpunkt weder im Einspruchs- noch im Beschwerdeverfahren technisches Merkmal eines unabhängigen Anspruchs.

3.5 Beim Einreichen der Anträge hat die Beschwerdegegnerin zur Frage des verspäteten Vorbringens keine rechtfertigenden Gründe angeführt. Ein Jahr nach Einreichen der Anträge hat sie im Schreiben vom 12. April 2022 ausgeführt, die Änderungen seien eine Reaktion auf erstmals in der Mitteilung der Kammer unter Regel 100(2) EPÜ aufgeworfene Fragen und müssten daher zugelassen werden.

Insbesondere sei dort die in der angefochtenen Entscheidung vertretene Auffassung, aus D4 sei die Verwendung von Nickelkatalysatoren mit geringem Kupfergehalt als Katalysatoren für die Aminierung kurzkettiger Alkohole unter Verwendung eines Überschusses an Alkohol nicht nahegelegt, zum ersten Mal angezweifelt worden. Das Einreichen neuer Ansprüche, die eine Untergrenze für den Kupfergehalt festlegen, sei daher erst zu diesem Zeitpunkt notwendig geworden.

3.6 Dieses Vorbringen ist nicht überzeugend. Bereits in der Beschwerdebegründung, Seite 6 unten bis Ende Seite 7, hatte die Beschwerdeführerin ausgeführt, dass D4 den Alkoholüberschuss für die Aminierung kurzkettiger Alkohole offenbart und dass in D4 kupferoxidhaltige Katalysatoren für eine anspruchsgemäße Reaktionsführung offenbart wären. Die gleiche Argumentation wurde auch schon im Einspruchsverfahren vorgebracht (siehe Punkt 5.1 der angefochtenen Entscheidung).

Die Tatsache, dass die Kammer im Gegensatz zur Einspruchsabteilung das Vorbringen der Einsprechenden bezüglich eines bereits im Einspruchsverfahren erhobenen Einwands in einer vorläufigen Einschätzung für überzeugend hält, rechtfertigt nicht, dass auf diesen Einwand gerichtete Hilfsanträge erst in diesem fortgeschrittenen Verfahrensstadium eingereicht werden.

3.7 Gleiches gilt im übrigen für die Änderungen, die gegen den Einwand unter Artikel 123(3) EPÜ gerichtet sind. Auch in diesem Fall hat sich die Kammer in ihrer vorläufigen Einschätzung lediglich die Sichtweise der Einsprechenden zu eigen gemacht. Dieser Einwand war ebenfalls bereits im Einspruchsverfahren erhoben (siehe Punkt 4.1 der angefochtenen Entscheidung) und in der Beschwerdebegründung (Seiten 4/5) wiederholt worden.

3.8 Die Einführung einer Untergrenze für den Gehalt an Kupferoxid im Katalysatorvorläufer wirft Fragen auf, die weder im Einspruchsverfahren, noch im Beschwerdeverfahren vorher diskutiert wurden. Es müsste zum Beispiel untersucht werden, ob die gemachte Einschränkung die Ansprüche überhaupt gegenüber D4 abgrenzt, da dort die Kupfergehalte nicht auf Basis von Kupferoxid im Katalysatorvorläufer, sondern auf Basis von Kupfer im Katalysator angegeben sind, wie in der Eingabe der Beschwerdeführerin vom 29. September 2021 ausgeführt (Punkt 2.3.2). Des weiteren müsste diskutiert werden, ob D4 oder andere Dokumente Katalysatoren mit einem anspruchsgemäßen Kupfergehalt offenbaren oder für die beanspruchte Verwendung nahelegen. Die Kammer kann weder erkennen, dass die gemachten Änderungen prima facie die bestehenden Einwände ausräumen, noch, dass die Einreichung dieser Anträge der Verfahrensökonomie dienlich wäre.

3.9 Die Kammer übt daher das ihr in Artikel 13(1) VOBK 2020 eingeräumte Ermessen dahingehend aus, den im Beschwerdeverfahren neu eingereichten Hauptantrag und die Hilfsanträge 1-7 nicht ins Verfahren zuzulassen.

4. Patent in der von der Einspruchsabteilung aufrechterhaltenen Fassung 4.1 Die Beschwerdegegnerin hat hilfsweise beantragt, die Beschwerde zurückzuweisen, d. h. das Patent in geänderter Fassung in der von der Einspruchsabteilung akzeptierten Form aufrechtzuerhalten.

4.2 Die Beschwerdeführerin hat vorgebracht, diese geänderte Fassung verstieße gegen verschiedene Bestimmungen des EPÜ; das Patent dürfe daher auf Basis dieser Fassung nicht aufrechterhalten werden. Im Einzelnen brachte sie Einwände unter Artikeln 123(2) und (3), 84 und 56 vor.

4.3 Nach Ansicht der Kammer ist das in Anspruch 1 des Patents in der aufrechterhaltenen Fassung definierte Verfahren für den Fachmann in naheliegender Weise aus D4 ableitbar. Das Erfordernis der erfinderischen Tätigkeit unter Artikel 56 EPÜ ist daher nicht erfüllt.

4.3.1 Beide Parteien sowie die Einspruchsabteilung gehen von D4 als nächstem Stand der Technik aus und die Kammer schließt sich dem an. D4 offenbart analoge Aminierungen von Alkoholen. Beispiel 1 der D4 offenbart etwa eine Aminierung von Methanol mit Dodecylamin bei 40 bar und 180°C. Das eingesetzte Molverhältnis Alkohol/Amin beträgt 19,5. andere anspruchsgemäße Verhältnisse werden in Tabelle II gezeigt. In diesen Beispielen wird als Katalysator "Ni 1404 T" verwendet, wobei es sich gemäß Spalte 4, Zeilen 58ff. um auf Kieselguhr abgeschiedenes Nickel handelt. Auch die allgemeine Lehre der D4 bezieht sich auf Katalysatoren, die auf Nickel basieren, siehe etwa Spalte 2 Zeilen 35-45. 4.3.2 Der vorliegende Anspruch 1 verlangt einen Hydrierkatalysator, der Kupfer auf oxidischen Trägern enthält.

4.3.3 Da im Vergleich zu den Verfahren der D4 keine verbesserten Eigenschaften gezeigt wurden, bestand das technische Problem darin, ein zu D4 alternatives Verfahren zur Aminierung von Alkoholen aufzufinden. Das technische Problem wurde in der angefochtenen Entscheidung ebenfalls so definiert und keine der Parteien hat Gegenteiliges vorgetragen, so dass sich die Kammer dem anschließt.

4.3.4 Die beanspruchte Lösung des Problems besteht im Verfahren gemäß Anspruch 1, das sich insbesondere durch die Verwendung eines Hydrierkatalysators auszeichnet, der Kupfer auf oxidischen Trägern enthält. Dass das Problem gelöst wurde, ist unbestritten.

4.3.5 In der angefochtenen Entscheidung kam die Einspruchsabteilung zu dem Schluss, dass der Ersatz von Nickel- durch Kupferkatalysatoren für den Fachmann nicht nahegelegt war, insbesondere in Kombination mit der Verwendung eines Überschusses an Alkohol. Die Kammer stellt zunächst fest, dass in Anspruch 1 keineswegs ein Kupferkatalysator verlangt wird, sondern ein Katalysator, der Kupfer auf oxidischen Trägern enthält. Die Gegenwart weiterer Metalle, etwa Nickel, ist nicht ausgeschlossen.

Katalysatoren, die Kupfer auf oxidischen Trägern enthalten, sind bereits in D4 als mögliche Katalysatoren beschrieben, beispielsweise in Spalte 4, Zeilen 45-57. Am Ende dieses Absatzes werden auf Alkalicarbonaten geträgerte Ni/Cu-Systeme mit Kupfergehalten von 1-10 Gew.% explizit als Bestandteil der Erfindung bezeichnet. Speziell wird der Katalysator Ni 5189D erwähnt, der 18% Nickel und 2% Kupfer auf 7% Aluminiumoxid-Träger enthält (der Rest ist Distearylamin zur Erzeugung einer Paste). Dieser Katalysator wird in D4 auch verwendet, beispielsweise in Beispiel 26. Die Beschwerdegegnerin hat zwar richtigerweise vorgebracht, dass D4 zwei Arten von Reaktionen beschreibt, nämlich die anspruchsgemäße und eine andere, in der nicht unbedingt die verlangten Überschüsse des Alkohols verwendet werden (siehe Spalte 2 Zeilen 45-62). Allerdings wird bei den in Spalten 4 und 5 beschriebenen Katalysatoren kein Unterschied bezüglich ihrer Einsetzbarkeit in den beiden Reaktionen gemacht.

Ein Fachmann hätte daher bereits aus dem nächsten Stand der Technik gewusst, dass anspruchsgemäße Katalysatoren, die Kupfer auf einem oxidischen Träger enthalten, in der im Anspruch definierten Reaktion verwendet werden können.

4.3.6 Die Beschwerdegegnerin hat in ihrer Beschwerdeerwiderung ein weiteres Vergleichsbeispiel unter Verwendung eines Katalysators C eingereicht. Dieses Beispiel soll zeigen, dass Katalysatoren mit hohen Nickelgehalten sich anders verhalten als Katalysatoren mit hohen Kupfergehalten. Dieses Beispiel ist allerdings für die vorliegenden Ansprüche irrelevant. Die Ansprüche enthalten keinerlei Beschränkung der Kupfer- oder Nickelgehalte der Katalysatoren. Beide in den Vergleichsbeispielen verwendeten Katalysatoren enthalten Kupfer auf oxidischen Trägern und sind daher anspruchsgemäß. Unbeschadet der von der Beschwerdeführerin aufgeworfenen Frage der Zulassung dieser Daten ins Beschwerdeverfahren ändern sie jedenfalls nichts an der materiellen Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit.

5. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die im Beschwerdeverfahren vorgenommen Änderungen des Patents unter Artikel 13(1) VOBK 2020 nicht ins Verfahren zugelassen werden. Das Patent in der im Einspruchsverfahren geänderten Fassung genügt nicht der Erfordernis des Artikels 56 EPÜ und ist daher gemäß Artikel 111(1) i.V.m. Artikel 101(3)(b) EPÜ zu widerrufen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. Das Patent wird widerrufen. Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:

C. Rodríguez Rodríguez P. Gryczka