Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts Entscheidung vom 16.03.2021 – T 1153/18

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1153/18 - 3.4.02

E N T S C H E I D U N G

der Technischen Beschwerdekammer 3.4.02 vom 16. März 2021 Beschwerdeführerin:

(Einsprechende) Miltenyi Biotec GmbH Friedrich-Ebert-Str 68 51429 Bergisch-Gladbach (DE) Vertreter:

Biervert, Christian c/o Miltenyi Biotec B.V. & Co. KG Corporate Legal Department Friedrich-Ebert-Straße 68 51429 Bergisch Gladbach (DE) Beschwerdegegnerin:

Toposnomos Ltd. Margaretenstrasse 20 81373 München (DE) (Patentinhaberin) Vertreter:

Hofstetter, Schurack & Partner Patent- und Rechtsanwaltskanzlei PartG mbB Balanstrasse 57 81541 München (DE) Angefochtene Entscheidung:

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender Mitglieder:

R. Bekkering A. Hornung B. Müller Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts über die Aufrechterhaltung des europäischen Patents Nr. 1891417 in geändertem Umfang, zur Post gegeben am 6. März 2018.

Sachverhalt und Anträge

I. Die Einsprechende hat gegen die Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung, das Patent Nr. 1891417 in geändertem Umfang aufrechtzuerhalten, Beschwerde eingelegt.

II. Mit dem Einspruch war das Patent in gesamtem Umfang im Hinblick auf Artikel 100 a) EPÜ, in Verbindung mit den Artikeln 52(1) und

56 EPÜ sowie Einspruchsabteilung war der Artikel 100 b) EPÜ angegriffen worden.

III. Die Berücksichtigung der Einspruchsverfahren dritten von Auffassung, der das unter Patentinhaberin vorgenommenen Hilfsantrag dass Änderungen europäische im gemäß dem und die Patent Erfindung, die es zum Gegenstand hat, den Erfordernissen des EPÜ genügten.

IV. Die Einsprechende (Beschwerdeführerin) Entscheidung aufzuheben und das widerrufen. Hilfsweise wurde beantragte, Patent die die vollständig Anberaumung zu einer mündlichen Verhandlung beantragt.

V. Die Patentinhaberin (Beschwerdegegnerin) beantragte die Zurückweisung der Beschwerde oder, hilfsweise, das Patent im Umfang geänderter Ansprüche 1 bis 3, eingereicht mit der Beschwerdeerwiderung Seiten

2 und 3 Zwischenentscheidung erhalten. Hilfsweise vom 20. November 2018, der vom Beschreibung 6. März 2018 wurde die und den gemäß der aufrecht zu Anberaumung einer mündlichen Verhandlung beantragt.

VI. In einer Mitteilung gemäß Artikel 15(1) VOBK, die als Anlage einer Ladung zur mündlichen Verhandlung beigefügt war, teilte die Kammer den Beteiligten ihre vorläufige und unverbindliche Meinung Aspekten vorliegenden des zu bestimmten, wesentlichen Beschwerdeverfahrens mit.

Insbesondere teilte die Kammer den Beteiligten mit, dass der Gegenstand der unabhängigen Ansprüche 1 und 3 in der von der (aktueller Einspruchsabteilung Hauptantrag aufrechterhaltenen der Fassung Patentinhaberin) eine erfinderische Tätigkeit gegenüber dem vorliegenden Stand der Technik aufzuweisen schien.

VII. Die Mitteilung der Kammer nahm Bezug auf die folgenden Dokumente:

O1: EP 0 810 428 A2, O5: WO02/075280 A2. VIII. Die vorläufige Meinung der Kammer hinsichtlich des Vorhandenseins einer erfinderischen Tätigkeit war in der Mitteilung der Kammer, Punkt 7.4, wie folgt formuliert:

"7.4 Erfinderische Tätigkeit Der Gegenstand der Ansprüche 1 und 3 scheint eine erfinderische Tätigkeit gegenüber dem vorliegenden Stand der Technik aufzuweisen.

7.4.1 Die Beteiligten sind sich einig, dass O1 den nächstliegenden Stand der Technik bildet.

7.4.2 Die angefochtene Entscheidung, Punkt 9.5, geht davon aus, dass "O1 zumindest das wiederholte Auftragen einer Inkubationslösung durch schräges Aufspritzen auf ein Objekt, sodass ein Shear flow entsteht und anschliessendes Absaugen und erneutes Aufspritzen derselben Lösung nicht offenbart.

Dieses Merkmal Reaktionswahrscheinlichkeit zu löst das erhöhen und Problem die somit eine bessere Markierungseffizienz zu erreichen". Dabei wird auf ein Vergleichsexperiment verwiesen. Die Kammer schließt sich dieser Insbesondere scheinen Merkmale Anspruchs aus von 1 den Meinung vorläufig an.

bis und M9 des Einsprechenden in der M1 der M6 Beschwerdebegründung, Punkt 4, vorgetragenen bzw. aus den in der Gründen angefochtenen nicht neu Entscheidung, zu sein oder Punkt 5, gegebenen keine erfinderische Tätigkeit aufzuweisen. Hinsichtlich des Merkmals M5 neigt die Kammer derzeit Einspruchsabteilung Auftrag wie in definiert, zu dazu, die teilen, Anspruch allein 1 dergemäß [in keinen hervorzubringen vermag" (siehe Auffassung der "der schräge erteilten Fassung] technischen Effekt der angefochtene Entscheidung, Punkt 5.5.3).

7.4.3 Argumente der Einsprechenden Zu M7: Die Einsprechende trägt im Wesentlichen vor, dass Shear Flow "durch eine Bewegung einer Flüssigkeit relativ zu einer Oberfläche entsteht. Somit entsteht bei jedem Auftrag einer Flüssigkeit auf ein festes Objekt ein Shear Flow" (Beschwerdebegründung, Seite 7, letzter Absatz Seite 8, erster Absatz).

Daher wäre das Merkmal und "Shear Flow" zumindest implizit in O1, Spalte 10, Zeilen 3 und 9 offenbart. Genau keinen wie Merkmal technischen Effekt M5 bewirke und das Merkmal könne daher M7 keine erfinderische Tätigkeit begründen. Zu M8: Mit Verweis auf O1, Spalte 7, Zeilen 35 bis 37, und Spalte 8, Zeilen 38 bis 53, dass Fachmann die der erklärt die Motivation Einsprechende, hat, "diejenigen Verfahrensschritte öfter als nur einmal durchzuführen, die zu einer Verbesserung des Ergebnisses führen. O1 offenbart das Merkmal M8 zumindest inhärent" (Beschwerdebegründung, Seiten 8 und 9).

7.4.4 Argumente der Patentinhaberin Zu M7: Die Patentinhaberin argumentiert, dass "[b]ei einem 'Shear Flow' (...) [auftreten], definitionsgemäß die zu Inkubationslösung sowie zu Objekt mit diesem und einem Inkubationslösung Schergeschwindigkeiten Schubspannungen führen.

erfindungsgemäß in (...) der zwischen wechselwirkenden Hierdurch verbesserte Markierungskinetik Scherkräfte dem Tag der wird die Effizienz der erzielt" (Beschwerdeerwiderung, Seiten 9 und 10 überbrückender Absatz). Zu M8: Mit Verweis auf O1, Spalte 2, Zeile 36 bis Spalte 3, Zeile 7 und Spalte 8, Zeilen 35 bis 41, bestreitet die Patentinhaberin, dass "[d]ie Behauptung der Beschwerdeführerin, die Lehre des Dokuments O1 würde den Fachmann dem dazu anleiten, beschriebenen einzelne Verfahrensschritte Verfahrenszyklus isoliert aus mehrfach durchzuführen" (Beschwerdeerwiderung, Seiten 10 und 11).

7.4.5 Die Kammer ist der vorläufigen Ansicht, dass es zwar fraglich ist, bereits ob aus ausreichend dem Begriff eindeutig "Shear abzuleiten Flow" an sich ist, dass der Shear Flow "zu einer verbesserten Tag Reaktion mit dem zu markierenden korrespondierenden Molekül in der Probe" führt (ursprüngliche Anmeldung, Seite 4, letzter Absatz). Jedoch weist Anspruch 1 nicht nur den Begriff "Shear Flow" an sich auf, sondern die zwei weiteren Aspekte des schrägen Aufspritzens im Merkmal M7 und dessen Wiederholung im Merkmal M8. In Anbetracht dieser drei Merkmale kommt die Kammer, wie angefochtenen die Einspruchsabteilung Entscheidung, zur in Punkt provisorischen 9.5 der Meinung, dass das wiederholte schräge Aufspritzen der Flüssigkeit solch einen Shear Flow erzeugt, der "zu einer verbesserten Tag Reaktion Molekül in mit der dem zu Probe" markierenden führt.

korrespondierenden Entgegen der Meinung der Einsprechenden scheint daher aus den Merkmalen M7 und M8 ein technischer einfache Effekt ableitbar Strömen einer zu sein, Flüssigkeit der über über ein das Objekt hinausgeht. Weiterhin ist die Kammer der Meinung, dass aus dem Wortlaut von O1 eine Wiederholung der in O1, Spalte 6, Zeilen 35 bis 53 beschriebenen Verfahrensschritte II bis V mit der gleichen Lösung Y1 nicht ausgeschlossen werden kann. Andererseits enthält O1 keine konkrete Anregung für den Fachmann, diese Schritte tatsächlich wiederholt auszuführen.

Da O1 weder eine Anregung gibt, aufzutragen noch die nacheinander aufzutragen, die Flüssigkeit gleiche wird Flüssigkeit der Fachmann schräg mehrmals nicht auf naheliegende Weise zu einem Shear Flow gelangen, anhand dessen eine verbesserte Effizienz der Markierungskinetik erzielt werden kann.

Somit scheint der Gegenstand des Anspruchs 1 im Hinblick auf O1 nicht naheliegend zu sein.

7.4.6 Zulassung des Dokuments O5 Die Einsprechende Dokumente O1 erfinderischer und erhebt O5 auf einen Tätigkeit Basis der weiteren Kombination Einwand der fehlender betreffend den Gegenstand der hat ihr Ermessen dahin Ansprüche 1 und 3. Die Einspruchsabteilung gehend weil es ausgeübt, außerhalb O5 nicht der in jedoch das Verfahren Einspruchsfrist von zuzulassen, neun Monaten eingereicht worden und weil es prima facie nicht relevant für den Verfahrensausgang Entscheidung, Punkt sei 9.2.4).

(siehe Die angefochtene Einspruchsabteilung befand, dass das Merkmal des Auftragens und Absaugens mit der gleichen Pipettenspitze nicht aus O5 abzuleiten sei. Daher sei O5 nicht geeignet, die Lücke zwischen O1 und dem Gegenstand der unabhängigen Ansprüche zu schließen. Auch in Anbetracht des Arguments der Einsprechenden, "dass O5 als Reaktion auf die Erwiderung der Patentinhaberin eingereicht worden sei und das Prinzip des Shear flow zur Verbesserung der Reaktionsausbeute belege", wurde O5 wegen ungenügender technischer Relevanz nicht in das erstinstanzliche Einspruchsverfahren zugelassen. Die Kammer ist derzeit nicht in der Lage, eine unzulässige Ermessensausübung in der Art und Weise zu erkennen, wie die Einspruchsabteilung Anlehnung an den in den Fall behandelt der Entscheidung hat.

In G7/93, Punkt 2.6, festgelegten und z.B. in T28/10, Punkt 2.1, angewandten Grundsatz, wonach die Ausübung des Ermessens durch die erste Instanz von der Kammer nur dann aufgehoben werden sollte, wenn falsche Kriterien angewandt wurden oder das Ermessen Kammer unangemessen daher, die ausgeübt wurde, Entscheidung der beabsichtigt die Einspruchsabteilung aufrechtzuerhalten und O5 nicht in das Beschwerdeverfahren nach Artikel 12(4) VOBK 2007 zuzulassen.

7.4.7 Einerseits hat die Einsprechende keine weiteren spezifischen Argumente zugunsten fehlender erfinderischer Tätigkeit der Vorrichtung des Anspruchs 3 vorgebracht. Andererseits kam Schlussfolgerung die (siehe Einspruchsabteilung angefochtene zur folgenden Entscheidung, Punkt 9.5, letzter Absatz): "Da die Vorrichtung nach Anspruch 3 ausgebildet ist, die für die erfinderische Tätigkeit maßgeblichen Schritte M7-M9 auszuführen, ist auch der Gegenstand von Anspruch 3 als erfinderisch anzusehen". Die Kammer schließt sich vorläufig der Meinung der die Einsprechende Einspruchsabteilung an."

IX. Mit Schreiben vom 29. Januar 2021 zog ihren Antrag auf mündliche Verhandlung zurück und bat um eine Entscheidung nach Aktenlage. Zum Inhalt des Patentinhaberin eine Ladungsbescheids nahm sie keine Stellung.

X. Am 19. Februar 2021 reichte die Stellungnahme zum Ladungsbescheid ein.

XI. Am 1. März 2021 Verhandlung wurde vor der der Termin Beschwerdekammer zur vom mündlichen 23. März 2021 aufgehoben.

XII. Es wird mit M1 bis M9 auf die von den Beteiligten und der Einspruchsabteilung benutzte Gliederung der Merkmale des unabhängigen Anspruchs 1 des von der Einspruchsabteilung gemäß damaligem dritten Hilfsantrag aufrechterhaltenen Patents Bezug genommen (siehe B. z. angefochtene Entscheidung, Seite 13; Beschwerdebegründung, Seiten 1 und 2).

Der Wortlaut des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag lautet (Nummerierung M1 bis M9 vorangestellt):

"M1 Verfahren zur Bestimmung und Messung einer beliebigen Anzahl Xn (n = 1,2,3...N) von Zielstrukturen M2 bestehend aus Molekülklassen, Molekülgruppen und Molekülteilen auf einem festen biologischen Objekt bzw. in einem festen biologischen Objekt M3 mittels repetitiver Inkubations-Imaging-Bleaching Zyklen, dadurch gekennzeichnet, dass M4 - eine automatische Pipettierung für die Aufnahme und Abgabe von mindestens einem Tag enthaltenden Flüssigkeiten M5 unter schrägem Auftrag auf das feste Objekt bzw. in das feste Objekt M6 ohne Pipettenwechsel erfolgt; M7 - dass zum schrägen Auftrag die von der Pipettenspitze aufgenommene Flüssigkeit auf das biologische Objekt schräg aufgespritzt wird, so dass auf dem Objekt ein Shear Flow der Inkubationslösung entsteht; M8 - dass Zyklen der Inkubation mit ein und demselben Tag durchgeführt werden, indem mehrfach nach einer variablen Inkubationszeit dieselbe Inkubationslösung rasch von derselben Pipettenspitze wieder abgesaugt und anschließend schräg wieder auf dasselbe Objekt gespritzt wird; und M9 - dass nach einer variabel zu bestimmenden Zeit dann mit einer Waschlösung gespült wird, gefolgt von einem Imaging-Vorgang, der die Lokalisation der Tag-Reaktion im Objekt registriert".

Der Wortlaut des Anspruchs 3 gemäß Hauptantrag lautet:

"Automatisierte einer Vorrichtung beliebigen Anzahl Zielstrukturen Molekülgruppen biologischen zur Bestimmung Xn (n bestehend und Objekt = aus von Molekülklassen, auf bzw. festen einem Messung 1,2,3...N) Molekülteilen in und einem festen biologischen Objekt, zur Durchführung des Verfahrens nach Anspruch 1, wobei die Vorrichtung Pipettiersystem, einem eine Kombination aus einem 3D-Handhabesystem und einem optischen Messsystem umfasst, wobei das Pipettiersystem, das 3D-Handhabesystem Messsystem und das optische durch einen Computer gesteuert und kontrolliert werden und das Pipettiersystem eine automatische Pipettierung für die Aufnahme und Abgabe von Flüssigkeiten und eine angemessene Wiederholpositioniergenauigkeit, bevorzugt von mindestens +/- 0,1 mm, sowie eine manuell oder automatisch vor und nach dem Einsatz der Vorrichtung aufsetzbare und abnehmbare oder fest installierte Pipettenspitze aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass die Vorrichtung ausgebildet ist - für einen enthaltenden schrägen Auftrag Flüssigkeit Pipettenspitze auf aufgenommene der mindestens ein Tag die Probe von der die Flüssigkeit auf das biologische Objekt schräg aufzuspritzen, so dass auf dem Objekt ein Shear Flow der Inkubationslösung entsteht; - Zyklen der Inkubation durchzuführen, indem Inkubationszeit dieselbe mit mehrfach ein und nach demselben einer Inkubationslösung Tag variablen rasch von derselben Pipettenspitze wieder abgesaugt und anschließend schräg wieder auf dasselbe Objekt gespritzt wird; und - nach einer variabel zu bestimmenden Zeit dann mit einer Waschlösung zu spülen, gefolgt von einem Imaging-Vorgang, der die Lokalisation der Tag-Reaktion im Objekt registriert".

Hauptantrag 1. Basis für die Änderungen - Artikel 123(2) EPÜ 1.1 Die Einsprechende erhebt in der Beschwerdebegründung, Punkt 1, Einwände gemäß Artikel 123(2) EPÜ hinsichtlich der Merkmale "festes biologisches Objekt" und "Zyklen der Inkubation" der unabhängigen Ansprüche 1 und 3. 1.2 Die Kammer kann sich diesen Einwänden aus den in der angefochtenen Entscheidung, Punkt 6.5, bzw. aus den in der Beschwerdeerwiderung, Punkt 3.2, angegebenen Gründen nicht anschließen. Insbesondere teilt die Kammer die Meinung der Einspruchsabteilung, dergemäß "der ursprüngliche Anspruch 1 bereits ein festes Objekt als eine mögliche Form des Objekts enthielt Einleitung und (vgl. die §0001) gesamte der Anmeldung Diskussion des in der Stands der Technik (vgl. §0005), der Formulierung des Problems §0007 auf biologische Proben wie Proteine bezogen ist".

2. Ausführbarkeit - Artikel 83 EPÜ 1973 2.1 Laut Einsprechender, Beschwerdebegründung, Punkt 2, ist die Erfindung gemäß den unabhängigen Ansprüchen 1 und 3 nicht ausführbar, Flüssigkeit in weil ein es festes technisch nicht Objekt spritzen, zu möglich sei, so dass dabei auf dem Objekt ein Shear Flow entstehe.

2.2 Die Kammer nicht ist von überzeugt. diesem Die Argument der Patentinhaberin Einsprechenden hat überzeugend erklärt, dass Flüssigkeit einerseits in ein festes, aber nicht steinartiges Objekt aufgetragen werden kann und dass andererseits "aber durch diesen Auftrag ein Shear Flow 'auf' dem Objekt entsteht, da das Flüssigkeitsvolumen, das 'in' das 'feste' Objekt eindringen kann, minimal ist, so dass das verbleibende Flüssigkeitsvolumen 'auf' das feste aufgetragen Objekt strömt".

Objekt Siehe das Schreiben wird der zwangsläufig und über das Patentinhaberin vom 19. Februar 2021, Seite 2, in Antwort auf die in dem Ladungsbescheid aufgeworfene Frage, "wie das Spritzen von Flüssigkeit in ein Objekt einen Shear Flow auf dem Objekt generieren kann".

Die Einsprechende Ladungsbescheid, betreffend die hat Punkt zu der 7.2.3, Ausführbarkeit der diesbezüglichen, aufgeworfenen Erfindung im Frage schriftlich nicht Stellung genommen. Am 29. Januar 2021 hat sie ihren Antrag auf mündliche Verhandlung zurückgenommen Entscheidung nach Aktenlage gebeten. Die und um Patentinhaberin ihrerseits hat die obige, im Ladungsbescheid aufgeworfene Frage mit Schreiben vom 19. Februar 2021 auf überzeugende Weise beantwortet. Daher bestand kein Bedarf mehr, diese Frage betreffend die Ausführbarkeit in der mündlichen Verhandlung zu klären.

3. Klarheit - Artikel 84 EPÜ 1973 3.1 Die Einsprechende bezüglich erhebt verschiedener sieben Klarheitseinwände Begriffe des Anspruchs 1 (Beschwerdebegründung, Punkte 3.1 bis 3.7).

3.2 Die Kammer schließt sich den entsprechenden Argumenten der Einspruchsabteilung Punkt 8, und in denjenigen Beschwerdeerwiderung, Einsprechenden der Punkt angefochtenen Entscheidung, der Patentinhaberin in der 5, an, von der beanstandeten wonach Begriffe als die möglicherweise breit, jedoch als ausreichend klar anzusehen sind. Hinsichtlich des Einwands fehlender Klarheit des Begriffs "rasch" teilt die Kammer zwar die Meinung der Einsprechenden, dass der Begriff "rasch" nur eine relative Bedeutung hat. Nichtsdestotrotz schließt sich die Kammer der Ansicht der Einspruchsabteilung an, dass der Begriff "nicht zur verwendet Abgrenzung wird und gegenüber zumindest dem längere Stand der Technik Verzögerungen die deutlich länger als die Inkubationszeit sind ausschließt, [und somit] der Begriff nicht unter Art. 84 EPÜ beanstanden" ist (siehe angefochtene Entscheidung, zu Punkt 8.6). Die Kammer bestätigt damit ihre im Ladungsbescheid, Punkt 7.3.2, zum Ausdruck gebrachte vorläufige Tendenz zu entscheiden. Die Einsprechende hat sich - wie ausgeführt zum Ladungsbescheid insgesamt, und damit auch zu diesem Punkt, nicht geäußert.

4. Erfinderische Tätigkeit 4.1 In der Mitteilung, die als Anlage der Ladung zur mündlichen Verhandlung beigefügt war, hat die Kammer ihre vorläufige gebracht und und unabhängigen unverbindliche begründet, Ansprüche 1 Auffassung dass der und 3 zum Ausdruck Gegenstand eine der erfinderische Tätigkeit aufweist. Siehe oben, Punkt VIII.

4.2 Die Einsprechende hat - wie ausgeführt - nicht versucht, die vorläufige Stellungnahme der Kammer zu widerlegen.

4.3 Die Kammer sieht keinen Grund, ihre vorläufige Auffassung, die sie den Beteiligten in der der Ladung zur mündlichen Verhandlung beigefügten Mitteilung mitgeteilt hat, zu ändern, die hiermit zu ihrer endgültigen Auffassung wird.

4.4 Der Gegenstand der Ansprüche 1 und 3 beruht somit auf aufgrund der auf einer einer erfinderischen Tätigkeit.

4.5 Der Gegenstand Rückbeziehung des auf Anspruch Anspruch 2 beruht, 1, ebenfalls erfinderischen Tätigkeit 5. Es folgt, dass die Ansprüche 1 bis 3 gemäß dem Hauptantrag der Patentinhaberin die Erfordernisse des EPÜ erfüllen und das Patent auf deren Basis aufrechterhalten werden kann.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen. Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:

L. Gabor R. Bekkering