Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts Entscheidung vom 16.05.2019 – T 1876/15

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1876/15 - 3.4.02

E N T S C H E I D U N G

der Technischen Beschwerdekammer 3.4.02 vom 16. Mai 2019 Beschwerdeführer:

(Patentinhaber) Carl Zeiss Meditec AG Göschwitzer Straße 51-52 07745 Jena (DE) Vertreter:

Witte, Weller & Partner Patentanwälte mbB Postfach 10 54 62 70047 Stuttgart (DE) Beschwerdegegner:

Möller-Wedel GmbH & Co. KG / OptoMedical Technologies GmbH Rosengarten 10 / Maria-Goeppert-Str. 1 22880 Wedel / 23562 Lübeck (DE) (Einsprechender) Vertreter:

Glawe, Delfs, Moll Partnerschaft mbB von Patent- und Rechtsanwälten Postfach 13 03 91 20103 Hamburg (DE) Angefochtene Entscheidung:

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender Mitglieder:

R. Bekkering A. Hornung B. Müller Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 16. Juli 2015 zur Post gegeben wurde und mit der das europäische Patent Nr. 1918753 aufgrund des Artikels 101 (3) (b) EPÜ widerrufen worden ist.

Sachverhalt und Anträge

I. Die Patentinhaberin (Beschwerdeführerin) hat gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung, das Patent Nr. 1918753 zu widerrufen, Beschwerde eingelegt.

II. Mit dem Einspruch war das gesamte Patent nach Artikel 100(a) EPÜ in Verbindung mit den Artikeln 52(1), 54(1) und 56 EPÜ, sowie nach Artikel 100(c) EPÜ in Verbindung mit Artikel 123(2) EPÜ angegriffen worden.

III. Die Einspruchsabteilung entschied, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 in der erteilten Fassung gemäß Hauptantrag nicht neu sei. Der Gegenstand der Ansprüche 1 der Hilfsanträge gehe über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglichen Fassung hinaus (damalige Hilfsanträge 1 bis 4) oder ergebe sich auf naheliegende Weise aus dem Stand der Technik (damalige Hilfsanträge 5 bis 7).

IV. In einer Mitteilung gemäß Artikel 15(1) VOBK, die als Anlage einer Ladung zur mündlichen teilte die Kammer den Verhandlung Beteiligten ihre beigefügt war, vorläufige und unverbindliche Meinung zu bestimmten, wesentlichen Aspekten des Beschwerdeverfahrens mit.

V. Die mündliche Verhandlung vor der Beschwerdekammer fand vom

14. bis 16. Mai 2019 statt.

VI. Mit ihren Schlussanträgen beantragte die Patentinhaberin die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Zurückweisung des Einspruchs (Hauptantrag) oder, hilfsweise, die Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang mit den Ansprüchen gemäß:

- Hilfsantrag 1, - Hilfsantrag 2, ursprünglich in der Beschwerdebegründung als Hilfsantrag 5 bezeichnet, - Hilfsantrag 3, ursprünglich in der Beschwerdebegründung als Hilfsantrag 2 bezeichnet, alle Hilfsanträge eingereicht mit der Beschwerdebegründung vom 24. November 2015. VII.

Die Einsprechenden (Beschwerdegegnerinnen) beantragten, die Beschwerde zurückzuweisen.

VIII. In der vorliegenden Entscheidung wird auf folgende Dokumente Bezug genommen:

E1: EP 0 697 611 A2 E6:

"Non-invasive intraoperative optical coherence tomography of the resection cavity during surgery of intrinsic brain tumors", A. Giese et al., Proc. of SPIE Vol. 6078, 2006, Seiten 1 bis 8. E12: US 6,485,413 B1 IX. Der Wortlaut des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag lautet (die aus der angefochtenen Entscheidung bekannte Nummerierung A bis G der Merkmale des Anspruchs 1 wird übernommen und dem eigentlichen Wortlaut der jeweiligen Merkmale des Anspruchs 1 vorangestellt):

"Operationsmikroskop (100, 600, 700) mit - [A] einem Beobachtungsstrahlengang (106, 203, 606, 705, 706); und - [B] einem Mikroskop-Hauptobjektiv (101, 601, 701), das von dem Beobachtungsstrahlengang (106, 203, 606, 705, 706) durchsetzt wird; und - [C] einem OCT-System (120, 620, 720, 780) zur Untersuchung eines Objektbereichs (108, 608, 708), [D] wobei das OCT-System (120, 620, 720, 780) einen OCTAbtaststrahlengang (123, 623, 723, 783) aufweist, der durch das Mikroskop-Hauptobjektiv (101, 601) geführt ist, dadurch gekennzeichnet, dass - [E] in dem Beobachtungsstrahlengang (106) ein Einkoppelelement (150, 650, 750) vorgesehen ist, um den OCT-Abtaststrahlengang (123, Beobachtungsstrahlengang 623, (106, 723, 783) 606, 705, in den 706) einzukoppeln und durch das Mikroskop-Hauptobjektiv (101, 601, 701) zum Objektbereich (108, 608, 708) zu führen, - [F] das Einkoppelelement als Teilerspiegel ausgebildet ist, der im Beobachtungsstrahlengang (106) angeordnet ist und der im Wesentlichen durchlässig ist für den für den Menschen sichtbaren Spektralbereich von Beobachtungslicht, - [G] der Teilerspiegel reflektiert und diesen den dem OCT-Abtaststrahlengang Beobachtungsstrahlengang (106, 606, 705, 706) überlagert."

Hilfsantrag 1 Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 unterscheidet sich von Anspruch 1 des Hauptantrags nur durch das Hinzufügen der folgenden, unterstrichenen Wörter in den Merkmalen E und G (die entsprechenden Merkmale im Anspruch 1 des ersten Hilfsantrags sind als E' und G' gekennzeichnet):

[E'] in dem Beobachtungsstrahlengang (106) ein Einkoppelelement (150, 650, 750) vorgesehen ist, um den OCT-Abtaststrahlengang (123, Beobachtungsstrahlengang 623, (106, 723, 783) in 606, 705, den 706) einzukoppeln und dem Beobachtungsstrahlengang überlagert durch das Mikroskop-Hauptobjektiv (101, 601, 701) zum Objektbereich (108, 608, 708) zu führen, [G'] der Teilerspiegel reflektiert und diesen den dem OCT-Abtaststrahlengang Beobachtungsstrahlengang (106, 606, 705, 706) am Teilerspiegel überlagert. Hilfsantrag 2 Anspruch 1 des Hilfsantrags 2 unterscheidet sich von Anspruch 1 des Hauptantrags nur durch das Hinzufügen des folgenden Merkmals am Ende des Anspruchs 1:

"wobei in dem Einstellen OCT-Abtaststrahlengang einer Austrittsendes eines geometrischen (623) für Abbildung Lichtleiters (622) eines in eine Abtastebene (660) ein verstellbares optisches das OCT- Element (630, 631) vorgesehen ist, um die OCT-Abtastebene (660) des Operationsmikroskops relativ zur Beobachtungsebene des Beobachtungsstrahlengangs zu verlagern."

Hilfsantrag 3 Anspruch 1 des Hilfsantrags 3 unterscheidet sich von Anspruch 1 des Hauptantrags nur durch das Hinzufügen des folgenden Merkmals am Ende des Anspruchs 1:

"wobei in dem OCT-Abtaststrahlengang (623) ein erstes OCT-Linsensystem (630) und ein zweites OCT-Linsensystem (631) angeordnet sind, wobei das erste OCT-Linsensystem (630) und das Zwischenabbildung zweite OCT-Linsensystem eines (631) Austrittsendes eine eines Lichtleiters (622) des OCT-Systems in einer Ebene (633) bewirken, die zu der OCT-Abtastebene (660) im Objektbereich (660) konjugiert ist."

1. Hauptantrag - Neuheit 1.1 Das beanspruchte Operationsmikroskop mit den Merkmalen A bis G wird durch die Offenbarung des Dokuments E1 vorweggenommen (Artikel 100 a) und 54(1) EPÜ 1973).

1.1.1 Es wurde von der Patentinhaberin in der mündlichen Verhandlung nicht bestritten, dass E1, im Zusammenhang mit der Figur 1 und dessen Beschreibung, insbesondere Spalte 5, Zeilen 40 bis 44, die Merkmale A bis D und F wenigstens implizit offenbart.

1.1.2 Wie die Kammer erläuterte, während beschreibt der der mündlichen Begriff Verhandlung "Strahlengang" den allgemeinen, optischen Weg eines Lichtstrahls und hat daher eine breitere Bedeutung als der konkrete Lichtstrahl als solcher. Wie aus der Figur 1 von E1 ersichtlich, wird der optische Weg (400; "OCT-path") des OCT-Abtaststrahls (410) von dem Teilerspiegel (120) reflektiert, so dass er nach der Reflexion entlang Beobachtungsstrahls des verläuft.

Beobachtungsstrahls (500, verläuft dem zwischen optischen Der Weges optische "viewing path"; Beobachtungsobjekt 140; (1000) des Weg des 120; 110) und dem Okular (180) des Mikroskops. Daraus ergibt sich, dass das als Teilerspiegel (120) ausgeführte Einkoppelelement von E1 den OCT-Abtaststrahlengang in den Beobachtungsstrahlengang einkoppelt, d.h. dass das Merkmal E in E1 offenbart ist.

1.1.3 Wie aus dem in der Figur 1 von E1 gezeigten Verlauf der Strahlengänge ersichtlich, reflektiert der Teilerspiegel (120) den OCT-Abtaststrahlengang (400), so dass er zunächst in den Bobachtungsstrahlengang eingekoppelt und spätestens im Objektbereich (1000) dem Bobachtungsstrahlengang überlagert wird. Der OCT-Abtaststrahlengang beleuchtet den Ort im Objekt anhand eines Strahls mit einer gewissen radialen Ausdehnung, den der Benutzer anhand eines Strahls des Beobachtungsstrahlengangs beobachtet. Somit nimmt E1 das Merkmal G des Anspruchs 1 vorweg.

1.2 Gegenargumente der Patentinhaberin 1.2.1 Laut Patentinhaberin Interpretation [der Abtaststrahlengang Teilerspiegel ist Merkmale die "einzige sinnvolle E G], der OCT- Reflexion am unmittelbar dem bis am Ort dass der Beobachtungsstrahlengang überlagert wird" (siehe Beschwerdebegründung, Punkte II.1.2 a) bis c)). Die Kammer kann sich dieser Meinung der Patentinhaberin nicht anschließen. Anspruch 1 definiert einen Teilerspiegel, der einerseits den OCT-Abtaststrahlengang reflektiert und andererseits diesen dem Beobachtungsstrahlengang überlagert. Wo genau die im Merkmal G definierte Überlagerung der Strahlengänge stattfindet, bleibt dem Wortlaut des Merkmals G nach offen.

Unter Anderem unmittelbar am Ort der Reflexion Wortlaut des Merkmals G, auch ist eine nicht nicht Überlagerung zwingend von dem im Zusammenhang des gesamten Anspruchs 1, vorgesehen.

1.2.2 Die Patentinhaberin verweist auf die Rechtsprechung der Beschwerdekammern und auf Artikel 69 EPÜ um zu erklären, dass die Beschreibung und die Zeichnungen des Patents zur Auslegung der Ansprüche heranzuziehen sind. Dabei würde sich eindeutig herausstellen, dass der Beobachtungsstrahlengang und der Reflexion OCT-Abtaststrahlengang des am OCT-Abtaststrahlengangs Teilerspiegel einander durch überlagert werden, und die beiden Strahlengänge einander überlagert das Mikroskop-Hauptobjektiv durchsetzen (siehe Beschwerdebegründung, Punkte II.1.2 d) bis f)).

Wie von der Einspruchsabteilung überzeugend in der angegriffenen Entscheidung, Punkt 5.2.1.3, dargelegt, gibt es in dem vorliegendem Fall "keinen Grund für eine einschränkende Auslegung des Anspruchs 1 unter Heranziehung der Beschreibung und der Zeichnungen. Anspruch 1 deutlich und eindeutig abgefasst, dass der ist so Fachmann problemlos verstehen kann". Daher muss Anspruch 1 ihn seinem Wortlaut nach so breit ausgelegt werden, dass der Ort der Überlagerung der beiden Strahlengänge undefiniert ist.

2. Erster Hilfsantrag Der Gegenstand des Anspruchs 1 geht über den Inhalt Anmeldung in der ursprünglichen Fassung hinaus der (Artikel 123(2) EPÜ).

2.1 Gemäß den hinsichtlich des Anspruchs 1 des Hauptantrags hinzugefügten Änderungen im vorliegendem Anspruch 1 ist der OCT-Abtaststrahlengang beim Durchführen durch das MikroskopHauptobjektiv (Merkmal E') und am Teilerspiegel (Merkmal G') dem Beobachtungsstrahlengang überlagert.

Es gibt keine ausdrückliche Basis in der ursprünglichen Beschreibung für diese geänderten Merkmale hinsichtlich des genauen Ortes der Überlagerung der beiden Strahlengänge im Zusammenhang mit den anderen Merkmalen Figur 7 gezeigte stereoskopischen Mitbeobachtung (705, des Anspruchs 1. Lediglich Operationsmikroskops mit das in zwei Beobachtungsstrahlengängen für 706) eine offenbart schematisch Überlagerung der beiden OCT-Abtaststrahlengänge (723, 783) und (705, der beiden 706) entsprechenden beim Durchführen Beobachtungsstrahlengänge durch das Hauptobjektiv (701) und am Teilerspiegel (750).

Mikroskop- Anspruch 1 ist jedoch breiter als dieses spezielle Ausführungsbeispiel der Figur 7. Insbesondere ist Anspruch 1, entgegen eine dem Ausführungsbeispiel der Figur 7, nicht auf Einkoppelung des OCT-Abtaststrahlengangs in den Mitbeobachtungsstrahlengang eingeschränkt. Aus der gesamten ursprünglich eingereichten Anmeldung geht eindeutig hervor, dass der OCT-Abtaststrahlengang immer in den alle Mitbeobachtungsstrahlengang eingekoppelt wird (siehe drei 1, 7 dargestellten in den Figuren Ausführungsbeispiele und 6 und deren Beschreibung in der ursprünglichen Anmeldung). Das Herausgreifen eines einzelnen Teilmerkmals, d.h. der genaue Ort der Einkoppelung des OCTAbtaststrahlengangs und der Überlagerung Strahlengänge, welches nur in enger struktureller Beziehung mit den der beiden funktionaler anderen und Merkmalen des Ausführungsbeispiels der Figur 7 offenbart ist, ist nicht zulässig.

Wie beispielsweise angefochtenen von der Entscheidung, Einspruchsabteilung Punkt 6.3.2, in der argumentiert, ergeben sich unterschiedliche Anforderungen hinsichtlich der optischen Abbildungsqualität des Haupt- und Mitbeobachtungsstrahlengang. Im Hauptbeobachtungsstrahlengang ist eine maximale Abbildungsqualität erforderlich. Demgegenüber sind gewisse, dem Teilerspiegel geschuldete Qualitätseinbußen für den Mitbeobachtungsstrahlengang akzeptabel. Die Einkoppelung des OCT-Abtaststrahlengangs in den Mitbeobachtungsstrahlengang in allen Ausführungsbeispielen der ursprünglichen Anmeldung ist daher bewusst und nicht willkürlich.

Es wird offenbart, in der wie ursprünglichen das OCT-Abtastsystem Hauptbeobachtungsstrahlengang u.a. nicht einzelnen offenbart, der beiden Anmeldung ob konkret nicht in den wird. Es wird OCT-Abtastsystem in einen eingekoppelt das auch stereoskopischen Strahlengänge des Hauptbeobachtungssystems eingekoppelt wird.

Überlagerung oder in beide gleichzeitig Die konkrete Art der Einkoppelung und des OCT-Strahlengangs wird in der ursprünglichen Anmeldung nur in dem Ausführungsbeispiel der Figur 7 im Zusammenhang mit dem Mitbeobachtungsstrahlengang offenbart. Da es in der ursprünglichen Anmeldung keine Grundlage gibt für eine Verallgemeinerung hinsichtlich eines Operationsmikroskops, bei dem der Ort der Einkoppelung und der Überlagerung des OCT-Abtaststrahlengangs wie im Anspruch 1 definiert ist, stellen die geänderten Merkmale des Anspruchs 1 eine unzulässige Zwischenverallgemeinerung dar. Gegenargumente der Patentinhaberin 2.2 Die Patentinhaberin verweist auf Seite 3, zweiter Absatz, der ursprünglichen Anmeldung. Gemäß diesem Absatz gebe es eine allgemeine anhand Lehre, eines dass der OCT-Abtaststrahlengang Einkoppelelements in einen Beobachtungsstrahlengang eingekoppelt werde, ohne dass sich handeln dabei um einen Mitbeobachtungsstrahlengang es müsse.

Dieses Argument überzeugt die Kammer nicht, denn, wie von den Einsprechenden vorgetragen, bezieht sich dieser Absatz auf den ursprünglich eingereichten allgemeines Operationsmikroskop, Überlagerung des Anspruch bei dem OCT-Abtaststrahlengangs 1, der ein der Ort der offen bleibt, definiert.

2.3 Die Patentinhaberin bestreitet, dass es einen "engen strukturellen und funktionellen Zusammenhang zwischen den in den Patentanspruch 1 aufgenommenen Merkmalen und dem Merkmal der Einkoppelung des OCT-Abtaststrahlengangs Mitbeobachtungsstrahlengang" gibt in den (siehe Beschwerdebegründung, Punkt III.1.2.2).

Insbesondere bestreitet die Pateninhaberin, dass sich für den Haupt- und den Mitbeobachtungsstrahlengang unterschiedliche hinsichtlich Einblick Anforderungen ergeben, da subjektiven Umstände ihrer Nutzung der eine dient für den und der andere für den der unterschiedlich des grundsätzlich [sind], nämlich Hauptbeobachters sie "nur Einblick des Mitbeobachters".

Die Kammer folgt jedoch der Meinung der Einsprechenden (siehe Beschwerdeerwiderung, Punkt III.2), dass die in der ursprünglichen Anmeldung "Hauptbeobachtung" und verwendeten "Mitbeobachtung" Begriffe eindeutig eine Rangfolge definieren. Die Kammer folgt ebenfalls der Meinung der Einspruchsabteilung, dass sich eine solche Rangfolge in Bezug auf die Strahlengänge optische Abbildungsqualität ergibt (siehe Patentinhaberin wird der beiden angefochtenen Entscheidung, an Stelle Punkt 6.3.2).

2.4 Laut keiner der ursprünglichen Beschreibung erklärt, dass es wesentlich sei, dass der OCT-Abtaststrahlengang Mitbeobachtungsstrahlengang eingekoppelt in den werde. Im Gegenteil, die technische Wirkung der Einkoppelung des OCTAbtaststrahlengangs entfalte sich unabhängig davon, ob der Ort der Einkoppelung im Haupt- oder im Mitbeobachtungsstrahlengang stattfinde.

Die Kammer schließt sich der (Beschwerdeerwiderung, Punkt Meinung III.2) der an, Einsprechenden dass es für die Frage der ursprünglichen Offenbarung unerheblich sei, ob es für den Fachmann Abtaststrahlengang in ersichtlich den wäre, den OCT- Hauptbeobachtungsstrahlengang einzukoppeln und dort zu überlagern. Dies ist nämlich eine Frage der erfinderischen Tätigkeit. "Hingegen kommt es bei der ursprünglichen Offenbarung darauf an, was 'unmittelbar und eindeutig' offenbart ist. Gerade diese unmittelbare und eindeutige Offenbarung, dass bestimmte technische Erfolge sich im Strahlengang für Hauptbeobachtung genauso einstellen können wie im Strahlengang für Mitbeobachtung, fehlt aber im Streitpatent". In diesem Sinne spielt es eine untergeordnete Rolle, dass die ursprüngliche Beschreibung keinen Hinweis hinsichtlich der Wesentlichkeit der Einkoppelung in den Mitbeobachtungsstrahlengang enthält.

3. Zweiter Hilfsantrag 3.1 Zulassung des zweiten Hilfsantrags Die Einsprechenden haben während der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer zweiten Hilfsantrag ihren wegen Antrag, fehlender den vorliegenden Konvergenz mit den höherrangigen Hilfsanträgen nicht zuzulassen, zurückgezogen. Die Kammer übt ihr Ermessen unter Artikel 12(4) vorliegenden zweiten Hilfsantrag dahingehend aus, den zuzulassen, weil dieser Antrag als damaliger VOBK fünfter Hilfsantrag bereits während des erstinstanzlichen Verfahrens eingereicht und von der Einspruchsabteilung verbeschieden wurde (siehe angefochtene Entscheidung, Entscheidungsgründe, Punkt 10).

3.2 Zulassung des Dokuments E12 Das außerhalb der Einspruchsfrist eingereichte Dokument E12 wird wegen dessen Prima-facie-Relevanz in das Beschwerdeverfahren zugelassen.

3.2.1 Obwohl die in der angefochtenen Entscheidung, Punkt 10.1.2., gegebene Zulassung Begründung des der Dokuments Einspruchsschrift keine Einspruchsabteilung E12, es Notwendigkeit, gebe für die in der auf die abhängigen Ansprüche einzugehen, nicht nachvollziehbar ist, kommt auch die Kammer zu der Schlussfolgerung, dass das Dokument E12 zuzulassen ist, und zwar wegen dessen Prima-facie-Relevanz. In der Tat offenbart E12, im Zusammenhang mit den Figuren 9a und 9b, das in Anspruch 1 neu hinzugekommene Merkmal, d.h. ein verstellbares, Abtaststrahlengang, optisches welches dazu Element geeignet im ist, OCTdie OCT- Abtastebene relativ zur Beobachtungsebene zu verlagern.

3.2.2 Die Patentinhaberin trug vor, dass der vorliegende Anspruch 1 de facto nur eine Kombination aus den erteilten Ansprüchen 1 und 10 sei. Das zusätzliche, aus der Beschreibung, Seite 4, dritter Absatz, stammende Merkmal des Anspruchs 1 "um die OCT-Abtastebene (660) des Operationsmikroskops relativ zur Beobachtungsebene des Beobachtungsstrahlengangs verlagern" nur eine sei zu "Weiterführung" oder "Wirkungsangabe" des erteilten Unteranspruchs 10. Es gebe daher keinen gültigen Grund für die Einsprechenden, E12 nach der neunmonatigen Einspruchsfrist einzureichen.

Darüber hinaus sei E12 nicht prima facie relevant, weil es keinen eindeutigen Neuheitsangriff auf den beanspruchten Patentinhaberin überzeugen Gegenstand erlaube.

3.2.3 Die Argumente der die Kammer nicht. Grundsätzlich müssen zwar alle Dokumente der Einsprechenden innerhalb der neunmonatigen Einspruchsfrist eingereicht werden. Nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammern kann bei einer Ermessensentscheidung Berücksichtigung Technik jedoch eines dessen verspätet für die Frage der vorgelegten Stands der Prima-facie-Relevanz den Ausschlag geben. Dabei spielt es keine Rolle, ob E12 im Zusammenhang mit mangelnder Neuheit Tätigkeit genannt wurde.

oder mangelnder erfinderischer Zusätzlich zu dem ausschlaggebenden Kriterium der Primafacie-Relevanz von E12, stellt die Kammer fest, dass die Änderungen des Anspruchs 1 nicht ausschließlich aus erteilten Ansprüchen bestehen. Auch sieht die Kammer weder eine Verfahrensverzögerung noch einen Verfahrensmissbrauch aufgrund des verspäteten Einreichens von E12: Das Dokument E12 wurde mit Schreiben der Einsprechenden vom 21. Juni 2013 lange vor der erstinstanzlichen, am stattfindenden, mündlichen Verhandlung 3.3 12. Juni 2015 eingereicht.

Erfinderische Tätigkeit Der Gegenstand des Anspruchs 1 beruht nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit, weil er sich für den Fachmann auf naheliegende Weise aus den Dokumenten E6 und E12 ergibt (Artikel 56 EPÜ 1973).

3.3.1 E6 stellt den nächstliegenden Stand der Technik dar. Insbesondere hat die Patentinhaberin im Beschwerdeverfahren ihren vor der (siehe angefochtene nachgewiesen Einspruchsabteilung sei, Entscheidung, dass das vorgetragenen Punkt 4), Einwand dass Veröffentlichungsdatum nicht von Dokument E6 vor dem Prioritätsdatum des Patents liege, nicht aufrechterhalten.

3.3.2 Merkmale A bis C Wie von den Einsprechenden in der Beschwerdeerwiderung, Punkt I.4, und während der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer vorgetragen, offenbart E6 in Zusammenhang mit der Figur 4B eine Kombination aus einem Operationsmikroskop und einem OCT-System (Merkmale A und C). Aus der Beschreibung von E6, Seite 5, letzter Absatz, geht hervor, dass es sich beim Operationsmikroskop um ein solches vom Typ Möller-Wedel HI R-20-1000 in kommerzieller Fassung handelt.

Wie jedes Operationsmikroskop verfügt das Operationsmikroskop vom Typ Möller-Wedel HI R-20-1000 über ein Mikroskop-Hauptobjektiv, das von dem Beobachtungsstrahlengang durchsetzt wird (Merkmal B). Daher sind die Merkmale A bis C nicht neu gegenüber E6. 3.3.3 Merkmal D Das OCT-System benutzt die gleiche Optik wie das Mikroskop ("same optic as the microscope"; siehe E6, Seite 3, vierter Absatz). Das bedeutet, dass der OCT-Abtaststrahlengang u.a. durch das Mikroskop-Hauptobjektiv geführt wird. Daher ist das Merkmal D nicht neu gegenüber E6. 3.3.4 Merkmale E und G Aus E6, Seite 5, letzter Absatz, Seite 3, vierter Absatz, und der Bildunterschrift der Figur 4B geht hervor, dass das OCT-System an den Seiteneinblick ("side Operationsmikroskops angeschlossen ist, view") des die gleiche Optik wie das Mikroskop ("same optic as the microscope") benutzt und in dessen optischen Weg integriert ist ("OCT unite [sic] integrated into zwangsläufig, the optical dass im path").

ergibt sich Beobachtungsstrahlengang ein Einkoppelelement vorgesehen Abtaststrahlengang durch Beobachtungsstrahlengang Mikroskop-Hauptobjektiv, ist, Daraus um den OCT- Reflexion in den durch das einzukoppeln den und Beobachtungsstrahlengang überlagernd, zum Objektbereich zu führen. Dadurch sind die Merkmale E und G des Anspruchs 1 - die Ausführung des Einkoppelelements als Teilerspiegel ausgenommen - implizit in E6 offenbart und nicht neu gegenüber E6. 3.3.5 Merkmale F und G Die Einsprechenden argumentierten während der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer, dass E6 ein StandardOperationsmikroskop vom Typ Möller-Wedel HI R-20-1000 in kommerzieller Fassung offenbare, wobei ein OCT-System an den Kameraport des Operationsmikroskops angeschlossen sei. Da es sich um ein Standard-Operationsmikroskop mit bekanntem inneren Aufbau handele, sei dem Fachmann bekannt, dass das Einkoppelelement ein Teilerspiegel sei, der im Wesentlichen durchlässig für den sichtbaren Spektralbereich des Beobachtungslichts und reflektierend für des das Licht Kamera- bzw. OCT-Strahlengangs sei. Daher seien die Merkmale F und G nicht neu gegenüber E6. Die Kammer hat Ausführung Zweifel des hinsichtlich Einkoppelelements der zwangsläufigen als spektraler Teilerspiegel. Sie ist jedoch überzeugt, dass der in Merkmal F definierte spektrale Teilerspiegel eine naheliegende Ausführungsform des Einkoppelelements für eine Einkoppelung eines OCT-Strahls in einen Beobachtungsstrahlengang unterschiedlicher Wellenlänge darstellt.

Daher trägt der in den Merkmalen F und G definierte, spektrale Teilerspiegel nichts zur erfinderischen Tätigkeit gegenüber E6 bei.

3.3.6 Merkmal "Verstellbares optisches Element im OCT- Abtaststrahlengang" a) Es handelt sich um das folgende, gegenüber dem erteilten Anspruch 1 hinzugefügte Merkmal:

"wobei in dem OCT-Abtaststrahlengang (623) für das Einstellen eines einer Austrittsendes geometrischen eines Abbildung Lichtleiters (622) in eine OCT-Abtastebene (660) ein verstellbares optisches Element (630, 631) vorgesehen ist, um die OCT-Abtastebene (660) Operationsmikroskops des relativ zur Beobachtungsebene des Beobachtungsstrahlengangs zu verlagern".

b) Wie von den Einsprechenden während der mündlichen Verhandlung vorgetragen, hat das unterscheidende Merkmal der verstellbaren Linse im OCT-Strahlengang den technischen Effekt, die Bildebene mit der höchsten OCTBildauflösung unabhängig von dem Beobachtungsstrahlengang zu verschieben. Die objektive technische Aufgabe besteht daher darin, eine parallele Darstellung eines Beobachtungsbilds OCT-Bilds in und gleich eines hoher optischen Qualität zu ermöglichen.

c) Wie weiterhin mündlichen von den Einsprechenden während der Verhandlung vorgetragen, wird das Operation von Operationsmikroskop von E6 für die Gehirntumoren verwendet (siehe Titel von E6: "surgery of intrinsic brain tumors"). Da Gehirngewebe für sichtbares Licht nicht transparent ist, ist die Beobachtung anhand des Beobachtungsstrahlengangs auf die Oberfläche des zu untersuchenden Objekts beschränkt.

Im Gegensatz dazu dringt der OCT-Strahl in einen Tiefenbereich von 1-3,5 mm und einer Ortsauflösung von 4-15 μm ein (siehe E6, Seite 1, Zusammenfassung). Um die bestmögliche OCT- Bildauflösung über den gesamten Tiefenbereich von 1-3,5 mm zu erreichen, müsste der OCT-Strahl in der in der Mitte des Tiefenbereichs von 1-3,5 mm liegenden Ebene anstatt auf der Oberfläche - wie der Beobachtungsstrahl - fokussiert werden. Ausgehend von E6 stellt sich somit dem Fachmann auf überzeugende Weise die oben in Punkt b) beschriebene Aufgabe, die OCT-Abtast- und Beobachtungsstrahlengänge in unterschiedlichen Ebenen zu fokussieren.

d) Aus diesem Anlass heraus sucht der Fachmann nach einer Lösung und findet sie in dem die Dokument beispielsweise in dem überbrückenden Satz angeregt wird, OCT-Strahls innerhalb des E12, wo und 25 die Bildebene des Spalten 24 ("sub-surface imaging") Beobachtungsstrahls an der Oberfläche und die ("en face surface profile") des Objekts anzuordnen. Anhand eines solchen axialen Versatzes der Bildebenen der OCT-Abtastund Beobachtungsstrahlengänge wird eine Verbesserung der jeweiligen Bildqualität erreicht.

Um die Flexibilität des OCT-Abtastsystems zu erhöhen, ist der axiale Versatz nicht fest eingestellt sondern anhand eines verstellbaren optischen Elements variierbar (siehe z.B. Spalte 26, Zeilen 3 bis 7; Figur 9a und deren Beschreibung in Spalte 15, Zeile 60 bis Spalte 16, Zeile 47; siehe Beschwerdeerwiderung der Einsprechenden, Punkt VII.4).

e) Den Hinweis der Verwendung eines verstellbaren optischen Elements im OCT-Abtaststrahlengang zur Lösung der Aufgabe, eine parallele Darstellung eines OCT-Bilds und eines optischen Beobachtungsbilds in gleich hoher Qualität zu ermöglichen, erhält der Fachmann somit aus E12. Die konkrete Ausführung des optischen OCT-Systems, die es erlaubt, den OCT-Fokuspunkt mit wenigstens einem verstellbaren optischen Element zu verschieben, stellt eine rein handwerkliche Maßnahme für den Fachmann dar.

3.3.7 Da somit alle Merkmale des Anspruchs 1 entweder nicht neu gegenüber E6 sind oder aber nichts Tätigkeit gegenüber E6 in Kombination gelangt der Fachmann auf zur mit E12 beitragen, naheliegende Operationsmikroskop des Anspruchs 1. Gegenargumente der Patentinhaberin erfinderischen Weise zu dem 3.3.8 Während der mündlichen Verhandlung (vgl. auch Beschwerdebegründung, Punkt II.3.2) trug die Patentinhaberin vor, dass die Merkmale D bis G des Anspruchs 1 nicht in E6 offenbart seien. Das Operationsmikroskop von E6 sei wegen der Benutzung mit einem OCT-System Operationsmikroskop. Änderungen Operationsmikroskops seien kein des optischen nicht StandardSystems des ausgeschlossen.

Daher könnten die Merkmale D bis G auch nicht implizit in dem Operationsmikroskop von E6 offenbart sein. Die Kammer ist von diesem Argument nicht überzeugt. Die Vermutung der Patentinhaberin, der standardmäßige Aufbau des Operationsmikroskops von R-20-1000 im des in hätte seinen in Rahmen E6 optischen vom E6 Typ Möller-Wedel geschilderten Grundzügen HI Experiments verändert werden können, ist durch den Hinweis in E6 auf Seite 5, dass es sich bei dem in der Figur 4B gezeigten Mikroskop um ein Mikroskop in kommerzieller Fassung handele, ausgeschlossen.

3.3.9 Während der mündlichen Verhandlung Patentinhaberin vorgetragen, E6 offenbare wurde von keine der konkreten Details über das optische System des OCT-Abtaststrahlengang. Es sei unbekannt, ob die Kollimationsoptik von E6 überhaupt in dem in der Figur 4B von E6 gezeigten Gehäuse vorhanden sei und ob die kollimierenden Linsen der Kollimationsoptik von E6 vor oder nach einem OCT-Scanner angeordnet seien. Ohnehin würde in den Vorrichtungen der Figuren 9a und 9b von E12 nie eine kollimierende Linse einer Kollimationsoptik verschoben; vielmehr treffe das stets auf andere Linsen zu:

In der Figur 9a von E12 würde die kollimierende Linse (156) nicht verschoben; in der Figur 9b gebe es überhaupt keine Kollimationsoptik. Daher könne der Fachmann nicht wissen, welche Linsen des OCT-Abtaststrahlengangs von E6 zu verstellen seien. Auch die in E12 in der Figur 14 gezeigte Vorrichtung zum Verschieben des Fokuspunkts gebe keine eindeutigen Aufschlüsse, wie der OCT-Fokuspunkt relativ zur Beobachtungsebene des Beobachtungsstrahlengangs zu verlagern sei.

Die Kammer kann sich auch diesem Argument nicht anschließen, weil die Verschiebung eines Fokuspunkts anhand optischer Elemente, beispielsweise anhand wenigstens einer Linse, als eine rein handwerkliche Maßnahme anzusehen ist.

3.3.10 Gemäß der zweiter Beschwerdebegründung, Absatz, ist E6 Punkt hinsichtlich II.3.2, des Seite Merkmals G 14, des Anspruchs 1 "keine Überlagerung des OCT-Abtaststrahlengangs mit dem Beobachtungsstrahlengang am Teilerspiegel noch im Mikroskop-Hauptobjektiv zu entnehmen", auch nicht der Passage "uses the same optic as the microscope" in E6, Punkt 2.5, zweiter Absatz.

Wie bereits oben in Punkt 1.2.1 erläutert, kann sich die Kammer dieser Ansicht nicht anschließen, weil der genaue Ort, an dem die im Merkmal G definierte Überlagerung der Strahlengänge stattfindet, dem Wortlaut des Merkmals G nach offen bleibt. Dass eine Überlagerung der beiden Strahlengänge spätestens am Ort des zu beobachtenden Objekts stattfindet, wurde nicht bestritten.

3.3.11 Die Argumente der Patentinhaberin (Punkte 3.3.8 bis 3.3.10) zu Gunsten einer erfinderischer Tätigkeit konnten die Kammer nicht überzeugen. Daher ist die Kammer der Meinung, dass das Operationsmikroskop des Anspruchs 1 durch die Lehre von E6, in Kombination mit E12, aus den in den Punkten 3.3.1 bis 3.3.7 besprochenen Gründen nahegelegt ist.

4. Dritter Hilfsantrag 4.1 Zulassung des dritten Hilfsantrags Zu dem Antrag der Einsprechenden, den vorliegenden dritten Hilfsantrag wegen fehlender Konvergenz mit den höherrangigen Hilfsanträgen nicht zuzulassen, weist die Kammer darauf hin, dass dieser Antrag nach dem Wortlaut von Artikel 12(4) VOBK Gegenstand des Beschwerdeverfahrens ist ("wird ... von der Kammer berücksichtigt").

Denn dieser mit der Beschwerdebegründung eingereichte Antrag wurde als damaliger dritter Hilfsantrag Verfahrens bereits während des erstinstanzlichen eingereicht verbeschieden und siehe von der Einspruchsabteilung angefochtene Entscheidung, Entscheidungsgründe, Punkt 8).

4.2 Änderungen Der Gegenstand des Anspruchs 1 geht über den Inhalt Anmeldung in der ursprünglichen Fassung hinaus der (Artikel 123(2) EPÜ).

4.2.1 Die hinsichtlich hinzugefügten des Merkmale Anspruchs des 1 des Hauptantrags vorliegenden Anspruchs 1 definieren zwei im OCT-Abtaststrahlengang angeordnete OCTLinsensysteme, welche eine Zwischenabbildung eines Austrittsendes des OCT-Lichtleiters in einer zu der OCTAbtastebene konjugierten Ebene bewirken.

Die mögliche Grundlage für diese hinzugefügten Merkmale sind in dem in der Figur 6 gezeigten Ausführungsbeispiel zu suchen. Siehe insbesondere die Beschreibung auf Seite 12, zweiter Absatz, in der ursprünglichen Anmeldung. Wie von den Einsprechenden, Punkt IV.1 der Beschwerdeerwiderung, und von der Einspruchsabteilung, Punkt 8.2 der angefochtenen Entscheidung, argumentiert, sind diese hinzugefügten Merkmale des vorliegenden Anspruchs 1 nur im Zusammenhang mit weiteren Merkmalen (c bis e) in der ursprünglich eingereichten Anmeldung offenbart, und zwar wie folgt:

"c. die Scanspiegel für den OCT-Abtaststrahl zwischen den Linsensystemen angeordnet sind (siehe Fig. 6; S. 12, Z. 3-5), d. das Austrittsende des Lichtleiters und die beiden OCT-Linsensysteme verstellbar ausgebildet sind (siehe Fig. 6; S. 12, Z. 11-12), e. die Einkoppelung des OCT-Abtaststrahlengangs in den Beobachtungsstrahlengang für die Mitbeobachtung erfolgt (siehe Fig. 6)".

Wie mit Bezug auf die im Anspruch 1 des ersten Hilfsantrags vorgenommenen Änderungen erläutert (siehe oben Punkt 2.), ist die Kammer der Meinung, dass alle Ausführungsbeispiele der ursprünglich eingereichten Anmeldung (siehe Figuren 1, 6 und 7) ein OCT-Abtastsystem offenbaren, das in einen Mitbeobachtungsstrahlengang eingekoppelt wird. Ähnlich wie bereits oben in Punkt 2.1 geschildert, ist das Herausgreifen eines welches einzelnen nur in Teilmerkmals enger (zwei funktionaler OCT-Linsensysteme) und struktureller Beziehung mit den anderen Merkmalen des Ausführungsbeispiels der Figur 6 offenbart ist, nicht zulässig. Insbesondere ist die Einkoppelung des OCT-Abtastsystem mit einer gewissen Bildqualitätseinbuße verbunden, wodurch die Einkoppelung des OCT-Abtaststrahlengangs in den Mitbeobachtungsstrahlengang in allen Ausführungsbeispielen der ursprünglichen Anmeldung bewusst und nicht willkürlich ist (Merkmal e).

Da es in der ursprünglichen Anmeldung keine Grundlage für eine Verallgemeinerung Operationsmikroskops angeordneten mit zwei OCT-Linsensysteme hinsichtlich im eines OCT-Abtaststrahlengang gibt, welche eine Zwischenabbildung eines Austrittsendes des OCT-Lichtleiters in einer zu der OCT-Abtastebene konjugierten Ebene bewirken, stellen die geänderten Merkmale des Anspruchs 1 eine unzulässige Zwischenverallgemeinerung dar.

4.2.2 Die Patentinhaberin argumentierte, dass durch die alleinige Bezeichnung der Strahlengänge Mitbeobachtungsstrahlengang technische Wirkung werde. sei Es Hauptkeine zwischen eine als rein den und unterschiedliche Strahlengängen subjektive definiert Beurteilung, wer Hauptbeobachter oder Mitbeobachter sei. Zwischen den beiden Strahlengängen gebe es keinen quantitativen Unterschied. Es spiele daher keine Rolle, ob die Einkoppelung in dem Hauptoder Mitbeobachtungsstrahlengang stattfinden würde. Aus den in den Punkten 2.3 und 2.4 oben beschriebenen Gründen, teilt die Kammer die Meinung der Patentinhaberin nicht.

5. Aus den oben dargelegten Schluss, dass keiner Gründen der kommt Anträge der die Kammer zum Pateninhaberin gewährbar ist und deshalb das Patent widerrufen werden muss.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen. Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:

M. Kiehl R. Bekkering