Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts Entscheidung vom 18.10.1999 – T 273/99

Aktenzeichen: T 0273/99 - 3.3.1

E N T S C H E I D U N G

der Technischen Beschwerdekammer 3.3.1 vom 18. Oktober 1999 Beschwerdeführer:

Ciba Speciality Chemicals Holding Inc. Klybeckstraße 141 4057 Basel SUISSE Vertreter:

- Angefochtene Entscheidung:

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender:

Mitglieder:

A. J. Nuss P. P. Bracke R. T. Menapace Entscheidung der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 19. Dezember 1995 zur Post gegeben wurde und mit der die europäische Patentanmeldung Nr. 87 810 609.5 aufgrund des Artikels 97 (1) EPÜ zurückgewiesen worden ist.

Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerde richtet sich gegen die am 19. Dezember 1995 zur Post gegebene Entscheidung der Prüfungsabteilung, mit welcher die europäische Patentanmeldung Nr. 87 810 609.5 (EP-A-0 266 310) zurückgewiesen wurde, weil sie nicht die Erfordernisse der Artikel 56 und 123 (2) EPÜ erfüllte.

Obwohl die Prüfungsabteilung anerkannt hat, daß eine erfinderische Tätigkeit der anmeldungsgemäßen Indol-2-yl-Phthalide gegenüber den nächstvergleichbaren Indol-3-yl-Phthaliden, wie sie aus dem Dokument (A) US-A-3 829 322 bekannt waren, glaubhaft gemacht wurde, war sie der Auffassung, daß eine erfinderische Tätigkeit für die im Wortlaut der der Entscheidung zugrunde liegenden Ansprüche umfaßten Benzofuran-2-yl-Phthalide nicht anerkannt werden konnte.

II. Mit Telefax vom 24. April 1996 reichte die Beschwerdeführerin einen neuen, vollständigen Satz von 14 Ansprüchen ein, welche mit Schreiben vom 13. Juli 1999, eingegangen am 15. Juli 1999, nochmals geändert wurden. Die dann gültigen unabhängigen Ansprüche lauten:

"1. Chromogene Phthalide der Formel .../... worin V3 Niederalkoxy oder -NR5R6, V4 Wasserstoff, Halogen oder Niederalkyl, A1 einen gegebenenfalls durch Halogen oder Diniederalkylamino substituierten 1,2-Benzorest B1 einen substituierten Phenylrest der Formel oder einen 3-Indolylrest der Formel Q1 -NZ4-, R5, R6, R7 und R8, unabhängig voneinander, je Alkyl mit höchstens 12 Kohlenstoffatomen, C5-C6-Cycloalkyl, Benzyl, Phenethyl oder Phenyl, oder die Substituentenpaare (R5 und R6) und (R7 und R8), unabhängig voneinander, je zusammen mit dem sie verbindenden Stickstoffatom Pyrrolidino, Piperidino oder Morpholino, Y3 Niederalkyl, .../...

Y4 Wasserstoff, Methyl oder Phenyl, Z3 und Z4, unabhängig voneinander, je Wasserstoff, C1-C8-Alkyl, Acetyl, Propionyl oder Benzyl, X1 Wasserstoff, Halogen, Niederalkyl, C1-C8-Alkoxy, Benzyloxy oder die Gruppe -NT3T4, T3 und T4, unabhängig voneinander, je Wasserstoff, Niederalkyl, Niederalkylcarbonyl oder Benzoyl und W Wasserstoff oder Halogen bedeuten."

"6. Verfahren zur Herstellung von Phthaliden gemäss Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass man in beliebiger Reihenfolge ein Mol eines Anhydrids der Formel mit einem Mol einer Verbindung der Formel und einem Mol einer Verbindung der Formel umsetzt, worin in den Formeln (4), (5) und (6) A1, B1, Q1, V3, V4, und Y3 die in Anspruch 1 angegebene Bedeutung haben."

"8. Verwendung einer Phthalidverbindung der in einem der .../... Ansprüche 1 bis 5 angegebenen Formel als Farbbildner in einem druckempfindlichen oder wärmeempfindlichen Aufzeichnungsmaterial." "9. Druck- oder wärmeempfindliches Aufzeichnungsmaterial, dadurch gekennzeichnet, dass es in seinem Farbreaktantensystem als Farbbildner mindestens eine Phthalidverbindung der in einem der Ansprüche 1 bis 5 angegebenen Formel enthält."

III. Mit Schreiben vom 10. August 1999, eingegangen am 13. August 1999, reichte die Beschwerdeführerin eine angepaßte, vollständige Fassung der Beschreibung und Beispiele (Seiten 1 bis 29) ein. Die Seiten 9, 11 und 14 wurden mit Schreiben vom 28. September 1999, eingegangen am 2. Oktober 1999, nochmals geändert.

IV. Die Beschwerdeführerin hat vorgetragen, die überraschenden Eigenschaften der beanspruchten Indol-2-yl-Phthalide gegenüber den strukturell nächstliegenden aus dem Stand der Technik bekannten Indol-3-yl-Phthalide seien durch die mit dem Schreiben vom 10. September 1990 eingereichten Vergleichsversuche glaubhaft gemacht.

V. Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Erteilung eines Patents auf der Basis - der mit Telefax vom 24. April 1996 eingereichten 14 Ansprüche mit den mit Schreiben vom 13. Juli 1999 eingereichten Änderungen, und - der mit Schreiben vom 10. August 1999 eingereichten .../...

Beschreibung und Beispiele (Seiten 1 bis 29) mit den mit Schreiben vom 2. Oktober 1999 eingereichten geänderten Seiten 9, 11 und 14.

1. Die Beschwerde ist zulässig.

2. Artikel 123 (2) EPÜ Die geltenden Stoffansprüche 1 bis 5 ergeben sich aus den ursprünglich eingereichten Ansprüchen 7 bis 10, 12 und 13 in Zusammenhang mit Anspruch 1. Die geltenden Verfahrensansprüche 6 und 7 stützen sich auf die ursprünglich eingereichten Ansprüche 14 und 15, in denen die betreffenden Substituenten den Produktansprüchen angepaßt sind. Der Verwendungsanspruch 8 ist durch den ursprünglich eingereichten Anspruch 16 gestützt. Die sich auf Aufzeichnungsmaterial beziehenden Ansprüche 9 bis 14 entsprechen den ursprünglich eingereichten Ansprüchen 17 bis 22. Durch die Änderungen der Beschreibung wurde diese den geltenden Ansprüchen angepaßt und der experimentelle Teil auf die beanspruchten Verbindungen beschränkt. Damit erfüllt die Anmeldung die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPÜ.

3. Neuheit In Abwesenheit eines Standes der Technik, der die .../... beanspruchten chromogenen Indol-2-ylphthalide offenbart, ist der Gegenstand der Ansprüche 1 bis 14 neu. Dies hat die Prüfungsabteilung auch nie in Frage gestellt. Erfinderische Tätigkeit 3.1 Es ist unbestritten, daß für die beanspruchten Indol-2-yl-Phthalide Dokument (A) den nächsten Stand der Technik darstellt.

Aus Dokument (A) ist druckempfindliches Kopierpapier bekannt, welches chromogene Indolylphthalide enthält, in denen der Indolylrest in 3-Stellung mit dem Phthalidgerüst verbunden ist und die in Kontakt mit einer festen Säure eine Färbung mit einer ausgezeichneten Licht- und Wasserfestigkeit ergeben (Spalte 2, Zeilen 39 bis 69).

3.2 Ausgehend hiervon bestand gemäß der jetzt vorliegenden Anmeldung die Aufgabe, chromogene Verbindungen für druck- oder wärmeempfindliches Aufzeichnungsmaterial bereitzustellen, die besser geeignete Farbtöne ergeben, wenn sie mit einem Elektronenakzeptor in Kontakt gebracht werden (Seite 7, Zeilen 42 bis 47 der veröffentlichten Anmeldung).

3.3 Mit Schreiben vom 10. September 1990 hat die Beschwerdeführerin einen Vergleichsbericht eingereicht aus dem hervorgeht, daß die Indol-2-ylphthalidverbindungen gemäß vorliegender Anmeldung sowohl auf mit Ton als auch mit Phenolharz beschichtetem Kopierpapier einen zur Herstellung von schwarzen Kopien brauchbaren Farbton ergeben, während mit Indol-3-ylphthalidverbindungen gemäß dem Dokument (A) eine für diesen .../...

Zweck weniger geeignete Färbung erreicht wird. Die Kammer hat daher keinen Grund in Zweifel zu ziehen, daß mit den beanspruchten Verbindungen die obengenannte Aufgabe tatsächlich gelöst wird.

3.4 Es bleibt zu untersuchen, ob der Stand der Technik dem Fachmann Anregungen bot, die oben definierte Aufgabe mit den beanspruchten Verbindungen zu lösen. Da die in Dokument (A) verwendeten Indol-3-ylphthalide (siehe Punkt 3.1 oben) die für die Lösung der Aufgabe zwingend erforderlichen Indol-2-ylphthalide in keiner Weise nahelegen, kommt die Kammer zur Schlußfolgerung, daß die Bereitstellung der gemäß Anspruch 1 beanspruchten Indol-2-ylphthalide auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht und somit auch der Gegenstand der übrigen unabhängigen Ansprüche 6, 8 und 9. Dasselbe gilt auch für alle abhängigen Ansprüche 2 bis 5 und 10 bis 14. 4. Die Anmeldung erfüllt somit die Erfordernisse des EPÜ.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Sache wird an die erste Instanz zurückverwiesen mit der Anordnung, ein Patent mit folgenden Unterlagen zu erteilen:

Ansprüche: 1 bis 14, eingereicht am 24. April 1996 mit den am 15. Juli 1999 eingereichten Änderungen, und Beschreibung: Seiten 1 bis 29, eingereicht am 13. August 1999 mit den am 2. Oktober 1999 eingereichten geänderten Seiten 9, 11 und 14. Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:

E. Görgmaier A. Nuss