Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts Entscheidung vom 14.04.1999 – T 377/97

Aktenzeichen: T 0377/97 - 3.3.1

E N T S C H E I D U N G

der Technischen Beschwerdekammer 3.3.1 vom 14. April 1999 Beschwerdeführer:

(Patentinhaber) Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien D-40191 Düsseldorf (DE) Vertreter:

- Beschwerdegegner:

(Einsprechender) Diversey GmbH Adolfsallee 36 D-65185 Wiesbaden (DE) Vertreter:

Fuchs Mehler Weiss Patentanwälte Postfach 46 60 D-65036 Wiesbaden (DE) (Einsprechender) Laporte ESD GmbH Dr.-Altert-Reimann-Straße D-68526 Ladenburg (DE) Vertreter:

Maiwald, Walter, Dr. Dipl.-Chem. Maiwald GmbH Postfach 33 05 23 D-80065 München (DE) Angefochtene Entscheidung:

Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 5. Februar 1997 zur Post gegeben wurde und mit der das europäische Patent Nr. 0 384 282 aufgrund des Artikels 102 (1) EPÜ widerrufen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender:

Mitglieder:

A. J. Nuss P. P. Bracke R. E. Teschemacher

Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerde richtet sich gegen die am 15. Januar 1997 verkündete und am 5. Februar 1997 zur Post gegebene Entscheidung der Einspruchsabteilung, das europäische Patent Nr. 0 384 282 wegen mangelnder erfinderische Tätigkeit zu widerrufen.

II. Mit Schreiben vom 7. Mai 1998 reichte die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) einen Satz von sieben Ansprüchen als Hauptantrag ein, sowie acht Anspruchssätze gemäß den Hilfsanträgen 1 bis 8. Der einzige unabhängige Anspruch des Hauptantrags lautete:

"1. Verwendung von sekundären Aminen und/oder Salzen derartiger Amine der allgemeinen Formeln (Ia), (Ib), und (Ic) R-NH-(CH2)3NH2 (Ia) R-NH-(CH2)3N+H3X- (Ib) R-N+H2-(CH2)3N+H32X- (Ic) wobei die Reste R jeweils bedeuten:

einen linearen oder verzweigten, gesättigten oder einfach oder mehrfach ungesättigten Alkylrest mit 12 bis 18 C-Atomen, Xein Anion aus der Gruppe Amidosulfonat, Nitrat, Halogenid, Sulfat, Hydrogencarbonat, Carbonat, Phosphat oder R1-COO- bedeutet, wobei der Rest R1 für - Wasserstoff, .../...

- einen substituierten oder unsubstituierten, linearen oder verzweigten Alkylrest mit 1 bis 20 CAtomen oder Alkenylrest mit 2 bis 20 C-Atomen, die als Substituenten mindestens einen Hydroxy-, Amin- oder Iminrest aufweisen können, oder - einen substituierten oder unsubstituierten Phenylrest, der als Substituenten einen Alkylrest mit 1 bis 20 C-Atomen aufweisen kann, steht, in Mengen von 1 bis 100 Gew.-%, gegebenenfalls zusammen mit üblichen Verdünnungsmitteln oder Hilfs- und Zusatzstoffen, als Kettengleitmittel für automatische Ketten- und Bandschmieranlagen in der Lebensmittelindustrie, die zum Transport von Kunststoffgebinden aus Polyethylenterephthalat dienen."

III. Während der mündlichen Verhandlung vom 14. April 1999 vor der Beschwerdekammer hat die Beschwerdeführerin eine dem Hauptantrag angepaßte Beschreibung (Seiten 1 bis 4, 4a, 5 bis 7, 7a und 8 bis 12) eingereicht.

IV. Die Beschwerdeführerin hat vorgetragen, daß die Patentansprüche auf die Verwendung eines Konzentrats gerichtet seien, das im Zuge seiner Verwendung in den automatischen Ketten- und Bandschmieranlagen verdünnt wird. Sie hat weiterhin geltend gemacht, die erfindungsgemäßen Diamine würden durch den Stand der Technik nicht nahegelegt und sie hätten den Vorteil, ohne zu Spannungsrißkorrosion führende Komplexbildner- .../...

zusätze zum Transport von Kunststoffgebinden aus Polyethylenterephthalat (PET) verwendet werden zu können.

V. Die Beschwerdegegnerinnen (Einsprechende und Beigetretene) haben im wesentlichen vorgetragen, die gemäß dem Hauptantrag beanspruchte Verwendung sei nicht neu gegenüber der Lehre des Dokumentes

(7) EP-A-0 372 628 und sie sei nicht erfinderisch gegenüber den Lehren der Dokumente (2) US-A-3 718 588 und (3) DE-A-3 631 953. Sie haben weiterhin geltend gemacht, die beanspruchte Verwendung der Diamine in Mengen von 1 bis 100 Gew.-% umfasse Ausführungsformen, bei denen die erfindungsgemäße Aufgabe nicht gelöst werde. Als Stütze dafür wurde auf die eidesstattlichen Versicherungen von Herrn Dr. Klaus Schober von 9. Januar 1997 und 8. September 1998 verwiesen.

Bei der Diskussion der erfinderischen Tätigkeit der beanspruchten Verwendung haben sich die Beschwerdegegnerinnen auf drei TNO-Berichte des "TNO Nutrition and Food Research Institute" gestützt, nämlich die TNO-Berichte "V 96.836" und "Addendum to V 96.836" im Auftrag von DiverseyLever, eingereicht mit Schreiben vom 6. Dezember 1996 und 7. Januar 1998, und den TNOBericht "V 96.897" im Auftrag von Henkel-Ecolab, .../...

eingereicht mit Schreiben vom 10. Dezember 1996. VI. Die Beschwerdeführerin hat die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Patents mit den in der mündlichen Verhandlung überreichten Unterlagen beantragt (Ansprüche wie Hauptantrag im Schreiben vom 7. Mai 1998).

Die Beschwerdegegnerinnen haben die Zurückweisung der Beschwerde der Patentinhaberin beantragt.

1. Die Beschwerde ist zulässig.

2. Hauptantrag 2.1. Artikel 123 (2) und (3) EPÜ Die Kammer hat sich davon überzeugt, daß die Ansprüche im Rahmen der Offenbarung in den ursprünglichen Unterlagen bleiben und ihr Schutzbereich nicht über den der Ansprüche des erteilten Patents hinausgeht. Somit sind keine Einwände nach Artikel 123 (2) oder (3) EPÜ zu erheben; da dies nicht bestritten wird, ist eine detaillierte Begründung hierzu nicht erforderlich.

2.2 Neuheit Die Beschwerdegegnerinnen haben zum Einwand der mangelnden Neuheit vorgetragen, das Merkmal ".. als .../... Kettengleitmittel für automatische Ketten-und Bandschmieranlagen ..., die zum Transport von Kunststoffgebinden aus Polyethylenterephthalat dienen" im Anspruch 1 würde die Verwendung der Diamine beim Transport von nicht aus Polyethylenterephthalat (PET) bestehenden Kunststoffgebinden nicht ausschließen. Die für den Transport von Flaschen üblichen Anlagen seien sowohl für den Transport von Kunststoffflaschen wie für den Gebrauch von Glasflaschen geeignet. Dem kann die Kammer nicht zustimmen, da genau durch dieses Merkmal die Verwendung der Diamine in Kettenund Bandschmieranlagen vom Wortlaut des Anspruchs 1 ausgeschlossen ist, in denen keine Kunststoffgebinde aus PET transportiert werden. Im vorliegenden Fall dient das fragliche Merkmal nicht der Definition der Ketten- und Bandschmieranlage, sondern definiert einen Verfahrensschritt in dem streitigen Verwendungsanspruch. Dieser Schritt ist dahin definiert, daß die Amine in einer Ketten- und Bandschmieranlage verwendet werden, die tatsächlich dem Transport von Kunststoffgebinden dient. Eine bloße Eignung der Anlage für diesen Zweck ist nicht Gegenstand dieses Merkmals.

2.2.1 Dokument (7) ist eine frühere europäische Anmeldung, deren Inhalt gemäß Artikel 54 (3) EPÜ bei der Beurteilung der Neuheit als Stand der Technik zu betrachten ist. Es betrifft die Verwendung von 1 bis 30 Gew.-% Diamine enthaltenden wäßrigen Lösungen als Gleitmittel für Förderbänder, die beim Transport von Flaschen eingesetzt werden, wobei die Diamine bevorzugt Alkylpropylendiamine mit einem Alkylrest mit 12 bis 18 .../...

C-Atomen, wie N-Cocos- oder N-Oleyl-1,3-diaminopropane, sind (Seite 2, Zeilen 3 bis 5; Seite 3, Zeilen 41 bis 44; Seite 5, Zeilen 3 bis 5; und Beispiel 1). Obwohl Dokument (7) nicht ausdrücklich beschreibt, daß solche Diamine als Gleitmittel für Förderbänder, die beim Transport von PET Flaschen verwendet werden, dienen können, sind die Beschwerdegegnerinnen der Auffassung, ein Fachmann würde eine solche Verwendung für PET-Flaschen automatisch in das Dokument hineinlesen. Somit seien alle Merkmale der im Anspruch 1 beanspruchten Verwendung in Dokument (7) beschrieben, das somit deren Neuheit vorwegnehme. Insbesondere haben die Beschwerdegegnerinnen darauf hingewiesen, daß schon vor dem gültigen Anmeldungstag des Streitpatentes Glasflaschen und PET-Flaschen auf den gleichen Förderbändern transportiert wurden, wie die Beschwerdeführerin übrigens bestätigt hat. In Dokument (7) wird allgemein beschrieben, daß Gleitmittel verwendet werden, falls gute Gleiteigenschaften zwischen festen Oberflächen erforderlich sind (Seite 2, Zeilen 6 und 7). Als Beispiele von übereinander gleitenden Oberflächen werden dort jedoch nur Glas/Metall- und Metall/Metall Oberflächen erwähnt und als Test für die Gleiteigenschaften wird nur die Gleitfähigkeit einer Glasscheibe gegenüber einer sich darüber befindenden Metallscheibe beschrieben (Seite 6, Zeilen 9 bis 13). Nirgendwo in diesem Dokument ist die Rede von der Gleitfähigkeit von Oberflächen aus Kunststoff, geschweige denn von PET-Oberflächen.

.../... Der Einwand der Beschwerdegegnerinnen, ein Fachmann würde in Dokument (7) die Verwendung für PET-Flaschen automatisch hineinlesen, ist durch nichts belegt und daher lediglich eine reine Behauptung. Die Kammer hat keinen Anhaltspunkt für die Richtigkeit der Behauptung, für den Fachmann sei am Prioritätstag aus Dokument (7) eindeutig und unmittelbar hervorgegangen, daß die dort beschriebene Verwendung alle Erfordernisse erfülle, um für PET-Gebinde eingesetzt zu werden. Insbesondere ist nicht ersichtlich, daß die Eignung für Glasflaschen darauf schließen läßt, daß Diamine zur Vermeidung der für PET Flaschen spezifischen Spannungsrißkorrosion eingesetzt werden können. Die Kammer kommt somit zum Schluß, ein Fachmann würde in Dokument (7) die Verwendung für PET-Flaschen nicht automatisch hineinlesen. Dokument (7) kann deshalb die Neuheit des Anspruchs 1 nicht vorwegnehmen.

2.2.2 Die Kammer hat sich davon überzeugt, daß die beanspruchte Verwendung in keinem der anderen genannten Dokumenten beschrieben ist und kommt somit zum Schluß, daß Anspruch 1 das Erfordernis der Neuheit erfüllt.

2.2.3 Erfinderische Tätigkeit 2.2.3.1 Die Kammer ist, wie die Einspruchsabteilung und die Parteien, der Ansicht, daß das in Zeile 48 der dritten Seite des Streitpatents zitierte Dokument (2) den nächsten Stand der Technik darstellt. Dokument (2) beschreibt die Verwendung von Phosphatestersalzen der Formel RO[PO(OR)O]xR zur Verminderung .../...

der Reibung auf Förderbändern, in denen mindestens ein R eine Estergruppe darstellt und mindestens ein R für eine Gruppe M steht, wobei M jedes geeignete metallische Element oder jede geeignete salzbildende organische Gruppe, wie ein Amin, sein kann (Spalte 1, Zeilen 18 bis 23 und 41 bis 57; Spalte 2, Zeilen 46 bis 49). Als geeignete Amine werden Monoamine und Polyamine erwähnt und als Beispiele für Polyamine wird unter anderem Propylendiamin zitiert (Spalte 2, Zeile 50 bis Spalte 3, Zeile 31). Weiterhin kann Dokument (2) entnommen werden, daß typische Formulierungen neben Phosphatestersalzen einen Komplexbildner für hartes Wasser, wie das Natriumsalz des Ethylenediamintetraessigsäures (EDTA), enthalten (Spalte 5, Zeile 75 bis Spalte 6, Zeile 5). 2.2.3.2 Aus dem Streitpatent geht nicht hervor, ob die Verwendung der anspruchsgemäßen Amine gegenüber den in Dokument (2) als nächstliegendem Stand der Technik beschriebenen Verbindungen besondere Vorteile aufweist, und den Beispielen 1, 2, 8 bis 13 und 17 des Streitpatentes ist nur zu entnehmen, daß bei den anspruchsgemäßen Aminen der Reibungswiderstand und das Schaumverhalten auf einem Technikums-Flaschentransportband unter den dort beschriebenen Bedingungen die Eignung dieser Verbindungen für den vorgeschlagenen Zweck glaubhaft macht. Die Beschwerdegegnerinnen haben dies auch nie bestritten. Irgendwelche Vorteile der anspruchsgemäßen Diamine gegenüber Phosphatestersalzen sind den vorgelegten TNO-Berichten auch nicht zu entnehmen.

Angesichts des Dokuments (2) ist die der Erfindung zugrunde liegende Aufgabe somit neu zu formulieren, .../... nämlich als die Bereitstellung von weiteren Verbindungen, die für die Verwendung als Kettengleitmittel für automatische Ketten- und Bandschmieranlagen in der Lebensmittelindustrie, die zum Transport von Kunststoffgebinden aus PET dienen, geeignet sind. 2.2.3.3 Zur Lösung dieser Aufgabe werden die in Anspruch 1 definierten Amine vorgeschlagen, welche die gestellte Aufgabe auch glaubhaft lösen (siehe Punkt 2.2.3.2 oben).

2.2.3.4 Es bleibt somit zu entscheiden, ob der Stand der Technik dem Fachmann Anregungen bot, die in Punkt 2.2.3.2 oben definierte Aufgabe dadurch zu lösen, die aus Dokument (2) bekannten Phosphatestersalze durch ein im Anspruch 1 definiertes Amin zu ersetzen. 2.2.3.5 Die Beschwerdegegnerinnen argumentierten, solche Anregungen seien durch die Lehre des Dokumentes (2) oder durch die kombinierte Lehre der Dokumente (2) und (3) geboten, da aus Dokument (2) bekannt war, die Phosphatestersalze von Diaminen seien geeignete Schmiermittel von Flaschentransportbändern, und aus Dokument (3) bekannt war, neutralisierte primäre Fettamine seien ohne Verwendung von Komplexbildern für hartes Wasser zum Schmieren von Flaschentransportbändern geeignet. Daher könne der Fachmann erwarten, die Diamine als solche oder die in Anspruch 1 definierten Salze, insbesondere die Phosphatsalze, zeigten eine Schmierwirkung.

Aus Dokument (2), Spalte 2, Zeilen 46 bis 49, geht jedoch deutlich hervor, daß M für jedes geeignete metallisches Element, wie Alkalimetall, z.B. Na, K, .../... Li, usw. oder für jede organische Gruppe, die mit einem Phosphatester ein Salz formen kann, wie ein Amin, steht. Weiterhin werden gemäß den einzigen Beispielen 1 und 2 die Phosphatester mit Diethanolamin neutralisiert und es werden, gemäß Spalte 3, Zeilen 36 bis 41, vorteilhaft Alkanolamine verwendet, da sie die Viskosität steigern und weniger empfindlich bei Verwendung von hartem Wasser sind. Diesen Lehren kann nicht entnommen werden, daß die Salzgruppe M irgendeinen Einfluß auf die reibungsverminderende Wirkung des Phosphatestersalzes haben würde, geschweige denn, daß ein Diamin eine solche Wirkung haben würde. Weiterhin werden Propylendiamine mit einem linearen oder verzweigten, gesättigten oder einfach oder mehrfach ungesättigten Alkylrest mit 12 bis 18 C-Atomen nicht erwähnt, geschweige denn, ihr Effekt auf Kunststoffgebinde aus PET. Somit wird die beanspruchte Verwendung durch die Lehre des Dokumentes (2) als solche nicht nahegelegt.

Dokument (3) betrifft ein Verfahren zum Schmieren von kettenförmigen Flaschentransportbändern in Getränkeabfüllbetrieben sowie zum Reinigen der Bänder mittels eines flüssigen Reinigungsmittels wobei man die Flaschentransportbänder mit Bandschmiermitteln auf der Basis neutralisierter primärer Fettamine, bevorzugt mit 12 bis 18 Kohlenstoffatomen, schmiert und gleichzeitig mit kationischen Reinigungsmitteln oder organischen Säuren reinigt, ohne daß es zu hartnäckigen Ablagerungen und Geruchsbelästigungen kommt (Spalte 3, Zeilen 17 bis 21 und 30 bis 39). Diamine werden in Dokument (3) jedoch nicht erwähnt und somit könnte ein Fachmann diesem Dokument keinen .../...

Hinweis auf die Wirkung von Diaminen als Kettengleitmittel für automatische Ketten-und Bandschmieranlagen entnehmen, geschweige denn für solche Anlagen, die zum Transport von Kunststoffgebinde aus PET dienen. Somit wird die beanspruchte Verwendung auch durch die kombinierte Lehre der Dokumente (2) und (3) nicht nahegelegt.

2.2.3.6 Die Kammer kommt daher zu dem Ergebnis, daß in Abwesenheit irgendeines Hinweises im Stand der Technik auf die gemäß Streitpatent vorgeschlagene Lösung der Aufgabe der Gegenstand des Anspruchs 1 auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht. 2.2.3.7 Die Beschwerdegegnerinnen haben behauptet, die beanspruchte Verwendung der Diamine oder deren Salze in Mengen von 1 bis 100 Gew.-% als Kettengleitmittel für automatische Ketten- und Bandschmieranlagen in der Lebensmittelindustrie umfasse Ausführungsformen, die die erfindungsgemäß zu lösende Aufgabe nicht lösen, da einerseits die gebrauchsfertigen Lösungen die Diamine in weniger als 1 Gew.-% enthalten und andererseits 100 Gew.-%-ige Diamine als Konzentrat nicht geeignet seien.

Zur Stützung dieser Behauptung wurde auf zwei eidesstattliche Versicherungen verwiesen, in denen Dr. Klaus Schober erklärt, - anspruchsgemäße diaminhaltige Gleitmittel würden nicht mit Wirkstoff-Konzentrationen von 1 % und mehr zur Schmierung verwendet und solche Gleitmittel würden als Konzentrat, mit Diamingehalten von .../...

beispielsweise ca. 10 %, vertrieben (9. Januar 1997) und - der Anspruch 1 sei nicht praxisgerecht, da handelsübliche Konzentrate der anspruchsgemäßen Diaminsalzlösungen normalerweise nicht mehr als 20 % Wirksubstanz enthielten und die Wirkstoffkonzentration in der Anwendungslösung maximal 0.2 % sei (8. September 1998).

Die Verwendung von Diaminen, wie im Anspruch 1 definiert, betrifft jedoch den Einsatz von Diaminen als Kettengleitmittel für automatische Ketten- und Bandschmieranlagen, ohne irgendwo spezifisch zu definieren ob die Diamine als gebrauchsfertige Lösungen oder als Konzentrat den Anlagen zugeführt werden oder ob die verwendeten Diamine vor der Zuführung zu den Anlagen noch weiter verdünnt oder mit anderen Komponenten gemischt werden. Weder der Begriff "Verwendung" noch der Begriff "Mittel" schließt es aus, daß das Kettengleitmittel vor dem Einfüllen in die Anlage durch Verdünnen in einen für die jeweilige Anlage geeigneten Zustand gebracht wird. Auch die Angabe von Prozentsätzen läßt entgegen dem Vortrag der Beschwerdegegnerinnen nicht darauf schließen, daß der Anspruch auf ein gebrauchfertiges Mittel gerichtet sein soll. Vielmehr haben diese selbst darauf hingewiesen, es sei ohne weiteres ersichtlich, daß ein Mittel mit 100 Gew.-% Diaminen noch zu fest sei, um sofort benützt werden zu können. Daher ist es auch für den Fachmann, an den sich der Anspruch richtet, ohne weiteres klar, daß ein Mittel in dieser Konzentration noch zu verdünnen ist.

.../... Die eidesstattlichen Versicherungen von Dr. Klaus Schober schließen nicht aus, daß Diamine in Mengen von 100 Gew.-% zu geeigneten Konzentrate verdünnt werden können und daß Diamine in Mengen von 1 Gew.-% den Ketten- und Schmieranlagen in der Lebensmittelindustrie (zur weiteren Verdünnung) zugeführt werden können. Es ist auch nicht behauptet worden, daß dies irgendwelche Schwierigkeiten bereitet hätte. Daher kommt die Kammer zum Schluß, daß der Anspruch 1 keine Ausführungsformen umfaßt, die die erfindungsgemäß zu lösende Aufgabe nicht lösen.

2.2.3.8 Die Gegenstände der abhängigen Ansprüche 1 und 8 betreffen besondere Ausführungsformen der im Anspruch 1 beanspruchten Verwendung und haben daher zusammen mit diesem Anspruch ebenfalls Bestand (Artikel 56 EPÜ).

2.3 Die Beschwerdeführerin legte eine den Ansprüchen angepaßte Beschreibung vor. Die Beschwerdegegnerinnen hatten dagegen keine formellen Einwände, solche Einwände sind auch für die Kammer nicht ersichtlich.

2.4 Der Aufrechterhaltung des Patentes im Umfang des Hauptantrags steht daher nichts im Wege.

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Angelegenheit wird an die erste Instanz zurückverwiesen mit der Anordnung, das Patent mit folgenden, in der mündlichen Verhandlung überreichten .../... Unterlagen aufrechtzuerhalten:

Beschreibung: Seiten 1 bis 4, 4a, 5 bis 7, 7a, 8 bis 12, Ansprüche:

Nr. 1 bis 7. Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:

E. Görgmaier A. Nuss