Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts Entscheidung vom 05.06.1985 – T 14/82

Aktenzeichen / Case Number / No du recours :

T 14 / 82 Anmeldenummer / Filing Not N ° de Ia demande:

79 101 298.2 Veröfferitlichungs-Nr. / Publication No / N0 de Ia publication:

- Bezeichnung-derErfindung:

Title of invention:

5732 -Arzneimittel mitieine-r antagiöSe•Wirk'sa-mké-it - Verwendung und Verfahren zu seiner Herstellung Titre de l'invention Kiassifikation I Classification / Classement :

A6 1 K

ENTSCHEIDUNG / DECISION

vom/of/du Anmelder / Applicant / Demandeur:

5 Thomae GInbH xpçcx Stichwort / Headword I Référence:

Art. 111,112(2) "Zurückverweisung aufgrund einer Entscheidung der GroBen Beschwerdekammer" EPUIEPC/CBE "Zweite medizinische Indikation" Leitsalz / Head note I Sommaire Europäisches Patentamt Beschwerdekammem Aktenzeichen: T European Patent Office Office européen des brevets Boards of Appeal Chambres de recours j o)) 14 / 82 E NTSC H El DUNG der Technischen Beschwerdekammer 3 . 3. 1 vom 5. Tuj 1q35 Beschwerdeführer:

Dr. Karl Thomae GbinH Postfach 720 D-7950 Biberach (Riss) Vertreter:

Zumstein, Fritz, Dr. jun. Dr. F. Zumstein sen. Dr. E. Assmann Dr. R. Königsberger Dipl.-Ing. F. Klingseisen, Dr. F. Zumstein jun. Bräuhausstr. 4 D-8000 MUNCHEN 2 Angefochtene Entscheidung:

Entscheidung der Prüfungsabteilung 001 des Europäischen 7. September 1981 , mitderdieeuropäische Patentanmeldung Nr. 79 101 298.2 aufgrund des ArtiPatentamtsvom kels 97 (1) EPU zurUckgewiesen worden 1st.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzerujer:

Mitglied:

Mitglied:

K. Jahn G. Szabo 0. Bossung SACHVERHALT UND ANTRGE I. Die am 30. April 1979 angemeldete europäische Patentanmeldung Nr. 79 101 298.2 wurde durch Entscheidung der PrUfungsabteilung des EPA vom 7. September 1981 zurUckgewiesen. Dieser Entscheidung lagen vier zweckgebundene StoffansprUche und zwei AnsprUche fUr abgepackte Arzneimittel (sog. "package claims") zu zweckgebundener Verwendung zugrunde.

II. Die ZurUckweisung der Pateritanmeldung wurde im wesentlichen damit begrUndet, daB das Ubereinkonunen die Erteilung eines Patents mit zweckgebundenen StoffansprUchen nur im Falle der sog. "Erstindikation" nach Artikel 54 (5) erlaube, hier aber unstreitig eine medizinische Indikation bereits zum Stand der Technik gehöre. Die Amneldung betreffe somit das Problem der sog. "zweiten therapeutischen Indikation", deren Patentierung Artikel 54 (5) EPfJ entgegenstehe. Die AnsprUche für abgepackte Arzneimittel wUrden sich nur in den gedruckten Anwendungshinweisen von vorbekannten Arzneimitteln unterscheiden. Dies sei kein technisches Mer]cmal, das die beanspruchten Arzneimittel zu einer neuen Sache mache.

III. Gegen diese Entscheidung erhob die Aninelderin am 27. Oktober 1981 Beschwerde, die sie am 15. Januar 1982 begrUndete. Dabei legte sie zwei weitere PatentansprUche vor. Ein Anspruch 7 richtet sich auf die Verwendung der chemischen Verbindungen nach Anspruch 1 zum neuen therapeutischen Zweck, wobei der grztliche Bereich ausgenommen war. Ein Anspruch 8 richtet sich auf die "Verwendung (der Verbindungen nach Anspruch 1) zur Herrichtung (Aufmachung und Verpackung) eines Arzneimittels" zum neuen therapeutischen Zweck.

Im Laufe des Beschwerdeverfahrens legte die Beschwerdekammer der Grol3en Beschwerdekammer des EPA die Rechtsfrage vor, ob ein europisches Patent mit VerwendungsansprUchen dieser Art erteilt werden könne (vgl. Vorlage-Entscheidung T 17/81 "Nimodipin/Bayer" vom 30. Mai 1983, Aintsbl. EPA 7/1983, 266; - sowie für den vorliegenden Fa11 dic nichtvéröffént1-ichte Ent - -- - -- -- scheidung T 14/82 vom 20. Juni 1983).

IV. Die GroBe Beschwerdekammer hat in ihrer Entscheidung Gr 01/83 vom 5. Dezember 1984 entschieden, dai3 ein europäisches Patent nicht mit VerwendungsansprUchen zu therapeutischem Zweck, jedoch mit PatentansprUchen erteilt werden könne, die auf die Verwendung eines Stoffes oder Stoffgemisches zur Herstellung eines Arzneimittels für eine bestiimnte neue und erfinderische therapeutische Anwendung gerichtet sind.

ENTSCHEI DUNGSGRUNDE 1. Wie bereits in der Vorlage-Entscheidung ausgeführt, entspricht die Beschwerde den Artikein 106 bis 108 und der Regel 64 EPU; sie ist daher zulässig.

2. Durch die Entscheidung der Groen Beschwerdekamzner wurde die Rechtslage grundlegend geklärt und eine neue Anspruchsart für Erfindungen der vorliegenden Art geschaffen. Die Patentanzneldung, die Gegenstand des Beschwerdeverfahrens ist, enth1t verschiedene Anspruchsarten, von denen angeflornmen werden kann, daB es sich lediglich urn alternative Vorschläge zur Formulierung des Schutzbegehrens für die Erfindung handelt. Nachdern die GroBe Beschwerdekammer aufgezeigt hat, daB eine bestimmte Anpruchsart rechtlich möglich ist, hängt nun die Patenterteilung zunächst davon ab, daB die geltenden PatentansprUche unter Beachtung von Art. 123 (2) und Regel 86 (3) EPU in einer Weise neu formuliert werden, dal3 sie der Entscheidung der GroBen Beschwerdekamrner entsprechen.

3. Demnach ist zunächst eine neue Forinulierung des Patentbegehrens notwendig. Diese neue Forinulierung solite vor der PrUfungsabteilung vorgenominen werden, weil dies der Verfahrensökonoinie entspricht, einen Instanzverlust vermeidet und auch die SachprU,fung noch aussteht. Daher verweist die Beschwerdekanuner die Sache nach Artikel 111 (2) EPU zur FortfUhrung des Priifungsverfahrens an die PrUfungsabteilung zuruck.

4. Eine RUckzahlung der BeschwerdegebUhr scheidet im Hinblick auf Regel 67 EPU aus, zuinal ein wesentlicher Verfahrensfehler im Sinne dieser Vorschrift nicht vorliegt. ENTSCHE I DUNG S FORMEL Aus diesen GrUnden wird wie folgt entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Sache wird zur weiteren Entscheidung an die PrUfungsabteilung zurUckverwiesen. Der Geschàftsstellenbeamte:

(RUckerl) Der Vorsitzende:

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