BUNDESPATENTGERICHT
IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL§
(Aktenzeichen) …
In der Patentnichtigkeitssache
ECLI:DE:BPatG:2026:260326U7Ni11.24.0
betreffend das deutsche Patent 10 2010 008 627
hat der 7. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 26. März 2026 durch die Vorsitzende Richterin Pekarek sowie die Richter Dipl.-Ing. Wiegele, Dr. von Hartz, Dipl.- Chem. Dr. Deibele und Dipl.-Ing. Dr. Zapf
für Recht erkannt:
1. Das deutsche Patent 10 2010 008 627 wird für nichtig erklärt.
2. Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.
3. Das Urteil ist im Kostenpunkt gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des jeweils zu vollstreckenden Betrags vorläufig vollstreckbar.
T a t b e s t a n d
Die Klägerin begehrt die Nichtigerklärung des Patents DE 10 2010 008 627 B4 (Streitpatent). Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des erteilten Streitpatents, das am 19. Februar 2010 angemeldet worden ist; die Erteilung wurde am 4. Februar 2016 veröffentlicht. Das Streitpatent trägt die Bezeichnung „Orthopädische Schuheinlage“. Das Streitpatent umfasst in der erteilten Fassung 12 Patentansprüche, von denen alle angegriffen werden. Patentanspruch 1 und die darauf unmittelbar oder mittelbar rückbezogenen Ansprüche 2 bis 12 beziehen sich auf eine orthopädische Schuheinlage.
Der erteilte Patentanspruch 1 lautet – entsprechend der veröffentlichten Streitpatentschrift - wie folgt:
Wegen des Wortlauts der weiter angegriffenen Unteransprüche 2 – 12 wird auf die Streitpatentschrift DE 10 2010 008 627 B4 Bezug genommen. Die Beklagte verteidigt das Streitpatent in der erteilten Fassung sowie mit dem Hilfsantrag 1, eingereicht mit Schriftsatz vom 12. Januar 2026, und den Hilfsanträgen 2A und 3, eingereicht mit Schriftsatz vom 13 März 2026, jeweils mit geschlossenen Anspruchssätzen. Hilfsantrag 2A ersetzt den ursprünglich eingereichten Hilfsantrag 2. Ferner verteidigt sie das Streitpatent gemäß Hilfsantrag 4, überreicht in der mündlichen Verhandlung, ebenfalls mit einem geschlossenen Anspruchssatz.
Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 lautet:
Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2A lautet:
Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 3 lautet:
Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 4 lautet:
Wegen des Wortlauts der gesamten Anspruchssätze der Hilfsanträge wird auf die eingereichten Anlagen Bezug genommen. Die Klägerin macht mit ihrer Nichtigkeitsklage den Nichtigkeitsgrund der fehlenden Patentfähigkeit geltend (§ 22 Abs. 1 PatG i. V. m. § 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG). In Bezug auf die Fassungen der Hilfsanträge wendet sie darüber hinaus teilweise ein, dass die Fassungen nicht klar seien und der Nichtigkeitsgrund der unzulässigen Erweiterung vorliege (§ 22 Abs. 1 PatG i. V. m. § 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG). Die Klägerin bezieht sich zur Stützung ihres Vorbringens u.a. auf folgende von ihr eingereichten Druckschriften und Dokumente:
E1 E1a E2 E3 E4 E5 E6 DE 1 504 269 A1 US 3,505,436 A Auszug aus dem „Kunststoff Taschenbuch“, H. Saechtling, 25. Ausgabe, Carl Hanser Verlag München Wien, 1992 EP 1 428 648 A2 DE 35 21 828 A1 DE 81 35 829 U1 DE 20 2007 018 343 U1 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 DE 33 06 425 A1 DE 102 50 330 A1 EP 0 224 613 A1 DE 20 2007 018 855 U1 DE 693 02 191 T2 EP 1 602 294 B1 DE 100 09 941 A1 Die Klägerin ist der Auffassung, dass der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nicht neu gegenüber den Schriften E1 und E3 sei. Im Hinblick auf fehlende Neuheit gegenüber der Druckschrift E1 sei davon auszugehen, dass die technische Lehre des Patentanspruchs 1 das Vorhandensein von Folien oder sonstigen Deckschichten, die die Oberfläche der Schuheinlage bilden, nicht ausschließe. Des Weiteren ist die Klägerin der Auffassung, dass der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruhe, ausgehend von dem Inhalt der E3 in Kombination mit dem fachmännischen Wissen. Die technische Lehre der in der Druckschrift E3 beschriebenen Schuheinlage unterscheide sich von der patentgemäßen Lehre nur dadurch, dass die Edukte Polyol und Isocyanat nicht genannt seien, während bereits der Wortlaut von Patentanspruch 1 auf das RIM- Verfahren hindeute. Der Fachmann werde somit mühelos die bereits seit langem bekannten und für Schuheinlagen verwendeten Ausgangsprodukte Polyol und Isocyanat nutzen, um eine Schuheinlage aus einem aufschäumbaren Kunststoff herzustellen Ferner legten die Kombinationen der Entgegenhaltung D4 oder D6 in Verbindung mit dem Inhalt der E4 den Erfindungsgegenstand von Patentanspruch 1 nahe.
Nichts anderes gelte für die Unteransprüche. Hilfsantrag 1 sei unzulässig, weil das nicht offenbarte Merkmal („ein nicht-tailliertes Randprofil und“) nicht im Wege eines Disclaimers eingeführt werden könne. Der Gegenstand von Patentanspruch 1 sei ferner nicht neu und nicht erfinderisch. Die Gegenstände von Patentanspruch 1 gemäß der Hilfsanträge 2A und 3 seien unzulässig erweitert und nicht schutzfähig gegenüber den Entgegenhaltungen der E1 und E3. Die Fassung des Hilfsantrags 2A sei zudem unklar. Die Fassung des Hilfsantrags 4 sei ebenfalls nicht klar gefasst, enthalte Widersprüche, sei unzulässig erweitert und im Übrigen nicht schutzfähig in Bezug auf die Entgegenhaltung der E3. Die Klägerin beantragt, das deutsche Patent 10 2010 008 627 in vollem Umfang für nichtig zu erklären.
Die Beklagte beantragt, die Klage abzuweisen, hilfsweise die Klage abzuweisen, soweit sie sich gegen das Streitpatent in einer der Fassungen des Hilfsantrags 1, eingereicht mit Schriftsatz vom 12. Januar 2026, des Hilfsantrags 2A, eingereicht mit Schriftsatz vom 13. März 2026, des Hilfsantrags 3, eingereicht mit Schriftsatz vom 13. März 2026, des Hilfsantrags 4, überreicht in der mündlichen Verhandlung, in numerischer Reihenfolge, richtet.
Die Beklagte bezieht sich zur Stützung ihres Vorbringens auf folgende von ihr eingereichte Dokumente:
K&W1 K&W2 Auszug Wikipedia „Schaumstoff“ Kopie „Elastizitätsmodul in Zahlen“ Die Beklagte tritt der Argumentation der Klägerin in allen Punkten entgegen und erachtet mit näheren Ausführungen das Streitpatent in der erteilten Fassung für rechtsbeständig, zumindest in der Fassung einer der Hilfsanträge für schutzfähig. Die Beklagte ist der Auffassung, dass eine mit dem in E1 beschriebenen Verfahren hergestellte Fußbettsohle zwingend eine elastische Folie auf der Ober- oder Unterseite aufweisen müsse. Der Inhalt der E1 offenbare ausschließlich Schaumstoffkörper, die während des Herstellungsverfahrens mit einer Folie versehen würden. Die Folie sei dabei integraler Bestandteil des Herstellprozesses und erfülle technische Funktionen im Schäumvorgang. Eine Ausführungsform ohne Folie werde in der E1 weder offenbart noch nahegelegt. Die Annahme der Klägerin, der Fachmann könne die Folie weglassen, beruhe daher ausschließlich auf einer unzulässigen ex-post-Betrachtung in Kenntnis der streitpatentgemäßen Lösung. Ausgehend vom Inhalt der E3 sei eine erfinderische Tätigkeit erforderlich gewesen, um von der bereichsweise faserverstärkten, orthopädischen Stütze gemäß E3 zu einer insgesamt formstabilen und dämpfend wirkenden Schuheinlage gemäß Anspruch 1 des Streitpatents zu gelangen, die im RIM-Schäumverfahren hergestellt werde.
Der Klägervertreter rügt, dass die Beklagte den Hilfsantrag 4 verspätet in das Verfahren eingebracht habe. Der Senat hat den Parteien mit Schreiben vom 26. November 2025 einen qualifizierten gerichtlichen Hinweis erteilt und weitere Hinweise in der mündlichen Verhandlung gegeben.
Wegen des Vorbringens der Parteien im Übrigen wird auf deren Schriftsätze mit sämtlichen Anlagen und auf das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 26. März 2026 verwiesen.
E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e
Die zulässige Klage auf Nichtigerklärung des Streitpatents hat Erfolg. Die Klage auf Nichtigerklärung des Streitpatents ist begründet, weil das Streitpatent in der erteilten Fassung nicht rechtsbeständig ist und die jeweiligen Gegenstände der Hilfsanträge 1 bis 4 nicht schutzfähig bzw. unzulässig erweitert sind (§ 22 Abs. 1 PatG i. V. m. § 21 Abs. 1 Nr. 1, 2 PatG).
I.
1. Das Streitpatent betrifft eine Schuheinlage, insbesondere eine orthopädische Schuheinlage aus einem schäumbaren Kunststoff gemäß Anspruch 1. Schuheinlagen aus einem schäumbaren Kunststoff seien beispielsweise aus EP 1 602 294 B1 [D6 des vorliegenden Verfahrens] und DE 20 2007 018 855 U1 [D4 des vorliegenden Verfahrens] bekannt. Die Einlegesohle aus geschäumtem Polyurethan (PU)-Kunststoff umfasse ein hartes Kernteil, das als Formteil ausgebildet sei. Das Kernteil sei vergleichsweise hart und wirke stabilisierend. Dabei sei das Kernteil in EP 1 602 294 B1 allseitig mit PU-Schaum ummantelt und das in DE 20 2007 018 855 U1 beschriebene sei zumindest einseitig mit PU- Schaum angeschäumt. Ferner wiesen die Kernteile mindestens eine Durchgangsöffnung auf, vorzugsweise in Form einer durchgehenden Bohrung, welche mit PU-Material ausgeschäumt werde, was dazu beitrage, dass sich die Kernteile mit dem PU-Schaum dauerhaft verbänden. Über die Anzahl sowie die Form der Bohrungen ließen sich die Härte und die Elastizität des Kernteils festlegen (Absatz [0002]).
Ferner sei aus DE 100 09 941 A1 [D7 des vorliegenden Verfahrens] ein Schaumteil aus einem schäumbaren Kunststoff zur Verwendung als Polsterelement im Bereich einer Sitzfläche mit X - Y - Ausdehnung bekannt. Im Wesentlichen parallel zur Sitzfläche sei zumindest ein Einlegeteil mit flächiger X - Y - Ausdehnung eingeschäumt. Das Einlegeteil sei ein elastisches Gewirke, welches in X - Richtung und / oder in Y - Richtung eine bestimmte Elastizität aufweisen müsse, da sonst die Verformung des Schaumteils ab einem bestimmten Einfederweg gänzlich ausgeschlossen sei und es dadurch zu Rissen und Beschädigungen des Schaumkörpers komme. Durch das eingeschäumte elastische Gewirk könnten die elastischen Eigenschaften des Schaumteils gezielt verändert werden. Durch eine solche Anordnung von elastischen Gewirken in Schaumteilen solle ein Polsterelement mit progressiver Federkennlinie bezweckt werden (Absatz [0003]). DE 33 064 25 A1 offenbare die Herstellung von Polsterbestandteilen in der Art einer Einlegesohle aus Latexschaum - Streichware, ähnlich dem Verfahren, welches auch in EP 0 224 613 A1 offenbart sei (Absatz [0004]).
DE 693 02 191 T2 beschreibe eine flache, nicht orthopädisch geformte Einlegesohle für Sportschuhe, welche die relative Bewegung zwischen Fuß, Socken und Schuh beeinflussen solle, so dass eine Relativbewegung zwischen Socken und Fuß weitgehend vermieden werde. Die Einlegesohle für Sportschuhe weise hierzu eine mit Öffnungen versehene obere Lage auf, die von unten (schuhseitig) mit einer stabilisierenden Lage versehen sei, die verhindern solle, dass die Öffnungen verformt würden. Weiter schuhseitig könne unterhalb der stabilisierenden Lage eine puffernde Lage angebracht werden. Diese puffernde Lage werde durch eine Sperrlage von der stabilisierenden Lage isoliert, um zu vermeiden, dass die stabilisierende Lage während des Herstellverfahrens bei Verwendung flüssiger Ausgangsprodukte mit Polstermaterial durchsetzt werde. Die Sperrlage selbst sei aus flüssigkeitsdichtem Material (Absatz [0005]).
Aufgabe der hier vorliegenden Erfindung sei es, Absatz [0006] zufolge, eine Schuheinlage bereitzustellen, welche eine hohe Formstabilität aufweise und bei welcher die dämpfenden Eigenschaften der Schuheinlage in einfacher Weise veränderbar seien. Die Aufgabe werde durch eine Einlegesohle mit den Merkmalen gemäß Anspruch 1 gelöst. Zweckmäßige Weiterbildungen seien den abhängigen Ansprüchen zu entnehmen (Absatz [0007]).
2. Anspruch 1 lautet gemäß der erteilten Fassung des Streitpatents in der von den Parteien verwendeten Gliederung wie nachstehend:
3. Als maßgeblicher Durchschnittsfachmann, auf dessen Wissen und Können es insbesondere für die Auslegung der Merkmale des Streitpatents und für die Interpretation des Standes der Technik ankommt, wird ein Meister des Orthopädieschuhmacherhandwerks angenommen, der mehrjährige Erfahrung in der Herstellung von orthopädischen Einlagen besitzt. Dieser ist mit den üblichen Fertigungsverfahren und Materialien hinlänglich vertraut.
4. Die patentgemäße Lehre des Anspruchs 1 ist aus Sicht eines solchen Fachmanns wie folgt zu erläutern:
4.1 Eine “orthopädische Schuheinlage“ gemäß Merkmal 1 kann nicht ausschließlich als eine fertig individualisierte, medizinische Einlage verstanden werden. Der Anspruchswortlaut lässt dies offen. Gleichwohl geht das Streitpatent selbst in Absatz [0011] davon aus, dass erfindungsgemäße Schuheinlagen sowohl solche sind, die in fertiger Form für den Endkunden bereitgestellt werden, als auch Schuheinlagenrohlinge. Dieses Verständnis ergibt sich für den Fachmann zudem deshalb, weil der Anspruch 1 Nachbearbeitungsschritte – wie etwa ein übliches Bettfräsen oder das Aufkleben von orthopädischen Elementen – nicht ausschließt. Auch sieht Anspruch 10 eine textile Deckschicht vor, die gemäß Absatz [0019] „auf die Oberseite der Schuheinlage klebbar“ ist oder alternativ bereits im Schäumvorgang fixiert wird.
4.2 An dem breiten Verständnis von Merkmal 1 ändert auch Merkmal 1b nichts, welches für die Einlage eine „ein orthopädisches Fußbett aufweisende Oberseite“ vorsieht. Ebenfalls ausweislich Absatz [0011] des Streitpatents weisen solche Schuheinlagen „beispielsweise orthopädische Elemente wie eine Pelotte, eine Fersenmulde, einen hochgezogenen Fersenrand, Stabilisierungen im Mittelfußgewölbe oder Ähnliches auf“. Eine Fersenmulde, ein hochgezogener Fersenrand und – ähnlich – eine (Innen-)Gelenkstütze sind typische Merkmale mit denen Fußbettbrand- und Fußbett(einlege)sohlen handelsüblicher Schuhe eine plastische Negativ-Nachbildung der Fußsohle vornehmen. Bereits der Begriff eines Fußbetts impliziert ein Mindestmaß solcher Elemente, so dass ihm das Adjektiv „orthopädisch“ im Lichte des Absatzes [0011] keine weitere Einschränkung hinzufügt.
4.3 Merkmal 1a gibt vor, dass die Schuheinlage „in einem Ausschäumvorgang aus einem Polyol und einem Isocyanat in einer Ausschäumform aufgeschäumt ist“. Durchaus zutreffend gehen die Parteien davon aus, dass der Fachmann zur praktischen Umsetzung vorrangig auf das „reaction injection molding“-Verfahren (RIM) zurückgreifen würde, bei dem der Gesamtaufbau einschließlich des Durchschäumens des Textils in einem Schritt erzeugt wird. Allerdings verweist das Streitpatent nicht ausdrücklich auf das RIM-Verfahren. Gemäß Absatz [0021], letzte zwei Sätze, führt zudem auch ein zweistufiges Verfahren zur anspruchsgemäßen Einlage.
4.4 Die Merkmalsgruppe 1, 1a, 1b entfaltet jenseits der allgemeinen Maßgabe einer „ein orthopädisches Fußbett aufweisenden Oberseite“ im Ergebnis keine Beschränkung, welche darüberhinausgehenden mechanischen Wirkungen die beanspruchte orthopädische Schuheinlage im Einzelnen bereitzustellen hat oder welche ausgeschlossen wären. Diese Betrachtungsweise ist auch deshalb geboten, weil das Streitpatent dem Fachmann mit der durchschäumten Textileinlage zwar ein Mittel zum Herstellen einer hohen Formstabilität für die ganze Einlage oder auch nur von Bereichen davon an die Hand gibt – hierzu nachfolgend –, aber die weitergehende geometrische und mechanische Konzeption der Schuheinlage der individuellen Ausführung überlässt.
4.5 Merkmal 2 sieht vor, dass die Schuheinlage „ein nichtelastisches Textil“ aufweist. Gemäß Merkmal 2c soll dieses Textil „nach dem Durchschäumen mit Kunststoff (4) auch unter Belastung formstabil“ sein.
4.5.1 Auf physikalische-technische Größen bzw. entsprechende Messmethoden gestützte Definitionen, wann ein Textil gemäß Merkmal 2 als „nichtelastisch“ oder Merkmal 2c im Erzeugnis als „formstabil“ anzusehen ist, geht das Streitpatent jedenfalls nicht ein und macht deshalb keine Vorgaben. Ebenso fehlt es an jeder chemischen Angabe zum Textil bzw. seinen Fasern.
Absatz [0009] des Streitpatents enthält insoweit nur kursorische Hinweise:
[0009] In den geschäumten Kunststoff ist ein zumindest im ausgeschäumten Zustand nichtelastisches Textil zumindest in Teilbereiche eingebracht. Das nichtelastische Textil weist eine im Wesentlichen flächige Ausdehnung auf, wobei das nichtelastische Textil insbesondere in einer Richtung dieser Fläche als nichtelastisch anzusehen ist. Als nichtelastische Textilien werden alle Textilien angesehen, welche nicht aus elastischen Fasern hergestellt sind oder deren Anteil an elastischen Fasern gegen Null geht und welche [lies: Textilien] ferner keine Elastizität oder nur eine inhärente Restelastizität aufgrund des Herstellungsverfahrens aufweisen. (…) (Hervorhebungen seitens des Senats hinzugefügt) Wann eine Faser im Sinne der Absätze [0009] bzw. [0018] noch oder nicht (mehr) als elastisch anzusehen ist, definiert das Streitpatent ebenso wenig konkret wie das, was unter einer „inhärenten Restelastizität“ des Textils „aufgrund seines Herstellungsverfahrens“ zu verstehen ist. Aus Sicht des Fachmannes sind jedenfalls solche Textilien ausgeschlossen, die aufgrund von anerkannt elastischen Fasern oder Garnen dehnbar gemacht sind. Solche wären z.B. Elasthan, Elastomultiester, Polyester-Polyether-Copolymer.
4.5.2 Im Umkehrschluss wird der Fachmann daher für alle anderen Fasern davon ausgehen, dass das entsprechende Textil „nichtelastisch“ ist und es der Schuheinlage infolge des anspruchsgemäß vorgesehenen Faserarmierungsverbunds mit dem Kunststoff bei gebrauchsgemäßer Benutzung „Formstabilität“ im Sinne des Merkmals 2c gibt. Der Rückgriff der Klägerin auf die Absätze [0009], [0010], [0029] und [0037] des Streitpatents führt zu einer funktionsorientierten Auslegung, welche auch aus Sicht des Senats sachgerecht ist.
4.5.3 Diese Auslegung steht auch nicht im Widerspruch zu der – bereits in der ursprünglich eingereichten Anmeldung genannten – Druckschrift D7 (DE 100 09 941 A1). Die Offenlegungsschrift wie auch das Streitpatent fassen deren Inhalt im Absatz [0003] wie folgt zusammen:
Ferner ist aus DE 100 09 941 A1 ein Schaumteil aus einem schäumbaren Kunststoff zur Verwendung als Polsterelement im Bereich einer Sitzfläche mit X-Y- Ausdehnung bekannt. Im Wesentlichen parallel zur Sitzfläche ist zumindest ein Einlegeteil mit flächiger X-Y- Ausdehnung eingeschäumt. Das Einlegeteil ist ein elastisches Gewirke, welches in X-Richtung und/oder in Y- Richtung eine bestimmte Elastizität aufweisen muss, da sonst die Verformung des Schaumteils ab einem bestimmten Einfederweg gänzlich ausgeschlossen ist und es dadurch zu Rissen und Beschädigungen des Schaumkörpers kommt. Durch das eingeschäumte elastische Gewirke können die elastischen Eigenschaften des Schaumsteils gezielt verändert werden. Durch eine solche Anordnung von elastischen Gewirken in Schaumteil[en] soll ein Polsterelement mit progressiver Federkennlinie bezweckt werden.
(Hervorhebungen seitens des Senats hinzugefügt) Die Druckschrift D7 sieht neben einem „elastischen Gewirke“ i.Ü. bereits ein Vlies, Gewebe oder Gitter als Einlegeteil bestimmter Elastizität vor. Unter diesen beschreibt es die Elastizität des Gewirkes jedenfalls mittelbar bzw. phänomenologisch über Federkennlinien eines nicht-verstärkten und eines mit einem durchschäumten Abstandsgewirke verstärkten Bauteiles.
Aus der Anmeldung bzw. Patentschrift geht gemäß dem oben eingerückten Absatz zwar noch hinreichend deutlich das Bestreben hervor, sich vom Ausführungsbeispiel der Fig. 4 von D7 abzugrenzen. Durch welches Merkmal diese Abgrenzung konkret erreicht werden soll, geht aus der relativen Maßgabe, das Textil solle „nichtelastisch“ sein, allerdings nicht hervor. Hinzu kommt, dass das Streitpatent die Nichtelastizität des Textils zunächst an dessen Fasern selbst und sodann am Textilherstellungsverfahren anknüpft. Nähere Angaben zu diesen Punkten sind weder der Druckschrift D7 noch dem Streitpatent (s.o.) zu entnehmen. Dass die Druckschrift D7 in einem besonderen Ausführungsbeispiel – im Gegensatz zum Streitpatent – in Z-Richtung elastische Fäden einsetze, trägt die Beklagte zwar zutreffend vor. Diese „besonders vorteilhafte“ Ausführungsform der D7 setzt ein durchschäumtes Abstandsgewirke ein, um mittels dessen beabstandten zwei Gewebeschichten die gewünschte Elastizität in X- und Y-Richtung herzustellen. Nachdem das Streitpatent nicht auf diese besondere Ausgestaltung konkret Bezug nimmt, kann sie insofern auch nicht auslegungsrelevant sein (vgl. dazu BGH GRUR 2024, 1093 Rn. 31 – Festhalteanordnung). Damit lässt sich das an das Abstandsgewirke der D7 angeknüpfte Verständnis der Beklagten, die erfindungsgemäße Formstabilität sei – sinngemäß: ausschließlich – in Flächenausdehnungsrichtung des Textils, also X- und Y-Richtung, zu sehen, nicht aus dem Streitpatent herleiten. Die Bezugnahme auf die Druckschrift D7 kann daher zur Auslegung des Streitpatents nichts beitragen.
II. Das Streitpatent ist in der erteilten Fassung nicht rechtsbeständig.
1. Sein Gegenstand ist nicht neu gegenüber der Druckschrift E1. Die E1 betrifft ein Verfahren zur Herstellung von faserverstärkten Schaumstoffgegenständen beliebiger Gestalt, die teilweise mit einem elastischen Überzug versehen sind (vgl. Beschreibungseinleitung). Dieses Verfahren beschreibt sie konkret anhand der Herstellung von sog. Fußbettsohlen. Dieser Beschreibung entnimmt der Fachmann, dass daraus eine Sohle mit allen Merkmalen des erteilten Anspruchs 1 hervorgeht.
1.1 Verfahrensergebnis ist eine „Fußbettsohle“, vgl. S. 1, 1. Abs. in Verbindung mit dem Ausführungsbeispiel. Gemäß S. 1, 2. Abs. bezeichnet die Fußbettsohle eine „weitere Sohle aus Schaumstoff, Kork oder ähnlichem Material, um ein weicheres Gehen zu ermöglichen“, welche bei der Herstellung von Sandalen auf die Laufsohle aus Gummi gelegt wird. Auch wenn die Druckschrift E1 nicht eindeutig angibt, ob diese Fußbettsohle später lose in eine Ausnehmung der Laufsohle eingelegt oder anderweitig mit der Laufsohle befestigt wird, stellt das von E1 beschriebene Erzeugnis infolge des Bezugs auf ein Fußbett eine „orthopädische Schuheinlage“ im Sinne von Merkmal 1 dar.
1.2 Die E1 sieht gemäß Merkmal 1a vor, dass die Einlage „in einem Ausschäumvorgang aus einem Polyol und einem Isocyanat in einer Ausschäumform aufgeschäumt wird“. Gemäß dem Ausführungsbeispiel werden in den unteren Teil der Ausschäumform – die Matrize – eine „Schaumstoff-Folie“ (welche später die genarbte Oberfläche der Fußbettsohle bildet – in den Figuren liegt die Einlage also gleichsam kopfüber) und ein genadeltes Vlies eingelegt. Auf dieses wird eine schaumfähige Paste gegossen, die z.T. auch in das Vlies einsinkt (vgl. Fig. 3). Nach dem Verschließen mit dem Formoberteil – Patrize – verteilt sich der entstehende Schaum gleichmäßig innerhalb des genadelten Faservlieses (Fig. 4, nachstehend wiedergegeben, mit Hervorhebungen durch den Senat) und füllt die Form im Übrigen aus. Eingesetzt wird mit den auf S. 8 unten genannten Produkten mit Desmophen (mit 1,5 % H2O) ein Polyol und mit Desmodur ein Diisocyanat, was die Klägerin mit dem Dokument E2 belegt und i.Ü. auch senatsbekannt ist. Das im Polyol gelöste H2O dient dem Aufschäumen, indem es durch Reaktion mit dem Diisocyanat gasförmiges CO2 freisetzt.
In diesem Zusammenhang trägt die Beklagte zwar zutreffend vor, dass der erteilte Anspruch 1 des Streitpatents eine solche Schaumstoff-Folie nicht vorsehe. Ihre Folgerung, dass sich der Gegenstand des Anspruchs 1 bereits deshalb als neu erweise, überzeugt den Senat allerdings nicht. So schließt Anspruch 1 an keiner Stelle eine solche Folie aus, sondern lässt vielmehr bewusst Raum für Oberflächenmodifikationen, vgl. den abhängigen Anspruch 10, betreffend eine „textile Deckschicht“, die ggf. eine durchschlaghemmende Beschichtung aufweisen kann (vgl. Absätze [0019], [0036]) und entweder direkt im Schäumvorgang fixiert oder nachträglich aufklebbar ist (vgl. Absatz [0019]). Zudem ändert die Schaumstoff-Folie nichts daran, dass auch bei der Druckschrift E1 die Schuheinlage in einem anspruchsgemäßen Aufschäumvorgang aus den entsprechenden Vorprodukten hergestellt wird. Demnach sind auch die Erwägungen der Beklagten, dass und warum der Fachmann die Folie in der E1 keinesfalls weglassen könne, nicht entscheidungserheblich. Im Weiteren führt auch die Auffassung der Beklagten, dass es noch einen Unterschied machen solle, ob eine elastische Folie (d.h. ein schaumdichtes Material) bei der Herstellung zwingend verwendet werden müsse oder ob eine optionale, zusätzliche, textile Deckschicht (d.h. ein nicht schaumdichtes Material) während der Herstellung mit der Oberseite der Schuheinlage verbunden werden könne (Schriftsatz v. 13.3.26, I.1 am Ende) nicht weiter. Eine textile Deckschicht ist im Anspruch 1 nicht vorgegeben; sie kann insofern auch kein Unterscheidungsmerkmal darstellen.
Weiterhin führt auch an die Folie der E1 anknüpfendes Vorbringen der Beklagten zur Formentlüftung und zu den dafür optional in der E1 vorgesehenen Absaugkanälen nicht zu dem von ihr gewünschten Ergebnis. Unbeschadet dessen, dass die Art und Weise der Formentlüftung am fertigen Produkt – Anspruch 1 ist auf ein teils mittels Herstellungsschritten beschriebenes Produkt gerichtet – wohl nicht mehr nachweisbar ist, fehlen dem Anspruch 1 auf die Entlüftung bezogene Anknüpfungspunkte. Damit können auch das Vorhandensein einer Entlüftung in der E1 bzw. das Schweigen des Streitpatents darüber nicht zur Feststellung der Neuheit führen.
1.3 Mit dem Begriff „Fußbettsohle“ ist zugleich offenbart, dass die Schuheinlage entsprechend Merkmal 1b „eine ein orthopädisch geformtes Fußbett aufweisende Oberseite und eine Unterseite“ besitzt. Dass der Begriff des orthopädisch geformten Fußbetts keine individuelle Anpassung erfordert und der Begriff des Fußbetts bereits das Vorhandensein von „orthopädischen Elementen“ impliziert, wurde oben dargelegt. Eine Unterseite ist zwangsläufig vorhanden.
1.4 Die Schuheinlage der E1 weist auch ein „nichtelastisches Textil“ im Sinne von Merkmal 2 auf. Das Ausführungsbeispiel sieht ein genadeltes Vlies aus Nylonfasern vor (S. 8 Mitte):
Nach dem Nadeln beträgt das Gewicht des Vliesstoffes beispielsweise 100 g/m² (die Faserlänge solle über 4 cm betragen, Faserstärke mindestens 20 den., grobe Fasern, insbesondere Nylon- oder Perlonfasern eignen sich besonders. Angesichts der breit anzusetzenden Auslegung für „nichtelastisches Textil“ ist infolge dieser Materialangaben auch Merkmal 2 als offenbart anzusehen.
1.5 Das Textil ist auch entsprechend Merkmal 2a „zumindest in Teilbereichen schichtartig in der Schuheinlage (2) angeordnet“. Gemäß S. 8 unten wird ein Stück der genadelten Vliesstoffbahn eingesetzt, „dessen Konturen genau den Abmessungen der Vertiefung in der Matrize entsprechen“. Auch im fertig geschäumten Produkt der Fig. 4 ist das Vlies – unterhalb der Deckfolie – daher schichtartig und vollflächig angeordnet.
Das Textil ist ferner gemäß Merkmal 2b „von dem Kunststoff (4) durchschäumt“. E1 erläutert explizit, dass „sich der Schaum gleichmäßig innerhalb des eingelegten genadelten Vlieses verteilt“ (vgl. S. 9 oben). E1 erläutert auf S. 9 weiter „So haftet der Schaum auch fest an dem Fasergerüst des genadelten Vlieses.“ und bezeichnet die Fußbettsohle als „faserverstärkt“ (S. 9 Mitte). Merkmal 2c, wonach die Einlage „nach dem Durchschäumen mit Kunststoff (4) auch unter Belastung formstabil ist“, ist demnach auch offenbart. Denn die gemäß E1 hergestellte Fußbettsohle kann „gerollt oder anderweitigen starken Beanspruchungen ausgesetzt [werden], ohne daß das bislang gefürchtete Brechen stattfindet“ (S. 9 unten). „Starke Beanspruchungen“ entsprechen zumindest einer „gebrauchsgemäßen Benutzung“ (vgl. Auslegung oben), wenn sie nicht gar darüber hinausgehen.
Demnach sind alle Merkmale des Anspruchs 1 unmittelbar und eindeutig aus der Druckschrift E1 bekannt.
2. Der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 ist auch ausgehend von der Druckschrift E3 nahegelegt.
2.1 Die Druckschrift E3 betrifft eine orthopädische Stütze mit Bereichen unterschiedlicher Festigkeit. Im Anspruch 1 sieht die E3 vor, dass diese Stütze eine Schuheinlage ist; das Ausführungsbeispiel (vgl. Absätze [0009] und [0010] und die zugehörige Figur) betrifft ausdrücklich eine orthopädische Schuheinlage. Merkmal 1 ist damit offenbart.
Der Vortrag der Beklagten, dass die Druckschrift E3 dem Fachmann ausschließlich harte, unnachgiebige Erzeugnisse zur medizinischen Anwendung bei Fehlbildungen lehre, während das Streitpatent auf signifikant weichere Einlagen – sinngemäß Komforteinlagen – gerichtet sei, veranlasst den Senat aus folgenden Gründen nicht zu einer anderweitigen Beurteilung:
2.1.1 Die Druckschrift E3 sieht ausdrücklich vor, die orthopädische Stütze mit Bereichen unterschiedlicher Festigkeit den jeweiligen Anforderungen entsprechend auszubilden (vgl. Absatz [0007]) und durch eine geeignete Wahl des ausschäumenden Kunststoffs die jeweils gewünschte Grundfestigkeit auszuwählen (vgl. Absatz [0008]). Entsprechend weist die orthopädische Schuheinlage des Ausführungsbeispiels Bereiche unterschiedlicher Festigkeit auf (vgl. Absatz [0010]). Ferner sieht Anspruch 2 der E3 vor, dass die Stütze eine Einlegesohle „ist“, nicht nur, dass sie deren Form aufweist.
2.1.2 Zwar erläutert das Streitpatent, dass die kunststoffdurchschäumte Textilschicht im wesentlich inkompressibel ist, wohingegen die geschäumte Kunststoffschicht je nach Härtegrad mehr oder weniger kompressibel ist (vgl. Absatz [0010]). Es beschreibt aber auch, dass die Formstabilität sowie die dämpfenden Eigenschaften der kunststoffdurchschäumten Textilschicht über Eigenschaften des verwendeten Kunststoffs beeinflussbar sind (vgl. Absätze [0008], [0012]). Absatz [0013] zufolge sind dämpfende Eigenschaften optional. Nachdem weder Härtegrad noch Dämpfungseigenschaften der Einlegesohle als Merkmal in den Anspruch 1 Eingang gefunden haben, können sie auch nicht zur Begründung der Patentfähigkeit herangezogen werden.
2.2 Zwar offenbart Absatz [0010] der Druckschrift E3 die Herstellung der Schuheinlage in einer Ausschäumform – dort „Formwerkzeug“ – mittels eines „aufschäumend aushärtenden Werkstoffs“; eine unmittelbare und eindeutige Offenbarung eines Polyols und eines Diisocyanats als Ausgangsstoffklassen gemäß Merkmal 1a liegt damit nicht vor, was die Beklagte auch zutreffend betont hat. Dass zwangsläufig nur diese Ausgangsstoffe in Betracht kämen, lässt sich der E3 auch dann nicht entnehmen, wenn sie in Absatz [0008] auf eine zu treffende „geeignete Wahl des ausschäumenden Kunststoffs“ hinweist. Polyol und Isocyanat können demnach nicht im Wege des Mitlesens ergänzt werden. Diese ggf. als selbstverständlich anzusehen, ist eine Frage des Naheliegens (hierzu unten). Merkmal 1a ist jedenfalls nicht in neuheitsschädlicher Weise offenbart.
2.3 Bei einer explizit als „orthopädisch“ bezeichneten Schuheinlage sind „eine ein orthopädisch geformtes Fußbett aufweisende Oberseite und eine Unterseite“ gemäß Merkmal 1b als zwangsläufig vorhanden zu unterstellen.
2.4 Die E3 sieht ferner vor, dass ein „Fasergewirk in die Zone des Formwerkzeugs, die dem mit größerer Festigkeit auszubildenden Bereich 2 der Schuheinlage entspricht, eingelegt“ wird (vgl. Absatz [0010], Ansprüche 1, 2). Ein Fasergewirk ist ein Textil. Angesichts der damit bezweckten Festigkeitserhöhung muss dieses Textil letztlich auch „nichtelastisch“ im Sinne des Merkmals 2 sein, das damit in Gänze offenbart ist.
2.5 Dieses Textil ist – entsprechend Merkmal 2a – in dem in der einzigen Figur der E3 (nachstehend wiedergegeben) mit „2“ bezeichneten Teilbereich der Schuheinlage angeordnet; infolge der flächigen Erstreckung ist die Anordnung auch schichtartig.
2.6 Dass das Textil gemäß Merkmal 2b von dem Kunststoff durchschäumt ist, ergibt sich für den Fachmann aus folgenden Erwägungen:
Gemäß Absatz [0010] und Anspruch 1 der Druckschrift E3 wird ein aufschäumend aushärtender Werkstoff „in den durch das Formwerkzeug gebildeten Raum unter Tränken des Fasergewirks eingebracht“. Ein Textil ist „getränkt“, wenn es mit einer fließfähigen Substanz vollgesogen, gesättigt bzw. von dieser völlig durchdrungen ist. Erfolgt dies gemäß der E3 mit einem aufschäumend aushärtenden Werkstoff, findet die Schaumbildung auch in der Gewirkschicht statt. Diese wird demzufolge merkmalsgemäß „durchschäumt“ werden. Dass das Gewirk nur anteilig getränkt würde, ist i.Ü. auszuschließen, denn dies würde zu unkontrollierbaren Festigkeitsverläufen in der Einlage führen.
2.7 Die „Formstabilität unter Belastung“ gemäß Merkmal 2c ergibt sich dadurch, dass mittels des Fasergewirks eine Zone größerer Festigkeit hergestellt wird (vgl. Absatz [0010], Anspruch 1).
2.8 Der einzige Unterschied zwischen der Einlegesohle der Druckschrift E3 und dem erteilten Anspruch 1 besteht darin, dass dieser im Merkmal 1a ein Polyol und ein Diisocyanat als Ausgangsstoffklassen des aufschäumenden Kunststoffs vorsieht, während die E3 den aufschäumend aushärtenden Kunststoff nicht näher spezifiziert.
Die Beklagte weist zwar zutreffend darauf hin, dass keines der in der Beschreibungseinleitung der E3 genannten Dokumente (vgl. Abs. [0004]; anstelle der DE 87 00 682 U1 ist die DE 87 00 681 U1 relevant, wie sich aus der EP-Akte der E3 ergibt) Polyurethan bzw. dessen o.g. Ausgangsstoffklassen verwendet. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass die Verwendung der Komponenten Polyol und Isocyanat dem mit der Herstellung und Anpassung von orthopädischen Einlagen befassten Fachmann zum Anmeldezeitpunkt für die Herstellung von Einlegesohlen längst bekannt war und PU-Schaum damit zumindest ein vom Fachmann in Betracht gezogenes Material darstellt, wie die Klägerin zutreffend unter Bezugnahme auf die Druckschriften D4 und D6 vorträgt. Beide sehen die Verwendung von PU-Schaum für die Herstellung von Einlagen vor, und zwar von solchen mit Verstärkungsteilen und unter Verwendung einer Schaumform (vgl. D4, Absatz [0026] und Anspruch 1; D6, Anspruch 9). Entsprechend ist auch auf die oben bereits erläuterte Verwendung eben dieser Ausgangssubstanzen in der Druckschrift E1 hinzuweisen. Dem Fachmann, zu dessen Aufgabenkreis stets die Vereinfachung von Herstellungsverfahren und das Wählen von verbesserten Ausgangsmaterialen gehören, bot sich damit für „eine geeignete Wahl des ausschäumenden Kunststoffs“ (vgl. [Absatz 0008] der E3) an, die genannten Ausgangsstoffe in naheliegender Weise zu verwenden, da im Zuge von deren Reaktion Aufschäumung durch CO2-Bildung und Aushärtung gleichzeitig und in einfacher Weise erreicht werden können.
Dass der handwerklich gebildete Fachmann infolge des in der E3 genannten Standes der Technik à priori zu schwierig zu verarbeitenden, treibmittel-beladenen thermoplastischen Kunststoffen gelangen und diese in einem komplexen Spritzgießverfahren einsetzen würde, was die Beklagte vorträgt, sinngemäß dagegen aber vergleichsweise einfach zu verarbeitendes Polyurethan als aufschäumend aushärtenden Kunststoff völlig ignorieren würde, überzeugt den Senat nicht. Selbst wenn man – mit dem Vortrag der Beklagten – ausgehend vom vorgenannten Stand der Technik dem Fachmann verschiedene Möglichkeiten zum weiteren Vorgehen angeboten sähe, wäre das Beschreiten der wenigen unterschiedlichen Wege jeweils naheliegend. Dabei ist grundsätzlich nicht von Bedeutung, welche der Lösungsalternativen – PU aus Polyol und Isocyanat stellt jedenfalls eine dar – der Fachmann als erste in Betracht ziehen würde (BGH, Urteil vom 7. Mai 2024, X ZR 51/22 Rn. 74 – Festhalteanordnung; m.w.N.).
3. Da die Beklagte, wie sie in der mündlichen Verhandlung zu Protokoll erklärt hat, das Streitpatent in der erteilten Fassung als geschlossenen Anspruchssatz verteidigt, haben die weiter angegriffen abhängigen Patentansprüche der erteilten Fassung insgesamt keinen Rechtsbestand; sie fallen jeweils mit dem Patentanspruch 1 (vgl. hierzu näher BGH GRUR 2017, 57 – Datengenerator). Einer isolierten Prüfung der Unteransprüche der erteilten Fassung bedarf es daher nicht. Daher ist im Folgenden zum Hilfsantrag 1 und weiterhin zum jeweils nächstrangigen Hilfsantrag überzugehen, sofern sich der Patentanspruch 1 der zuvor geprüften Fassung als nicht patentfähig erweist.
III. Auch in den Fassungen der Hilfsanträge, die die Beklagte erklärtermaßen ebenfalls als geschlossene Anspruchssätze verteidigt, erweist sich das Streitpatent nicht als patentfähig, mithin nicht rechtsbeständig.
1. Das Streitpatent kann auch in der Fassung gemäß Hilfsantrag 1 nicht mit Erfolg verteidigt werden, denn der Gegenstand seines Patentanspruchs 1 beruht ebenso – entgegen § 4 Satz 1 PatG – nicht auf erfinderischer Tätigkeit.
1.1 Mit Hilfsantrag 1 verfolgt die Beklagte das Ziel, die Patentfähigkeit gegenüber der Druckschrift E1 durch Einfügung des negativen Merkmals, wonach die Schuheinlage „ein nicht-tailliertes Randprofil aufweist“ (im Weiteren der „Disclaimer“), herzustellen. Wie nachfolgend unter 1.2 ausgeführt wird, hat der Senat Zweifel an der Zulässigkeit dieses Merkmals. Eine abschließende Beantwortung der Zulässigkeitsfrage kann aber letztlich unterbleiben, da der Disclaimer jedenfalls gegenüber der Druckschrift E3 keine Patentfähigkeit und damit auch keine Rechtsbeständigkeit herstellt, vgl. unter 1.3. 1.2 Der – unbestritten nicht im Streitpatent offenbarte – Disclaimer soll nach Ansicht des Senats die Profilierung des umlaufenden Sohlenrandes im Vertikalschnitt beschreiben.
Mangels Ursprungsoffenbarung einer „taillierten“ Variante des Sohlenrandes bewegt sich der Disclaimer daher außerhalb jeder konkreten und somit gegebenenfalls im Einzelfall aussonderbaren Lehre des Streitpatents; das mit ihm ausgesonderte Merkmal ist auch nicht in zumindest abstrakter Form im Streitpatent angelegt (vgl. BGH X ZB 5/16 – Phosphatdidylcholin).
Die Beklagte versucht im Ergebnis, den mit dem Patent zu schützenden Gegenstand nicht durch ein ursprünglich offenbartes Merkmal gegenüber dem Stand der Technik zu definieren, sondern überhaupt erst aus Merkmalen herangezogenen Standes der Technik einen Unterschied zu erzeugen. Ließe man diesen Weg zu, wäre die Notwendigkeit einer durch ursprünglich offenbarte Merkmale definierten Erfindung ersetzt durch die negative Abgrenzung gegenüber jeweils herangezogenem Stand der Technik.
1.3 Selbst wenn man die Zulässigkeit des Disclaimers zugunsten der Beklagten unterstellen würde, stellt dieser die Patentfähigkeit gegenüber der Druckschrift E3 nicht her. Hinsichtlich der Profilierung des Sohlenrandes macht die E3 keine Angaben. An den Urformungsprozess schließt sich aber regelmäßig eine handwerkliche Nachbearbeitung des erhaltenen Rohlings an. Hierzu zählt üblicherweise auch ein Versäubern des Sohlenrandes bzw. das Zuschneiden auf eine individuell benötigte Größe. Der dabei hergestellte Rand ist – ebenso üblicherweise – nicht aufwändig tailliert, wie bei der E1, sondern regelmäßig geradlinig zugerichtet oder flach ausgeschliffen. Der vorliegende Disclaimer vermindert den erteilen Anspruch daher nur um eine „nicht-taillierte“ Formgebung, die ohnehin von der üblichen Randprofilierung von Einlegesohlen abweicht. Das nach Abzug des Disclaimers im Anspruch verbleibende Übliche herzustellen, kann allerdings nicht erfinderisch sein.
2. Das Streitpatent kann auch in der Fassung gemäß Hilfsantrag 2A nicht mit Erfolg verteidigt werden. Hilfsantrag 2A erweist sich als unzulässig, jedenfalls stellt er aber keine Patentfähigkeit gegenüber der Druckschrift E3 her. Im Hilfsantrag 2A wurde der Ausschäumvorgang zu einen „RIM- Ausschäumvorgang“ verändert, d.h. einem Ausschäumvorgang mittels des „reaction injection molding“-Verfahrens. Weiterhin bestimmt Hilfsantrag 2A, dass der geschäumte Kunststoff durchweg PU ist.
2.1 Die Klägerin greift die erstgenannte Änderung in der mündlichen Verhandlung zunächst als unzulässig an, was sich als zutreffend erweist. Die Beschreibung des Streitpatents erläutert zwar in den Absätzen [0019] und [0021], dass die Einlegesohle in einer Schäumform bzw. Ausschäumform hergestellt wird. Näheres zur Verfahrensdurchführung enthält das Streitpatent jedoch nicht. Es lässt daher offen, ob der Fachmann die Lehre des Streitpatents z.B. nach Art der Druckschrift E1 durch Eingießen der Reaktionsmasse in die zunächst noch offene Ausschäumform oder – was die Beteiligten im Verfahren übereinstimmend vorgetragen haben und wovon auch der Senat ausgeht – mittels des üblichen RIM-Verfahrens durch Einspritzen der Masse in die bereits geschlossene Form verwirklichen wird. Es liegt jedenfalls auf der Hand, dass das Streitpatent das RIM-Verfahren weder explizit noch implizit offenbart. Dass sich ein bestimmtes Herstellungsverfahren als üblich oder ggf. selbstverständlich anbietet, kann die für eine zulässige Einschränkung nötige unmittelbare und eindeutige Offenbarung nicht ersetzen.
2.2 Dass der Fachmann bei der Umsetzung der Lehre der Druckschrift E3 bereits PU bzw. Polyurethan als den aufschäumenden Kunststoff naheliegenderweise in Betracht ziehen würde, ist bereits beim Hauptantrag erörtert worden. In diesem Zusammenhang kann ein unstreitig als üblich zu erachtendes Verfahren, welches angewendet wird, keine erfinderische Tätigkeit begründen.
3. Das Streitpatent kann auch in der Fassung gemäß Hilfsantrag 3 nicht mit Erfolg verteidigt werden, denn der Gegenstand seines Patentanspruchs 1 beruht – entgegen § 4 Satz 1 PatG – nicht auf erfinderischer Tätigkeit.
3.1 Ob sich die Änderungen, insbesondere die Hinzufügung betreffend die „Erhaltung der Stabilität der Schuheinlage in Sohlenlängs- und Sohlenquerrichtung“, als zulässig erweisen, bedarf keiner Entscheidung.
3.2 Auch bei der Sohle der Druckschrift E1 ist das in der Sohle angeordnete, genadelte Vlies vom geschäumten PU-Kunststoff durchschäumt. Bei ihr besteht infolge der Faserarmierung auch eine besondere Formstabilität, vgl. S. 9 unten:
Nachdem das dort verwendete genadelte Vlies auch keine Faser-Vorzugsrichtung hat, muss seine Stabilisierungswirkung in Sohlenlängs- wie auch in Sohlenquerrichtung gegeben sein. Es fehlt somit an einem greifbaren Unterschied zu dem, was das Streitpatent in dem von der Beklagten zugunsten des Hilfsantrags 3 herangezogenen Absatz [0010] beschreibt:
Bei Fehlen eines greifbaren Unterschieds kann eine erfinderische Tätigkeit nicht zuerkannt werden.
3.3 Damit kommt es auch nicht entscheidend darauf an, dass Anspruch 1 des Hilfsantrags 3 zudem nichts anderes beschreibt, als das, was die E3 in den Absätzen [0007] und [0010] sowie den Ansprüchen 1 und 2 ohnehin vorsieht. Auch dort muss infolge der schichtförmigen Armierung mit dem Fasergewirk und der damit erzielten, lokal höheren Festigkeit der nun in den Anspruch aufgenommene Effekt der höheren Formstabilität einhergehen.
4. Schließlich ist auch die Verteidigung des Streitpatents in der Fassung gemäß Hilfsantrag 4 nicht erfolgreich. Der Gegenstand seines Patentanspruchs 1 beruht – entgegen § 4 Satz 1 PatG – ebenfalls nicht auf erfinderischer Tätigkeit.
4.1 Die Frage, ob die Einreichung des Hilfsantrags 4 als verspätet zurückzuweisen ist, wie von der Klägerin in der mündlichen Verhandlung gerügt, bedarf keiner abschließenden Entscheidung. Jedenfalls hat sich die Klägerin hierzu in der Sache eingelassen. Sie hat ausführlich zur fehlenden Offenbarung der zusätzlichen Merkmale und zur fehlenden Klarheit der Anspruchsfassung Stellung genommen. Zudem hat sie zur fehlenden Neuheit und mangelnden erfinderischen Tätigkeit ausgeführt.
4.2 Ob die aus Teilaspekten der Absätze [0010] und [0013] des Streitpatents (entsprechend den Absätzen [0008] und [0011] der Offenlegungsschrift) geschöpften Änderungen zulässig sind oder ob unzulässige (Zwischen- ) Verallgemeinerungen vorliegen, kann dahinstehen.
4.3 Der so beschriebene Gegenstand ist jedenfalls nicht hinreichend gegenüber der Druckschrift E3 abgegrenzt. Dass der Fachmann bei der Verwirklichung von deren Lehre PU bzw. Polyurethan als den aufschäumenden Kunststoff in naheliegender Weise in Betracht ziehen würde, sodass Ober- und Unterseite der Sohle „beide durch den geschäumten PU- Kunststoff gebildet werden“, ist bereits oben dargelegt worden.
Die im Hilfsantrag 4 weiter hinzugekommene Maßgabe derzufolge „die Schuheinlage (2) in Sohlenlängs- und Sohlenquerrichtung flexibel und dennoch formstabil ist sowie in Sohlendickenrichtung elastisch und belastungsdämpfende Eigenschaften des geschäumten PU-Kunststoffs (4) aufweist“, leitet ein mit dem Wort „sodass“. Damit wird zum Ausdruck gebracht, dass die „sodass“ nachfolgenden Eigenschaften der Sohle zumindest zu wesentlichen Teilen aus den zuvor genannten Elementen der Sohle herrühren, namentlich dem zumindest in Teilbereichen der Sohle schichtartig angeordneten und durchschäumten nichtelastischen Textil.
In der vorliegenden Sache bedarf es keiner Feststellung, dass der Anspruch – wie die Klägerin vorgetragen hat – unklar hinsichtlich des Gegenstands bzw. des Schutzbereichs sei. Die aufgenommenen Merkmale sind zwar relativer Natur und völlig bezugspunktlos. Letztlich ist der so formulierte Anspruch breit gefasst. Wenn Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 4 nun vorsieht, dass die Schuheinlage „flexibel und dennoch formstabil“ sein solle, beschreibt dies mangels näherer Quantifizierbarkeit dieser Eigenschaften nur einen Aspekt der allgemeinen Gebrauchstauglichkeit, der auch bei der faserarmierten Einlegesohle der Druckschrift E3 zwangsläufig gegeben sein muss. Wäre diese spröde, würde sie bei Verwendung schlichtweg zerbrechen, wäre sie beliebig weich, fehlte es zumindest an einem mit größerer Festigkeit ausgebildeten und insofern formstabilen Bereich. Nichts anderes gilt hinsichtlich der Maßgaben, dass die Sohle „in Sohlendickenrichtung elastisch“ sein soll und „belastungsdämpfende Eigenschaften des geschäumten PU-Kunststoffs aufweist“. Auch in der Druckschrift E3 ist vorgesehen, dass die Schuheinlage Bereiche 1, 2, 3 unterschiedlicher Festigkeit aufweist (vgl. neben Absatz [0010] auch die Absätze [0005] und [0007]), wobei durch eine geeignete Wahl des aufschäumenden Kunststoffs die jeweils gewünschte Grundfestigkeit gewählt werden kann (vgl. Absatz [0008]) und mittels einem vor dem Aufschäumen entsprechend angeordneten Fasergewirk die Zone höherer Festigkeit ausgebildet wird. Mit der naheliegenden Wahl von PU als dem aufschäumenden Kunststoff gelangt der Fachmann gemäß der Lehre der E3 zu einer Sohle, bei der jedenfalls bei geringerer Grundfestigkeit eine Elastizität in Sohlendickenrichtung zwangsläufig vorhanden sein muss. Mit einer solchen Elastizität gehen dann auch belastungsdämpfende Eigenschaften des geschäumten PU-Kunststoffs einher.
Im Ergebnis bringen die gegenüber der erteilten Fassung in Anspruch 1 des Hilfsantrags 4 eingefügten Merkmale nichts zum Ausdruck, was der Fachmann bei Befolgung der Lehre der Druckschrift E3 nicht ohnehin erreichen würde. Damit teilt der Hilfsantrag 4 das Schicksal des Hauptantrags.
IV.
1. Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG i. V. m. § 91 Abs. 1 ZPO.
2. Der Ausspruch über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf § 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 709 ZPO.
R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g
Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung gegeben. Die Berufungsschrift muss von einer in der Bundesrepublik Deutschland zugelassenen Rechtsanwältin oder Patentanwältin oder von einem in der Bundesrepublik Deutschland zugelassenen Rechtsanwalt oder Patentanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht werden.
Die Berufungsfrist beginnt mit der Zustellung des in vollständiger Form abgefassten Urteils, spätestens aber mit dem Ablauf von fünf Monaten nach der Verkündung. Die Berufungsfrist kann nicht verlängert werden. Die Berufungsschrift muss die Bezeichnung des Urteils, gegen das die Berufung gerichtet wird, sowie die Erklärung enthalten, dass gegen dieses Urteil Berufung eingelegt werde. Mit der Berufungsschrift soll eine Ausfertigung oder beglaubigte Abschrift des angefochtenen Urteils vorgelegt werden.
Pekarek Wiegele v. Hartz Deibele Zapf
Bundespatentgericht
(Aktenzeichen) Verkündet am 26. März 2026 …