{"status":"available","ecli":null,"court":"BGH","senate":"10. Zivilsenat","decided":"2014-04-29","aktenzeichen":"X ZR 12/11","doktyp":"Urteil","leitsatz":null,"text_plain":"BUNDESGERICHTSHOF\nIM NAMEN DES VOLKES\n\nURTEIL\nX ZR 12/11 Verkündet am:\n29. April 2014\nWermes\nJustizamtsinspektor\nals Urkundsbeamter\nder Geschäftsstelle\n\nin der Patentnichtigkeitssache\n\nDer X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 29. April 2014 durch\nden Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier-Beck, die Richter Dr. Grabinski,\nHoffmann, Dr. Deichfuß und die Richterin Dr. Kober-Dehm\n\nfür Recht erkannt:\n\nAuf die Berufung der Beklagten wird das am 16. Dezember 2010\nverkündete Urteil des 4. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts abgeändert.\n\nDas deutsche Patent 195 49 520 wird dadurch teilweise für nichtig\nerklärt, dass Patentanspruch 2 folgende Fassung erhält, auf die\nsich die Patentansprüche 3 bis 5 unmittelbar oder mittelbar rückbeziehen:\n\n\"Ballon-expandierbarer und nicht selbstexpandierender Stent, welcher als Röhre ausgebildet\nist und in ein Blutgefäß oder eine andere Öffnung im\nKörper einführbar ist, in welchem er ausdehnbar ist,\nmit einer einzigen, zusammenhängenden Struktur\naus benachbarten verbundenen, geschlossenen Zellen,\n\nwobei jede Zelle eine gerade Anzahl von geraden\nAbschnitten (22) fester Länge aufweist, welche mit\nersten und zweiten Schlaufen (14, 16, 18, 20) abwechseln, die in gerader Anzahl vorhanden sind und\nmiteinander abwechseln, und die eine feste Länge\naufweisen und in einer geschlossenen Zelle verbunden sind,\n\nwobei jede Schlaufe zwei Abschnitte mit einem Biegungsbereich dazwischen aufweist,\n\nund wobei die ersten und zweiten Schlaufen (14, 16,\n18, 20) durch ihre beiden Abschnitte erste und zweite Winkel definieren, deren Winkelhalbierende einen\nWinkel zueinander bilden.\"\n\nIm Übrigen wird die Klage abgewiesen.\n\nDie Berufung der Klägerinnen wird zurückgewiesen.\n\nVon den Kosten der Berufungen tragen die Klägerinnen zwei Drittel und die Beklagte ein Drittel.\n\nVon Rechts wegen\n\nTatbestand:\n\n1 Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des deutschen Patents\n195 49 520 (Streitpatents), das - unter Inanspruchnahme der Prioritäten zweier\nUS-amerikanischer Patentanmeldungen vom 28. Juli 1994 und 31. Mai 1995 -\nam 26. Juli 1995 angemeldet wurde. Das Streitpatent umfasst fünf Patentansprüche, von denen Patentanspruch 2 folgenden Wortlaut hat:\n\n\"Ballon-expandierbarer und nicht selbst-expandierender Stent,\nwelcher als Röhre ausgebildet ist und in ein Blutgefäß oder in eine\nandere Öffnung im Körper einführbar ist, in welchem er ausdehnbar ist, mit\neiner Struktur aus benachbarten verbundenen, geschlossenen\nZellen, wobei jede Zelle aufweist,\neine gerade Anzahl von geraden Abschnitten (22) fester Länge,\nwelche mit ersten und zweiten Schlaufen (14, 16; 18, 20) abwechseln,\ndie eine feste Länge aufweisen und in einer geschlossenen Zelle\nverbunden sind,\nwobei jede Schlaufe zumindest zwei Abschnitte mit einem Biegungsbereich dazwischen aufweist, und wobei die ersten und\nzweiten Schlaufen (14, 16; 18, 20) erste und zweite Winkel definieren,\nderen Winkelhalbierende einen Winkel zueinander bilden.\"\n\n2 Die Patentansprüche 3 bis 5 sind unmittelbar oder mittelbar (auch) auf\nPatentanspruch 2 rückbezogen.\n\n3 Die Klägerinnen haben geltend gemacht, dass die Erfindung in Patentanspruch 2 und den darauf rückbezogenen Patentansprüchen 3 bis 5 nicht\nso deutlich und vollständig offenbart sei, dass ein Fachmann sie ausführen\nkönne, der Gegenstand des Patentanspruchs 2 und der darauf rückbezogenen\nPatentansprüche 3 bis 5 über den Inhalt der Anmeldung in ihrer ursprünglich\neingereichten Fassung hinausgehe und nicht patentfähig sei, weil er weder neu\nsei noch auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe. Die Beklagte hat das Streitpatent in der erteilten Fassung und mit vier Hilfsanträgen verteidigt.\n\n4 Das Patentgericht hat das Streitpatent insoweit für nichtig erklärt, als es\nüber die Fassung des Hilfsantrags III hinausgeht. Dagegen richten sich die Berufungen beider Parteien. Die Klägerinnen beantragen, das Streitpatent im mit\nder Klage angegriffenen Umfang für nichtig zu erklären. Die Beklagte verteidigt\ndas Streitpatent zuletzt mit einem gegenüber der erteilten Fassung der angegriffenen Patentansprüche abweichenden Hauptantrag sowie fünf Hilfsanträgen.\n\n5 Im Auftrag des Senats hat Prof. Dr.-Ing. S.\n\nein schriftliches Gutachten erstellt, das er in der mündlichen\nVerhandlung erläutert und ergänzt hat.\n\nEntscheidungsgründe:\n\n6 Die Berufung der Beklagten ist zulässig und hat im noch geltend gemachten Umfang auch in der Sache Erfolg. Die zulässige Berufung der Klägerinnen ist nicht begründet.\n\n7 I. Das Streitpatent betrifft einen Stent. Dabei handelt es sich um ein\nImplantat, das in ein Blutgefäß oder ein anderes Hohlorgan des Körpers eingebracht wird und dort aufgeweitet (expandiert) wird, um das Hohlorgan dauerhaft\noffen zu halten. In der Beschreibung wird erläutert, dass der Stent typischerweise mittels eines aufblasbaren Ballonkatheters dem gewünschten Ort im Körper zugeführt und ausgedehnt werde, dass aber auch andere mechanische\nVorrichtungen bekannt seien, mit denen die Ausdehnung des Stents bewirkt\nwerden könne (Rn. 2).\n\n8 Wie in der Beschreibung weiterhin erwähnt wird, sind Stents mit ausdehnbaren röhrenförmigen Implantaten bekannt, die eine Vielzahl von parallel\nzur Längsachse der Röhre angeordneten Schlitzen aufweisen. Da die Implantate relativ steif seien, seien sie mit flexiblen schraubenförmigen Verbindern verbunden, so dass die Stents auch durch ein gekrümmtes Blutgefäß zum gewünschten Ort geführt werden könnten. Dabei auftretende Verdrehbewegungen\nder schraubenförmigen Verbinder könnten jedoch für das Blutgefäß schädlich\nsein. Andere bekannte Stents wiesen deshalb gerade Verbinder auf, die aber\nnicht die erforderliche Festigkeit hätten (Rn. 4 f.).\n\n9 Nach den Angaben des Streitpatents liegt der Erfindung das Problem\nzugrunde, einen flexiblen Stent bereitzustellen, der während der Ausdehnung\nminimal in der Längsrichtung schrumpft (Rn. 8).\n\n10 Nach Patentanspruch 2 in der Fassung des zuletzt von den Beklagten\nverteidigten Hauptantrags soll dies durch einen Stent erreicht werden, dessen\nMerkmale sich - im Wesentlichen mit dem Patentgericht - wie folgt gliedern lassen (wobei die gegenüber der erteilten Fassung abweichenden Merkmale durch\nUnter- bzw. Durchstreichungen hervorgehoben sind):\n\na Der Stent ist ballon-expandierbar und nicht selbstexpandierend,\nb ist als Röhre ausgebildet und in ein Blutgefäß oder in eine\nandere Öffnung im Körper einführbar, in welchem er ausdehnbar ist und\nc verfügt über eine einzige, zusammenhängende Struktur\naus benachbarten verbundenen, geschlossenen Zellen.\nd Jede Zelle\nd.1 weist eine gerade Anzahl von geraden Abschnitten (22) fester Länge auf, die mit ersten und zweiten Schlaufen (14, 16; 18, 20) abwechseln, die in\ngerader Anzahl vorhanden sind und miteinander\nabwechseln.\nd.2 Die Schlaufen\nd.2.1 weisen eine feste Länge auf und\nd.2.2 sind in einer geschlossenen Zelle verbunden,\nd.2.3 wobei jede Schlaufe zumindest zwei Abschnitte mit einem Biegungsbereich dazwischen aufweist und\nd.2.4 wobei die ersten und zweiten Schlaufen\n(14, 16; 18, 20) durch ihre beiden Ab-\n\nschnitte erste und zweite Winkel definieren,\nd.2.5 deren Winkelhalbierende einen Winkel\nzueinander bilden.\n\n11 In Patentanspruch 2 ist aus Sicht des Fachmanns, bei dem es sich um\neinen Ingenieur der Fachrichtung Medizintechnik handelt, der sich -\ngegebenenfalls in Zusammenarbeit mit Medizinern - mit biomedizinischer\nTechnik und insbesondere mit der Entwicklung von Gefäßimplantaten befasst\nund über mehrjährige berufliche Erfahrungen auf diesem Gebiet verfügt (Urteil\ndes Patentgerichts, S. 9; Sachverständigengutachten, S. 23), allein ein Ballonexpandierbarer Stent geschützt, der über keine selbst expandierenden Eigenschaften verfügt.\n\n12 Merkmal c ist dahin zu verstehen, dass der Stent ausschließlich aus einer Struktur aus benachbarten verbundenen, geschlossenen Zellen bestehen\nsoll, die die Merkmale d bis d.2.5 aufweisen, wobei aufgrund der Anordnung an\nden beiden Enden des Stents unvollständig gebliebene Strukturen außer Betracht bleiben.\n\n13 Jede Zelle der erfindungsgemäßen Struktur verfügt erfindungsgemäß\nüber eine gerade Anzahl gerader Abschnitte, die mit ersten und zweiten Schlaufen abwechseln. Als derartige gerade Abschnitte kommen - wie das Patentgericht zutreffend angenommen hat - nur solche Abschnitte in Betracht, die sich\nkeiner ersten oder zweiten Schlaufe zuordnen lassen. Die geraden Abschnitte\nund die Schlaufen haben eine feste Länge, sollen sich also auch bei Expansion\ndes Stents insoweit nicht verändern. Die Expansion des Stents soll vielmehr\ndurch Aufbiegen der einen Biegebereich aufweisenden Schlaufen erfolgen. Die\nStents können aus Draht oder einem flachen Metall gebildet sein (vgl. Unteran-\n\nsprüche 3 und 4). Die Ausgestaltung der Schlaufen mit zumindest zwei Abschnitten und einem dazwischen befindlichen Biegebereich dient der erfindungsgemäß angestrebten Flexibilität des Stents beim Transport im Hohlgefäß.\nDie Anordnung der Winkel nach Maßgabe der Merkmale d.2.4 und d.2.5 hat\ndabei den Zweck, dass sich die ersten und zweiten Schlaufen bei Expansion\ndes Stents in verschiedene Richtungen bewegen. Entsprechend kommt es für\nden auf die Funktion der Merkmale im Zusammenhang der technischen Lehre\neines Patentanspruchs abstellenden Fachmann insoweit in erster Linie auf die\nAusgestaltung der Winkel im expandierten Zustand an. Dieses Verständnis wird\ndurch das in den - nachfolgend wiedergegebenen - Figuren 1 bis 4 gezeigte\nAusführungsbeispiel\n\nbestätigt, bei dem die Schenkel der Schlaufen in nicht expandiertem Zustand\nparallel zueinander angeordnet sind, so dass keine Winkel definiert werden,\nderen Winkelhalbierende einen Winkel zueinander bilden können, dies aber bei\n\neiner Expansion und der damit einhergehenden Bewegung der ersten und zweiten Schlaufen in verschiedene Richtungen der Fall ist.\n\n14 II. Das Patentgericht hat seine Entscheidung im Wesentlichen wie folgt\nbegründet:\n\n15 1. Der Gegenstand von Patentanspruch 2 in der erteilten Fassung sei\nnicht ausführbar. Bei den in den Figuren 2 und 4 gezeigten Schlaufen bilde jeder Schenkel mit dem Biegebereich einen Winkel, der in nicht ausgedehntem\nZustand ein rechter Winkel und in ausgedehntem Zustand ein Winkel größer als\n90° sei. Bei den in den Figuren 7 und 8 gezeigten Schlaufen könnten, weil der\nBiegungsbereich abgerundet sei, Winkel nur durch gedachte, an den Schenkeln\nund dem Biegungsbereich anliegende Tangenten oder durch gedachte, an den\nbeiden Schenkeln anliegende, sich schneidende Tangenten gebildet werden.\nDa die Schlaufen mehr als zwei Abschnitte aufweisen könnten, ergäben sich\nauch noch weitere Möglichkeiten der Winkelbildung. Dadurch könne es zu völlig\nunterschiedlichen Ergebnissen kommen, so dass es an einer nacharbeitbaren\nLehre fehle.\n\n16 2. Werde hingegen das Wort \"zumindest\" wie in Patentanspruch 2 in\nder Fassung des Hilfsantrags I gestrichen, sei für den Fachmann klar erkennbar, auf welche Weise die ersten und zweiten Winkel durch die beiden Abschnitte (Schenkel) der Schlaufen gebildet würden. Bei dem ersten Ausführungsbeispiel seien diese Abschnitte zwar parallel bzw. in einem Winkel von 0°\nzueinander angeordnet. Bei Ausdehnung des Stents würden die ersten und\nzweiten Schlaufen jedoch in unterschiedliche Richtungen auseinandergezogen,\nwodurch der Stent nur minimal in der Längsrichtung schrumpfe.\n\n17 Patentanspruch 2 in der Fassung des Hilfsantrags I sei aber gegenüber\nder Ursprungsanmeldung unzulässig erweitert. Im Stand der Technik habe es\nausschließlich ballon-expandierende, ausschließlich selbst-expandierende oder\nauch Mischformen gegeben. Der ursprünglichen Patentanmeldung sei nicht zu\nentnehmen, auf welche Art von Stents sich diese beziehe. Das Merkmal \"ballon-expandierbarer und nicht selbst-expandierbarer Stent\" gehe daher über den\nInhalt der Ursprungsoffenbarung hinaus. Da dem Fachmann jedoch die verschiedenen Arten von Stents geläufig seien, verstehe er dieses Merkmal als\nbloße Einschränkung gegenüber der Ursprungsoffenbarung, so dass es im Patentanspruch verbleiben könne, jedoch bei der Prüfung der Patentfähigkeit außer Betracht zu bleiben habe.\n\n18 Eine unzulässige Erweiterung liege nicht in der Aufnahme des Merkmals\nder \"geraden Anzahl\" von geraden Abschnitten fester Länge aus Anspruch 14\nder ursprünglichen Anmeldung, sei jedoch darin zu sehen, dass sich nach Anspruch 2 in der Fassung des Hilfsantrags I die geraden Abschnitte mit ersten\nund zweiten Schlaufen abwechseln müssten, während nach Anspruch 14 der\nursprünglichen Anmeldung ein Stent mit einer geraden Anzahl sich abwechselnder erster und zweiter Schlaufen geschützt werden sollte. In den gesamten\nAnmeldungsunterlagen sei nur eine gerade Anzahl von ersten und zweiten\nSchlaufen innerhalb einer Zelle offenbart. Durch die Änderungen gegenüber der\nursprünglichen Offenbarung würden nunmehr Gegenstände beansprucht, die\nvon der Anmeldung nicht erfasst würden.\n\n19 3. In Patentanspruch 2 in der Fassung des Hilfsantrags II werde den\ngenannten Bedenken zur unzulässigen Erweiterung dadurch Rechnung getragen, dass zusätzlich festgelegt werde, dass die ersten und zweiten Schlaufen\nmit denen sich die geraden Abschnitte abwechseln, in gerader Anzahl vorhanden seien und miteinander abwechseln (jetzt Merkmal d.1). Die dadurch bewirk-\n\nte Präzisierung stelle eine bloße Beschränkung gegenüber dem Anspruch in\nder erteilten Fassung, die auch durch die ursprüngliche Offenbarung abgedeckt\nsei. Unschädlich sei, dass die mit geraden Abschnitten abwechselnd vorhandenen ersten und zweiten Schlaufen nicht nur einzeln, sondern auch mehrfach\nvorhanden sein könnten.\n\n20 Der Gegenstand von Patentanspruch 2 in der Fassung des Hilfsantrags II werde jedoch durch die nachveröffentlichte und gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 3\nPatG zu berücksichtigende internationale Anmeldung WO 95/31945 (BR 6)\nvorweggenommen.\n\n21 Die Entgegenhaltung, aus der die nachfolgend gezeigten Zeichnungen\nstammen,\n\noffenbare einen ballon-expandierbaren, rohrförmigen Stent, der in ein Blutgefäß\nim Körper einführbar sei, in welchem er ausdehnbar sei. Die Struktur des Stents\nweise eine Vielzahl von Zellen auf, die aneinander grenzten und somit benachbart und verbunden seien. Jede dieser Zellen weise in Umfangsrichtung des\nStents verlaufende erste und in Längsrichtung verlaufende zweite Schlaufen\nauf. Die in Form eines Ringes in Umfangsrichtung des Stents verlaufenden\nSchlaufen seien zu den jeweils benachbarten Ringen in Längsrichtung angeordneten Schlaufen beabstandet, wodurch sich jeweils ein kurzer, gerader Abschnitt fester Länge ergebe, der keiner Schlaufe zugeordnet werden könne.\nJede geschlossene Zelle weise eine gerade Anzahl dieser Abschnitte auf. Die\nSchenkel jeder Schlaufe seien über einen mittleren Biegungsbereich verbunden\n\nund stünden im ausgedehnten Zustand des Stents in einem bestimmten Winkel\nzueinander und verwirklichten eine Winkelanordnung entsprechend den Merkmalen d.2.4 und d.2.5.\n\n22 4. Der Gegenstand des Patentanspruchs 2 in der Fassung des Hilfsantrags III sei hingegen patentfähig. Von der Entgegenhaltung BR 6 grenze er\nsich durch das hinzugekommene Merkmal ab, wonach der Stent aus einer\nStruktur bestehe, die \"ausschließlich\" aus den anspruchsgemäßen Zellen bestehe. Denn der in der BR 6 offenbarte Stent weise auch Zellen aus geschlossenen Schlaufen auf, die nicht die erfindungsgemäße Ausgestaltung aufwiesen.\n\n23 In der europäischen Patentanmeldung 0 540 290 (BR 5) sei ein Stent offenbart, der aus Stentringen 12 bestehe, die mittels gerader Stücke 13 miteinander verbunden seien. Wie etwa aus Figur 5 erkennbar sei, ergebe sich\ndadurch eine Struktur aus benachbarten, verbundenen und geschlossenen Zellen, die aber nur erste Schlaufen in Umfangsrichtung, keine zweiten Schlaufen\naufwiesen.\n\n24 In der internationalen Anmeldung WO 95/26695 (BR 15), die ihres älteren Zeitranges wegen nach § 3 Abs. 2 Nr. 3 PatG zu berücksichtigen sei, werde\nzwar ein Stent offenbart, bei dem die durch ringförmige Segmente 332 gebildeten ersten Schlaufen durch gerade Stücke 324 verbunden seien. Die Zellen\nwiesen jedoch keine zweiten Schlaufen auf. Die Schlingen 50 des in der europäischen Patentanmeldung 0 378 151 (BR 7) gezeigten Stents bildeten zwar\neine Struktur aus geschlossenen Zellen mit ersten und zweiten Schlaufen in\nUmfangs- und Längsrichtung; es fehle jedoch an geraden Abschnitten, welche\nmit ersten und zweiten Schlaufen abwechselten. Gleiches gelte für die in der\nBR 7 genannte US-amerikanische Patentschrift 5 019 090 (BR 11).\n\n25 Schließlich führe auch eine Zusammenschau der vorveröffentlichten Entgegenhaltungen BR 5 und BR 7 (BR 11) den Fachmann nicht zu dem anspruchsgemäßen Stent, da kein Anlass bestehe, bei dem in der BR 5 gezeigten\nStent die die Stentringe 12 verbindenden geraden Stücke 13, mit denen eine\nVerkürzung des Stents bei radialer Ausdehnung vermieden werden solle, durch\nSchlaufen zu ersetzen.\n\n26 III. Patentanspruch 2 wird in der Fassung des zuletzt von der Beklagten\ngestellten Hauptantrags in zulässiger Form verteidigt. Die Erwägungen, mit denen das Patentgericht die Rechtsbeständigkeit der im Wesentlichen damit\nübereinstimmenden Anspruchsfassung nach dem erstinstanzlichen Hilfsantrag\nIII bejaht hat, halten den Angriffen der Berufung der Klägerinnen stand.\n\n27 1. Die Erfindung nach Patentanspruch 2 ist so deutlich und vollständig\noffenbart, dass ein Fachmann sie ausführen kann. Die vom Patentgericht im\nHinblick auf Patentanspruch 2 in der erteilten Fassung geäußerten Bedenken,\ndass die Winkelbildung nach den Merkmalen d.2.4 und d.2.5 beliebig sei, wenn\njede Schlaufe lediglich \"zumindest\" zwei Abschnitte mit einem Biegungsbereich\ndazwischen aufweisen müsse, sind jedenfalls durch die Beschränkung auf\n(zwingend) zwei Abschnitte ausgeräumt worden. Auch der Einwand der Klägerinnen, vom Anspruchswortlaut würden viele verschiedene Stentdesigns mit\nganz unterschiedlichen geometrischen und mechanischen Eigenschaften umfasst, wobei insbesondere nicht definiert sei, wie die Zellen miteinander verbunden seien, greift nicht durch. Wie der gerichtliche Sachverständige in seinem\nGutachten bestätigt hat, ist der Fachmann unter Heranziehung der Ausführungsbeispiele des Streitpatents und aufgrund seines fachlichen Wissens und\nKönnens in der Lage, einen Stent nach den Vorgaben der erfindungsgemäßen\nLehre herzustellen, und kann dabei auch beurteilen, wie er die Zellen zweckmäßigerweise miteinander verbindet.\n\n28 2. Der Gegenstand von Patentanspruch 2 in der Fassung des zuletzt\ngestellten Hauptantrags der Beklagten geht nicht über den Inhalt der Ursprungsanmeldung hinaus.\n\n29 a) Das Merkmal a, wonach der Stent ballon-expandierbar und nicht\nselbst-expandierend ist, wurde dem Fachmann in der Ursprungsanmeldung als\nzur Erfindung gehörend offenbart.\n\n30 Im einleitenden Teil der Ursprungsanmeldung heißt es, dass der Stent\ntypischerweise an den gewünschten Ort im Körper mittels eines aufblasbaren\nBallons zugeführt wird und sich ausdehnt, wenn der Ballon aufgeblasen wird,\num die Öffnung zu erweitern (Veröffentlichung der Anmeldung [WO 96/03092,\nim Folgenden: Anmeldung], S. 1, Z. 16 ff.). Auf einen solchen ballonexpandierbaren Stent bezieht sich die Erfindung, die sich mit der weiteren Ausgestaltung des Stents befasst.\n\n31 Der Ursprungsanmeldung konnte der Fachmann überdies entnehmen,\ndass auch andere mechanische Vorrichtungen, welche eine Ausdehnung des\nStents bewirken, angewandt würden (Anmeldung, S. 1, Z. 19 f.). Welche mechanischen Vorrichtungen damit gemeint sind, wird in der Ursprungsanmeldung\nnicht weiter erläutert und hat auch durch die Befragung des gerichtlichen Sachverständigen in der mündlichen Verhandlung nicht geklärt werden können. Jedenfalls hatte der Fachmann aber, wie auch der gerichtliche Sachverständige\nangenommen hat, keinen Anlass zu der Annahme, dass mit dem Begriff der\n\"mechanischen Vorrichtungen\" selbst-expandierbare Stents gemeint waren.\nDem Fachmann war aufgrund seines Fachwissens bekannt, dass neben ballonexpandierbaren Stents auch ganz oder teilweise selbst-expandierende Stents\nexistierten (vgl. etwa BR 6, S. 1, Z. 11 ff., 17 ff.). Unabhängig von der Frage, ob\nder Fachmann allein aufgrund dieses allgemeinen Fachwissens angenommen\n\nhätte, dass sich die Erfindung auch auf selbst-expandierbare Stents beziehe,\nobwohl diese in der Ursprungsanmeldung nicht erwähnt werden, ergab sich für\nihn aus der Beschreibung jedenfalls die Erkenntnis, dass die Erfindung insbesondere ballon-expandierbare Stents betrifft, die über keine selbstexpandierenden Eigenschaften verfügen. Entsprechend wird der Gegenstand\nvon Patentanspruch 2 durch die Aufnahme dieser Eigenschaften nicht über den\nInhalt der Ursprungsanmeldung hinaus erweitert.\n\n32 Diese Bewertung steht nicht in Widerspruch zu dem Urteil \"Reifenabdichtmittel\" des Senats, wonach mit der Angabe in einer Anmeldung, dass ein\nErzeugnis bestimmte Bestandteile \"enthalten\" soll, noch nicht ohne Weiteres\nauch als zur Erfindung gehörend offenbart ist, dass ihm keine weiteren Bestandteile hinzugefügt werden dürfen (BGH, Urteil vom 12. Juli 2011\n- X ZR 75/08, GRUR 2011, 1109, Rn. 37 ff. - Reifenabdichtmittel). In dem seinerzeit entschiedenen Fall war die Zugabe weiterer Bestandteile (eines oder\nmehrerer Füllstoffe) in der Beschreibung als besonders vorteilhaft beschrieben\nworden, so dass es nicht mehr als zur Erfindung gehörend offenbart angesehen\nwerden konnte, dass keine weiteren - und damit auch keine in der Anmeldung\nals besonders vorteilhaft beschriebenen - Bestandteile hinzugefügt werden durften (BGH, aaO Rn. 39). Demgegenüber wird in dem hier zu entscheidenden\nFall die Eigenschaft des Stents, selbst-expandierend zu sein, in der Ursprungsoffenbarung nicht erwähnt und war dem Fachmann nur aufgrund seines allgemeinen Fachwissens bekannt, so dass sich für ihn als zur Erfindung gehörend\nergab, den Stent nicht aus einem eine Selbst-Expansion ermöglichenden Material herzustellen und die Expansion allein auf die in der Ursprungsanmeldung\nals \"typisch\" bezeichnete Weise mittels eines Ballons zu bewerkstelligen.\n\n33 b) Dem Vorbringen der Klägerinnen, das Merkmal \"eine gerade Anzahl\nvon geraden Abschnitten fester Länge\" sei in der ursprünglichen Anmeldung\n\nnicht als zur Erfindung gehörend offenbart, kann ebenfalls nicht gefolgt werden.\nDas in den Figuren 1 bis 4 der Ursprungsanmeldung gezeigte Ausführungsbeispiel besteht aus zwei unterschiedlichen Zelltypen, die beide eine gerade Anzahl von geraden Abschnitten fester Länge aufweisen, die mit ersten und zweiten Schlaufen 14, 16; 18, 20 abwechseln. In dem in der Berufungsbegründung\nder Klägerinnen auf Seite 27 wiedergegebenen Ausschnitt aus Figur 2 der ursprünglichen Anmeldung sind dies bei dem kleineren Zelltyp die grün gekennzeichneten Abschnitte und bei dem größeren Zelltyp die in einem Winkel von\n90° an die Schlaufen 18 anschließenden, noch nicht zu den Schlaufen 14 gehörenden geraden Abschnitte. Aufgrund seines Wissens und Könnens war der\nFachmann zudem in der Lage zu erkennen, dass die in Anspruch 14 der Anmeldung definierten Zellen bei dem in den Figuren 1 bis 4 gezeigten Stent verwirklicht sind, wobei sich die ersten und die zweiten Schlaufen mit einer geraden Anzahl von geraden Abschnitten fester Länge abwechseln. Dem steht auch\nnicht entgegen, dass die geraden Abschnitte in der Beschreibung der Anmeldung lediglich in Zusammenhang mit den Mäandermustern 11 und 12 des in\nden Figuren 1 bis 4 gezeigten Stents erwähnt und dort als ausgedehnte gerade\nAbschnitte beschrieben werden, die zwischen den Schlaufen 18 und 20 einer\nPeriode liegen (Anmeldung, S. 4, Z. 31 ff.). Denn der Fachmann verstand, dass\nbei den in den Figuren 1 bis 4 gezeigten Stents neben der in der Beschreibung\nerläuterten Mäanderstruktur gleichermaßen auch die in Anspruch 14 definierte\nZellstruktur verwirklicht ist und sich dabei die ersten und zweiten Schlaufen lediglich mit kurzen geraden Abschnitten abwechseln, weil die anderen Teile der\nin der Beschreibung erwähnten langen geraden Abschnitte der Schlaufen 14\nund 16 bilden, an die sich die Biegebereiche der Schlaufen anschließen.\n\n34 c) Der Fachmann konnte der Ursprungsanmeldung zudem als zur Erfindung gehörend entnehmen, dass die ersten und zweiten Schlaufen durch\nihre beiden Abschnitte erste und zweite Winkel definieren. Er wurde davon nicht\n\ndurch die in den Figuren 1 bis 6 gezeigten Ausführungsbeispiele abgehalten,\nbei denen die Zellen der Stents im nicht-expandierten Zustand parallele Abschnitte aufweisen. Denn für ihn ergab es sich aufgrund seines Fachwissens,\ndass im Hinblick auf die genannte Winkelanordnung auf den Stent im expandierten Zustand abzustellen ist, wie bereits oben näher ausgeführt worden ist.\n\n35 d) Dem Fachmann wurde in der Ursprungsoffenbarung als zur Erfindung gehörend offenbart, dass der Stent ausschließlich über eine einzige, zusammenhängende Struktur aus benachbarten verbundenen, geschlossenen\nZellen nach Maßgabe der Merkmale d bis d.2.5 verfügt. Der in den Figuren 1\nbis 5 B gezeigte Stent weist zwei unterschiedliche Zelltypen auf, wie sie in der\nBerufungsbegründung der Klägerinnen auf Seite 27 durch eine gelbe Kolorierung hervorgehoben sind. Den Klägerinnen kann nicht darin gefolgt werden,\ndass der kleinere der beiden Zelltypen nicht den Vorgaben des Merkmals d.1\nentspricht. Vielmehr wechseln sich die ersten und zweiten Schlaufen - wie\nmerkmalsgemäß vorgesehen - mit den in der Berufungsbegründung grün hervorgehobenen geraden Abschnitten ab. Die blau hervorgehobenen Abschnitte\nhaben insoweit außer Betracht zu bleiben, weil es sich dabei um die Biegebereiche einer jeweils benachbarten Schlaufe handelt.\n\n36 3. Schließlich erweist sich der Gegenstand von Patentanspruch 2 in der\nzuletzt von der Beklagten verteidigten Fassung aus den Gründen des angefochtenen Urteils auch als patentfähig.\n\n37 a) Er ist neu, weil er von keiner der Entgegenhaltungen vorweggenommen wird.\n\n38 Der in der internationalen Patentanmeldung BR 6 in den Figuren 11a und\n11b offenbarte Stent weist neben den Merkmalen d bis d.2.5 entsprechenden\n\nZellen auch schlitzartige Zellen auf, die diesen Vorgaben nicht genügen, weil\nsie insbesondere keine mit ersten und zweiten Schlaufen alternierende gerade\nAbschnitte aufweisen. Der Stent verfügt damit nicht, wie in Merkmal c vorgesehen, über eine einzige, zusammenhängende Struktur aus benachbarten verbundenen, geschlossenen Zellen nach Maßgabe der Merkmale d bis d.2.5.\n\n39 Die europäische Patentanmeldung BR 5 zeigt in Figur 11 die folgende\nAusgestaltung eines Stents:\n\n40 In der Entgegenhaltung wird erläutert, dass der Stent ein Wellenmuster\nbenachbarter, radial aufweitbarer, \"zylindrischer Elemente 12\" außer Phase\naufweise, zwischen denen \"Verbindungselemente 13\" angeordnet seien (BR 5,\nSp. 6, Z. 36 ff. iVm Sp. 6, Z. 6 ff.). Die Klägerinnen meinen, die zylindrischen\nElemente 12 stellten erste Schlaufen und die Verbindungselemente 13 zusammen mit den beidseitig angrenzenden bogenförmigen Abschnitten der Elemente\n12 zweite Schlaufen im Sinne des Streitpatents dar. Wird dieses Verständnis\n- ungeachtet bereits insoweit bestehender Bedenken hinsichtlich des Vorhandenseins eines Biegebereichs im Sinne des Merkmals d.2.3 - zugrunde gelegt,\nfehlt es dennoch an sich mit den ersten und zweiten Schlaufen abwechselnden\ngeraden Abschnitten fester Länge. Diese können - entgegen der Ansicht der\nKlägerinnen - nicht in den sich an die genannten bogenförmigen Abschnitte an-\n\nschließenden geraden Abschnitten der zylindrischen Elemente 12 gesehen\nwerden, weil jene Teil der Schlaufen sind, die durch die zylindrischen Elemente\n12 gebildet werden und als solche der radialen Aufweitung des Stents dienen\n(vgl. BR 5, Sp. 5, Z. 57 ff. zu dem in Figur 4 gezeigten Stent, was entsprechend\naber auch für den Stent in Figur 11 gilt, vgl. BR 5, Sp. 6, Z. 36 ff.). Werden hingegen die in der B 5 als solche bezeichneten Verbindungselemente 13 auch als\nsolche im Sinne des Streitpatents angesehen, fehlt es an zweiten Schlaufen.\n\n41 Wie die Klägerinnen zu Recht ausführen, ähnelt die Zellenstruktur des\naus Figur 19 der internationalen Anmeldung BR 15 hervorgehenden Stents unter den hier interessierenden Gesichtspunkten derjenigen des Stents aus Figur\n11 der BR 5. Nach der Beschreibung der BR 15 werden aus \"Torsionselementen 318\" und \"Endkappen 320\" bestehende Schlaufen über \"Verbindungselemente 324\" verbunden. Auch hier kann der Ansicht der Klägerinnen, wonach\ndie Verbindungselemente 324 und die angrenzenden Endkappen 320 als zweite Schlaufen und an diese Endkappen 320 angrenzende Abschnitte der Torsionselemente 318 als gerade Abschnitte fester Länge im Sinne des Streitpatents anzusehen seien, aus den im Zusammenhang mit der BR 5 gegebenen\nGründen, die entsprechend gelten, nicht gefolgt werden.\n\n42 Die Lehre aus Patentanspruch 2 wird nicht durch die US-amerikanische\nPatentschrift 4 733 665 (KW 1) offenbart. Figuren 1 A und 1 B zeigen einen\nStent mit einer aus rautenförmigen, geschlossenen Zellen bestehenden Struktur. Werden in den Abschnitten der Raute Schlaufen gesehen, fehlt es jedenfalls an einem Biegebereich und geraden Verbindungsabschnitten.\n\n43 Der in der europäischen Anmeldung 0 378 151 (BR 7) offenbarte, aus einem einzigen langgestreckten Draht hergestellte Stent mag zwar erste axiale\n\nund zweite radiale Schlaufen aufweisen, verfügt aber jedenfalls nicht über sich\nmit diesen abwechselnden geraden Abschnitten mit fester Länge.\n\n44 b) Der Gegenstand von Patentanspruch 2 in der zuletzt von der Beklagten im Hauptantrag verteidigten Fassung ist dem Fachmann auch nicht durch\nden Stand der Technik nahegelegt worden.\n\n45 Es wird von den Klägerinnen nicht schlüssig aufgezeigt, aufgrund welcher Überlegungen der Fachmann ausgehend von der BR 5 zum Gegenstand\ndes Patentanspruchs 2 in der Fassung des Hauptantrags gelangen konnte.\nZwar ist es zutreffend, dass eine hohe Längenflexibilität des Stents nach der\nBR 5 erwünscht ist, um den Transport des Stents im Gefäß an den Implantationsort zu erleichtern (BR 5, Sp. 3, Z. 24 ff.). Dem Fachmann werden insoweit\njedoch bereits in dieser Entgegenhaltung mehrere Möglichkeiten zur Erreichung\ndieses Ziel gelehrt, insbesondere im Hinblick auf das in Figur 4 gezeigte Ausführungsbeispiel jedes Paar von Verbindungselementen 13 an einem Ende eines zylindrischen Elements 12 radial um 60° von dem Paar an der anderen Seite des zylindrischen Elements zu versetzen (vgl. BR 5, Sp. 6, Z. 16 ff.). Nicht\nvorgeschlagen wird, zweite Schlaufen vorzusehen, die in einer geometrischen\nAnordnung zu den ersten Schlaufen stehen, wie sie in den Merkmalen d.2.4\nund d.2.5 definiert ist, sowie gerade Abschnitte fester Länge einzufügen, die\nsich mit den ersten und zweiten Schlaufen abwechseln.\n\n46 Wird mit den Klägerinnen davon ausgegangen, dass der Fachmann\n- ungeachtet der ihm in der BR 5 gemachten Vorschläge zu Erreichung einer\nerhöhten Längenflexibilität - auch andere Druckschriften heranzog und sich dabei mit der BR 16 befasste, so wurde ihm dort in Figur 3 die Anordnung von\nspiralförmigen Scharnierverbindungen zwischen zwei benachbarten rohrförmigen Stentsegmenten gezeigt. Bei diesen spiralförmigen Scharnierverbindungen\n\nhandelt es sich jedoch nicht um Schlaufen im Sinne der Lehre des Streitpatents, weil diese keine definierten zwei Abschnitte mit einem Biegebereich dazwischen aufweisen.\n\n47 Nichts anderes gilt, wenn der Fachmann die BR 7 mit heranzog. Insoweit\nspricht bereits alles dafür, dass der Fachmann, der die Flexibilität des aus der\nBR 5 bekannten Stents verbessern wollte, die BR 7 verwarf, weil der dortige\nStent nicht aus Metall (vgl. BR 5, Sp. 3, Z. 28 ff.), sondern aus Draht gebildet\nist. Selbst wenn der Fachmann jedoch davon nicht abgehalten und dazu angeregt worden sein sollte, die Verbindungselemente 13 als zweite Schlaufen neben den ersten Schlaufen 12 auszugestalten, fehlt es immer noch an einer geraden Anzahl von geraden Abschnitten fester Länge, für welche die BR 7 keine\nAnregung enthielt.\n\n48 Schließlich ergibt sich auf Grundlage der Ausführungen des gerichtlichen\nSachverständigen in seinem Gutachten kein Naheliegen der Lehre des Patentanspruchs 2 in der verteidigen Fassung. Das Anforderungsprofil, das sich\nnach den Darlegungen des Sachverständigen aus dem Aufsatz von Palmaz\n(\"Intravascular Stenting: From Basi Research to Clinical Application\" in\nCadiovascular and Interventional Radiology, 15, 1992, 279 ff.) ableitet, setzte\nden Fachmann nicht in die Lage, die konkrete Lehre des Streitpatents aufzufinden. Aus dem Umstand, dass die seinerzeit existierenden Stentsysteme klare\nNachteile aufwiesen und einer Verbesserung bedurften, ergibt sich noch nicht\ndie konkrete Ausgestaltung des Stents, die in Patentanspruch 2 als Lösung\nvorgeschlagen wird. Auch sonst folgt aus den Ausführungen des Sachverständigen nicht, dass der Fachmann zum Prioritätszeitpunkt Veranlassung hatte,\neinen Stent nach den Vorgaben des Streitpatentes auszugestalten.\n\n49 IV. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 Satz 2 PatG in Verbindung mit §§ 91, 92, 97 ZPO.\n\nMeier-Beck Grabinski Hoffmann\n\nDeichfuß Kober-Dehm\n\nVorinstanz:\nBundespatentgericht, Entscheidung vom 16.12.2010 - 4 Ni 43/09 -","source":null,"source_url":null,"url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2014-04-29/x-zr-12-11","cited_norms":[{"jurabk":"PatG","ref":"§ 3","ref_norm":"3","n":2},{"jurabk":"PatG","ref":"§ 121","ref_norm":"121","n":1},{"jurabk":"ZPO","ref":"§ 92","ref_norm":"92","n":1},{"jurabk":"ZPO","ref":"§ 97","ref_norm":"97","n":1},{"jurabk":"ZPO","ref":"§ 91","ref_norm":"91","n":1}],"authoritative_source":null,"attribution":null,"source_info":{"name":"nu:legal Deutsches Recht","operator":"Nulegal GmbH","terms":"https://recht.nulegal.eu/nutzungsbedingungen","attribution":"Source: nu:legal – recht.nulegal.eu","license_url":"https://recht.nulegal.eu/license","url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2014-04-29/x-zr-12-11","retrieved":"2026-10-24 08:01:21.169371+00:00"},"card":{"id":"bgh/2014-04-29/x-zr-12-11","court":"BGH","court_id":"bgh","court_as_stated":"BGH","panel":"10. 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