{"status":"available","ecli":null,"court":"BGH","senate":"10. Zivilsenat","decided":"2013-10-29","aktenzeichen":"X ZR 141/10","doktyp":"Urteil","leitsatz":null,"text_plain":"BUNDESGERICHTSHOF\nIM NAMEN DES VOLKES\n\nURTEIL\nX ZR 141/10 Verkündet am:\n29. Oktober 2013\nWermes\nJustizamtsinspektor\nals Urkundsbeamter\nder Geschäftsstelle\nin der Patentnichtigkeitssache\n\nDer X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 29. Oktober 2013 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier-Beck, die Richter Dr. Grabinski und Hoffmann sowie die Richterinnen Schuster\nund Dr. Kober-Dehm\n\nfür Recht erkannt:\n\nAuf die Berufung der Beklagten wird das am 27. Oktober 2013 an\nVerkündungs Statt zugestellte Urteil des 3. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts abgeändert.\n\nDie Klage wird abgewiesen.\n\nDie Kosten des Rechtsstreits hat die Klägerin zu tragen.\n\nVon Rechts wegen\n\nTatbestand:\n\n1 Die Beklagte ist Inhaberin des mit Wirkung für die Bundesrepublik\nDeutschland erteilten und bei Einlegung der Berufung durch Zeitablauf erloschenen europäischen Patents 472 651 (Streitpatents). Es wurde am 9. Mai\n1990 unter Inanspruchnahme von Prioritäten vom 16. Mai 1989 und 7. November 1989 angemeldet und ist im Einspruchsbeschwerdeverfahren aufgrund einer Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer (T 1333/04 - 3. März\n2008) beschränkt aufrechterhalten worden. Es umfasst hiernach vier Patentansprüche, von denen Patentanspruch 1 lautet:\n\n\"A purified nucleic acid comprising a nucleotide sequence encoding an enzyme having PNGase activity produced by the bacterium\nFlavobacterium meningosepticum, wherein said nucleotide sequence has at least 90% homology with the PNGase F gene present in pGB29, ATCC 67987.\"\n\n2 Die aus dem Streitpatent in Anspruch genommene Klägerin hat geltend\ngemacht, der Gegenstand des Patents sei nicht patentfähig, weil er nicht auf\nerfinderischer Tätigkeit beruhe. Sie hat in erster Instanz zuletzt beantragt, das\nStreitpatent im Umfang der Patentansprüche 1 bis 3 für nichtig zu erklären und\nim Übrigen festzustellen, dass die Hauptsache erledigt ist. Das Patentgericht\nhat dem Klageantrag entsprochen. Hiergegen richtet sich die Berufung der Beklagten, mit der sie ihr Ziel der Klageabweisung weiterverfolgt, soweit das Patentgericht das Streitpatent für nichtig erklärt hat; im Übrigen haben die Parteien\nden Rechtsstreit übereinstimmend für in der Hauptsache erledigt erklärt.\n\n3 Als gerichtlicher Sachverständiger hat Prof. Dr. H. , Eberhard\nKarls Universität Tübingen, ein schriftliches Gutachten erstattet, das er in der\n\nmündlichen Verhandlung erläutert und ergänzt hat. Die Beklagte hat ein Privatgutachten von Prof. Dr. F. , Julius-Maximilians-Universität Würzburg,\nvorgelegt.\n\nEntscheidungsgründe:\n\n4 I. Das Streitpatent betrifft eine Nukleinsäuresequenz zur Herstellung\ndes Enzyms Peptid-N4-(N-acetyl-β-N-glucosamyl)-asparaginamidase (PNGase F).\n\n5 Die im Flavobacterium meningosepticum (Bezeichnung zum Prioritätszeitpunkt, heutiger Name: Elizabethkingia meningoseptica) vorkommenden Enzyme PNGase F und Endo-β-N-acetylglucosaminidase (Endo F) als Glycosidasen spalten stickstoffverknüpfte Kohlehydratketten von Glykoproteinen ab.\nObwohl beide Enzyme nur die an der Aminosäure Asparagin (N) verknüpften\nOligosacharide (N-glykosidische Verbindungen) abspalten, bringen sie unterschiedliche Spaltprodukte hervor. Die PNGase F spaltet zwischen dem Asparaginrest und dem endständigen Zuckerrest, so dass die Kohlehydratketten in\nvoller Länge abgespaltet werden. Endo F hingegen spaltet die Bindung zwischen den beiden endständigen Zuckereinheiten, wodurch um eine Zuckereinheit verkürzte Kohlehydratketten freigesetzt werden. Um die spezifischen Spalteigenschaften der PNGase F für Analysen nutzen zu können, was insbesondere für Strukturanalysen von Glykoproteinen nützlich ist, müssen die aus dem\nFlavobacterium meningosepticum gewonnenen Glykosidasemischungen aufgetrennt werden.\n\n6 Danach betrifft das Streitpatent das technische Problem, eine von Endo F freie PNGase F zur Verfügung zu stellen und hierfür die erforderlichen\nZwischenschritte zu entwickeln.\n\n7 Zur Lösung dieser Aufgabe schlägt Patentanspruch 1 eine gereinigte\nNukleinsäure vor, die eine für das von Flavobacterium meningosepticum produzierte Enzym mit PNGase-F-Aktivität codierende Nukleotidsequenz - mit einer\nmindestens 90-prozentigen Homologie mit dem PNGase-F-Gen in dem bei der\nAmerican Type Culture Collection (ATCC) unter Nr. 67987 hinterlegten Plasmid\npGB29 - enthält. Die Lösung besteht mithin in der Herstellung einer Nukleinsäure, welche es wiederum ermöglicht, durch Expression des Gens in einem geeigneten Wirtsorganismus das gewünschte Enzym auf rekombinantem Wege\nohne eine Endo-F-Aktivität bereitzustellen.\n\n8 II. Das Patentgericht hat den Gegenstand des Streitpatents für nicht\npatentfähig erachtet und dies wie folgt begründet:\n\n9 Der Stand der Technik habe dem Fachmann - einem in der industriellen\noder der Hochschulforschung tätigen Chemiker oder Biochemiker mit mehrjähriger Erfahrung auf dem Gebiet der Enzymgewinnung, der in ein Team aus\nSpezialisten für die Isolierung und Reinigung von Proteinen eingebunden sei -\nVeranlassung gegeben, ein PNGase-F-Enzympräparat bereitzustellen, das\nvollständig frei von Endo F ist.\n\n10 In dem Aufsatz von Tarentino et al. in Biochemistry 24 (1985), 4665\n(WW7) sei berichtet worden, dass PNGase F aus dem Flavobacterium meningosepticum mit einer Reinheit von mehr als 90% isoliert werden könne. Dieses\nEnzympräparat enthalte jedoch zu 0,1% Endo F. Diese zusätzliche Enzymaktivität erachte der Fachmann als nachteilig, da ihm bekannt sei, dass bei einer\nDeglykosylierung nicht vorhersehbare Spaltprodukte entstehen könnten, weil\n\nEndo F die Spaltprodukte der PNGase F erneut spalten könne. Dies erschwere\ndie Interpretation von Daten aus wissenschaftlichen Versuchen mit derartigen\nSpaltprodukten. Der Fachmann sei daher bestrebt gewesen, mit einer vollständig Endo-F-freien PNGase F zu arbeiten. Auch wenn in einem weiteren Aufsatz\nvon Tarentino und Plummer, Peptide-N4-(N-acetyl-β-glucosaminyl) asparagine\nAmidase and Endo-β-N-acetylglucosaminidase from Flavobacterium meningosepticum, in Methods in Enzymology 138 (1987), 770 (WW10) angegeben\nsei, mit Hilfe eines chromatographischen Reinigungsverfahrens mit zwei unterschiedlichen Trennmaterialien weiter aufgereinigte PNGase F mit einem geschätzten Reinheitsgrad von mehr als 95% herstellen zu können, was nunmehr\nals Endo-F-frei zu erachten sei, werde der Fachmann auch dieses Enzympräparat nicht als optimal ansehen. Aus wissenschaftlicher Sicht sei für ihn nur eine PNGase F mit garantierter Endo-F-Freiheit von Nutzen, wie sie weder das in\nWW7 noch das in WW10 beschriebene Isolierungsverfahren verspreche. Zudem sei das in WW10 beschriebene Verfahren aufgrund der zahlreichen Chromatographieschritte zeit- und kostenintensiv, weshalb sich der Fachmann veranlasst gesehen habe, nach weiteren Möglichkeiten zu suchen, um eine vollständig Endo-F-freie PNGase F zu erhalten. Die Forschungstätigkeit zur Analyse nativer Glykoproteine habe auch bereits zum Prioritätszeitpunkt einen Bedarf\nfür ein solches Produkt mit entsprechendem Reinheitsgrad begründet, weshalb\nes hinreichende wirtschaftliche Anreize für die Produktentwicklung gegeben\nhabe.\n\n11 Mit dieser Veranlassung sei es für den Fachmann naheliegend gewesen,\nEndo-F-freie PNGase F auf rekombinantem Weg bereitzustellen.\n\n12 Um eine vollständige Endo-F-Freiheit zu erreichen, werde der Fachmann\neine weitere Aufreinigung entsprechend dem in WW10 beschriebenen Reinigungsverfahren wegen des Kosten- und Zeitaufwands nicht für sinnvoll erachten; zudem würde hierdurch die Enzymausbeute weiter verringert. Auf der Suche nach anderen Herstellungswegen für eine Reindarstellung von PNGase F\nbiete sich die rekombinante Herstellung an. Dem Fachmann sei diese Technik\naus Standardwerken wie \"Methods in Enzymology\" und biologischen Lehrbüchern sowie der erfolgreichen Anwendung dieser Technik zur Herstellung von\nEnzymen bekannt gewesen. Der Aufsatz von Davis und Thorner, Isolation of\nthe Yeast Calmodulin Gene Using Synthetic Oligonucleotide Probes, in\nMethods in Enzymology 139 (1987), 248 (WW8), habe die partielle Sequenzierung eines Proteins beschrieben, um die Aminosäuresequenzinformation zu\nerhalten, die für Design und Synthese darauf abgestimmter Oligonukleotidsonden erforderlich seien. Die Klonierung eines auf diese Weise identifizierten\nGens und dessen Expression in einem Wirtsorganismus wie Escherichia coli\nhätten damit zu den üblichen Verfahrensweisen bei der Anwendung rekombinanter Techniken gezählt. Da dem Fachmann der in der WW7 genannte Bakterienstamm vom Typ Flavobacterium meningosepticum (ATCC 33958) als Ausgangsmaterial für die Erzeugung einer für dieses Bakterium spezifischen Genbank (vgl. WW7, S. 4666 li. Sp. Abs. 3) sowie mit der von diesem Stamm produzierten PNGase F auch das für eine teilweise Aminosäuresequenzanalyse\nerforderliche Protein zur Verfügung gestanden habe, habe er auch über die\nEdukte für eine entsprechende Klonierungsstrategie verfügt.\n\n13 Bei der Anwendung einer solchen Klonierungsstrategie auf die PNGase F möchten technische Schwierigkeiten aufgetreten sein. Die Beklagte habe\nes - das Patentgericht - jedoch nicht davon überzeugen können, dass es für\nderen Überwindung erfinderischen Zutuns bedurft habe. Wie der nachveröffentlichte Aufsatz von Barsomian et al., Cloning and Expression of Peptide-N4-(N-\n\nacetyl-β-D-glucosaminyl) asparagine Amidase F in Escherichia coli, Journal of\nBiological Chemistry, 1990, S. 6967 bis 6972 (WW11) gutachtlich belege, habe\ndie für eine N-terminale Aminosäuresequenzanalyse erforderliche Reinheit einer PNGase-F-Probe mittels Gelelektrophorese und Elektroblotting sowie der\nVerwendung von unterschiedlichen Trennmaterialien für die Chromatographieschritte erzielt werden können. Eine solche Vorgehensweise sei im Hinblick auf\nden damaligen Stand der Technik nicht über das allgemeine Können und Wissen des Fachmanns hinausgegangen.\n\n14 Der Fachmann habe ausschließen können, bei einer Expression der\nPNGase F in Escherichia coli eine Kontamination mit Endo F zu erhalten, weil\ndas damals bereits bekannte Genom dieses Bakteriums kein Gen für Endo F\nenthalte. Von der Verwendung dieses Wirtsorganismus habe den Fachmann\nauch weder die Überlegung, dass eine Gewinnung der PNGase F aus\nEscherichia coli erst die Etablierung einer aufwendigen Reinigung des Enzyms\nerforderlich machen werde, abgehalten noch die Befürchtung, wegen der gegenüber Flavobacterium meningosepticum unterschiedlichen post-translationalen Modifikationen sei in Escherichia coli möglicherweise kein aktives Enzym\nerhältlich. Selbst wenn Escherichia coli sich für eine Expression von PNGase F\nals ungeeignet herausgestellt hätte, hätten dem Fachmann zahlreiche andere\nWirtssysteme zur Verfügung gestanden, die er im Rahmen routinemäßiger Versuche auf ihre Eignung hätte untersuchen können.\n\n15 III. Diese Beurteilung hält der Überprüfung im Berufungsverfahren in\neinem entscheidenden Punkt nicht stand. Entgegen der Bewertung des Patentgerichts ist der Gegenstand des Streitpatents patentfähig, weil er auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht.\n\n16 1. Unbestritten war der Gegenstand des Streitpatents neu.\n\n17 2. Für dessen Patentfähigkeit fehlt es nicht an einer erfinderischen\nTätigkeit, denn er hat sich nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der\nTechnik ergeben (Art. 56 EPÜ).\n\n18 a) Dem vom Patentgericht zutreffend definierten Fachmann wurde in\nden Aufsätzen WW7 und WW10 ein Verfahren offenbart, mit dem aufgrund der\nnatürlichen Expression von PNGase F in Flavobacterium meningosepticum dieses Protein aufgereinigt und somit weitestgehend isoliert werden konnte.\n\n19 Ihm war damit zugleich bekannt, dass für dieses Protein im Flavobacterium meningosepticum eine Nukleotidsequenz als genetischer Code existiert, auf\ndessen Basis der Code transkribiert und in den Ribosomen dieses Bakteriums\ndas Protein PNGase F hergestellt wird. Ihm war jedoch weder die Sequenz dieser Nukleotide noch die Sequenz der Aminosäuren bekannt, aus denen das\nProtein aufgebaut ist. WW7 und WW10 vermittelten nur die Lehre, das Protein\naufgrund seiner physikalischen und chemischen Eigenschaften aufreinigen zu\nkönnen.\n\n20 b) Dieser Stand der Technik und der Bedarf nach Endo-F-freier\nPNGase F gaben dem Fachmann eine gewisse Veranlassung, Überlegungen\nmit dem Ziel einer rekombinanten Herstellung des Proteins in einem anderen\nOrganismus (heterologe Herstellung) anzustellen, wofür die Isolierung und die\nErmittlung der Nukleotidsequenz als Zwischenschritt erforderlich gewesen wäre.\n\n21 aa) Nach den Ausführungen des Sachverständigen war das in WW7\nund WW10 beschriebene Verfahren für geringe Mengen geeignet, PNGase F\njedenfalls annähernd frei von Endo F herzustellen. Die Aufreinigungsschritte\nhaben jedoch zur Folge, dass von der ursprünglich mit dem Flavobacterium\nmeningosepticum hergestellten Menge nur eine deutlich geringere Ausbeute\n\nübrig bleibt. Bei einer rekombinant heterologen Herstellung konnte der Fachmann einen deutlich geringeren Aufreinigungs- und Herstellungsaufwand erwarten, nicht zuletzt auch deshalb, weil damit insbesondere Wirtsorganismen in\nFrage kamen, die von vorneherein keine Endo-F-Aktivität aufweisen.\n\n22 Dementsprechend konnte der Fachmann auch den Aufsätzen von Robbins, Wirth und Hering im Journal of Biological Chemestry, 1981, 10640 (HA1)\nund von Trumbly et. al. im Journal of Biological Chemestry, 1985, 5683 (HA2)\nzur Herstellung eines der PNGase F sehr ähnlichen Proteins, der Endoglycosidase H, entnehmen, dass die im Stand der Technik beschriebenen Methoden\nzur Proteinaufreinigung dieses Proteins zwar exzellent, aber zugleich zeitaufwändig und mühsam seien. Die Herstellung dieses Proteins in Escherichia coli\nhingegen konnte die Herstellung vereinfachen (HA1, S. 10640 r. Sp. Abs. 1),\nweil bei einer Sekretion des Proteins in den periplasmatischen Raum dieses\nBakteriums eine schnelle Vierstufenprozedur ausreichte, um das Protein homogen aufzureinigen (HA2, S. 5683 li. Sp.).\n\n23 Für eine industrielle Herstellung von Endo-F-freier PNGase F in größeren\nMengen bot sich die rekombinante Herstellung deshalb als alternative Überlegung an, um das Protein nach erfolgreicher Klonierung in der gewünschten\nReinheit mit einem deutlich geringeren Aufwand herstellen zu können.\n\n24 bb) Weiterhin ergab sich eine gewisse Veranlassung zur rekombinant\nheterologen Herstellung von PNGase F aus dem Umstand, dass deren Herstellung im Flavobacterium meningosepticum ein pathogenes Bakterium nutzte,\ndas insbesondere bei Kleinkindern und Säuglingen eine Hirnhautentzündung\nhervorrufen kann. Zur Verhütung von Krankheiten etwa bei Angehörigen von\nMitarbeitern der Labore und Produktionsstätten, in denen Flavobacterium meningosepticum verwendet wird, bedurfte es deshalb nach dem Stand der Tech-\n\nnik und dem allgemeinen Arbeitsschutz Maßnahmen, die einer Übertragung des\nBakteriums auf Mitarbeiter und deren Angehörige entgegenwirken. Solche\nMaßnahmen konnten vermieden werden, indem die PNGase F einem anderen\nWirtsorganismus rekombinant hergestellt würde, der weniger pathogen und\ndeshalb unter weniger strengen Auflagen für eine Herstellung verwendet werden konnte, wie etwa Escherichia coli.\n\n25 cc) Allein aufgrund der Wünsche etwaiger Abnehmer von industriell\nhergestellter PNGase F bestand nur eine geringe Veranlassung, PNGase F\nrekombinant heterolog herzustellen.\n\n26 Mit dem in WW7 und WW10 beschriebenen Verfahren konnte ein Enzympräparat hergestellt werden, das zu 95% PNGase F enthielt. Auch wenn\npotentielle Abnehmer eines nach diesem Verfahren hergestellten Präparats\nnicht vollständig der weiteren Angabe in WW10 geglaubt haben mögen, das\nPräparat sei aufgrund der mehreren Aufreinigungsschritte wirklich frei von Endo F (\"the enzyme is estimated to be over 95% pure and to be free of Endo F\",\nWW10 S. 775 letzter Absatz), bestand nach den überzeugenden Ausführungen\ndes Sachverständigen nur ein geringer Bedarf nach einem Enzympräparat, das\nabsolut keine Endo-F-Aktivität aufwies. In den überwiegenden Fällen wird\nPNGase F nur für eine relativ kurze Inkubationszeit benötigt, so dass Spuren\nvon Endo F, das Zuckerketten zwischen ihren Zuckereinheiten trennt, sowie\nvon Proteasen, die Proteine zwischen den Aminosäuren spalten würden, in diesen Fällen nur äußerst geringfügig die Analyse der Spaltprodukte beeinträchtigen. Dementsprechend waren die gemäß dem in WW7 und WW10 beschriebenen Verfahren produzierten PNGase F-Präparate im Handel erhältlich und wurden im Stand der Technik allgemein als ein brauchbares Produkt angesehen\n(WW10, S. 778 Abs. 1). Auch heute noch wird vom Flavobacterium meningosepticum gewonnene, aufgereinigte PNGase F kommerziell vertrieben. Der\n\ngerichtliche Sachverständige hat deshalb lediglich bei Untersuchungen mit einer langen Inkubationszeit aufgrund der in diesen Präparaten noch enthaltenen\nEndo F eine so starke Beeinträchtigung des Analyseergebnisses gesehen, dass\nder Anwender keine oder nur schwer eine verlässliche Aussage treffen könne.\n\n27 c) Ausgehend von der Überlegung, PNGase F rekombinant heterolog herstellen zu können, war dem Fachmann zum Prioritätszeitpunkt der Weg\nfür eine solche Weiterentwicklung allgemein bekannt unter anderem aus Standardwerken wie dem Lehrbuch von Maniatis et. al., Molecular cloning: a\nlaboratory manual (1982), der Reihe \"Methods in Enzymology\" anhand der Isolierung des Calmodulin-Gens in Hefe (vgl. Davis und Thorner, Methods in\nEnzymology, S. 248 bis 262, Anl. WW8), aus dem \"Kurzen Lehrbuch der Biochemie für Mediziner und Naturwissenschaftler\" für die industrielle Produktion\nvon Human-Insulin (S. 118, Anl. WW14) und für die Klonierung von Endoglykosidase H in Escherichia coli aus den Aufsätzen HA1 und HA2.\n\n28 Für diesen Weg war PNGase F aus Flavobacterium meningosepticum\nhinreichend zu isolieren, damit die Aminosäuresequenz dieses Proteins bestimmt werden konnte. Zur Bestimmung dieser Sequenz war dem Fachmann\nder Edman-Abbau bekannt. Insoweit konnte die Schwierigkeit auftreten, dass\nsich das Protein im nativen Zustand mit diesem Verfahren nicht ohne weiteres\nsequenzieren ließ, etwa weil die N-terminale Aminosäure wegen der räumlichen\nFaltung des Proteins für diesen Abbau nicht zugänglich oder anderweitig verschlossen war. Zur Überwindung dieser Hürde konnte der Fachmann das Protein auffalten oder mit Hilfe von Trypsin in mehrere Fragmente aufspalten, um\nzumindest einen Teil der Aminosäuresequenz zu bestimmen (SV-Gutachten\nS. 8), was nach den Ausführungen des Sachverständigen für das weitere Prozedere ausreichte. Da ein passendes Gen für das Flavobacterium meningosepticum nicht in einer DNA-Sequenzdatenbank bereits abgelegt war (vgl. gut-\n\nachterlich: Tarentino u.a., Journal of Biological Chemestry, 1990, S. 6961, 6963\nr. Sp. Abs. 2, Anl. WW16), hatte der Fachmann für Teilsequenzen der Aminosäuresequenz DNA-Sonden zu synthetisieren, um das kodierende DNA-Fragment aus einer von dem Genom des Flavobacterium meningosepticum\ngewonnenen Genbank zu isolieren. Heute verwendete Techniken wie eine Polymerase-Kettenreaktion (PCR) gehörten zum Prioritätszeitpunkt insoweit noch\nnicht zu den Standardverfahren. Für die Genbank war die DNA zu zerstückeln\nund mittels Vektorplasmide beispielsweise in Escherichia coli-Klone zu transformieren (Streitpatent, Sp. 5 Abs. 29). Mithilfe der Sonden konnte sodann ein\nKlon detektiert werden, der das die PNGase F codierende Gen in dem Plasmid\nträgt. Schließlich galt es zu überprüfen, ob von dem Klon tatsächlich das gewünschte Protein produziert wird. Durch Bestimmung der DNA-Sequenz des\nPlasmids konnte zudem analytisch überprüft werden, ob diese die Aminosäuresequenz der PNGase F kodiert. Diese Techniken für die rekombinante Herstellung eines Proteins nebst den dazu gehörenden detaillierten Arbeitsvorschriften waren dem Fachmann sämtlich bekannt (SV-Gutachten S. 6).\n\n29 d) Mit dem Auffinden der DNA-Sequenz hätte der Fachmann die mit\ndem Gegenstand des Streitpatents definierte Nukleotidsequenz ermittelt gehabt. Eine Veranlassung für die Ermittlung dieses Zwischenergebnisses hatte\nder Fachmann jedoch nur, wenn hinreichende Erfolgsaussichten für die Ermittlung dieser Sequenz und darüber hinaus auch dafür bestanden, damit PNGase F in einem anderen Wirtsorganismus frei von Endo F herstellen zu können,\ndenn das Interesse des Fachmanns bezog sich nicht auf die wissenschaftliche\nErkenntnis der Nukleotidsequenz, sondern auf die rekombinante Herstellung\ndieses Proteins.\n\n30 Wann eine Erfolgsaussicht als hinreichend angesehen werden kann, um\ndas Beschreiten eines möglicherweise zu dem gewünschten Ergebnis führen-\n\nden Weges als naheliegend ansehen zu können, hängt nicht allein von der\nWahrscheinlichkeit des Erfolges ab. Maßgeblich ist vielmehr eine Gesamtbetrachtung, bei der die Dringlichkeit einer Lösung des technischen Problems und\nihr zu erwartender technischer oder wirtschaftlicher Ertrag ebenso zu berücksichtigen sind wie Aufwand und Kosten der erforderlichen Arbeiten, das Fehlen\nvon Alternativen, Art, Umfang und Auswirkungen von Schwierigkeiten, die auf\ndem zu beschreitenden Weg auftreten können, sowie schließlich das Risiko,\ndass solche Schwierigkeiten die Erreichung des Ziels erheblich erschweren\noder gar das Ziel unerreichbar machen.\n\n31 Unter Berücksichtigung aller Umstände konnte der Fachmann im Streitfall nicht von einer hinreichenden Erfolgsaussicht ausgehen.\n\n32 Nach den Ausführungen des Sachverständigen gab es zwar bereits zum\nPrioritätszeitpunkt einige Anhaltspunkte, auf dem dargestellten Weg tatsächlich\nzu einem Klon für eine rekombinant heterologe Herstellung von PNGase F gelangen zu können, insbesondere weil solche Klonierungen bis dahin bereits\nmehrfach erfolgreich durchgeführt wurden. Gleichwohl waren dem Fachmann\nverschiedene Risiken bekannt, die zu einem Scheitern seiner Bemühungen führen konnten.\n\n33 aa) So hätte sich herausstellen können, dass das herzustellende Protein PNGase F für den neuen Wirtsorganismus toxisch wirkt und damit jegliche\nProtein-Aktivität zum Erliegen gebracht hätte.\n\n34 bb) Bei PNGase F fehlt grundsätzlich wie bei allen sekretierten Proteinen nach der Sekretion aus dem Flavobacterium meningosepticum eine Signalsequenz, die in der Regel 20 Aminosäuren und bei PNGase F 40 Aminosäuren lang ist. Diese Aminosäuren werden beim Transport durch die Zellmembran abgespalten. Wenn diese im Genom des Flavobacterium menin-\n\ngosepticum mitkodierte Signalsequenz nicht zu dem Transportapparat der\nZellmembran des neuen Wirtsorganismus passte, konnte es zu einer Verstopfung dieses Apparats kommen, was den Metabolismus der Zelle und damit die\nProduktion des Proteins empfindlich stören würde (SV-Gutachten S. 7).\n\n35 cc) Schließlich war nach den Ausführungen des Sachverständigen\nauch zu befürchten, dass das PNGase-F-Protein sich in einem neuen Wirtsorganismus nicht richtig falten und damit nicht die für eine Aktivität erforderliche\ndreidimensionale Struktur einnehmen würde. Die Expression des Proteins führte dann zu Einschlusskörperchen (\"inclusion bodies\") in der Zelle und nicht zu\neiner Sekretion und Gewinnung des Proteins.\n\n36 e) Es kann offen bleiben, ob diese Risiken, die eine Gewinnung der\nPNGase F aus einem anderen Wirtsorganismus gänzlich ausschließen oder zu\neinem erheblichen Anteil hätten einschränken können, bereits für sich genommen so erheblich waren, dass der Fachmann den möglichen Weg zu einer rekombinant heterologen Herstellung von vorneherein als nicht oder nur wenig\nerfolgversprechend angesehen hätte.\n\n37 Vielmehr hatte der Fachmann diese Risiken nicht allein für sich genommen zu bewerten, sondern musste sie im Hinblick auf den Zeitaufwand und die\nMühen gewichten, die er für die Entwicklung eines Klons zur rekombinant heterologen Herstellung von PNGase F hätte investieren müssen. Der Privatgutachter der Beklagten hat hierzu ausgeführt, dass entsprechende Klonierungsvorhaben häufig einen signifikanten Anteil einer Dissertation dargestellt haben\n(Anl. NB11 S. 5 Abs. 3). Der gerichtliche Sachverständige hat dies bestätigt. Im\nFalle des Misserfolgs wäre damit nicht eine nur kurze Versuchsreihe, sondern\nein erheblicher Zeitaufwand nebst Einbindung des Fachpersonals für zahlreiche\nVersuchsreihen vergeblich gewesen, die obendrein in ihrer konkreten Abfolge\n\nauch nicht von Beginn an vorhersehbar waren. Dabei wiegt umso schwerer,\ndass die skizzierten Risiken für einen Misserfolg sich in der Regel erst gegen\nEnde des Vorhabens verwirklicht hätten. Die Durchführung einer so langwierigen, mit sich erst am Ende offenbarenden Risiken behafteten Versuchsreihe\nließ das Vorhaben zu einer rekombinant heterologen Herstellung von PNGase F deshalb kaum als eine naheliegende Weiterentwicklung erscheinen.\n\n38 Bei der Abwägung zwischen den Risiken, dem zu prognostizierenden\nAufwand und den Erfolgschancen einer technischen Weiterentwicklung ist zudem zu berücksichtigen, in welchem Maße insbesondere nach dem Bedürfnissen des Absatzmarkts überhaupt eine Veranlassung bestand, einer Weiterentwicklung nachzugehen. Für den Fachmann bestand im Prioritätszeitpunkt kein\nbesonderer Druck seitens der Abnehmer von PNGase F, ein vollständig von\nEndo F befreites Enzympräparat herstellen zu müssen. Wie ausgeführt, konnte\nmit dem in WW10 beschriebenen Verfahren ein für die meisten Anwendungsfälle taugliches Präparat hergestellt werden. Dem Bestreben, PNGase F kommerziell herstellen zu können, war damit im Wesentlichen Genüge getan. Jedenfalls\nangesichts dieser die Bedürfnisse der Abnehmer weitestgehend befriedigenden\nHerstellungssituation war von der Abwägung des Fachmanns, ob er sich einer\ntechnischen Weiterentwicklung widmen sollte, deshalb nicht zu erwarten, sich\ndem erheblichen Zeitaufwand für eine Versuchsreihe und den damit verbundenen Risiken zu stellen.\n\n39 Das für eine rekombinant heterologe Herstellung von PNGase F erforderliche Zwischenergebnis in Form der Ermittlung der dieses Protein kodierenden\nNukleotidsequenz hat daher nicht nahegelegen, womit der Gegenstand des\nStreitpatents auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht.\n\n40 IV. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 PatG, § 91 ZPO.\n\nMeier-Beck Grabinski Hoffmann\n\nSchuster Kober-Dehm\n\nVorinstanz:\nBundespatentgericht, Entscheidung vom 27.10.2010 - 3 Ni 43/08 (EU) -","source":null,"source_url":null,"url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2013-10-29/x-zr-141-10","cited_norms":[{"jurabk":"PatG","ref":"§ 121","ref_norm":"121","n":1},{"jurabk":"ZPO","ref":"§ 91","ref_norm":"91","n":1}],"authoritative_source":null,"attribution":null,"source_info":{"name":"nu:legal Deutsches Recht","operator":"Nulegal GmbH","terms":"https://recht.nulegal.eu/nutzungsbedingungen","attribution":"Source: nu:legal – recht.nulegal.eu","license_url":"https://recht.nulegal.eu/license","url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2013-10-29/x-zr-141-10","retrieved":"2026-10-24 08:01:20.198207+00:00"},"card":{"id":"bgh/2013-10-29/x-zr-141-10","court":"BGH","court_id":"bgh","court_as_stated":"BGH","panel":"10. 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