{"status":"available","ecli":null,"court":"BGH","senate":"10. Zivilsenat","decided":"2013-06-11","aktenzeichen":"X ZR 38/12","doktyp":"Urteil","leitsatz":null,"text_plain":"BUNDESGERICHTSHOF\nIM NAMEN DES VOLKES\n\nURTEIL\nX ZR 38/12 Verkündet am:\n11. Juni 2013\nWermes\nJustizamtsinspektor\nals Urkundsbeamter\nder Geschäftsstelle\n\nin der Patentnichtigkeitssache\n\nDer X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 11. Juni 2013 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier-Beck,\ndie Richter Dr. Grabinski, Dr. Bacher, Hoffmann und die Richterin Schuster\n\nfür Recht erkannt:\n\nDie Berufung gegen das am 20. Oktober 2011 verkündete Urteil\ndes 2. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts wird\nauf Kosten der Beklagten zurückgewiesen.\n\nVon Rechts wegen\n\nTatbestand:\n\n1 Die Beklagte ist Inhaberin des am 12. Februar 1997 angemeldeten europäischen Patents 880 754 (Streitpatents), für das Prioritäten vom 12. Februar,\n17. Mai und 20. Mai 1996 in Anspruch genommen worden sind. Das Streitpatent umfasst 39 Patentansprüche, von denen Patentanspruch 1 folgenden Wortlaut hat:\n\n\"Verfahren zur Kontaktierung eines auf einem Substrat (111) angeordneten Drahtleiters (113) bei der Herstellung einer auf einem\nSubstrat (111) angeordneten, eine Drahtspule (112) und eine Chipeinheit (115) aufweisenden Transpondereinheit, bei dem in einer\nersten Phase der Drahtleiter (113) über eine Anschlussfläche (118,\n119) der Chipeinheit oder einen die Anschlussfläche aufnehmenden\nBereich hinweggeführt und relativ zur Anschlussfläche (118, 119)\nbzw. dem der Anschlussfläche zugeordneten Bereich auf dem Sub-\n\nstrat (111) fixiert wird, und in einer zweiten Phase die Verbindung\ndes Drahtleiters (113) mit der Anschlussfläche (118, 119) mittels einer Verbindungseinrichtung (125, 137) erfolgt.\"\n\n2 Die Klägerin zu 1 hat das Streitpatent im Umfang der Patentansprüche 1\nbis 13, 16 bis 18 und 23 bis 39 angegriffen und geltend gemacht, die Gegenstände dieser Ansprüche seien nicht patentfähig.\n\n3 Die Klägerin zu 2 hat geltend gemacht, die Gegenstände der Patentansprüche 29 und 39 seien nicht ausführbar offenbart sowie diejenigen der Patentansprüche 1 bis 4, 6 bis 13, 16 bis 18, 23 bis 32, 34 und 36 bis 39 seien\nnicht patentfähig.\n\n4 Die Beklagte hat das Streitpatent hilfsweise mit fünf geänderten Anspruchsfassungen verteidigt.\n\n5 Das Patentgericht hat das Streitpatent im Umfang der Patentansprüche 1\nbis 4, 6 bis 13, 16 bis 18, 23 bis 32, 34 sowie 36 bis 39 für nichtig erklärt.\n\n6 Dagegen richtet sich die Berufung der Beklagten mit dem Antrag, die\nKlagen abzuweisen. Hilfsweise verteidigt sie das Streitpatent in geänderten\nFassungen mit zehn Hilfsanträgen, von denen die beiden letzten den erstinstanzlichen Hilfsanträgen IV und V entsprechen.\n\n7 Die Klägerinnen treten dem Rechtsmittel entgegen.\n\nEntscheidungsgründe:\n\n8 Die zulässige Berufung hat in der Sache keinen Erfolg.\n\n9 A. Die Klagen sind zulässig.\n\n10 I. Das Patentgericht hat die Zulässigkeit der beiden Klagen wie folgt\nbegründet:\n\n11 1. Der Zulässigkeit der Klage der Klägerin zu 1 stehe keine die Klägerin\nzu 1 bindende Nichtangriffsverpflichtung des Miterfinders und ursprünglichen\nPatentinhabers D. F. entgegen.\n\n12 Es sei bereits zweifelhaft, ob F. noch verpflichtet sei, das Streitpatent\nnicht anzugreifen, nachdem dieses nicht mehr von der Vertragspartnerin des\nvon F. geschlossenen Übertragungsvertrags gehalten werde, sondern mehrfach und zuletzt auf die Beklagte übertragen worden sei. Jedenfalls könne aber\nnicht festgestellt werden, dass die Klägerin zu 1 als \"Strohmann\" für F. handele. Eine Absprache zwischen der Klägerin zu 1 und F. , nach der der Angriff\ngegen das Streitpatent allein in dessen Interesse und auf dessen Kosten geführt werde, sei nicht dargetan. Das Vorbringen der Beklagten erschöpfe sich in\neinem bloßen Verdacht, der auf den Umstand gegründet werde, dass die Patentanwälte der Klägerin zu 1 sowohl diese als auch F. unter kanzleiinternen\nAktenzeichen verträten, die jeweils die Buchstabenfolge \"F. \" enthielten.\n\n13 2. Auch die Klage der Klägerin zu 2 sei zulässig. Klägerin zu 2 sei die\nim Urteilsrubrum bezeichnete irische Handelsgesellschaft A.\nT. S. Ltd., die in der Klageschrift als \"a. GmbH A.\n\" lediglich unvollständig bzw. fehlerhaft benannt worden\nsei. Aufgrund der übereinstimmenden Adresse, der in Bezug auf eine irische\nHandelsgesellschaft offensichtlich fehlerhaften Angabe \"GmbH\" sowie des Umstands, dass jedenfalls auf der aktuellen Internetseite\nwww.a. .html zu der Unternehmensbezeichnung \"A. T. S. \" die für die \"A. T.\n\nS. Ltd.\" zutreffende Registernummer genannt sei, bestehe kein\nZweifel daran, dass mit der in der Klageschrift genannten Gesellschaft die Klägerin zu 2 habe bezeichnet werden sollen.\n\n14 II. Dies hält den Angriffen der Berufung stand.\n\n15 1. Die Klägerin zu 1 ist an der Erhebung der Klage nicht als Strohmann des früheren Patentinhabers D. F. nach Treu und Glauben gehindert. Es kann insofern offenbleiben, ob diesen nach der mehrfachen Übertragung des Streitpatents weiterhin eine Verpflichtung trifft, das Patent nicht anzugreifen. Auch dann würde sich diese Pflicht nicht auf die Klägerin zu 1 auswirken.\n\n16 a) Eine (wirksam) vertraglich vereinbarte oder sich aus dem Vertrag\nergebende Nichtangriffsverpflichtung wirkt sich nach dem auch das Prozessrecht beherrschenden Grundsatz von Treu und Glauben über die im Vertrag\nbenannte Person hinaus auch auf einen Strohmann aus, der ohne jedes eigene\nins Gewicht fallende Interesse die Nichtigerklärung des Patents mit der Nichtigkeitsklage verfolgt und hierbei ausschließlich im Interesse und im Auftrag des\nvertraglich zum Nichtangriff Verpflichteten vorgeht. Der ohne eigenes Interesse\nauf die Nichtigerklärung eines Patents antragende Strohmann muss gegen sich\ngelten lassen, dass derjenige, an dessen Stelle er klagt, an der Klage gehindert\nist (s. nur BGH, Urteil vom 29. Juni 2010 - X ZR 49/09, GRUR 2010, 992\n- Ziehmaschinenzugeinheit II). Strohmann in diesem Sinne ist jedenfalls, wer\nwie ein Beauftragter den Weisungen seines Hintermanns unterworfen ist (vgl.\nBGH, Urteil vom 10. Januar 1963 - Ia ZR 174/63, GRUR 1963, 253 f.\n- Bürovorsteher; Urteil vom 13. Januar 1998 - X ZR 82/94, GRUR 1998, 904\nunter II - Bürstenstromabnehmer; Urteil vom 30. April 2009 - Xa ZR 64/08, juris\nRn. 10; Urteil vom 10. Juli 2012 - X ZR 98/11, juris Rn. 13). Die Stellung eines\n\nBeraters reicht für ein Hintermann-Strohmann-Verhältnis nicht aus (vgl. BGH,\nUrteil vom 10. Juli 2012 - X ZR 98/11 Rn. 14).\n\n17 b) Ein diesen Grundsätzen entsprechendes Strohmannverhältnis hat\ndie Beklagte nicht nachgewiesen. Es ist nicht zu beanstanden, dass das Berufungsgericht aus dem Umstand, dass die Prozessbevollmächtigten der Klägerin\nzu 1 für die das Klageverfahren betreffenden Schriftsätze ein internes Aktenzeichen verwenden, das ebenso wie in einem für D. F. gestellten Akteneinsichtsgesuch mit den Buchstaben \"F. \" beginnt, nicht die Überzeugung gewonnen hat, dass F. im Klageverfahren der Hintermann ist, dessen Weisungen\ndie Klägerin zu 1 unterworfen ist.\n\n18 Dabei kann davon ausgegangen werden, dass ihre Prozessbevollmächtigten das interne Aktenzeichen für die Nichtigkeitsklage im Streitfall mit den\nBuchstaben \"F. \" beginnen ließen, weil D. F. mit diesem Mandat im Zusammenhang steht. Daraus folgt indessen auch für den Senat nicht mit einer für\ndie Überzeugungsbildung ausreichenden Gewissheit, dass diesem Zusammenhang ein Strohmannverhältnis zugrunde liegt; andere Formen der Zusammenarbeit sind denkbar. Weitere Beweismittel hat die Beklagte nicht angeboten.\n\n19 Für den Beweis eines Strohmannverhältnisses kann sich die Beklagte\nnicht auf einen Anscheinsbeweis stützen. Hierfür fehlt es bereits an der sich aus\nder Lebenserfahrung ergebenden Typizität des behaupteten Zusammenhangs\nzwischen dem festgestellten Tatbestand (Erfolg) und der hierfür behaupteten\nUrsache, die voraussetzt, dass Regeln des Lebens und die Erfahrung des Üblichen und Gewöhnlichen auf einen bestimmten Kausalzusammenhang schließen lassen (statt vieler: BGH, Urteil vom 31. Mai 1978 - VIII ZR 263/76, NJW\n1978, 2197 unter 2 a; vom 17. Februar 1988 - IVa ZR 277/86, NJW-RR 1988,\n789).\n\n20 2. In der Klageschrift der Klägerin zu 2 ist diese zwar fehlerhaft, aber\ngleichwohl in einer erkennbaren Weise bezeichnet worden. Damit sind die Anforderungen an eine in der Klageschrift hinreichend deutlich bezeichnete Klägerin gewahrt.\n\n21 Die Parteibezeichnung in der Klageschrift ist als Teil einer Prozesshandlung grundsätzlich der Auslegung zugänglich. Dabei ist maßgebend, wie die\nBezeichnung bei objektiver Deutung aus der Sicht der Empfänger (Gericht und\nGegenpartei) zu verstehen ist. Bei objektiv unrichtiger oder auch mehrdeutiger\nBezeichnung ist grundsätzlich diejenige Person als Partei anzusprechen, die\nerkennbar durch die Parteibezeichnung betroffen werden soll. Dies gilt auch,\nwenn der Kläger sich selbst fehlerhaft bezeichnet (vgl. BGH, Urteile vom 4. Juni\n1981 - VII ZR 174/80, WM 1981, 829 unter II 1 a; vom 16. Mai 1983\n- VIII ZR 34/82, NJW 1983, 2448 unter II 1 a; vom 26. Februar 1987\n- VII ZR 58/86, NJW 1987, 1946 unter II 1 a; jeweils mwN.).\n\n22 Der Name der Klägerin zu 2 \"A. T. S. Ltd.\"\nzeigt nur im letzten Bestandteil des Namens \"S. \" einen markanten\nUnterschied von dem in der Klageschrift gebrauchten Namen. Demgegenüber\nweist der im Klagerubrum zu Beginn verwendete Bestandteil \"a. GmbH\" darauf\nhin, dass es sich um eine Korporation handeln soll, die keinen persönlich haftenden Gesellschafter hat. Die in der Klageschrift verwendete Adresse deutet\ndarauf hin, dass es sich um eine irische Gesellschaft handelt, mithin nicht um\neine GmbH. Im irischen Gesellschaftsrecht entspricht dies einer private limited\ncompany. Da sich an der in der Klageschrift angegebenen Adresse keine andere Gesellschaft befindet, die einen ähnlichen Namen trägt, ist mit hinreichender\nKlarheit die \"A. T. S. Ltd.\" als die Klägerin zu 2 im\nStreitfall anzusprechen.\n\n23 B. Das Patentgericht hat die Klagen zu Recht als begründet angesehen.\n\n24 I. Das Streitpatent betrifft Verfahren und Vorrichtungen zur Fixierung\neines Drahtleiters auf einem Substrat einer Chipkarte und zur Kontaktierung\ndieses Leiters auf den Chip.\n\n25 1. Nach der Beschreibung des Streitpatents besteht bei der Herstellung\neiner Chipkarte das Problem, die Spulendrahtenden mit ihren sehr kleinen\nDurchmessern von in der Regel 50 μm mit den Anschlussflächen der Chipeinheit mit einer Kantenlänge von regelmäßig 100 bis 150 μm zu kontaktieren. Im\nStand der Technik werde entweder statt einer direkten eine Kontaktierung über\nein zusätzliches Kontaktsubstrat als Kopplungselement vorgenommen oder die\nSpule ausgebildet und fixiert sowie die Spulendrahtenden mit den Chipanschlussflächen in einem ineinander übergehend erfolgenden Herstellungsverfahren kontaktiert.\n\n26 Das Streitpatent betrifft vor diesem Hintergrund das Problem, ein Herstellungsverfahren zur Verfügung zu stellen, bei dem die Kontaktierung der Spulendrahtenden auf den Anschlussflächen einer Chipeinheit vereinfacht sowie\nein erhöhter Produktionsdurchsatz ermöglicht wird.\n\n27 2. Zur Lösung wird in Patentanspruch 1 ein Verfahren vorgeschlagen,\ndessen Merkmale sich wie folgt gliedern lassen (Gliederung des erstinstanzlichen Urteils in eckigen Klammern):\n\n1. Das Verfahren dient der Kontaktierung eines auf einem Substrat angeordneten Drahtleiters [a] bei der Herstellung einer\nTranspondereinheit, die\n\n1.1 auf dem Substrat angeordnet ist [b] und\n\n1.2 eine Drahtspule und eine Chipeinheit aufweist [c].\n\n2. In einer ersten Phase wird der Drahtleiter\n\n2.1 über eine Anschlussfläche der Chipeinheit [e] oder einen\ndie Anschlussfläche aufnehmenden Bereich [f] hinweggeführt [d] und\n\n2.2 relativ zur Anschlussfläche bzw. dem dieser zugeordneten\nBereich auf dem Substrat fixiert [g].\n\n3. In einer zweiten Phase erfolgt mittels einer Verbindungseinrichtung die Verbindung des Drahtleiters mit der Anschlussfläche\n[h].\n\n28 Die nachfolgende Figur 13 des Streitpatents zeigt ein Ausführungsbeispiel einer erfindungsgemäßen Transpondereinheit.\n\n29 3. Zwei Merkmale bedürfen näherer Erläuterung:\n\n30 a) Als Substrat ist in der Merkmalsgruppe 1 und im Merkmal 2.2 ein\nBasismaterial zum Beispiel in Form einer Grundplatte zu verstehen, auf das die\nBauelemente aufgebracht oder in dieses eingebracht und damit befestigt wer-\n\nden. Hierfür kann ein beliebiges Material verwendet werden wie unter anderem\nKunststoff, Papier, ein vlies- oder gewebeartiger Träger.\n\n31 b) Für die Beurteilung des Streitfalls kann hinsichtlich des Merkmals 2.2 (Fixierung des Drahtleiters auf dem Substrat) die der Beklagten günstige Auslegung unterstellt werden, dass der Drahtleiter auf zwei zur Chipeinheit\nbenachbarten Seiten des Substrats bzw. an zwei Kanten des Substrats für den\ndie Anschlussfläche aufnehmenden Bereich, mithin beidseitig fixiert wird.\n\n32 II. Das Patentgericht hat diesen Gegenstand für nicht patentfähig erachtet und dies wie folgt begründet:\n\n33 Dem Fachmann, einem Diplomingenieur der Fachrichtung Elektrotechnik\nmit mehrjähriger Erfahrung in der Entwicklung von Transpondern und Chipkarten und deren Herstellungsverfahren, sei aus der deutschen Offenlegungsschrift 44 10 732 (Anl. ATS02) ein Verfahren zur Herstellung einer Chipkarte mit\neiner Transpondereinheit bekannt gewesen, bei dem Drahtleiter und Chipeinheit auf einem gemeinsamen Substrat angeordnet würden (Merkmalsgruppe 1).\nNach dem Verfahren erfolge die Ausbildung der Spule durch Verlegen eines\nDrahtleiters auf der Substratoberfläche und die Verbindung der Spulendrahtenden des Drahtleiters mit den Anschlussflächen der Chipeinheit. Hieraus entnehme der Fachmann die Möglichkeit eines zweiphasigen Herstellungsverfahrens, bei dem in einer ersten Phase der Drahtleiter auf der Substratoberfläche\nrelativ zur Anschlussfläche fixiert werde (Merkmale 2 und 2.2) und in einer zweiten Phase die Spulendrahtenden mit den Anschlussflächen der Chipeinheit unmittelbar verbunden würden (Merkmal 3). Die in der ATS02 dargestellte einphasige Vorgehensweise, bei der das Ausbilden der Spule und die Verbindung mit\nden Anschlussflächen der Chipeinheit ineinander übergehen sollen, stelle nicht\ndie einzige, sondern nur eine besonders vorteilhafte Vorgehensweise dar.\n\n34 Aus der internationalen Patentanmeldung WO 93/20537 (Anl. ATS03) sei\nein Verfahren erkennbar, bei dem ein Drahtleiter auf einem als Substrat aufzufassenden Chipträger angeordnet und eine Drahtspule hergestellt werde, wobei\njedoch nicht die gesamte Spule, sondern nur die Spulendrahtenden und die\nChipeinheit auf dem gemeinsamen Chipträger (Socket 3) angeordnet seien.\nDabei werde in einer ersten Phase der Drahtleiter über eine Anschlussfläche\nder Chipeinheit oder einen die Anschlussfläche aufnehmenden Bereich hinweggeführt sowie relativ zur Anschlussfläche bzw. dem aufnehmenden Bereich\nexakt positioniert und fixiert. Sodann werde die Spule ausgebildet und schließlich das zweite Spulendrahtende über die zweite Anschlussfläche der Chipeinheit oder einen diese Anschlussfläche aufnehmenden Bereich hinweggeführt\nund relativ zur (zweiten) Anschlussfläche bzw. dem aufnehmenden Bereich fixiert (Merkmalsgruppe 2). In einer zweiten Phase würden die Drahtleiter mit den\nAnschlussflächen der Chipeinheit verbunden (Merkmal 3). Danach erfolge ein\nEinkapseln von beiden Seiten mit Plastik, weshalb erst nach dieser Laminierung\nvon einer auf einem Substrat angeordneten Transpondereinheit (Merkmal 1.1)\ngesprochen werden könne.\n\n35 Ausgehend von der in der ATS02 beschriebenen zweiphasigen Vorgehensweise stelle sich dem Fachmann die Aufgabe, die Spulendrahtenden für\neine Kontaktierung vorzubereiten, um sie erst in der zweiten Phase mit den Anschlussflächen zu verbinden. Hierzu finde er die Lösung in der ATS03, wonach\ndie Spulendrahtenden über die Anschlussflächen bzw. die diese aufnehmende\nBereiche hinweggeführt und sogleich exakt positioniert würden, um dann in einer zweiten Phase problemlos eine Verbindung mit den Anschlussflächen herzustellen. Der Fachmann erkenne, dass diese Vorgehensweise ohne weiteres\nauf das Verfahren der ATS02 angewendet werden könne. Er erhalte aus der\nATS03 auch die Anregung, eine Aussparung für eine nachträglich einzusetzende Chipeinheit vorzusehen und hierüber die beiden Spulenenden zu führen und\n\nbeidseitig zu fixieren, woraus sich nach dem Einsetzen der Chipeinheit zwangsläufig die direkte Kontaktierung der beiden Drahtleiter mit den Anschlussflächen\nund somit ein zweiphasiges Vorgehen ergebe. Die Lehre des Patentanspruchs 1 sei daher von den Druckschriften ATS02 und ATS03 nahegelegt.\n\n36 III. Auch dies hält der Nachprüfung im Berufungsverfahren stand.\n\n37 1. Patentanspruch 1 ist in seiner erteilten Fassung nicht rechtsbeständig. Seine Lehre beruht nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit (Art. 56\nEPÜ).\n\n38 a) Dem Fachmann, den das Patentgericht zutreffend definiert hat,\nwar aus ATS02 ein Verfahren zur Herstellung einer auf einem Substrat angeordneten Transpondereinheit mit Drahtspule und Chipeinheit bekannt. Die\nATS02 referiert hierfür einen Stand der Technik, in dem für solche Transpondereinheiten die Spulen im Ätzverfahren auf einen Filmträger oder zuvor gesondert gewickelt und sodann auf ein Substrat aufgebracht wurden. In beiden\nFällen wurde das Kontaktieren der Spulendrahtenden mit der Chipeinheit in einem gesonderten Schritt vollzogen (ATS02, Sp. 1 Z. 11 bis 37).\n\n39 Demgegenüber zeigt ATS02 die direkte Aufbringung des Drahtleiters\nsowie die Anordnung einer Chipeinheit auf einem gemeinsamen Substrat. Die\nSpule wird ausgebildet, indem der Drahtleiter\nauf der Substratoberfläche verlegt wird, wie\nes in der nebenstehenden Figur 6 der ATS02\nbeispielhaft dargestellt wird. Damit war dem\nFachmann die Merkmalsgruppe 1 bekannt.\n\n40 ATS02 beschreibt als besonderen Vorteil, dass der Drahtleiter zunächst\nmit einer Anschlussfläche des Chips verbunden, sodann im Substrat verlegt\n\nund schließlich mit der zweiten Anschlussfläche des Chips verbunden wird. Für\ndiese als \"ineinanderübergehend\" bezeichnete Verfahrensweise wird beispielhaft auf eine Verlege- und Verbindungseinrichtung entsprechend der deutschen\nOffenlegungsschrift 43 25 334 (ATS10) verwiesen, die in ihrem Bondkopf sowohl das Verlegen eines Drahts in einem Substrat als auch dessen Kontaktieren mit den Anschlussflächen einer Chipeinheit integriert (ATS02, Sp. 1 Z. 57\nbis Sp. 2 Z. 7, Sp. 2 Z. 29 bis 39). ATS02 beschreibt in ihren Ausführungsbeispielen nur solche Verfahren mit einem ineinanderübergehenden Kontaktieren\nund Verlegen des Drahtleiters.\n\n41 Allerdings wird eine solche Reihenfolge erst im zweiten Patentanspruch\nder Patentanmeldung dargestellt. Der erste angemeldete Patentanspruch beschreibt das Verfahren allgemeiner als eine \"Ausbildung der Spule durch Verlegung eines Spulendrahts sowie Verbindung von Spulendrahtenden mit Anschlussflächen des Chips auf dem Substrat\". Dies zeigt dem Fachmann, dass\nes bei Verlegung des Drahts direkt im Substrat auch andere Verfahren zur Herstellung einer Transpondereinheit geben kann, die ebenso von der in ATS02\nangemeldeten Erfindung umfasst sein sollen.\n\n42 Im Vergleich zu dem bereits vor der ATS02 bekannten Stand der Technik\nentnimmt der Fachmann der Schrift zwei wesentliche Elemente der dort offenbarten Erfindung, nämlich zum einen das Verlegen des Spulendrahts unmittelbar in dem Substrat, auf das auch die Chipeinheit angeordnet ist, und zum anderen die ineinanderübergehende Verfahrensweise des Kontaktierens und des\nVerlegens der Spule durch Verwendung einer integrierten Verlege- und Verbindungseinrichtung.\n\n43 b) Aus ATS03 kannte der Fachmann ein Verfahren zur Herstellung\neiner Transpondereinheit, bei dem gewickelte Spulen verwendet werden, um\n\ndiese mit einer Chipeinheit zu verbinden. Hierfür werden die Spulendrahtenden\nan vorbestimmten Positionen eines Sockels befestigt, in dem sich eine Montageausnehmung für die Chipeinheit befindet (ATS03, S. 2 Z. 5 bis 10). Für diese\nBefestigung ist der Sockel mit einem ähnlichen, in Wärme aushärtenden Klebstoff überzogen wie auch der Drahtleiter (ATS03, S. 3 Z. 10 bis 13). Zu Beginn\ndes Verfahrens wird das erste Spulendrahtende (7) an dem Sockel (3) befestigt,\nsodann die Spule (1) gewickelt - beispielsweise auf einem in der ATS03 nicht\nnäher dargestellten Wickelrahmen - und schließlich das zweite Spulendrahtende (4) ebenfalls am Sockel befestigt.\n\n44 Die beiden Spulendrahtenden werden jeweils mit Hilfe des in Wärme\naushärtenden Klebstoffs fest mit dem Sockel verbunden, indem Hitze extern auf\nden Drahtleiter oder mittels eines Stromimpulses einwirkt (ATS03, S. 3 Z. 16 bis\n20). Die Spulendrahtenden (4, 7) werden dabei so über einen offenen Bereich\ndes Sockels (15) geführt, dass die Chipeinheit (2) darin montiert werden kann\nund dann deren Anschlussflächen (5) sich direkt auf der Position der Spulendrahtenden (ATS03, S. 3 Z. 23 bis 27) entsprechend der nachfolgend dargestellten Figur 1 der ATS03 befinden.\n\n45 Nach der Montage der Chipeinheit werden die Spulendrahtenden mit den\nAnschlussflächen verlötet oder verschweißt und die überschüssigen Spulendrahtenden nebst Teilen des Sockels entlang der in der oben gezeigten Figur 1\ngestrichelten Linie 9 abgetrennt (ATS03, S. 4 Z. 2 bis 5). Zuletzt wird die Transpondereinheit mit einem Schutz überzogen - beispielsweise in einen Kunststoff\nlaminiert (ATS03, S. 4 Z. 7 bis 9).\n\n46 Das in der ATS03 beschriebene Verfahren zeigt das Merkmal 1.2, denn\ndie Transpondereinheit weist sowohl eine Drahtspule als auch eine Chipeinheit\nauf. Es zeigt weiterhin die Merkmale 2 und 2.1, indem der Drahtleiter in einer\nersten Herstellungsphase über einen die Chipeinheit und deren Anschlussflächen aufnehmenden Bereich hinweggeführt wird.\n\n47 Weiterhin zeigt das Verfahren das Prinzip des Merkmals 2.2, indem die\nSpulendrahtenden auf dem von der Spule abgewandten Teil des Sockels an\ndem Sockel fixiert werden, also in dem Bereich, in dem sich\ndie Spulendrahtenden auf dem nebenstehend vergrößerten\nAusschnitt der Figur 1 überkreuzen. Die in der Beschreibung dargestellte feste Verbindung mit dem Sockel muss\n- wie es auch das zweite von der Beklagten eingereichte\nPrivatgutachten sieht - zumindest in diesem Bereich erfolgen, um eine Fixierung\nfür das anschließende Verlöten oder Verschweißen des Drahtleiters mit den\nAnschlussflächen der Chipeinheit zu gewährleisten. Darüber hinaus wird der\nSpulendraht in der Richtung zur Spule jedenfalls durch diese fixiert. Die so mit\nihren Enden am Sockel fixierte Spule wird von der ATS03 als ein Halbzeug beschrieben (S. 3 Z. 20 bis 23), das in sich stabil ist und dem weiteren Verarbeitungsprozess zugeführt werden kann. Der Sockel erfüllt zumindest insoweit die\nEigenschaften eines Substrats im Sinne der Lehre des Streitpatents, denn er\n\ndient dazu, die Chipeinheit aufzunehmen und in diesem Bereich den Drahtleiter\nzu fixieren.\n\n48 Nach der Fertigstellung des Halbzeugs mit Spule, Drahtenden und Sockel folgt die Verbindung der Drahtleiter mit den Anschlussflächen der Chipeinheit in einer zweiten Herstellungsphase unter Verwendung eines Geräts zum\nLöten oder Schweißen (Merkmal 3).\n\n49 c) Der Fachmann hatte Anlass, die Lehren aus ATS02 und ATS03\nmiteinander zu kombinieren, woraus sich in naheliegender Weise die Lehre des\nStreitpatents ergab.\n\n50 Die Lehre der ATS02 zeigt vollständig ein Verfahren zur Herstellung einer Transpondereinheit. Ihr Kerngedanke liegt in der Verlegung des Spulendrahts in einem Substrat, das auch als Träger für die Chipeinheit dient, so dass\nder Spulendraht nicht mehr auf einem Wickelrahmen gewickelt werden muss.\nWie beide Privatgutachter der Parteien - wenngleich mit verschiedenen Bezugspunkten - aufgezeigt haben, ist das in den Ausführungsbeispielen der\nATS02 gezeigte kombinierte Verfahren mit dem Nachteil verbunden, dass die\nAnordnung des Spulendrahts zu einer Spule und das Verbinden der Spulendrahtenden mit den Anschlussflächen der Chipeinheit einschließlich deren Bestückung auf dem Substrat in einem durchgehenden Prozess erfolgen, der nicht\nin zwei oder mehrere Herstellungsschritte aufgeteilt werden kann. Dies verlängert den Herstellungsprozess, weil insofern bei der Herstellung einer Vielzahl\nvon Transpondereinheiten nicht mehrere Schritte zeitgleich parallel erfolgen\nkönnen. Da die im Stand der Technik vor der ATS02 bereits bekannten Verfahrensweisen ebenfalls das Verlegen und Kontaktieren jeweils getrennt vollzogen\nhaben, waren dem Fachmann aber die Vorteile eines solchen zweiphasigen\n\nVorgehens mit dem parallelen Durchführen beider Phasen in getrennten Herstellungsschritten bereits bekannt.\n\n51 Zudem stellte die Verwendung eines wie in den Ausführungsbeispielen\nder ATS02 gezeigten integrierten Kombiwerkzeugs zum Verlegen und Kontaktieren einen technischen Kompromiss dar, weil dieses Werkzeug jeweils unterschiedliche Ultraschallbewegungen für das Verlegen und das Kontaktieren ausführen können musste. Das Verlegen erfordert eine Ultraschallschwingung\nsenkrecht zur Ebene des Substrats, mit der der Drahtleiter in das Substrat quasi\nhineingehämmert wird, während eine solche Schwingung beim Kontaktieren die\nChipeinheit beschädigen würde. Für das Kontaktieren mittels Ultraschall ist eine\nparallel zur Ebene der Anschlussfläche reibende Ultraschallschwingung erforderlich. Die Integration beider Schwingungsarten in einem Werkzeug durfte der\nFachmann im Vergleich zur Verwendung von unterschiedlichen, auf den jeweiligen Verfahrensschritt spezialisierten Werkzeugen eher als Nachteil ansehen.\n\n52 Die in ATS02 dargestellten Vorteile eines ineinanderübergehenden Verfahrens waren deshalb nicht geeignet, den Fachmann davon abzuhalten, nach\neiner anderen Lösung für die Herstellung einer Transpondereinheit mit Hilfe\neines Substrats zu suchen. Angesichts dessen, dass die ATS02 zwei erfinderische Gedanken lehrt, nämlich das Verlegen im Substrat und die Verwendung\neines Kombiwerkzeugs, hatte er deshalb Anlass, diesem Stand der Technik im\nWesentlichen nur die Methode zur Verlegung des Spulendrahts im Substrat zu\nentnehmen.\n\n53 Für eine Kombination mit einer geeigneten Lehre zum Kontaktieren der\nChipeinheit mit den Spulendrahtenden zählte die ATS03 zu jenem Stand der\nTechnik, den er für seine Überlegungen mit heranzuziehen hatte. Sie gehörte\nsowohl zu derselben Unterklasse der internationalen Patentklassifizierung als\n\nauch der weiteren Untergliederung für maschinelle Aufzeichnungsträger zur\nAufzeichnung von digitalen Daten mit einem integrierten Schaltkreis. Damit\nzählte die ATS03 zur gleichen Gattung wie die ATS02, weil beide Druckschriften Chipkarten betreffen, die gleichgerichtete Kundenbedürfnisse befriedigen\nund die insoweit relevanten Märkte sich zumindest überschneiden.\n\n54 d) Ausgehend von der ATS02 führte die Kombination mit den Merkmalen der ATS03 den Fachmann zur Lehre des Streitpatents. Mit dem Anlass,\nden Kontaktierungsschritt von der Verlegung des Spulendrahts zu trennen, war\nvom Fachmann zu erwarten, dass er aus der ATS03 das Prinzip übernahm, die\nSpulendrahtenden über die Anschlussflächen der Chipeinheiten bzw. über die\ndiese Flächen aufnehmenden Bereiche hinwegzuführen und hierfür an der dem\njeweiligen Spulenbeginn gegenüberliegenden Seite zu fixieren. Dabei gab es\nkeinen Grund, die Fixierung entsprechend der Vorgabe aus der ATS03 mittels\neines in Wärme aushärtenden Klebstoffs vorzunehmen. Vielmehr bot es sich\nan, die aus der ATS02 für die Verlegung des Drahtleiters vorgegebene Fixierungsmethode zu wählen, um nicht für die Lösung desselben Problems, hier\ndas Fixieren des Drahtleiters, unterschiedliche Verfahrensweisen vorzusehen.\n\n55 Diese aus ATS02 und ATS03 kombinierte Verfahrensweise zeigt dem\nFachmann beide Möglichkeiten zur Einfügung der Chipeinheit gemäß Merkmal 2.1. Er kann entsprechend ATS02 die Chipeinheit vor der Verlegung des\nSpulendrahts in das Substrat mit einbinden, so dass der Spulendraht über die\nbereits eingefügte Chipeinheit hinweggeführt wird. Ebenso kann er entsprechend ATS03 das Substrat so gestalten, dass ein für die spätere Aufnahme der\nChipeinheit vorgesehener Bereich im Substrat offenbleibt, so dass der Spulendraht über diesen Bereich hinweggeführt wird und die Chipeinheit danach in\ndiesen Bereich eingesetzt wird.\n\n56 Die Verbindung des Spulendrahts mit den Anschlussflächen der Chipeinheit in einer zweiten Phase ergab sich als letzter Schritt aus ATS03, womit\ndie Lehre des Patentanspruchs 1 insgesamt dem Fachmann nahegelegt war.\n\n57 2. Die Gegenstände der Patentansprüche 29, 34 und 39 beruhen ebenfalls nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.\n\n58 a) Patentanspruch 29 lehrt eine Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens nach Patentanspruch 1 mit einem Drahtführer und einem Ultraschallgeber, die miteinander verbunden sind, so dass der Drahtführer zur Ausführung\nvon Ultraschallschwingungen in Längsachsenrichtung angeregt wird. Das Patentgericht hat zutreffend erkannt, dass eine solche Vorrichtung nur für eine\nVerlegung des Drahtleiters als Spule im Substrat, jedoch nicht für ein Kontaktieren mit den Anschlussflächen geeignet ist.\n\n59 Nach Patentanspruch 34 ist der Drahtführer neben einem mit dem Ultraschallgeber gekoppelten Schwingungsstempel zur Beaufschlagung des Drahtleiters mit durch Ultraschall induzierten, in Längsrichtung des Schwingungsstempels wirkenden mechanischen Schwingungen angeordnet.\n\n60 Die Wertung des Patentgerichts, dass eine solche Ausbildung von Drahtführer und Ultraschallgeber durch den Stand der Technik nahegelegt war, begegnet keinen Bedenken; auf die dahingehenden Ausführungen wird verwiesen. Die Berufung wendet sich hiergegen nicht, sondern wiederholt im Wesentlichen, dass das Verfahren gemäß Patentanspruch 1 ausgehend von der\nATS02 nicht nahegelegen habe und deshalb auch eine Vorrichtung nach den\nPatentansprüchen 29 oder 34 auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe, weil\nsolche Vorrichtungen für das Verfahren nach Patentanspruch 1 geeignet sein\nmüssten. Da sie hiermit nicht durchdringt, hat ihre Berufung auch hinsichtlich\nder Patentansprüche 29 und 34 keinen Erfolg.\n\n61 b) Patentanspruch 39 betrifft eine Vorrichtung zur Durchführung eines\nVerfahrens zur Herstellung eines Kartenmoduls unter Verwendung einer Vorrichtung nach Patentanspruch 29 oder 34 mit einer Nutzenzuführstation zur Zuführung einer Mehrzahl von in einem Nutzen angeordneten Substraten, einer\nVerlegestation mit einer Mehrzahl in einer Reihe quer zur Produktionsrichtung\nangeordneten Verlegevorrichtungen, einer Bestückungsstation mit mindestens\neiner Bestückungsvorrichtung zur Bestückung der einzelnen Substrate mit jeweils einer Chipeinheit und einer Verbindungsstation mit mindestens einer Verbindungsvorrichtung zur Verbindung der Chipeinheiten mit einem Spulenanfangsbereich und einem Spulenendbereich der von den Verlegevorrichtungen\nauf den Substraten ausgebildeten Spulen.\n\n62 Auch insoweit hat das Patentgericht, von der Berufung unwidersprochen,\nzutreffend die Ausbildung der Vorrichtung mit den einzelnen Stationen für durch\nden Stand der Technik nahegelegt erachtet, so dass auf diese Ausführungen\nverwiesen werden kann.\n\n63 IV. Das Streitpatent ist auch nicht in einer der mit den bereits in erster\nInstanz gestellten Hilfsanträgen IV und V verteidigten Fassungen rechtsbeständig.\n\n64 Das Patentgericht hat ausführlich dargelegt, dass der Gegenstand dieser\nHilfsanträge vom Stand der Technik dem Fachmann nahegelegt war. Die Berufung führt hiergegen keine gesonderten, über die Beanstandung der Beurteilung\nzu Patentanspruch 1 hinausgehenden Angriffe, so dass insoweit auf die Ausführungen des angefochtenen Urteils zu diesen Hilfsanträgen verwiesen werden kann.\n\n65 V. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 PatG in Verbindung mit § 97 Abs. 1 ZPO.\n\nMeier-Beck Grabinski Bacher\n\nHoffmann Schuster\n\nVorinstanz:\nBundespatentgericht, Entscheidung vom 20.10.2011 - 2 Ni 7/10 (EU) -","source":null,"source_url":null,"url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2013-06-11/x-zr-38-12","cited_norms":[{"jurabk":"PatG","ref":"§ 121","ref_norm":"121","n":1},{"jurabk":"ZPO","ref":"§ 97","ref_norm":"97","n":1}],"authoritative_source":null,"attribution":null,"source_info":{"name":"nu:legal Deutsches Recht","operator":"Nulegal GmbH","terms":"https://recht.nulegal.eu/nutzungsbedingungen","attribution":"Source: nu:legal – recht.nulegal.eu","license_url":"https://recht.nulegal.eu/license","url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2013-06-11/x-zr-38-12","retrieved":"2026-10-24 08:01:19.496182+00:00"},"card":{"id":"bgh/2013-06-11/x-zr-38-12","court":"BGH","court_id":"bgh","court_as_stated":"BGH","panel":"10. 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