{"status":"available","ecli":null,"court":"BGH","senate":"10. Zivilsenat","decided":"2012-03-06","aktenzeichen":"X ZR 50/09","doktyp":"Urteil","leitsatz":null,"text_plain":"BUNDESGERICHTSHOF\nIM NAMEN DES VOLKES\n\nURTEIL\nX ZR 50/09 Verkündet am:\n6. März 2012\nAnderer\nJustizangestellte\nals Urkundsbeamtin\nder Geschäftsstelle\n\nin der Patentnichtigkeitssache\n\nDer X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche\nVerhandlung vom 6. März 2012 durch den Vorsitzenden Richter Prof.\nDr. Meier-Beck, den Richter Keukenschrijver, die Richterin Mühlens und die\nRichter Dr. Grabinski und Dr. Bacher\n\nfür Recht erkannt:\n\nDie Berufung gegen das am 19. Februar 2009 verkündete Urteil\ndes 3. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts\nwird auf Kosten der Beklagten zurückgewiesen.\n\nVon Rechts wegen\n\nTatbestand:\n\n1 Die Beklagte ist Inhaberin des am 1. Dezember 1992 unter Inanspruchnahme der Priorität einer Voranmeldung in Frankreich vom 3. Dezember 1991 angemeldeten, mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland\nerteilten europäischen Patents 614 362 (Streitpatents), das \"Ebastin und\nEbastin-Analoga enthaltende Arzneimittel\" betrifft. Die Patentansprüche 1, 4,\n5 und 7 lauten in der Verfahrenssprache Französisch wie folgt:\n\n\"1. Composition pharmaceutique solide, à dissolution améliorée,\ncontenant un composé répondant à la formule:\n\ndans laquelle:\n- R1 représente un groupe thiényl, un groupe phényl éventuellement substitué par un halogène, un groupe alcoxy\ncontenant 1 à 6 atomes de carbone, un groupe alkyle contenant 1 à 6 atomes de carbone,\n- R2 représente un atome d'halogène, un atome d'hydrogène, un groupe alcoxy contenant 1 à 6 atomes de carbone, un groupe alkyle contenant 1 à 6 atomes de carbone,\n- R3 représente un atome d'halogène, un atome d'hydrogène, un groupe alcoxy contenant 1 à 6 atomes de carbone, un groupe alkyle contenant 1 à 6 atomes de carbone, un groupe alkylthio contenant 1 à 6 atomes de carbone, un groupe cycloalkyle contenant 5 ou 6 atomes de\ncarbone ou un groupe de formule:\n\nou R4 et R5 représentent indépendamment l'un de l'autre\nun atome d'hydrogène ou un groupe alkyle contenant 1 à\n6 atomes de carbone, R6 représente un groupe cycloal-\n\nkyle contenant 3 à 6 atomes de carbone, hydroxyméthyl,\ncarboxy ou alcoxycarbonyle contenant 2 à 7 atomes de\ncarbone,\n- W représente un groupe carbonyle ou hydroxyméthylène,\net leurs sels;\ncaractérisée en ce que le composé de formule (II) est micronisé.\n4. Composition selon la revendication 1 caractérisée en ce que\nle principe actif de formule (II) présente les caractéristiques\nsuivantes :\n\n- taille maximale inférieure à 200 µm\n- granulométrie moyenne en nombre comprise entre 0,5 et\n15 µm\n- avec de préférence 90 %, en nombre, de particules ayant\nune granulométrie inférieure à 25 µm et de préférence inférieure à 20 µm.\n5. Composition sous forme comprimée caractérisée en ce\nqu’elle contient le principe actif de la revendication 4.\n\n7. Procédé de préparation de compositions selon la revendication 5 caractérisé en ce que:\n- dans une première étape on réalise une micronisation du\ncomposé de formule (II)\n- dans une deuxième étape on réalise une granulation humide puis une compression.\"\n\n2 In der deutschen Übersetzung der Patentschrift lauten diese Patentansprüche wie folgt:\n\n\"1. Feste pharmazeutische Zusammensetzung mit verbesserter\nAuflösung, enthaltend eine Verbindung der Formel\n\nworin\n- R1 eine Thienylgruppe, eine gegebenenfalls durch ein Halogen substituierte Phenylgruppe, eine Alkoxygruppe mit 1\nbis 6 Kohlenstoffatomen, eine Alkylgruppe mit 1 bis 6 Kohlenstoffatomen bedeutet,\n- R2 ein Halogenatom, ein Wasserstoffatom, eine Alkoxygruppe mit 1 bis 6 Kohlenstoffatomen, eine Alkylgruppe\nmit 1 bis 6 Kohlenstoffatomen darstellt,\n- R3 ein Halogenatom, ein Wasserstoffatom, eine Alkoxygruppe mit 1 bis 6 Kohlenstoffatomen, eine Alkylgruppe\nmit 1 bis 6 Kohlenstoffatomen, eine Alkylthiogruppe mit 1\nbis 6 Kohlenstoffatomen, eine Cycloalkylgruppe mit 5 oder\n6 Kohlenstoffatomen oder eine Gruppe der Formel\n\nbedeutet, wobei R4 und R5 unabhängig voneinander ein\nWasserstoffatom oder eine Alkylgruppe mit 1 bis 6 Kohlenstoffatomen darstellen, R6 eine Cycloalkylgruppe mit 3\nbis 6 Kohlenstoffatomen, Hydroxymethyl, Carboxy oder\nAlkoxycarbonyl mit 2 bis 7 Kohlenstoffatomen bedeutet,\n- W für eine Carbonyl- oder Hydroxymethylengruppe steht\nund deren Salze,\ndadurch gekennzeichnet, dass die Verbindung der Formel\n(II) mikronisiert ist.\n\n4. Zusammensetzung gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Wirkstoff der Formel (II) die folgenden Eigenschaften aufweist:\n\n- maximale Größe geringer als 200 µm\n- zahlenmittlere Granulometrie zwischen 0,5 und 15 µm\n- wobei bevorzugt 90 %, bezogen auf Zahl, der Teilchen eine Granulometrie von geringer als 25 µm und bevorzugt\ngeringer als 20 µm besitzen.\n\n5. Zusammensetzung in komprimierter Form, dadurch gekennzeichnet, dass sie den Wirkstoff gemäß Anspruch 4 enthält.\n\n7. Verfahren zur Herstellung der Zusammensetzung gemäß Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass man\n\n- in einer ersten Stufe eine Mikronisierung der Verbindung\nder Formel (II) vornimmt,\n- in einer zweiten Stufe eine Feuchtgranulierung und anschließend eine Komprimierung vornimmt.\"\n\n3 Wegen des Wortlauts der weiteren Patentansprüche in der Verfahrenssprache und in deutscher Übersetzung wird auf die Patentschrift verwiesen.\n\n4 Die Klägerin hat geltend gemacht, der Gegenstand des Streitpatents\nsei nicht patentfähig; er sei zudem nicht so deutlich und vollständig offenbart,\ndass ein Fachmann ihn ausführen könne.\n\n5 Das Patentgericht hat das Streitpatent in vollem Umfang für nichtig erklärt. Hiergegen wendet sich die Beklagte mit ihrer Berufung. Die Klägerin\ntritt dem Rechtsmittel entgegen.\n\nAls gerichtlicher Sachverständiger hat Prof. Dr. rer. nat. habil.\n6\nS. , Leiter der Abteilung Pharmazeutische Technologie an der\nUniversität zu K. , ein schriftliches Gutachten erstattet, das er in\nder mündlichen Verhandlung erläutert und ergänzt hat. Die Parteien haben\nGutachten von Prof. Dr. J. , M. , und Prof. Dr.\nM. , B. , vorgelegt.\n\nEntscheidungsgründe:\n\n7 I. Das Streitpatent betrifft eine neue pharmazeutische Formulierung\nbestimmter substituierter Piperidinderivate.\n\n8 1,4-substituierte Piperidinderivate der allgemeinen Formel (II), darunter insbesondere 4-Diphenylmethoxy-1-[3-(4-tert.-butylbenzoyl)-propyl]-\npiperidin mit der internationalen Bezeichnung Ebastin, besitzen eine antihistaminische Aktivität H1 (sind also Histamin-Rezeptor-Antagonisten) und sind\n\ndeshalb bei der Behandlung von Atmungserkrankungen und allergischen\noder kardiovaskulären Erkrankungen wertvoll. Sie inhibieren ferner sowohl im\nIntestinalbereich als auch im Trachialbereich die konstriktorische (gefäßverengende) Wirkung des Adrenalins und der Kaliumionen. Aktiv sind diese\nVerbindungen bei parenteraler sowie bei oraler Verabreichung. Allerdings\nweisen die Wirkstoffe der allgemeinen Formel (II), wenn sie zur oralen Verabreichung in fester Form formuliert werden, eine unzureichende Bioverfügbarkeit auf. Zurückzuführen ist dies auf ihre geringe Löslichkeit in Wasser, die\nfür ihre sehr lange Auflösungszeit im wässrigen Milieu des Magens ursächlich ist. Dies kann zu einem Verlust des aktiven, nicht gelösten und somit\nnicht absorbierbaren Wirkstoffs bei der gastrischen Entleerung führen und\neine gefährliche Überdosierung zur Folge haben (vgl. Beschreibung S. 3\nZ. 29 bis 38).\n\n9 Durch das Streitpatent soll eine Verabreichungsform bereitgestellt\nwerden, bei der der Wirkstoff eine gute Bioverfügbarkeit besitzt (vgl. Beschreibung S. 3 Z. 41/42).\n\n10 Hierzu lehrt das Streitpatent in seinem Patentanspruch 1, eine pharmazeutische Zusammensetzung mit der bekannten Verbindung der allgemeinen Formel (II) in mikronisierter Form zur Verfügung zu stellen. Patentanspruch 7 schützt ein Verfahren zur Herstellung der Zusammensetzung, die\nhinsichtlich der Teilchengröße gemäß Patentanspruch 4 näher charakterisiert\nist, bei dem in einem ersten Schritt eine Mikronisierung der Verbindung vorgenommen wird und in einem zweiten Schritt eine Feuchtgranulierung erfolgt\nund die Verbindung anschließend komprimiert wird.\n\n11 II. Das Patentgericht hat das Streitpatent für nichtig erklärt, weil es\ndessen Gegenstand als durch den Stand der Technik nahegelegt angesehen\nhat (Art. 56 EPÜ). Ebenso hat mit Urteil vom 18. November 2011 die Rechtbank van koophandel Antwerpen entschieden.\n\n12 Zur Begründung hat das Patentgericht ausgeführt: Das europäische\nPatent 134 124 (L 3) lehre die Bereitstellung von Piperidin-Derivaten, die der\nallgemeinen Formel (II) des Streitpatents entsprächen. Dabei werde auch\ndas unter der internationalen Bezeichnung Ebastin bekannte\n4-Diphenylmethoxy-1-[3-(4-tert.-butylbenzoyl)-propyl]-piperidin ausdrücklich\ngenannt. Es sei auch beschrieben, dass sich diese Derivate im Vergleich zu\nden Wirkstoffen Cinnarizin und Terfenadin als besonders wirkungsvoll erwiesen hätten. Bekannt sei, dass die unter diese allgemeine Formel fallenden\nVerbindungen eine verminderte Wasserlöslichkeit aufwiesen. Zum Grundlagenwissen des Fachmanns, eines Chemikers oder Pharmazeuten mit Hochschulabschluss, der über mehrjährige Erfahrung auf dem Gebiet der Entwicklung von Arzneimitteln verfüge und der insbesondere mit den Grundlagen der\nFormulierung von Arzneimitteln, d.h. der Galenik, vertraut sei, gehöre es,\ndass eine schlechte Wasserlöslichkeit arzneilich wirksamer Substanzen Ursache einer unzureichenden Bioverfügbarkeit sein könne. Das \"Lehrbuch der\npharmazeutischen Technologie\" von Rudolf Voigt, 7. Auflage, 1987 (insoweit\nvorgelegt als L 10), gebe (S. 471/472) an, dass zur Lösung dieses Problems,\ndas bei arzneilichen Wirkstoffen häufig auftrete, eine Erhöhung der Löslichkeit erforderlich sei, wobei die Teilchengröße eine wesentliche Rolle spiele.\nDurch eine Vergrößerung der Oberfläche werde nämlich die Lösungsgeschwindigkeit, die bei vielen Arzneistoffen den geschwindigkeitsbestimmenden Schritt des Resorptionsprozesses darstelle, in starkem Maß erhöht. Als\ngeeignete Methode nenne die L 10 an erster Stelle die Mikronisierung. Zwar\nwerde in diesem Zusammenhang auch auf weitere Möglichkeiten zur Verringerung der Teilchengröße verwiesen. Bei diesen Vorgehensweisen handle\nes sich jedoch um Verfahrensmaßnahmen, die der Fachmann nicht primär in\nErwägung ziehen werde, weil sie einen höheren verfahrenstechnischen Aufwand erforderten und weil zum anderen Hilfsmittel benötigt würden.\n\n13 Da die schlechte Wasserlöslichkeit des Arzneistoffs einen Wirkstoffverlust und damit einen wirtschaftlichen Verlust zur Folge habe, habe für\n\nden Fachmann ausreichend Veranlassung bestanden zu untersuchen, ob die\nBioverfügbarkeit den Anforderungen genüge, zumal es das Lehrbuch von\nVoigt (insoweit vorgelegt als L 29, S. 607) als unerlässlich erachte, bei\nschwer wasserlöslichen Stoffen die Bioverfügbarkeit zu überprüfen. Der\nFachmann sei auch nicht durch die ihm bekannte Gefahr der Aggregatbildung von der Mikronisierung abgehalten worden, denn dieser habe durch\nden Zusatz von Hilfsstoffen wie Tensiden, den Patentanspruch 1 nicht ausschließe, begegnet werden können.\n\n14 III. Die Berufung macht geltend, dass der Fachmann schon keinen\nAnlass gehabt habe, die Bioverfügbarkeit von Ebastin, das als Arzneimittel\nzugelassen gewesen sei, als unzureichend anzusehen. Jedenfalls habe es\nsich dem Fachmann als näherliegend aufgedrängt, zu einer Verbesserung\nder Bioverfügbarkeit nicht die freie Base, sondern ein Säureadditionssalz von\nEbastin einzusetzen. Weiter habe die Erkenntnis nicht nahegelegen, dass\ndurch die Mikronisierung eine bessere Löslichkeit zu erreichen sei. Die Mikronisierung sei nicht notwendigerweise einfach durchzuführen und könne den\nan sich unerwünschten Zusatz von Tensiden zum Wirkstoff erfordern. Wegen\ndes verhältnismäßig niedrigen Schmelzpunkts des Wirkstoffs Ebastin und der\nim Mahlwerk auftretenden Erhitzung bestehe zudem die Gefahr, dass der\nWirkstoff schmelze. Weiter hat sie vorgebracht, dass beim Vermahlen von\nschwerlöslichen Stoffen bevorzugt weitere hydrophobe Oberflächen geschaffen würden, die nicht zu einer erhöhten Lösungsgeschwindigkeit führten.\nSchließlich verschlechtere auch die Adsorption von Luft, die beim Mikronisieren auftrete, die Wasserlöslichkeit des Wirkstoffs.\n\n15 IV. Diesen Angriffen hält das angefochtene Urteil stand.\n\n1. Der Wirkstoff des Streitpatents war, was auch die Beklagte nicht in\n16\nZweifel zieht, aus der europäischen Patentschrift 134 124 (L 3) bekannt. Diese nennt den Wirkstoff Ebastin ausdrücklich (Beschreibung S. 7 Z. 10: \"compound 1\"). Auch die therapeutische Anwendbarkeit dieser Substanz war aus\n\nder L 3 bekannt (S. 6 Z. 60 bis 63: \"The piperidine derivatives of general formula I possess potent selective histamine H1-receptor blocking and calcium\nantagonist properties and should prove useful in the treatment of a variety of\nrespiratory, allergic and cardiovascular disease states.\"). Tabelle 1 dieses\nPatents belegt auch die hohe therapeutische Wirksamkeit des Wirkstoffs. Der\nÜberschuss des Streitpatents besteht damit nach Patentanspruch 1 ausschließlich in dem für eine bessere Bioverfügbarkeit eingesetzten Schritt der\nMikronisierung.\n\n17 2. Entgegen der Meinung der Berufung hat das Patentgericht zu\nRecht angenommen, dass der von ihm zutreffend definierte Fachmann Anlass hatte, sich um eine verbesserte Bioverfügbarkeit von Ebastin zu bemühen. Wie zu I ausgeführt, schildert die Streitpatentschrift, dass die vollständige Resorption des dem Patienten oral verabreichten Wirkstoffs durch seine\ngeringe Löslichkeit in Wasser gefährdet wird. Anhaltspunkte dafür, dass dies\nunzutreffend wäre, sind weder von der Beklagten vorgebracht noch haben\nsie sich aus der Verhandlung und der Beweisaufnahme ergeben. Damit waren sie jedoch für den Fachmann, der sich wie bei der Verwendung eines\nWirkstoffs als Arzneimittel schon im Interesse einer exakten und zuverlässigen Dosierung stets geboten, des Ausmaßes der Bioverfügbarkeit von Ebastin vergewisserte, feststellbar und gaben Veranlassung zur Prüfung, wie die\nBioverfügbarkeit verbessert werden konnte.\n\n3. Der Senat teilt auch die Wertung des Patentgerichts, dass\n18\n- jedenfalls auch - der Gedanke an eine Mikronisierung zur Verbesserung der\nLöslichkeit für den Fachmann am Prioritätstag naheliegend war. In der L 10\nheißt es (S. 472): \"Um entsprechende Löslichkeitsverhältnisse zu erzielen, ist\n… eine Einflussnahme vor allem auf zwei Parameter möglich, und zwar auf\ncs (Sättigungskonzentration) und auf F (Oberfläche des ungelösten Arzneistoffs) …Eine … Verbesserung der Löslichkeit … ist durch Maßnahmen\nam Arzneistoffmolekül (Salzbildung …), … zu erreichen. Eine Vergrößerung\nder Oberfläche des Arzneistoffs … lässt sich durch mechanische Zerkleine-\n\nrung (z.B. Mikronisierung) … realisieren.\" Auch wenn die Bildung eines Säureadditionssalzes eine weitere in Betracht zu ziehende Maßnahme gewesen\nsein mag, steht dies dem Naheliegen der Mikronisierung nicht entgegen.\n\n19 Der gerichtliche Sachverständige hat die Mikronisierung als die\nnächstliegende Maßnahme zur Verbesserung der Löslichkeit und damit der\nBioverfügbarkeit angesehen. Er hat insbesondere darauf hingewiesen, dass\nes sich um eine Maßnahme handele, die verhältnismäßig einfach und jedenfalls einfacher als die Bereitstellung einer geeigneten Salzform durchgeführt\nund daraufhin überprüft werden könne, ob und gegebenenfalls unter welchen\nModifikationen sie sich im konkreten Fall als zielführend erweise. Danach ist\naber nicht zweifelhaft, dass eine Mikronisierung des Wirkstoffs aus fachmännischer Sicht zumindest zu erwägen war. Darauf, ob die Mikronisierung für\nden Fachmann die \"nächstliegende\" Lösung des Problems war, Ebastin in\nhoher Bioverfügbarkeit bereitzustellen, kommt es im Ergebnis nicht an. Der\nPatentfähigkeit ermangelt nicht nur das nächstliegende Vorgehen, sondern\njede für den Fachmann naheliegende Lösung eines technischen Problems\n(BGH, Urteil vom 7. Dezember 1999 - X ZR 40/95, GRUR 2000, 591, 596\n- Inkrustierungsinhibitoren; vom 10. Dezember 2002 - X ZR 68/99, GRUR\n2003, 317, 320 - kosmetisches Sonnenschutzmittel I). Es gibt auch keinen\nRechtssatz, dass nur die Lösungsalternative, die der Fachmann voraussichtlich zunächst ausprobieren würde, naheliegend sei (BGH, Urteil vom\n18. Februar 1997 - X ZR 25/95, bei Bausch, Nichtigkeitsrechtsprechung in\nPatentsachen, BGH 1994 bis 1998, 445 - Zerstäubervorrichtung; vom 26. Juli\n2001 - X ZR 93/95, Mitt. 2002, 16 - Filtereinheit). Kommen für den Fachmann\nAlternativen in Betracht, können somit mehrere von ihnen naheliegend sein\n(vgl. BGH, Urteil vom 6. Mai 2003 - X ZR 113/00 [Flachantenne], juris\nRn. 47).\n\n4. Die von der Beklagten gegen das Naheliegen der Mikronisierung\n20\nangeführten Argumente konnten den Fachmann, wie die Anhörung des gerichtlichen Sachverständigen ergeben hat, nicht davon abhalten, diesen Weg\n\nzu beschreiten. Die Argumentation der Beklagten läuft letztlich darauf hinaus,\ndass der Fachmann durch die von ihr vorgebrachten Gesichtspunkte davon\nabgehalten worden sei, den in der Literatur beschriebenen und bekannten\nVerfahrensschritt der Mikronisierung zu erproben, und es stattdessen allein\nunternommen hätte, die Bioverfügbarkeit auf andere Weise, insbesondere\ndurch die Schaffung eines Säureadditivsalzes von Ebastin, zu verbessern. In\nder Tat spricht die den Wirkstoff und seine therapeutische Verwendbarkeit\noffenbarende L 3 auch solche Salze, nicht aber die Mikronisierung an. Die\nL 10 bezeichnet weiter, worauf die Berufung hinweist, die Bildung wasserlöslicher Salze als \"altbewährte Methode\" (S. 474 unter 23.3.3). Alles dies begründet aber für sich im Sinn der Senatsrechtsprechung keine allgemeine,\neingewurzelte Fehlvorstellung, die den Fachmann davon abgehalten hätte,\ndie Mikronisierung zur Verbesserung der Bioverträglichkeit einzusetzen (vgl.\nnur BGH, Urteil vom 4. Juni 1996 - X ZR 49/94, BGHZ 133, 57, 67 = GRUR\n1997, 857, 860 - Rauchgasklappe; Urteil vom 15. September 2009\n- X ZR 115/05, GRUR 2010, 322 Rn. 41 ff. - Sektionaltor).\n\n21 5. Auch die weiteren von der Beklagten im Einzelnen angeführten\nGesichtspunkte sind nicht geeignet, eine Veranlassung für den Fachmann zu\nbelegen, von einer Mikronisierung von vornherein und ohne, dass er bei deren Durchführung auf nicht oder nicht ohne weiteres zu überwindende Probleme gestoßen wäre, Abstand zu nehmen.\n\n(a) Dass die Mikronisierung nicht ohne einen gewissen Aufwand\n22\ndurchzuführen gewesen sein mag, stand von vornherein einer Beschäftigung\ndes Fachmanns mit diesem bekannten Verfahrensschritt nicht entgegen.\n\n23 (b) Vorbehalten, die darauf beruhen konnten, dass in einem Mahlwerk\ndie Gefahr der Erhitzung und des Schmelzens des Wirkstoffs bestehe, steht\nschon entgegen, dass - wie der gerichtliche Sachverständige unwidersprochen ausgeführt hat - hierzu zweckmäßigerweise eine für Zwecke der Feinzerkleinerung bekannte Luftstrahlmühle (vgl. L 9 - Georges Boullay, STP\n\nPharma 1985, 1 (4), S. 296 ff.) eingesetzt werden konnte, die nicht zu einer\nErhitzung des Wirkstoffs, sondern über den Gasstrahl sogar zu dessen Kühlung geführt hätte und deshalb im Lehrbuch von Voigt (S. 36) ausdrücklich\nfür den Zweck empfohlen wird, thermolabile Arzneimittel schonend auf den\ngewünschten Feinheitsgrad zu bringen.\n\n24 (c) Der - vom gerichtlichen Sachverständigen als zutreffend bestätigte - Gesichtspunkt, dass hydrophobe Stoffe bei einer Zerkleinerung nicht selten zur Agglomeration neigen und die Zerkleinerung weitere hydrophobe\nOberflächen schaffen kann, was sich auf die Löslichkeit und damit auf die\nBioverfügbarkeit negativ auswirken kann, hielt den Fachmann, wie der gerichtliche Sachverständige angegeben hat, nicht davon ab, die Mikronisierung zur Verbesserung der Löslichkeit einzusetzen. Insoweit tritt der Senat\nder von Fachkunde getragenen Beurteilung durch das Patentgericht bei, das\nzutreffend darauf verwiesen hat, dass solchen Schwierigkeiten - wenn sie\nüberhaupt auftraten - durch eine Verbesserung der Benetzbarkeit, insbesondere die Zugabe von Tensiden, beizukommen war, worauf auch die L 9 verweist (vgl. BPatGU 14). Soweit die Berufung weiter darauf verweist, dass\nnach der L 10 bei stark (dort: ausgeprägt; S. 476) hydrophoben Arzneistoffen\neine Teilchenzerkleinerung zu einer Verschlechterung der Löslichkeitsverhältnisse führe, krankt ihre Argumentation schon daran, dass sie nicht aufzeigt, dass der Fachmann davon ausgehen musste, dass Ebastin ein stark\nhydrophober Stoff in diesem Sinn ist; die von ihr genannte Belegstelle im Urteil der Vorinstanz belegt dies nicht. Auch der gerichtliche Sachverständige\nhat darauf hingewiesen, dass die geringe Löslichkeit eines Stoffes nicht notwendigerweise mit einer ausgeprägten Hydrophobie verbunden ist. Im Übrigen wird die apodiktische Aussage bei Voigt unmittelbar nachfolgend durch\nden Hinweis relativiert, dass sich bei derartigen Arzneistoffen die Lösungsgeschwindigkeit durch Umkristallisieren aus tensidhaltiger Lösung steigern\nlasse.\n\n25 (d) Schließlich kann auch das Argument der Beklagten, dass die Adsorption von Luft, die bei der Mikronisierung zu befürchten sei, eine verschlechterte Wasserlöslichkeit zur Folge habe, nicht mit Erfolg gegen das\nNaheliegen der Mikronisierung ins Feld geführt werden. Der gerichtliche\nSachverständige hat hierzu überzeugend ausgeführt, dass dem erforderlichenfalls mit der bekannten und etwa bei Voigt (insoweit vorgelegt als L 23\nunter 8.3.2.1. S. 158 ff.) beschriebenen Feuchtgranulierung wirksam begegnet werden konnte.\n\n26 (e) Zu dem Argument, dass es dem Fachmann habe unerwünscht erscheinen müssen, zur Verbesserung der Lösungsgeschwindigkeit durch Mikronisierung auf die Hinzufügung eines Tensids zum Wirkstoff angewiesen zu\nsein, hat der gerichtliche Sachverständige schließlich überzeugend ausgeführt, man werde zunächst versuchen, ohne ein Tensid auszukommen, bei\niterativem Vorgehen es aber bei Bedarf in einem Folgeschritt einsetzen. Ein\nsolches Tensid sei auch kein Allergen und deshalb für die vorgesehenen therapeutischen Zwecke nicht per se nachteilig. Im Übrigen hat der Sachverständige darauf hingewiesen, dass weitere Hilfsstoffe wie inerte Zucker zur\nHydrophilierung in Betracht kommen.\n\n27 6. Demnach kann entgegen der Auffassung der Beklagten nicht davon ausgegangen werden, dass der Fachmann annahm, die Mikronisierung\nwerde nicht zu der gewünschten Verbesserung der Löslichkeit von Ebastin\nführen. Die ein Naheliegen jedenfalls begründende \"angemessene Erfolgserwartung\" im Sinn insbesondere der Praxis der Beschwerdekammern\ndes Europäischen Patentamts (vgl. nur EPA - T 60/89, ABl. EPA 1992, 268 =\nGRUR Int. 1992, 771, 775 - Fusionsproteine; schweiz. Bundesgericht, GRUR\nInt. 1996, 1059, 1063 - Manzana II) bei der Mikronisierung ist damit ungeachtet nicht von vornherein auszuschließender Schwierigkeiten im Einzelnen, die\naber nicht spezifisch mit der Struktur von Ebastin zusammenhängen, nicht zu\nverneinen.\n\n28 V. Mit dem Patentgericht ergab sich auch der Gegenstand des Patentanspruchs 7, hinsichtlich dessen sich die Beklagte allein auf einen gegenüber Patentanspruch 1 überschießenden erfinderischen Gehalt beruft, in\nnaheliegender Weise aus dem Stand der Technik. Die Beklagte macht geltend, dass durch die Kombination von Mikronisierung und Feuchtgranulierung eine Verbesserung der Lösungsgeschwindigkeit erzielt werde, die als\nüberraschender synergistischer Effekt über die Summe der Einzelbeiträge\nhinausgehe. Das Patentgericht hat hierzu ausgeführt, es handle sich um eine\nbei der Verarbeitung pulverförmiger Substanzen übliche Maßnahme, die der\nFachmann alleine schon aus Gründen der besseren Handhabbarkeit, beginnend bei der genaueren Dosierbarkeit, bei in mikronisierter Form vorliegenden Wirkstoffen ergreife. Der gerichtliche Sachverständige hat dies bestätigt\nund darauf verwiesen, dass die Herstellung von Tabletten mittels Granulation\nin Lehrbüchern detailliert beschrieben werde, so auch bei Voigt (siehe hierzu\noben unter III 5 (e)). Ob das Ausmaß der Löslichkeitssteigerung überraschend ist, kann angesichts dessen dahinstehen. Denn auch ein überraschender Synergieeffekt kann erfinderische Tätigkeit nicht begründen, wenn\ndie Maßnahmen, die diesen Effekt zur Folge haben, wie hier nahegelegt waren (BGH, Urteil vom 10. Dezember 2002 - X ZR 68/99, GRUR 2003, 317\n- kosmetisches Sonnenschutzmittel I; Urteil vom 14. Mai 2009\n- Xa ZR 148/05, GRUR 2009, 936 - Heizer).\n\n29 VI. Die Kostenentscheidung folgt aus § 121 Abs. 2 PatG, § 97 Abs. 1\nZPO.\n\nMeier-Beck Keukenschrijver Mühlens\n\nGrabinski Bacher\n\nVorinstanz:\nBundespatentgericht, Entscheidung vom 19.02.2009 - 3 Ni 63/07 (EU) -","source":null,"source_url":null,"url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2012-03-06/x-zr-50-09","cited_norms":[{"jurabk":"PatG","ref":"§ 121","ref_norm":"121","n":1},{"jurabk":"ZPO","ref":"§ 97","ref_norm":"97","n":1}],"authoritative_source":null,"attribution":null,"source_info":{"name":"nu:legal Deutsches Recht","operator":"Nulegal GmbH","terms":"https://recht.nulegal.eu/nutzungsbedingungen","attribution":"Source: nu:legal – recht.nulegal.eu","license_url":"https://recht.nulegal.eu/license","url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2012-03-06/x-zr-50-09","retrieved":"2026-10-24 08:01:16.733836+00:00"},"card":{"id":"bgh/2012-03-06/x-zr-50-09","court":"BGH","court_id":"bgh","court_as_stated":"BGH","panel":"10. 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