{"status":"available","ecli":null,"court":"BGH","senate":"10. Zivilsenat","decided":"2011-01-11","aktenzeichen":"X ZR 104/07","doktyp":"Urteil","leitsatz":null,"text_plain":"BUNDESGERICHTSHOF\nIM NAMEN DES VOLKES\n\nURTEIL\nX ZR 104/07 Verkündet am:\n11. Januar 2011\nWermes\nJustizamtsinspektor\nals Urkundsbeamter\nder Geschäftsstelle\n\nin der Patentnichtigkeitssache\n\nDer X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 11. Januar 2011 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier-Beck, den Richter Keukenschrijver, die Richterin Mühlens und die Richter\nDr. Grabinski und Dr. Bacher\n\nfür Recht erkannt:\n\nDie Berufung gegen das Urteil des 3. Senats (Nichtigkeitssenats)\ndes Bundespatentgerichts vom 22. Februar 2007 wird auf Kosten\nder Beklagten zurückgewiesen.\n\nVon Rechts wegen\n\nTatbestand:\n\n1 Die Beklagte ist Inhaberin des am 30. Dezember 1991 unter Inanspruchnahme der Priorität der finnischen Patentanmeldung 906 469 vom 31. Dezember 1990 angemeldeten und mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 565 541 (Streitpatents), das\nein \"diagnostisches Verfahren zum Nachweis des Zerreißens von fötalen Membranen und Testsatz zur Ausführung des Verfahrens\" betrifft und 13 Patentansprüche umfasst. Die nebengeordneten Patentansprüche 1 und 8 lauten in der\nVerfahrenssprache Englisch:\n\n\"1. A diagnostic method for detecting the rupture of fetal membranes, said method being based on the determination of a protein present in a vaginal secretion sample, characterized in that\nthe protein to be detected is a insulin-like growth factor binding\nprotein 1, IGFBP-1, the presence of IGFBP-1 resulting from the\nrupture of fetal membranes being detected in the sample with\nthe aid of at least one specific binding substance of IGFBP-1 by\nadjusting the test conditions so that a positive result appears\nonly, when the concentration of IGFBP-1 in the sample is above\nthe threshold value of IGFBP-1 deriving from other sources\nthan the presence of amniotic fluid.\n\n8. A test kit for the diagnosis of the rupture of fetal membranes in\naccordance with the method of claim 1, characterized in that the\nkit contains at least one reagent containing a specific binding\nsubstance of a insulin-like growth factor binding protein 1,\nIGFBP-1, for detecting the presence of IGFBP-1, said kit being\nadapted for giving a positive signal only when the concentration\nof IGFBP-1 in a vaginal secretion sample is above the threshold\nvalue of IGFBP-1 deriving from other sources than the presence\nof amniotic fluid.\"\n\n2 In der deutschen Übersetzung der Patentschrift lauten sie:\n\n\"1. Diagnostisches Nachweisverfahren für die Ruptur von fötalen\nMembranen, wobei das Verfahren auf der Bestimmung eines\nProteins basiert, das in einer Vaginalsekretprobe vorhanden ist,\ndadurch gekennzeichnet, dass das nachzuweisende Protein\ndas den Insulin-ähnlichen Wachstumsfaktor bindende Protein 1\n(IGFBP-1) ist, wobei das Vorhandensein von IGFBP-1 aus der\nRuptur von fötalen Membranen resultiert, die in der Probe mit\nHilfe von mindestens einer spezifisch IGFBP-1 bindenden Substanz nachgewiesen wird, indem man die Testbedingungen so\neinstellt, dass ein positives Ergebnis nur dann erzielt wird, wenn\ndie IGFBP-1-Konzentration in der Probe über dem Schwellenwert von IGFBP-1 liegt, das aus anderen Quellen als der Amnionflüssigkeit stammt.\n\n8. Diagnostischer Testkit für die Ruptur von fötalen Membranen\ngemäß dem Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Kit mindestens ein Reagenz mit einer spezifisch bindenden Substanz für das den Insulin-ähnlichen Wachstumsfaktor bindende Protein 1 (IGFBP-1) enthält, zum Nachweis der Anwesenheit von IGFBP-1, wobei dieser Kit angepasst\nwurde, um nur dann ein positives Signal zu erzeugen, wenn die\nIGFBP-1-Konzentration in einer Vaginalsekretprobe über einem\nSchwellenwert von IGFBP-1 liegt, das aus anderen Quellen als\naus der Amnionflüssigkeit stammt.\"\n\n3 Die Klägerin, die im Lauf des Verfahrens ihre Firmenbezeichnung und ihre\nRechtsform geändert hat, hat geltend gemacht, das Streitpatent offenbare die\nErfindung nicht so deutlich und vollständig, dass ein Fachmann sie ausführen\nkönne, weiterhin, sein Gegenstand gehe über den Inhalt der Anmeldung in der\nursprünglich eingereichten Fassung hinaus und es sei nicht patentfähig, weil\nsein Gegenstand gegenüber dem Stand der Technik jedenfalls nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruhe. Sie hat sich hierzu insbesondere auf die Veröffentlichungen von Rutanen/Bohn/Seppälä, Radioimmunoassay of placental protein 12, Am. J. Obstet. Gynecol. 144 (1982) 460-463 (E1), Rochelson/Rodke/\n\nWhite/Bracero/Baker, A Rapid Colorimetric AFP Monoclonal Antibody Test for\nthe Preterm Rupture of the Membranes, Obstetrics & Gynecology 69 (1987)\n163-165 (E7), Rochelson/Richardson/Macri, Rapid Assay: Possible Application\nin the Diagnosis of Premature Rupture of the Membranes, Obstetics & Gynecology 62 (1983), 414 (E10) und Bell, Secretory endometrial and decidual proteins, Human Reproduction 1 (1986), 129-143 (E12), sowie auf weitere Veröffentlichungen bezogen.\n\n4 Das Patentgericht hat das Streitpatent mit Wirkung für die Bundesrepublik\nDeutschland antragsgemäß in vollem Umfang für nichtig erklärt.\n\n5 Hiergegen richtet sich die Berufung der Beklagten, die das Klagepatent in\nseiner erteilten Fassung verteidigt. Die Klägerin tritt dem Rechtsmittel entgegen.\n\n6 Als gerichtlicher Sachverständiger hat Prof. Dr. B. , Leiter des\nInstituts für Biomedizinische Technik, P. , ein schriftliches Gutachten erstattet, das er in der mündlichen Verhandlung erläutert und\nergänzt hat. Die Klägerin hat sachverständige Stellungnahmen von Priv.-Doz.\nDr. M. , M. , die Beklagte eine Stellungnahme von Prof.\nDr. H. , B. , eingereicht.\n\nEntscheidungsgründe:\n\n7 Die Berufung der Beklagten bleibt ohne Erfolg.\n\n8 I. Das Streitpatent betrifft nach seinem Patentanspruch 1 ein diagnostisches Nachweisverfahren für den Blasensprung (in der deutschen Übersetzung in Anlehnung an den englischsprachigen Begriff der [premature] rupture of fetal membranes [PROM] als Ruptur fötaler Membranen bezeichnet), wobei das Verfahren auf der Bestimmung eines bestimmten Proteins (IGFBP-1)\nbasiert, das im Vaginalabstrich vorhanden ist. Bei vorzeitigem Reißen der\nFruchtblase ist die Diagnose von hoher Bedeutung, weil mit ihm ein signifikant\nerhöhtes Risiko einer intrauterinen Infektion einhergeht. Dieses Risiko ist umso\ngrößer, je mehr Zeit zwischen dem Blasensprung und der Geburt verstreicht\n(Beschreibung S. 2 Z. 3 bis 12). Die Beschreibung des Streitpatents gibt weiter\nan, dass verschiedene nicht zufriedenstellende Verfahren zum Nachweis von\nAmnionflüssigkeit (Fruchtwasser) in der Vagina entwickelt und angewendet\nworden seien.\n\n9 Durch das Streitpatent soll eine weitere Methode zur Feststellung des Blasensprungs zur Verfügung gestellt werden, die schnell, einfach und zuverlässig\ndurchgeführt werden kann und Schwierigkeiten, die sich bei anderen Tests ergeben, nicht aufweist (vgl. Beschreibung S. 2 Z. 40 bis 44).\n\n10 Hierzu stellt Patentanspruch 1 des Streitpatents ein Verfahren unter\nSchutz,\n\n(1) bei dem das (infolge des Blasensprungs) in einer Vaginalsekretprobe vorhandene Protein IGFBP-1 bestimmt wird,\n\n(2) wobei die Bestimmung erfolgt\n\n(2.1) in der Probe\n\n(2.2) mittels einer für IGFBP-1 spezifischen Bindungssubstanz\n\n(2.3) unter derart eingestellten Testbedingungen, dass sich ein\npositives Ergebnis nur dann ergibt, wenn die Konzentration\nvon IGFBP-1 in der Probe über einem Schwellenwert von\nIGFBP-1 aus anderen Quellen als der Amnionflüssigkeit liegt.\n\n11 Die Beschreibung des Streitpatents führt hierzu aus, es seien zwar Testverfahren zur Bestimmung der IGFBP-1-Konzentration und monoklonale Antikörper gegen dieses Protein entwickelt worden, die Untersuchungen hätten jedoch nicht zu klinischen Anwendungen geführt. Auch gebe es keinen Vergleich\nzwischen den Konzentrationen von IGFBP-1 in Amnionflüssigkeit und in anderen in der Vagina vorhandenen Sekreten. Eine Untersuchung habe ergeben,\ndass die Konzentration von IGFBP-1 in der Amnionflüssigkeit in allen Fällen\nmehr als hundertfach höher sei als im mütterlichen Serum. Es handle sich um\nden größten Unterschied zwischen einem Protein im Blut und in der Amnionflüssigkeit, der der Erfinderin bekannt sei. Aus diesem Grund eigne sich\nIGFBP-1 ausgezeichnet zum Nachweis der Anwesenheit von Amnionflüssigkeit\nauch dann, wenn diese mit Blut vermischt sei (Beschreibung S. 3 Z. 34 bis S. 5\nZ. 49).\n\n12 Der Nachweis des Proteins kann mit unterschiedlichen biochemischen\nVerfahren geführt werden, insbesondere immunologisch mit bestimmten Bindeproteinen wie monoklonalen Antikörpern; dies ist Gegenstand der Unteransprüche 2 und 3. Die Beschreibung des Streitpatents führt weiter aus, die Nachweisgrenze könne auf einen geeigneten Wert eingestellt werden, so dass eine\nniedrige IGFBP-1-Konzentration, die bereits durch Blut oder ein anderes Sekret\nin der Probe hervorgerufen werde, kein als positiv zu interpretierendes Signal\n\nergebe (Beschreibung S. 5 Z. 65 bis S. 6 Z. 2). Die Anzeige des Testergebnisses kann durch eine radioaktive Markierung erfolgen, bei der die Antikörper einen Isotopenmarker tragen (Beschreibung S. 3 Z. 34 bis 39); Patentanspruch 1\nüberlässt es jedoch dem Fachmann, das Testergebnis in geeigneter Weise erkennbar zu machen.\n\n13 II. Einige Begriffe bedürfen dabei der näheren Erläuterung.\n\n14 IGFBP-1 bezeichnet das Protein \"Insulin-like Growth Factor Binding Protein 1\" (das Insulin-ähnliche Wachstumsfaktor bindende Protein), das in der Literatur auch als α1-PEG bezeichnet wird, insbesondere im Serum schwangerer\nFrauen nachweisbar ist und in Amnionflüssigkeit hundert- bis tausendfach vermehrt gegenüber mütterlichem Serum vorkommt. Es handelt sich dabei um ein\nProtein der Uterusschleimhaut.\n\n15 Amnionflüssigkeit (amniotic fluid) ist das Fruchtwasser, eine in der Fruchtblase gebildete klare, wässrige Körperflüssigkeit.\n\n16 Die vorzeitige Ruptur von fötalen Membranen (PROM) ist die spontane\nRuptur der Membran mindestens 24 Stunden vor dem Einsetzen von Wehen\nzum errechneten Termin oder bei einer Fehlgeburt (Blasensprung). Sie tritt bei\netwa 5 bis 10 % der Geburten auf und ist die Ursache von etwa 10 % perinataler Todesfälle. Etwa 30 bis 50 % der vorzeitigen Blasensprünge treten ein,\nwenn die Schwangerschaftsdauer weniger als 37 Wochen beträgt und das Ende der Schwangerschaft somit noch nicht termingerecht ist.\n\n17 III. Das Patentgericht hat das Streitpatent für nichtig erklärt, weil es\ndessen Gegenstand nicht als patentfähig angesehen hat. Es werde dem Fach-\n\nmann, einem mit der Entwicklung von diagnostischen Tests befassten und vertrauten Biochemiker, Chemiker oder Mediziner mit Ausbildungsschwerpunkt in\nklinischer Chemie, jedenfalls durch die Entgegenhaltung E7 nahegelegt, wobei\nes sich von der Lehre der E7 in der Wahl von IGFBP-1 als dem in einer Probe\nvon Vaginalsekret anstelle von α-Fetoprotein (AFP) zu bestimmenden Protein\nunterscheide. Darin sei indessen kein erfinderisches Zutun zu erkennen, weil\ndem Fachmann bereits vor dem Prioritätstag aus der E1 bekannt gewesen war,\ndass IGFBP-1 in sehr viel höherer Konzentration in Amnionflüssigkeit als in anderen Körperflüssigkeiten vorkomme. Der Fachmann werde bei der Suche nach\neiner Substanz, deren Bestimmung in Amnionflüssigkeit eine rasche und sichere Diagnose eines vorzeitigen Blasensprungs zu unterschiedlichen Zeitpunkten\nder Schwangerschaft ermöglichen könne, auf die E1 stoßen. Eine besondere\nAnregung zur Verwendung von IGFBP-1 als diagnostischem Marker zur Feststellung eines vorzeitigen Blasensprungs ergebe sich für den Fachmann aus\nder E1 bereits unmittelbar wegen der gegenüber Serum drastisch erhöhten\nKonzentration von IGFBP-1 in Amnionflüssigkeit und weiterhin dadurch, dass in\ndieser Veröffentlichung auf die besondere Eignung der Messwerte dieser Substanz bei anormalem Verlauf der Schwangerschaft, der, wie ihm bekannt sei, in\nden meisten Fällen mit einer vorzeitigen Ruptur fötaler Membranen einhergehe,\nausdrücklich hingewiesen werde (E1 S. 460; Zusammenfassung letzter Satz).\nSeinen Blick werde der Fachmann aber auch schon deshalb nicht von IGFBP-1\nals Markersubstanz abwenden können, weil die Empfindlichkeit und damit die\nStöranfälligkeit eines entsprechenden Tests beispielsweise durch die Anwesenheit von Blut in Vaginalproben gerade wegen der gegenüber anderen Körperflüssigkeiten wie Blut etwa hundert- bis tausendfach höheren Konzentration in\nAmnionflüssigkeit und der damit einhergehenden hohen Verdünnbarkeit deutlich geringer sei.\n\n18 IV. Dies hält der Überprüfung stand. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Streitpatents ergab sich für den Fachmann am Prioritätstag in\nnaheliegender Weise aus dem Stand der Technik (Art. 54 EPÜ). Dies füllt den\nNichtigkeitsgrund des Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜbkG, Art. 138 Abs. 1\nBuchst. a EPÜ aus.\n\n19 Die Parteien stimmen darin überein und auch der gerichtliche Sachverständige sieht dies nicht anders, dass die Leistung, die der vom Patentgericht\nzutreffend bestimmte Fachmann vollbringen musste, sowohl hinsichtlich des\nVerfahrensanspruchs als auch hinsichtlich des Sachanspruchs allein darin liegt,\nα-Fetoprotein (AFP), wie es bei dem Testverfahren nach der E7 verwendet\nwird, durch IGFBP-1 als weitere in der Amnionflüssigkeit vorhandene und damit\nbei einem vorzeitigen Blasensprung mittels eines Vaginalabstrichs nachweisbare Bindungssubstanz (Marker) zu ersetzen. Dies war dem Fachmann indessen\ndurch den Stand der Technik nahegelegt.\n\n20 Mit dem AFP-Test stand bereits ein Test zur Verfügung, der nach Art eines Schnelltests eingesetzt werden konnte. Die E7 beschreibt einen Schnelltest\n(\"a rapid monoclonal antibody test\"), bei dem ein steriles Wattestäbchen in das\nhintere Scheidengewölbe geführt, dann in die Lösung eines konjugierten, AFP-\nspezifischen monoklonalen Maus-Immunoglobulins eingeführt, anschließend\nentfernt und gewaschen, für zehn Minuten in einer Substratlösung platziert und\nnach erneutem Waschen auf eine Blaufärbung abgelesen wird. Weitere Maßnahmen sind dabei nicht erforderlich.\n\n21 Ob der Stand der Technik hierbei eine Anregung zu Änderungen bot,\nhängt nicht notwendigerweise davon ab, ob der AFP-Test Schwächen oder\n\nNachteile aufwies, die es sinnvoll oder gar geboten erscheinen ließen, sich Gedanken über einen anderen Marker zu machen. Jedoch werden vom Fachmann\numso stärkere Bemühungen um Alternativen erwarten sein, desto größer die\nDefizite der im Stand der Technik bekannten Lösungen sind und desto eher er\nerwarten kann, diese Defizite durch bestimmte Maßnahmen zu beseitigen oder\nzumindest zu verringern.\n\n22 Insoweit erschien der AFP-Test noch nicht als optimale Lösung. Rochelson bestätigt dies selbst in seinem Leserbrief an die Herausgeber des British\nJournal of Obstetrics and Gynecology (ebd. 1985, 427, E27). Auch die E7 bringt\ndies zum Ausdruck. Die Untersuchungsgruppe wird beschränkt auf Patientinnen\nin der 36. oder einer früheren Schwangerschaftswoche. Es wird bemerkt, dass\nweitere Variablen praktisch keinen verfälschenden Einfluss ausübten\n- erwartungsgemäß mit Ausnahme von Blut. Zur Überwindung dieser Schwierigkeit wird eine Referenzmessung in Gestalt eines gleichzeitigen Tests von\nperipherem Blut angeboten. Im Übrigen wird der Test auf einen etwas höheren\nSchwellenwert eingestellt, um falsch-positive Ergebnisse bei leichter Blutverunreinigung auszuschließen. Dabei wird in Kauf genommen, dass sich der Test\nbei späterem Gestationsalter nicht mehr eignet oder jedenfalls nicht mehr hinreichend zuverlässig ist. Einleuchtend hat der gerichtliche Sachverständige in\nder erforderlichen Referenzmessung, die bedeute, dass es für den AFP-Test\nkeinen absoluten Schwellenwert geben könne, einen Nachteil dieses Tests gesehen; dies wird aus klinischer Sicht durch die Stellungnahme des Parteigutachters\nDr. M. unterstrichen. Der Fachmann hatte somit Anlass, sich Gedanken\nüber einen weiteren, zudem möglicherweise überlegenen oder auch nur bei\nfortgeschrittenem Gestationsalter besser geeigneten Test zu machen.\n\n23 Wenn der AFP-Test insbesondere in der Verfälschung des Ergebnisses\ndurch Blutbestandteile des Vaginalabstrichs unzureichend war, musste die erste Frage für den Fachmann dahin gehen, ob ein anderer Marker gegenüber\nBlutverunreinigungen der Probe weniger empfindlich ist (ohne deswegen notwendigerweise auch im Ergebnis der bessere Marker zu sein).\n\n24 Schon diese Überlegung spricht gegen das Vorbringen der Beklagten, der\nFachmann hätte, wenn er über eine Alternative zum AFP-Test nachgedacht\nhätte, nach einem anderen fötalen Antigen gesucht, d.h. nach einem solchen,\ndas aus dem Fötus oder der Plazenta stammt und nicht oder nicht in signifikanten Mengen im Serum, Plasma oder Harn der Mutter vorhanden ist, aber keinen\nAnlass gehabt, ein maternales Antigen in Erwägung zu ziehen, wie es das vorwiegend im Endometrium (Gebärmutterschleimhaut) exprimierte IGFBP-1 darstellt. Zwar mag eine bessere Unterscheidbarkeit gegenüber anderen Probenbestandteilen grundsätzlich eher von einer fötalen als von einer maternalen\nBindungssubstanz zu erwarten gewesen sein, obwohl auch Proteine fötalen\nUrsprungs in maternales Gewebe und Körperflüssigkeiten wandern können (wie\ndas Blutproblem beim AFP-Test zeigt). Wenn aber die Unterscheidbarkeit gegenüber Blut zunächst im Vordergrund des Interesses stand, gab es keinen\nGrund, warum nicht auch ein in der Amnionflüssigkeit in signifikanter Menge zur\nVerfügung stehender maternaler Marker in Betracht gezogen werden sollte.\nZudem stellt auch das Antigen Prolaktin, das bereits als Marker vorgeschlagen\nworden war und von Phocas et al. (in Vaginal fluid prolactin: a reliable marker\nfor the diagnosis of prematurely ruptured membranes, European Journal of\nObstetrics & Gynecology and Reproductive Biology 1989, 133, E18) AFP vorgezogen wird, in diesem Sinn ein maternales Antigen dar, da es überwiegend\nvon der Hypophyse und der Decidua produziert wird, wie die Klägerin unwidersprochen vorgetragen hat. Mit der Klägerin ist daher davon auszugehen, dass\n\ndie Klassifikation als maternales oder als fötales Antigen aus fachmännischer\nSicht keinen Grund darstellte, bestimmte Marker von vorneherein auszuschließen.\n\n25 Damit musste sich die Aufmerksamkeit des Fachmanns jedenfalls auch\ndem IGFBP-1-Protein zuwenden. Denn er konnte der E1 entnehmen, dass dieses - dort als Plazentaprotein 12 (PP12) bezeichnete - Protein im Fruchtwasser\nmit einem Spiegel vorlag, der hundert- bis tausendfach höher war als im maternalen Serum. Die in Figur 2 und in Tabelle I wiedergegebenen Werte für die\nGestationswochen 15 bis 40 weisen zwar gewisse Schwankungen auf, die\nhöchste Konzentration im Serum liegt jedoch bei 169 ± 126 ng/ml (Mittelwert ±\nStandardabweichung) in der 22. und 23. Woche, während die niedrigste Konzentration in Amnionflüssigkeit bei 13.178 ± 3.587 ng/ml in der 36. Woche lag.\nIGFBP-1 war damit ein plausibler Kandidat für weitere Untersuchungen, da von\ndiesem Protein mit einiger Wahrscheinlichkeit erwartet werden konnte, dass\nsein Nachweis durch Blutbestandteile in der Probe nicht in relevanter Weise\ngestört werde.\n\n26 Bezüglich weiterer Störfaktoren erlaubte die E1 keine sicheren Schlüsse.\nImmerhin enthält sie aber den Hinweis, immunohistochemische Studien zeigten, dass PP12 im Synzitiotrophoblasten und in Histiozyten des Chorions (der\näußeren Fruchthülle), des Amnions und der Decidua (der Gebärmutterschleimhaut der Schwangeren) sowie in Zellen des intervillösen Raums (zwischen den\nZotten der Plazenta) und fötaler Kapillaren vorkomme. Es wird ferner angegeben, dass PP12-ähnliche Immunreaktivität auch bei 24 von 34 anscheinend gesunden Männern und bei allen nicht-schwangeren Frauen einer Vergleichsgruppe festgestellt worden sei, wobei die Konzentration, soweit nachweisbar,\nbei 8 bis 21 ng/ml bei Männern und bei 9 bis 47 ng/ml bei Frauen gelegen habe.\n\nDies ergab zumindest keine Anhaltspunkte dafür, dass andere Bestandteile des\nVaginalsekrets als Störfaktoren in Betracht kamen.\n\n27 Entgegen der Auffassung der Beklagten bewegte sich das Denken des\nFachmanns nicht auf der Linie, lediglich die Verwendung bereits vorgeschlagener und erprobter Marker (wie AFP oder das aus der E18 bekannte Prolaktin)\nzu optimieren. Die Beklagte kann sich dabei nicht darauf berufen, dass die\nSchwierigkeiten, die bei den Verfahren nach dem Stand der Technik bestanden,\nbereits vollständig beseitigt gewesen wären. Das gilt insbesondere für den Test\nnach der E18, der anders als der AFP-Test nach der E7 nicht als Schnelltest\ndurchgeführt werden konnte, sondern einen erheblich höheren apparativen\nAufwand erforderte (Zentrifugieren bei 0°C und Vergleich mit maternalem Serum zur Referenzbildung). Der Austausch des Markers stellt sich damit gegenüber der E18 nicht als Rückschritt, sondern im Gegenteil als Bewahren der bei\nder E7 bereits erreichten Stufe des Schnelltests dar, die die E18 verlassen hatte.\n\n28 Danach kommt es nicht mehr darauf an, ob der Fachmann außerdem\ndurch die E12 einen direkten Hinweis erhielt, dass IGFBP-1 für die Diagnose\neines vorzeitigen Blasensprungs von Bedeutung sein könne.\n\n29 Soweit sich, worauf die Beklagte hinweist, aus der veröffentlichten europäischen Patentanmeldung 316 919 (berichtigte deutsche Übersetzung der nachveröffentlichten Patentschrift als E11 vorgelegt) Vorbehalte gegen die Verwendung eines maternalen Antigens ergeben konnten, ist nicht ersichtlich, dass\nsich diese zu einer eingefahrenen Fehlvorstellung verdichtet hätten, die den\nFachmann davon abgehalten hätten, sich mit IGFBP-1 als Marker zu beschäftigen (vgl. Senat, Urteil vom 12. Mai 1998 - X ZR 115/96, GRUR 1999, 145, 148\n\n- Stoßwellen-Lithotripter; Urteil vom 25. Februar 2010 - Xa ZR 34/08 Rn. 86;\nUrteil vom 13. April 2010 - X ZR 29/07 Rn. 36). Dies geht zu Lasten der Beklagten (vgl. Benkard/Rogge, PatG, 10. Aufl. Rn. 58; Busse/Keukenschrijver, PatG,\n6. Aufl. Rn. 191, jeweils zu § 4 PatG; Keukenschrijver, Patentnichtigkeitsverfahren, 4. Aufl. Rn. 222).\n\n30 Dass die Bestimmung patentgemäß in der Probe (Merkmal 2.1) erfolgt,\nstellt eine Verfahrensführung dar, die sich bei einem Schnelltest in Verbindung\nmit der Vorgabe eines Schwellwerts geradezu aufdrängte, da, wie auch der gerichtliche Sachverständige angegeben hat, hier aufwändige Referenzmessungen nach Möglichkeit zu vermeiden sind.\n\n31 V. Die Kostenentscheidung folgt aus § 121 Abs. 2 PatG i.V.m. § 97\nAbs. 1 ZPO.\n\nMeier-Beck Keukenschrijver Mühlens\n\nGrabinski Bacher\n\nVorinstanz:\nBundespatentgericht, Entscheidung vom 22.02.2007 - 3 Ni 44/05 (EU) -","source":null,"source_url":null,"url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2011-01-11/x-zr-104-07","cited_norms":[{"jurabk":"PatG","ref":"§ 4","ref_norm":"4","n":1},{"jurabk":"PatG","ref":"§ 121","ref_norm":"121","n":1},{"jurabk":"ZPO","ref":"§ 97","ref_norm":"97","n":1},{"jurabk":"IntPatÜbkG","ref":"Art II § 6","ref_norm":"ii-6","n":1}],"authoritative_source":null,"attribution":null,"source_info":{"name":"nu:legal Deutsches Recht","operator":"Nulegal GmbH","terms":"https://recht.nulegal.eu/nutzungsbedingungen","attribution":"Source: nu:legal – recht.nulegal.eu","license_url":"https://recht.nulegal.eu/license","url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2011-01-11/x-zr-104-07","retrieved":"2026-10-24 08:01:14.854495+00:00"},"card":{"id":"bgh/2011-01-11/x-zr-104-07","court":"BGH","court_id":"bgh","court_as_stated":"BGH","panel":"10. 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