{"status":"available","ecli":null,"court":"BGH","senate":"10a. Zivilsenat","decided":"2010-12-16","aktenzeichen":"Xa ZR 32/08","doktyp":"Beschluss","leitsatz":null,"text_plain":"BUNDESGERICHTSHOF\nBESCHLUSS\nXa ZR 32/08\n\nvom\n16. Dezember 2010\nin der Patentnichtigkeitssache\n\nDer Xa-Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 16. Dezember 2010\ndurch den Richter Keukenschrijver, die Richterin Mühlens, die Richter\nDr. Bacher, Hoffmann und die Richterin Schuster\n\nbeschlossen:\n\nVon den erstinstanzlichen Kosten des Rechtsstreits tragen die\nBeklagte 3/4 und die Klägerin 1/4. Die Kosten des Berufungsverfahrens werden gegeneinander aufgehoben.\n\nDer Streitwert wird für das Berufungsverfahren auf 250.000 Euro\nfestgesetzt.\n\nGründe:\n\n1 I. Die Beklagte war Inhaberin des mit Wirkung für die Bundesrepublik\nDeutschland erteilten europäischen Patents 452 862 (Streitpatents), das am\n16. April 1991 unter Inanspruchnahme der Priorität aus einer japanischen Anmeldung vom 18. April 1990 angemeldet und zwischenzeitlich auf die A.\nCorporation übertragen worden ist. Das Streitpatent betrifft\nkugelförmige Keimkerne, kugelförmige Granulate sowie Verfahren zu deren\nHerstellung und umfasst 20 Patentansprüche. Die Patentansprüche 1, 12 und\n16, auf die die übrigen Patentansprüche zurückbezogen sind, lauten in der Verfahrenssprache Englisch:\n\n\"1. A pharmacologically inactive spherical seed core comprising at least 50% by\nweight microcrystalline cellulose having an average degree of polymerization\nof 60 to 375 wherein the spherical seed core has an average particle size of\n100 to 1000 µm, a tapped bulk density of a least 0.65 g/ml, an aspect ratio of\nat least 0.7, a water absorption capacity of 0.5 to 1.5 ml/g, and a friability of\nno more than 1%.\n\n…\n\n12. A spherical granule comprising a spherical seed core according to claim 1,\nhaving coated thereon a powdery layer comprising an active ingredient and\nan outer later of coating provided on the powdery Iayer.\n\n…\n\n16. A process for production of spherical granules, comprising the steps of coating a spherical seed core according to claim 1, with a powder comprising an\nactive ingredient by using an aqueous binding solution, spraying an aqueous\nsolution or suspension of a coating agent thereon, and drying the resulting\ncoated granules.\"\n\n2 Die deutsche Übersetzung lautet:\n\n\"1. Pharmakologisch inaktiver sphärischer Tablettenkern, umfassend wenigstens 50 Gew.-% mikrokristalline Cellulose mit einem durchschnittlichen Polymerisationsgrad von 60 bis 375, wobei der sphärische Tablettenkern eine\ndurchschnittliche Teilchengröße von 100 bis 1000 µm, eine gerüttelte\nSchüttdichte von wenigstens 0,65 g/ml, ein Aspekt-Verhältnis von wenigstens 0,7, eine Wasserabsorptions-Kapazität von 0,5 bis 1,5 ml/g und eine\nBröckligkeit von nicht mehr als 1 % aufweist.\n\n…\n\n12. Sphärisches Korn umfassend einen sphärischen Tablettenkern nach Anspruch 1, beschichtet mit einer pulvrigen Schicht, umfassend einen aktiven\nBestandteil, und eine äußere Schicht einer Beschichtung, angebracht an der\npulvrigen Schicht.\n\n…\n\n16. Verfahren zur Herstellung von sphärischen Körnern, umfassend die Schritte\ndes Beschichtens eines sphärischen Tablettenkerns nach Anspruch 1 mit\neinem Pulver, umfassend einen aktiven Bestandteil, durch Verwendung einer wässrigen Bindemittel-Lösung, das Sprühen einer wässrigen Lösung\noder Suspension eines Beschichtungsmittels darauf und das Trocknen der\nentstandenen beschichteten Körner.\"\n\n3 Die Klägerin hat geltend gemacht, der Gegenstand des Streitpatents sei\nnicht patentfähig und der Gegenstand der von der Beklagten verteidigten Fassung von Patentanspruch 1 gehe über den Inhalt der ursprünglich eingereichten\nUnterlagen hinaus.\n\n4 Die Beklagte hat das Streitpatent in erster Linie in einer Fassung verteidigt, in der Patentanspruch 1 wie folgt lautet (Änderungen gegenüber der erteilten Fassung sind hervorgehoben):\n\n\"1. Pharmakologisch inaktiver sphärischer Tablettenkern, umfassend wenigstens 50 Gew.-% mikrokristalline Cellulose mit einem durchschnittlichen Polymerisationsgrad von 60 bis 375, wobei der sphärische Tablettenkern eine\ndurchschnittliche Teilchengröße (50 Gew.-% des Gesamtgewichts) von 100\nbis 1000 550 µm, eine gerüttelte Schüttdichte von wenigstens 0,65 0,80\ng/ml, ein Aspekt-Verhältnis von wenigstens 0,70, eine Wasserabsorptions-Kapazität von 0,5 0,75 bis 1,50 ml/g und eine Bröckligkeit von nicht mehr als\n1 0,5 % aufweist.\"\n\n5 Das Patentgericht hat das Streitpatent für nichtig erklärt, soweit es über\ndie von der Beklagten verteidigte Fassung hinausgeht, und die Klage im Übrigen abgewiesen. Die Kosten des Rechtsstreits hat es gegeneinander aufgehoben.\n\n6 Dagegen hat sich die Klägerin mit der Berufung gewendet, mit der sie weiterhin eine vollständige Nichtigerklärung des Streitpatents begehrt hat. Die Beklagte ist der Berufung entgegengetreten.\n\n7 Im Auftrag des Senats hat Prof. Dr. S.\n\nein schriftliches Gutachten erstattet.\n\n8 Mit Patentanwaltsschriftsatz vom 29. Oktober 2010 hat die eingetragene\nPatentinhaberin, auf die das Streitpatent im Laufe des Rechtsstreits übertragen\nworden ist, gegenüber dem Patentamt auf das Streitpatent verzichtet. Die Beklagte und die Patentinhaberin haben ferner erklärt, dass sie auf Ansprüche aus\ndem Streitpatent gegenüber der Klägerin für die Vergangenheit verzichten. Die\nParteien haben den Rechtsstreit daraufhin übereinstimmend für erledigt erklärt\nund wechselseitige Kostenanträge gestellt.\n\n9 II. Angesichts des bis zur beiderseitigen Erledigungserklärung erreichten Sach- und Streitstandes entsprach es billigem Ermessen (§ 91a ZPO), die\nauf den verteidigten Teil des Streitpatents entfallenden Kosten gleichmäßig auf\ndie Parteien zu verteilen. Hinsichtlich des nicht verteidigten Teils des Streitpatents, über den in zweiter Instanz nicht mehr zu entscheiden war, bleibt es\nbei der Kostentragungspflicht der Beklagten. Dies führt für die Berufungsinstanz\nzu einer Kostenaufhebung, für die erste Instanz zu einer Verteilung von 3/4 zu\n1/4 zu Lasten der Beklagten.\n\n10 1. Das Streitpatent betrifft sphärische Starterkerne, sphärische Körner\nsowie ein Verfahren zu deren Herstellung.\n\n11 a) Starterkerne dieser Art - für die in der deutschen Übersetzung der\nStreitpatentschrift die nach den Ausführungen des gerichtlichen Sachverständigen irreführende Bezeichnung \"Tablettenkerne\" verwendet wird - werden zur\nHerstellung von pharmazeutischen Präparaten eingesetzt. Im Stand der Technik waren unter anderem Präparate bekannt, bei denen der pharmakologisch\ninaktive Starterkern mit einem Pulver, das aktive Bestandteile enthält, und mit\neinem Film beschichtet ist, um eine kontrollierte Abgabe des Wirkstoffs zu erreichen. Hierfür wurden wässrige oder organische Binde- und Lösungsmittel\neingesetzt. Organische Lösungsmittel werden in der Beschreibung des Streitpatents als ökologisch und ökonomisch nachteilhaft eingeschätzt. Die unter diesen\nAspekten vorzugswürdigen wässrigen Bindemittellösungen führten zu Schwierigkeiten, weil Starterkerne aus Saccharose oder Saccharose/Stärke teilweise\ngelöst würden, wodurch die Oberfläche der Kerne klebrig werde und die Kerne\neine hohe Bröckligkeit (friability) zeigten.\n\n12 Das Streitpatent betrifft vor diesem Hintergrund das technische Problem,\nsphärische Starterkerne zur Verfügung zu stellen, deren Beschaffenheit bei der\nBeschichtung mit wässrigen Binde- oder Lösungsmitteln weniger stark beeinträchtigt wird.\n\n13 b) Zur Lösung dieses Problems wird in der verteidigten Fassung von\nPatentanspruch 1 des Streitpatents ein Starterkern (\"Tablettenkern\") vorgeschlagen, der folgende Merkmale aufweist:\n\n1. Der Starterkern ist\n1.1. pharmakologisch inaktiv und\n1.2. sphärisch.\n\n2. Er umfasst\n2.1. mindestens 50 Gew.- % mikrokristalline Cellulose\n2.2. mit einem mittleren Polymerisationsgrad von 60 bis 375.\n\n3. Er weist auf:\n3.1. eine durchschnittliche Teilchengröße (50 Gew.-% des Gesamtgewichts) von 100 bis 550 μm,\n3.2. eine gerüttelte Schüttdichte von wenigstens 0,80 g/ml,\n3.3. ein Seitenverhältnis von mindestens 0,70,\n3.4. eine Wasserabsorptionskapazität von 0,75 bis 1,50 ml/g und\n3.5. eine Bröckligkeit von nicht mehr als 0,5 %.\n\n14 Patentanspruch 12 betrifft einen beschichteten Kern, Patentanspruch 16\nein Beschichtungsverfahren.\n\n15 2. Die von der Beklagten verteidigte Fassung der Patenansprüche geht\nnach dem bisherigen Sach- und Streitstand nicht über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Unterlagen hinaus und hätte auch nicht zu einer Erweiterung\ndes Schutzbereichs geführt.\n\n16 Dies ergibt sich zwar nicht ohne weiteres daraus, dass alle geänderten\nBereichsangaben in den Merkmalen 3.1 bis 3.5 innerhalb der in der Anmeldung\noffenbarten Grenzen liegen. Die mit der verteidigten Fassung beanspruchte\n\nMerkmalskombination ist in der Anmeldung jedoch jedenfalls deshalb als zur\nErfindung gehörend offenbart, weil für die dort beschriebenen Ausführungsbeispiele in den Tabellen 2 und 5 durchweg Merkmalskombinationen offenbart\nsind, die innerhalb der mit der verteidigten Fassung beanspruchten Bereiche\nliegen. Dies genügt im Sinn der Senatsrechtsprechung (Urteil vom 8. Juli 2010\n- Xa ZR 124/07, GRUR 2010, 910 - fälschungssicheres Dokument) auch dem\nKriterium der \"unmittelbaren und eindeutigen\" Entnehmbarkeit. Nach den Angaben in der Anmeldung liegen die durchschnittliche Teilchengröße bei den\nAusführungsbeispielen zwischen 220 und 550 µm, die gerüttelte Schüttdichte\nzwischen 0,80 und 0,98 g/ml, das Seitenverhältnis zwischen 0,75 und 0,91, die\nWasserabsorptionskapazität zwischen 0,75 und 1,40 ml/g und die Bröckligkeit\nzwischen 0,0 und 0,5 %. Dies bildet einen hinreichenden Ausgangspunkt dafür,\ndass sich die Beklagte auf diesen erkennbar nicht willkürlich gewählten Bereich\nzurückziehen kann.\n\n17 3. Der bis zur übereinstimmenden Erledigungserklärung erreichte Sachund Streitstand ermöglicht dem Senat keine abschließende Beurteilung der Patentfähigkeit.\n\n18 a) Zutreffend hat das Patentgericht den Gegenstand von Patentanspruch 1 in der verteidigten Fassung als neu im Sinne von Art. 54 EPÜ angesehen.\n\n19 Wie auch die Klägerin nicht verkennt, sind weder in dem Aufsatz von Miyake et al in der Zeitschrift Yakuzaigaku Vol. 33 No. 4 S. 167-171 (NiK5; englische Übersetzung in NiK5T) noch in der japanischen Offenlegungsschrift\nSho 61-213201 (NiK6; deutsche Übersetzung in NiK6T) Starterkerne offenbart,\ndie alle in Patentanspruch 1 definierten Merkmale aufweisen. Der Senat hält es\nnach dem zu Grunde zu legenden Sach- und Streitstand auch nicht für hinreichend wahrscheinlich, dass der Fachmann bei Ausführung der in diesen Entgegenhaltungen offenbarten Lehre ohne weiteres Starterkerne mit diesen Eigen-\n\nschaften in die Hand bekommen hätte. Die von der Beklagten anhand von NiK6\ndurchgeführten Versuche haben, wie das Patentgericht im Einzelnen dargelegt\nhat, zu einer höheren Bröckligkeit oder zu einer geringeren Wasserabsorptionskapazität geführt. Für die Behauptung der Klägerin, durch Abwandlung der\nAusgangsparameter könnten die Ergebnisse so verbessert werden, dass alle\nMerkmale von Patentanspruch 1 des Streitpatents vorliegen, gibt es keine konkreten Anhaltspunkte. Zusätzliche Gesichtspunkte, die die zutreffende Beurteilung durch das Patentgericht in Frage stellen können, hat die Klägerin in der\nBerufungsinstanz nicht aufgezeigt.\n\n20 b) Auf der Grundlage des erreichten Sach- und Streitstandes kann der\nSenat nicht abschließend beurteilen, ob der Gegenstand von Patentanspruch 1\nauf erfinderischer Tätigkeit (Art. 56 EPÜ) beruht.\n\n21 Aus den Ausführungen im schriftlichen Gutachten des gerichtlichen Sachverständigen könnte sich ergeben, dass der Fachmann - abweichend von der\nBeurteilung durch das Patentgericht - aufgrund der Entgegenhaltungen NiK5\nund NiK6 Anlass hatte, die Wasserabsorptionskapazität der Starterkerne so\neinzustellen, dass sie innerhalb des in Merkmal 3.4 definierten Bereichs liegt,\nund diesen Parameter mit den anderen Merkmalen des Patentanspruchs zu\nkombinieren. Nach den Ausführungen des Sachverständigen ist dem Fachmann, einem Pharmazeuten oder Chemiker mit Universitätsstudium und vertieften Kenntnissen in pharmazeutischer Technologie, geläufig, dass die Wasserabsorptionskapazität von Bedeutung für das Überziehen der Starterkerne mit\nwässrigen Lösungen oder Suspensionen ist. Hieraus und aus der vom Sachverständigen geäußerten Einschätzung, die Auffindung der Verfahrensparameter zur Herstellung gewünschter Eigenschaften gehöre zur normalen Arbeit\ndes \"durchschnittlichen\" Fachmanns, folgt jedoch noch nicht, dass der Fachmann Anlass hatte, die Parameter gerade in der in Patentanspruch 1 definierten\nWeise festzulegen und hierbei auch die Wasserabsorptionskapazität in die Betrachtung einzubeziehen. Zur Beurteilung dieser Frage hätte es einer weiteren\n\nAufklärung der tatsächlichen Grundlagen durch Befragung des gerichtlichen\nSachverständigen in der mündlichen Verhandlung bedurft. Zu welchem Ergebnis dies geführt hätte, vermag der Senat nicht mit hinreichender Sicherheit abzuschätzen. Dies führt zur Kostenaufhebung hinsichtlich des in die Berufungsinstanz gelangten Teils des Streitgegenstands.\n\n22 4. Dem prozessualen Verhalten der Beklagten kann nicht entnommen\nwerden, dass sie sich freiwillig in die Rolle des Unterlegenen begeben hat. Dabei kann unerörtert bleiben, wieweit dies im Rahmen der Billigkeitsklausel des\n§ 121 Abs. 2 Satz 2 PatG hinreichende Veranlassung dafür bietet, wie nach der\nRechtsprechung im Streitverfahren nach der Zivilprozessordnung die Kosten\ndemjenigen aufzuerlegen, der sich in diese Rolle begibt und sich bereit erklärt,\ndie Kosten des Rechtsstreits zu tragen (vgl. BGH, Beschluss vom 10. Februar\n2004 - VI ZR 110/03, MDR 2004, 698; Beschluss vom 3. Juni 1985\n- II ZR 248/84, MDR 1985, 914; vgl. auch BGH, Beschluss vom 19. Juni 2007\n- KVR 23/98, WuW/E DE-R 2161 Rn. 10 f.). Im Streitfall liegen nämlich keine\nhinreichenden Anhaltspunkte dafür vor, dass sich die Beklagte in vergleichbarer\nWeise in die Rolle des Unterlegenen begeben hat. Die Beklagte hat gegen die\nAusführungen im Gutachten des gerichtlichen Sachverständigen Einwendungen\nerhoben, die nicht ohne weiteres von der Hand zu weisen sind und deren Prüfung eine Befragung des Sachverständigen in der mündlichen Verhandlung erfordert hätte. Sie hat zudem bei der Mitteilung des Verzichts beantragt, die Kosten des Rechtsstreits der Klägerin aufzuerlegen. Angesichts dessen entspricht\nes nicht billigem Ermessen, ihr trotz des ungewissen Verfahrensausgangs die\nKosten in vollem Umfang aufzuerlegen.\n\n23 5. Die Kosten, die auf den nicht verteidigten Teil des Streitpatents entfallen, hat die Beklagte zu tragen. Insoweit ist die Beklagte in erster Instanz\nunterlegen und das Urteil des Patentgerichts nicht angegriffen worden. Diesen\nTeil des erstinstanzlichen Streitgegenstandes hat das Patentgericht zutreffend\nmit der Hälfte des Gesamtwerts bewertet.\n\n24 III. Bei der Festsetzung des Streitwerts für das Berufungsverfahren ist\nder Senat von der übereinstimmenden Einschätzung der Parteien und des Patentgerichts ausgegangen. Für die Berufungsinstanz war die Hälfte des erstinstanzlichen Wertes anzusetzen, weil nur die Klägerin das Urteil des Patentgerichts angefochten hat (vgl. BGH, Beschluss vom 12. Juli 2005 - X ZR 56/04,\nGRUR 2005, 972 - Streitwert im Nichtigkeitsberufungsverfahren).\n\nKeukenschrijver Mühlens Bacher\n\nHoffmann Schuster\n\nVorinstanz:\nBundespatentgericht, Entscheidung vom 20.11.2007 - 3 Ni 41/05 (EU) -","source":null,"source_url":null,"url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2010-12-16/xa-zr-32-08","cited_norms":[{"jurabk":"PatG","ref":"§ 121","ref_norm":"121","n":1},{"jurabk":"ZPO","ref":"§ 91a","ref_norm":"91a","n":1}],"authoritative_source":null,"attribution":null,"source_info":{"name":"nu:legal Deutsches Recht","operator":"Nulegal GmbH","terms":"https://recht.nulegal.eu/nutzungsbedingungen","attribution":"Source: nu:legal – recht.nulegal.eu","license_url":"https://recht.nulegal.eu/license","url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2010-12-16/xa-zr-32-08","retrieved":"2026-10-24 08:01:46.114511+00:00"},"card":{"id":"bgh/2010-12-16/xa-zr-32-08","court":"BGH","court_id":"bgh","court_as_stated":"BGH","panel":"10a. Zivilsenat","date":"2010-12-16","dockets":["Xa ZR 32/08"],"decision_type":"Beschluss","ecli":null,"ids":{"ecli":null},"cite_as":"BGH, Beschluss vom 16.12.2010 – Xa ZR 32/08","url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2010-12-16/xa-zr-32-08","headnotes":[],"leitsatz_status":"not_captured","tenor":{"text":"Von den erstinstanzlichen Kosten des Rechtsstreits tragen die\nBeklagte 3/4 und die Klägerin 1/4. Die Kosten des Berufungsverfahrens werden gegeneinander aufgehoben.\n\nDer Streitwert wird für das Berufungsverfahren auf 250.000 Euro\nfestgesetzt.","basis":"court_formula","source":null},"tenor_status":"held","cited_norms":[{"id":"PatG/121","law":"PatG","abbreviation":"PatG","ref":"121","label":"§ 121 PatG","mentions":1},{"id":"ZPO/91a","law":"ZPO","abbreviation":"ZPO","ref":"91a","label":"§ 91a ZPO","mentions":1}],"cited_norms_basis":"extracted_from_text","normenkette":null,"proceeding":{"entries":[],"has_records":false,"note":"No Verfahrensgang record names this decision. That says nothing about whether earlier or later decisions exist."},"fundstellen":[],"provenance":{"source":null,"source_url":null,"retrieved_at":"2026-10-24T08:01:46.114511+00:00","text_quality":"native","attribution":null},"ai_summary":null,"ai_summary_available":false}}