{"status":"available","ecli":null,"court":"BGH","senate":"10. Zivilsenat","decided":"2010-03-23","aktenzeichen":"X ZR 3/09","doktyp":"Urteil","leitsatz":null,"text_plain":"BUNDESGERICHTSHOF\nIM NAMEN DES VOLKES\n\nURTEIL\nX ZR 3/09 Verkündet am:\n23. März 2010\nAnderer\nJustizangestellte\nals Urkundsbeamtin\nder Geschäftsstelle\nin der Patentnichtigkeitssache\n\nDer X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 23. März 2010 durch den Vorsitzenden Richter Scharen und die Richter Gröning, Dr. Berger, Dr. Grabinski und Hoffmann\n\nfür Recht erkannt:\n\nDie Berufung gegen das am 8. Oktober 2008 verkündete Urteil des\n1. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts wird auf\nKosten des Beklagten zurückgewiesen.\n\nVon Rechts wegen\n\nTatbestand:\n\n1 Der Beklagte ist Inhaber des auch mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der\nBundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 1 049 518 (Streitpatents), das am 20. Januar 1999 unter Inanspruchnahme der Priorität einer\nschwedischen Patentanmeldung vom 23. Januar 1998 angemeldet worden ist.\nEs betrifft einen \"Dispenser\" (Spender) von kugelförmigen Gegenständen und\numfasst neun Patentansprüche.\n\n2 Patentanspruch 1 lautet in der englischen Verfahrenssprache wie folgt:\n\n\" An apparatus for storing and dispensing a desired number of\nspherical objects (1) said apparatus comprising:\n\na vibrator (9);\na conveyor belt (11) for conveying the spherical objects (1)\nfrom an infeed position to a discharge position;\na magazine having a sloping floor surface (2, 3, 4, 7), including a lower region (7) in the proximity of the conveyor\nbelt infeed position, c h a r a c t e r i s e d i n t h a t the\nlower region (7) is coupled to the vibrator (9), permitting\n\nactuation of the vibrator (9) to vibrate the lower region (7)\nto cause spherical objects (1) on the sloping floor surface\n(2, 3, 4, 7) to be discharged one by one to the conveyor\nbelt (11);\nand i n t h a t the apparatus further comprises an object\ncounter (16) for counting the spherical objects (1) on the\nconveyor belt (11) as the spherical objects (1) approach\nthe discharge position.\"\n\n3 In der veröffentlichten deutschen Übersetzung hat Anspruch 1 folgenden\nWortlaut:\n\n\" Gerät zum Lagern und Spenden einer gewünschten Anzahl von\nkugelförmigen Gegenständen (1), das Folgendes umfasst:\n\neinen Rüttler (9);\nein Förderband (11) zum Befördern der kugelförmigen\nGegenstände (1) von einer Einführposition zu einer Abführposition;\nein Magazin mit einer geneigten Bodenfläche (2, 3, 4, 7),\ndas einen unteren Bereich (7) in der Nähe der Förderbandeinführposition aufweist, d a d u r c h g e k e n n -\nz e i c h n e t , d a s s der untere Bereich (7) an den Rüttler (9) gekoppelt ist, wodurch die Betätigung des Rüttlers\n(9) zum Rütteln des unteren Bereichs (7) gestattet wird, so\ndass kugelförmige Gegenstände (1) auf der geneigten\nBodenfläche (2, 3, 4, 7) nacheinander zum Förderband\n(11) abgeführt werden, und dass das Gerät weiter einen\nGegenstandszähler (16) zum Zählen der kugelförmigen\nGegenstände (1) auf dem Förderband (11), während sich\ndie kugelförmigen Gegenstände (1) der Abführposition\nnähern, umfasst.\"\n\n4 Wegen der unmittelbar oder mittelbar auf Anspruch 1 rückbezogenen\nUnteransprüche 2 bis 9 wird auf die Streitpatentschrift verwiesen.\n\n5 Mit der Nichtigkeitsklage hat die Klägerin, die wegen Verletzung des\nStreitpatents gerichtlich in Anspruch genommen wird, geltend gemacht, dass\nder Gegenstand des Streitpatents gegenüber dem Stand der Technik nicht patentfähig sei, da er nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruhe. Zur Begründung\nhat sich die Klägerin insbesondere auf eine Golfballausgabemaschine aus dem\n\nJahre 1988 als offenkundige Vorbenutzung berufen. Die Klägerin hat beantragt,\ndas Streitpatent in vollem Umfang für nichtig zu erklären. Der Beklagte ist der\nKlage entgegen getreten und hat Patentanspruch 1 hilfsweise mit mehreren\ngeänderten Fassungen verteidigt.\n\n6 Das Patentgericht hat das Streitpatent mit Wirkung für das Hoheitsgebiet\nder Bundesrepublik Deutschland in vollem Umfang für nichtig erklärt.\n\n7 Hiergegen richtet sich die Berufung des Beklagten, mit der er Patentanspruch 1 des Streitpatents in deutscher Sprache hauptsächlich dahingehend\nverteidigt, dass den Merkmalen des erteilten Patentanspruchs 1 die kennzeichnenden Merkmale der erteilten Unteransprüche 2 bis 5 hinzugefügt werden.\nNach dem Hauptantrag soll Patentanspruch 1 danach folgende Fassung erhalten (Änderungen gegenüber der erteilten Fassung kursiv):\n\n\" Gerät zum Lagern und Spenden einer gewünschten Anzahl von\nkugelförmigen Gegenständen (1), das Folgendes umfasst:\n\neinen Rüttler (9);\nein Förderband (11) zum Befördern der kugelförmigen\nGegenstände (1) von einer Einführposition zu einer Abführposition;\nein Magazin mit einer geneigten Bodenfläche (2, 3, 4, 7),\ndie einen unteren Bereich (7) in der Nähe der Förderbandeinführposition aufweist, d a d u r c h g e k e n n -\nz e i c h n e t , d a s s der untere Bereich (7) an den Rüttler (9) gekoppelt ist, wodurch die Betätigung des Rüttlers\n(9) zum Rütteln des unteren Bereichs (7) gestattet wird, so\ndass kugelförmige Gegenstände (1) auf der geneigten\nBodenfläche (2, 3, 4, 7) einer nach dem anderen zum\nFörderband (11) abgeführt werden, und dass das Gerät\nweiter einen Gegenstandszähler (16) zum Zählen der kugelförmigen Gegenstände (1) auf dem Förderband (11),\nwährend sich die kugelförmigen Gegenstände (1) der Abführposition nähern, umfasst,\n\nwobei ein Zuführmagazin (10) zwischen dem unteren Bereich der Bodenfläche (2, 3, 4, 7) und der Einführposition\ndes Förderbands (11) angeordnet ist, das einen Boden\naufweist, der von einer hohen Ebene neben dem unteren\nBereich der Bodenfläche (7) zu einer niedrigen Ebene neben der Einführposition des Förderbands (11) geneigt ist,\nwobei das Förderband (11) von einer niedrigen Ebene an\nder Einführposition zu einer hohen Ebene an der Abführposition geneigt ist, wobei das Magazin weiterhin mehrere\nGegenstandsschienen (5) aufweist, die nebeneinander so\nauf der Bodenfläche (2, 3, 4, 7) angeordnet sind, dass die\nkugelförmigen Gegenstände (1) zum Förderband (11) geleitet werden.\"\n\n8 Gemäß Hilfsantrag 1 soll Patentanspruch 1 wie folgt lauten (Änderungen\ngegenüber dem Hauptantrag unterstrichen):\n\n\" Gerät zum Lagern und Spenden einer gewünschten Anzahl von\nkugelförmigen Gegenständen (1), das Folgendes umfasst:\n\neinen Rüttler (9);\nein Förderband (11) zum Befördern der kugelförmigen\nGegenstände (1) von einer Einführposition zu einer Abführposition;\nein Magazin mit einer geneigten Bodenfläche (2, 3, 4, 7),\ndie einen unteren Bereich (7) in der Nähe der Förderbandeinführposition aufweist, d a d u r c h g e k e n n -\nz e i c h n e t , d a s s der untere Bereich (7) an den Rüttler (9) gekoppelt ist, wodurch die Betätigung des Rüttlers\n(9) zum Rütteln des unteren Bereichs (7) gestattet wird, so\ndass kugelförmige Gegenstände (1) auf der geneigten\nBodenfläche (2, 3, 4, 7) einer nach dem anderen zum\nFörderband (11) abgeführt werden, und dass das Gerät\nweiter einen Gegenstandszähler (16) zum Zählen der kugelförmigen Gegenstände (1) auf dem Förderband (11),\nwährend sich die kugelförmigen Gegenstände (1) der Abführposition nähern, umfasst,\nwobei ein Zuführmagazin (10) zwischen dem unteren Bereich der Bodenfläche (2, 3, 4, 7) und der Einführposition\ndes Förderbands (11) angeordnet ist, das einen Boden\naufweist, der von einer hohen Ebene neben dem unteren\nBereich der Bodenfläche (7) zu einer niedrigen Ebene neben der Einführposition des Förderbands (11) geneigt ist,\n\nwobei das Förderband (11) von einer niedrigen Ebene an\nder Einführposition zu einer hohen Ebene an der Abführposition geneigt ist, wobei das Zuführmagazin (10) im Wesentlichen genauso breit wie das Förderband (11) ist und\nder Boden des Magazins (10) die Form einer Zuführrampe\naufweist, wobei das Magazin weiterhin mehrere Gegenstandsschienen (5) aufweist, die nebeneinander so auf der\nBodenfläche (2, 3, 4, 7) angeordnet sind, dass die kugelförmigen Gegenstände (1) zum Förderband (11) geleitet\nwerden.\"\n\n9 Nach Hilfsantrag 2 verteidigt der Beklagte den Patentanspruch 1 mit folgender Abänderung gegenüber dem Hauptantrag (Änderung kursiv und unterstrichen):\n\n\" Gerät zum Lagern und Spenden einer gewünschten Anzahl von\nkugelförmigen Gegenständen (1), das Folgendes umfasst:\n\neinen Rüttler (9);\nein Förderband (11) zum Befördern der kugelförmigen\nGegenstände (1) von einer Einführposition zu einer Abführposition;\nein Magazin mit einer geneigten Bodenfläche (2, 3, 4, 7),\ndie einen unteren Bereich (7) in der Nähe der Förderbandeinführposition aufweist, d a d u r c h g e k e n n -\nz e i c h n e t , d a s s der untere Bereich (7) an den Rüttler (9) gekoppelt ist, wodurch die Betätigung des Rüttlers\n(9) zum Rütteln des unteren Bereichs (7) gestattet wird, so\ndass kugelförmige Gegenstände (1) auf der geneigten\nBodenfläche (2, 3, 4, 7) einer nach dem anderen zum\nFörderband (11) abgeführt werden, und dass das Gerät\nweiter einen Gegenstandszähler (16) zum Zählen der kugelförmigen Gegenstände (1) auf dem Förderband (11),\nwährend sich die kugelförmigen Gegenstände (1) der Abführposition nähern, umfasst,\nwobei ein Zuführmagazin (10) zwischen dem unteren Bereich der Bodenfläche (2, 3, 4, 7) und der Einführposition\ndes Förderbands (11) angeordnet ist, das einen Boden\naufweist, der von einer hohen Ebene neben dem unteren\nBereich der Bodenfläche (7) zu einer niedrigen Ebene neben der Einführposition des Förderbands (11) geneigt ist,\nwobei das Förderband (11) von einer niedrigen Ebene an\n\nder Einführposition zu einer hohen Ebene an der Abführposition geneigt ist, wobei das im Wesentlichen trichterförmige Zuführmagazin (10) über dem Förderband (11)\nmündet und im Wesentlichen genauso breit ist wie das\nFörderband (11), das mittels Querwände (12) in Abteile\neingeteilt ist, die jeweils für ihren kugelförmigen Gegenstand (1) gedacht sind, wobei der Boden des Zuführmagazins (10) die Form einer Zuführrampe aufweist und das\nMagazin weiterhin mehrere Gegenstandsschienen (5) aufweist, die nebeneinander so auf der Bodenfläche (2, 3, 4,\n7) angeordnet sind, dass die kugelförmigen Gegenstände\n(1) zum Förderband (11) geleitet werden.\"\n\n10 Der Beklagte beantragt, unter Abänderung des angefochtenen Urteils\ndas Streitpatent in der mit dem Hauptantrag, hilfsweise in der mit den Hilfsanträgen verteidigten Fassung, aufrechtzuerhalten und insoweit die Klage abzuweisen.\n\n11 Die Klägerin tritt dem Rechtsmittel entgegen.\n\nEntscheidungsgründe:\n\n12 Die zulässige Berufung bleibt in der Sache ohne Erfolg. Nachdem der\nBeklagte das Streitpatent zulässigerweise nur noch in der Fassung des in der\nmündlichen Verhandlung gestellten Berufungsantrags verteidigt, ist es, soweit\nes nicht mehr verteidigt wird, ohne weitere Sachprüfung für nichtig zu erklären\n(st. Rspr., vgl. etwa BGHZ 170, 215 - Carvedilol II). Im noch verteidigten Umfang fehlt dem Gegenstand des Streitpatents die Patentfähigkeit, da er auf nicht\nerfinderischer Tätigkeit beruht (Art. 56, 138 Abs. 1 Buchst. a, EPÜ, Art. II § 6\nAbs. 1 Nr. 1 IntPatÜbkG).\n\n13 I. 1. Das Streitpatent betrifft ein Gerät zum Lagern, Befördern und Spenden von kugelförmigen Gegenständen, z.B. von Golfbällen, die an Benutzer\nausgegeben werden sollen. In der Beschreibung des Streitpatents wird ausgeführt, dass bei solchen Geräten, wie sie etwa in der FR-A 2 173 425 (Anlage K4) beschrieben seien, Golfspieler und Inhaber von Übungsplätzen hohe\n\nAnforderungen an die betriebliche Zuverlässigkeit und an ihre Fähigkeit stellten,\nGolfbälle schnell und genau in der Anzahl auszugeben, die von dem Benutzer\ngewünscht werde.\n\n14 2. Das Streitpatent will diese Anforderungen erfüllen und die Betriebszuverlässigkeit der bekannten Maschinen verbessern. Zudem soll die patentgemäße Vorrichtung im Vergleich zu bekannten Geräten aufgrund der vereinfachten mechanischen Konstruktion eine längere Lebensdauer haben (vgl. Streitpatentschrift Tz. 0003 u. 0005).\n\n15 Dazu schlägt Patentanspruch 1 des Streitpatents in der mit dem Hauptantrag verteidigten Fassung ein Gerät zum Lagern und Spenden einer gewünschten Anzahl von kugelförmigen Gegenständen mit folgenden Merkmalen\nvor:\nDas Gerät umfasst\na) einen Rüttler,\nb) ein Förderband zum Befördern der kugelförmigen Gegenstände von einer Einführposition zu einer Abführposition und\nc) ein Magazin mit einer geneigten Bodenfläche, die\nc1) einen unteren Bereich in der Nähe der Förderbandeinführposition aufweist.\nd) Der untere Bereich der Bodenfläche ist an den Rüttler gekoppelt,\nd1) wodurch dessen Betätigung zum Rütteln des unteren Bereichs gestattet wird,\nd2) so dass kugelförmige Gegenstände auf der geneigten Bodenfläche einer nach dem anderen zum Förderband abgeführt werden.\n\ne) Das Gerät umfasst weiter einen Gegenstandszähler, der die\nkugelförmigen Gegenstände auf dem Förderband zählt,\ne1) während sie sich der Abführposition nähern.\nf) Zwischen dem unteren Bereich der Bodenfläche und der Einführposition des Förderbands ist ein Zuführmagazin angeordnet,\nf1) das einen Boden aufweist, der von einer hohen Ebene neben\nder Einführposition der Bodenfläche zu einer niedrigen Ebene neben der Einführposition des Förderbands geneigt ist.\ng) Das Förderband ist von einer niedrigen Ebene an der Einführposition zu einer hohen Ebene an der Abführposition geneigt.\nh) Das Magazin weist mehrere Gegenstandsschienen auf, die\nnebeneinander so auf der Bodenfläche angeordnet sind,\ndass die kugelförmigen Gegenstände zum Förderband geleitet werden.\n\n16 3. a) Merkmal d2 enthält eine Zweckangabe zur Funktion des Rüttlers,\nwonach das Rütteln des unteren Bereichs (7) der geneigten Bodenfläche, den\ndie Streitpatentschrift ausdrücklich auch als \"Rüttelplatte 7\" bezeichnet\n(Tz. 0009), bewirken soll, dass die kugelförmigen Gegenstände von dort möglichst vereinzelt zum Förderband gelangen. Wie der Beklagte insoweit zutreffend dargelegt hat, soll die Anordnung des Rüttlers im Zusammenwirken mit\nden beiden weiteren Vorschlägen des Streitpatents, die Einführposition des\nFörderbands in dem durch die Merkmalsgruppe f definierten Zuführmagazin\nanzuordnen und die kugelförmigen Gegenstände durch Schienen auf der geneigten Bodenfläche zum Förderband zu leiten (Merkmal h), zur Lösung der\nProblematik bei den gattungsgemäßen Geräten beitragen, dass die kugelförmigen Gegenstände infolge eines ungeordneten Transports zum Förderband verklemmen und es zu einer Betriebsstörung kommt.\n\n17 b) Patentanspruch 1 setzt, wie auch der Beklagte nicht in Abrede stellt,\nnicht zwingend voraus, dass es sich bei dem Rüttler, an den der untere Bereich\nder Bodenfläche gekoppelt ist, um ein selbstständiges Geräteteil handelt. So\nsieht auch die Patentbeschreibung einen Rüttler als selbständiges Element in\nGestalt eines Elektromotors mit exzentrischer Scheibe nur als eine mögliche\nAusführungsform vor mit dem ausdrücklichen Hinweis, dass andere Arten von\nRüttlern selbstverständlich auch einsetzbar seien (vgl. Streitpatentschrift\nTz. 0007 a.E.).\n\n18 c) Ein Ausführungsbeispiel der patentgemäßen Vorrichtung zeigen die\nnachstehend verkleinert wiedergegebenen Figuren 1 bis 3. Figur 1 bildet die\nVorderansicht eines Geräts (ohne Abdeckplatten) ab, Figur 2 gibt eine Seitenansicht in Pfeilrichtung A-A wieder und Figur 3 bietet eine Draufsicht von oben\nin Pfeilrichtung B-B.\n\n19 II. Das Patentgericht hat das Streitpatent für nichtig erklärt, weil dessen\nGegenstand nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruhe. Zur Begründung hat es im\nWesentlichen ausgeführt, dass nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme der\nGegenstand des Streitpatents durch den Aufbau der beiden in Augenschein\ngenommenen offenkundig vorbenutzten Golfballausgabemaschinen, die in den\nwesentlichen technischen Elementen gleich ausgebildet seien, nahegelegt gewesen sei. Bei diesen Golfballausgabemaschinen seien weitgehend die Merkmale a sowie c bis e1 des Patentanspruchs 1 des Streitpatents (in der erteilten\nFassung) und auch eine im Vergleich mit Merkmal b gleich wirkende Ausgestaltungsvariante realisiert worden. Im Unterschied zum Anspruch 1 des Streitpatents sei bei den vorbenutzten Geräten der Förderer als Wendel und nicht als\nFörderband ausgestaltet, wie es Merkmal b vorsehe. Die in den vorbenutzten\nGolfballausgabemaschinen verwendeten Wendel gegen ein Förderband auszutauschen, beinhalte eine einfache handwerkliche Maßnahme. Dem zuständigen\nFachmann seien unterschiedliche Förderer - insbesondere auch Förderbänder -\nbekannt, die geeignet sind, kugelförmige Gegenstände von einer Einführ- zu\n\neiner Abführposition zu fördern, sowie deren Vor- und Nachteile. Zu seinem\nFachwissen gehöre auch, was die FR 2 173 425 (Anlage K4) insoweit lehre, die\nbereits die Verwendung eines Förderbandes in einem Golfballdispenser beschreibe.\n\n20 Auch die (im Verfahren vor dem Patentgericht durch Hilfsantrag 1) in den\nPatentanspruch 1 aufgenommenen zusätzlichen Merkmale f, f1 und g ergäben\nsich vollständig aus den vorbenutzten Golfballausgabemaschinen. Das (im Verfahren vor dem Patentgericht durch Hilfsantrag 2) in den Patentanspruch 1 aufgenommene zusätzliche Merkmal (nunmehr Merkmal h der vorstehenden\nMerkmalsgliederung), das besage, dass im Bereich des Magazins mehrere Gegenstandsschienen vorgesehen seien, die nebeneinander auf der Bodenfläche\nangeordnet seien, wodurch die kugelförmigen Gegenstände zum Förderband\ngeleitet würden, sei aus der amerikanischen Patentschrift 3 946 847 (Anlage K36) bekannt gewesen. Diese Druckschrift habe den Fachmann darauf hingewiesen, dass in einem Magazin, das eine große Anzahl von Golfbällen enthalte, die Anordnung von Schienen sinnvoll sei, um die Golfbälle geordnet in\neine bestimmte Richtung zu lenken. Daneben sei auch aus den Druckschriften\nDE 38 89 445 T2 (Anlage K37) und EP 0 281 540 (Anlage K38) bekannt gewesen, Schienen vorzusehen, um Golfbälle aufgereiht weiter zu leiten. Der Übertragung dieser Lehre auf eine vorbenutzte Golfballausgabemaschine habe daher nichts entgegengestanden.\n\n21 III. Entgegen der Auffassung des Beklagten hat das Patentgericht zu\nRecht erkannt, dass sich die Lehre des Patentanspruchs 1, wie er nunmehr in\nForm des Hauptantrages in zulässiger Weise eingeschränkt noch verteidigt\nwird, für den Fachmann in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik\nergab. Insoweit greift der Beklagte mit der Begründung seiner Berufung nur\nnoch die Beurteilung des Patentgerichts zum Merkmal h an, das der Beklagte\nim Verfahren vor dem Patentgericht mit seinem dortigen Hilfsantrag 2 als zusätzliches Kennzeichen aus dem erteilten Patentanspruch 2 in den neu gefassten Patentanspruch 1 übernommen hatte.\n\n22 1. Als maßgeblicher Fachmann, der sich zum Prioritätszeitpunkt mit dem\ntechnischen Gebiet des Streitpatents beschäftigte, ist mit dem Patentgericht\nund dem insoweit übereinstimmenden Vorbringen der Parteien ein Diplom-Ingenieur der Fachrichtung Maschinenbau anzusehen, der über Erfahrung in\nder Konstruktion der gattungsgemäßen Geräte verfügte. Ein solcher Fachmann\nfand im Stand der Technik bei Geräten zum Lagern und Spenden einer gewünschten Anzahl von kugelförmigen Gegenständen die beiden technisch\ngleich ausgebildeten Ballausgabe-Automaten für Golfbälle des niederländischen\nHerstellers B. vor, die auf den Fotos gemäß Anlagen K11 bis K16 und K20 bis\nK31 abgebildet sind. Bei ihnen handelt es sich um ein gattungsgemäßes Gerät,\nin dem eine größere Menge von Golfbällen gespeichert werden kann, von denen gegen Zahlung eines Geldbetrages eine bestimmte Anzahl von Golfbällen\nabgegeben wird.\n\n23 2. Diese - wie zwischen den Parteien nicht mehr streitig ist - vorbenutzten Maschinen weisen einen Rüttler im Sinne des Patentanspruchs 1 auf\n(Merkmal a). Der Rüttler wird, wie anhand der Abbildungen gemäß Anlagen K15 und K16 zu erkennen ist, gebildet durch das Zusammenwirken des\nunteren Spiralarms der Wendel mit dem Vorsprung, der angebracht ist an der\nuntersten geneigten Bodenfläche in deren abgeknickten unteren Bereich; dieser\nabgeknickte untere Bereich der untersten geneigten Bodenfläche stellt die zu\nrüttelnde Platte dar. Bei einer Drehung der Wendel gelangt der untere Spiralarm\nvorübergehend unter den Vorsprung der zu rüttelnden Platte und hebt diese\nkurz an, bevor durch das Weiterdrehen der Wendel der Kontakt wieder unterbrochen wird und die Platte herunter fällt und dadurch in Schwingungen versetzt wird. Bei einem Betrieb der Wendel lässt deren Drehung somit durch das\nständige Anheben und Herunterfallen der Platte eine Rüttelbewegung entstehen. Die Maschinen des Herstellers B. stellen, wie aus den Anlagen K11, K13\nbis K15 und K25 ersichtlich ist, mit der Wendel zudem einen Förderer zur Verfügung, mit dem die Golfbälle von einer Einführposition zu einer Abführposition\nbefördert werden (Teil des Merkmals b). Die Abbildungen gemäß Anlagen K12\n\nund K14 sowie K21 und K26 bis K30 zeigen weiter, dass das Gehäuse der Maschine zusammen mit einer mehrteiligen geneigten Bodenfläche ein Magazin\nbildet, wobei die unterste geneigte Bodenfläche in der Nähe der Einführposition\nder als Förderer dienenden Wendel endet (Merkmalsgruppe c). Durch die unmittelbare Nähe des unteren Bereichs der untersten geneigten Bodenfläche\n(d.h. der zu rüttelnden Platte) zu der Wendel, deren Zusammenspiel bei Betätigung der Wendel zu einem Rütteln des unteren Bereichs führt, werden zugleich\ndie Merkmale der Merkmalsgruppe d verwirklicht. Nach den Anlagen K13 sowie\nK22, K25 und K31 weisen die vorbenutzten Maschinen unterhalb einer Ausnehmung in dem die Wendel abdeckenden Seitenblech, durch welche die geförderten Bälle in einen Aufnahmebehälter abgegeben werden, auch einen Zähler der Golfbälle in Höhe der Abführposition auf (Merkmalsgruppe e).\n\n24 Die Maschinen des Herstellers B. verfügen ebenfalls über ein Zuführmagazin, das die Merkmale der Merkmalsgruppe f erfüllt: Wie in den Abbildungen der Anlagen K14 bis K16 sowie K25 und K26 zu sehen ist, befindet sich\nzwischen dem abgeknickten unteren Bereich der untersten geneigten Bodenfläche des Magazins (d.h. der zu rüttelnden Platte) und der Einführposition der\nfördernden Wendel ein Blech, das unter der Wendel die Bodenfläche bildet und\nsich parallel zu dem unteren Bereich der untersten geneigten Bodenfläche (d.h.\nzu der zu rüttelnden Platte) erstreckt. Das Bodenblech steht schräg zu dieser\nPlatte, die wiederum zum Bodenblech hin geneigt ist. Hierdurch rollen die Golfbälle auf das Bodenblech, das damit von einer hohen Ebene neben der Einführposition der untersten geneigten Bodenfläche zu einer niedrigen Ebene neben der Einführposition des Förderers geneigt ist. Das Bodenblech, das im Wesentlichen genauso breit ist wie die Wendel, bildet mit dem hinteren der Seitenbleche, welche die Wendel U-förmig abdecken, eine Wanne, deren Größe die\nAufnahme mehrerer Golfbälle zulässt. Die schräge Ausbildung des Bodenblechs führt die Bälle in die zur Wanne hin freiliegende Wendel.\n\n25 Schließlich ist, wie etwa aus den Abbildungen gemäß Anlagen K11, K14\nund K25 ersichtlich, die Wendel von einer niedrigen Ebene an der Einführposition zu einer hohen Ebene an der Abführposition geneigt (Merkmal g).\n\n26 3. Der Gegenstand des Streitpatents unterscheidet sich zunächst dadurch von den vorbenutzten Geräten, dass der Ballförderer bei der patentgemäßen Vorrichtung als Förderband und nicht als Wendel ausgestaltet ist. Es\ngehörte allerdings schon zum Grundwissen des hier maßgeblichen Fachmanns,\ndass auf dem Gebiet der Fördertechnik zu den Standardfördereinrichtungen\nauch Förderbänder gehören; die Auswahl des Förderers für den Einsatz in einer\ngattungsgemäßen Vorrichtung stellt für ihn eine Routinemaßnahme dar. Der\nFachmann hatte auch Anlass zu der Überlegung, bei dem aus der offenkundigen Vorbenutzung bekannten Gerät eine Alternative eines Transports der Golfbälle zur oberen Ausgabeposition zu wählen und einen Austausch der Wendel\ndurch eine andere Fördereinrichtung vorzunehmen. Wie auch der Beklagte in\nder mündlichen Verhandlung zugestanden hat, bestand Verbesserungsbedarf\nhinsichtlich der bekannten Förderung mittels einer Wendel. Denn Golfbälle sind\nbei dieser Transportweise einem höheren Verschleiß durch Abrieb ausgesetzt,\nda sie während des Transportvorgangs an dem die Wendel ummantelnden\nBlech anliegen. Diese Lage der Bälle bei ihrer Beförderung wird illustriert durch\ndie Beschreibung und zeichnerische Darstellung des Ballspenders, der durch\ndas deutsche Gebrauchsmuster 87 04 375 (Hülle Bl. 131 d.A.) geschützt ist,\ndas für den niederländischen Hersteller B. eingetragen und mit Bekanntmachung am 30. Juli 1987 vor dem Prioritätszeitpunkt des Streitpatents veröffentlicht worden ist. Der Ballspender nach dem deutschen Gebrauchsmuster ist\nhinsichtlich einer Reihe seiner technischen Elemente und insbesondere hinsichtlich des Mechanismus der Fördereinrichtung ähnlich aufgebaut wie die\nvorbenutzten Geräte des Herstellers B. . Zur Beförderung der Bälle aus der\nWanne am unteren Ende der Wendel zur oberen Auslassöffnung erläutert die\nBeschreibung des Gebrauchsmusters (S. 5 Z. 9-19), dass die Bälle durch eine\nDrehbewegung der Wendel innerhalb von deren Ummantelung dadurch nach\noben befördert werden, dass einerseits der Abstand zwischen der (die Dreh-\n\nachse der Wendel bildenden) inneren Strebe und der Ummantelung der Wendel\nsowie der Abstand zweier benachbarter Gänge der Wendel größer ist als der\nDurchmesser der Golfbälle, während andererseits der Abstand zwischen Wendel und Strebe sowie zwischen Wendel und Ummantelung wesentlich kleiner\nals der Durchmesser der Golfbälle ist. Auf diese Weise wird, wie die auch einzige Figur der Gebrauchsmusterschrift zeigt, ein zu befördernder Golfball entlang\ndes die Wendel U-förmig umgebenden Blechs nach oben bewegt. Hinsichtlich\nder hierdurch verursachten Reibung der Golfbälle bot sich für den Fachmann\nals Verbesserungsmaßnahme nicht nur eine Reduzierung der Reibung durch\ndie vom Kläger in Betracht gezogene Beschichtung des betreffenden Blechs\nund der metallischen - und damit überdies rostanfälligen - Wendel an; vielmehr\nlag für ihn in erster Linie deren Vermeidung durch einen Austausch des Fördermittels nahe.\n\n27 Sah sich der Fachmann veranlasst, nach einer Alternative zu der in der\nvorbenutzten Maschine des Herstellers B. und in der deutschen Gebrauchsmusterschrift 87 04 375 gezeigten Fördereinrichtung zu suchen, so fand er im\nStand der Technik als nächstliegendes Vorbild, das eine Anregung zur Auffindung gerade der patentgemäßen Lösung bot, die französische Patentschrift\n2 173 425 (Anlage K4) vor, die einleitend in der Streitpatentbeschreibung als\neinziges Beispiel für den druckschriftlichen Stand der Technik erwähnt wird. In\nder französischen Patentschrift wird eine gattungsgemäße Vorrichtung zur Aufbewahrung und Verteilung von Bällen (\"Réserve distributrice de balles\") beschrieben, deren erste Ausführungsform die Verwendung eines mit Schaufelelementen versehenen Förderbandes zur Höherbeförderung von Bällen - insbesondere Tennisbällen - vorsieht (vgl. K4 S. 1, Z. 30-38 mit Fig. 2a u. 2b). Durch\n\nein solches Förderband ist auch die bei dem vorbenutzten Gerät vorhandene\nNeigung der Wendel vom unteren Zuführbereich zur oberen Abführposition (vgl.\nAbbildung K11) ohne weiteres darstellbar. Damit war vom Fachmann nur noch\ngefordert, die bekannte Maschine des Herstellers B. nach der als geeignet\nerkannten prinzipiellen Idee der Verwendung eines Förderbands herzurichten.\nDerartiges verlangte jedoch nichts, was die handwerklichen Fähigkeiten des\nFachmanns überstieg. Dies gilt auch unter Berücksichtigung des Umstands,\ndass der Einsatz eines Förderbands zugleich eine veränderte Konstruktion des\nRüttlers erforderte. Die Art des Rüttlers überlässt das Streitpatent dem Fachmann; der Patentanspruch verhält sich hierzu nicht. Die zur Auffindung der patentgemäßen Lehre danach eröffneten vielfältigen Möglichkeiten, ein Blech vibrieren zu lassen, gehören zum allgemeinen Fachwissen des Fachmanns.\n\n28 4. Dem weiteren Vorschlag des Patentanspruchs 1 in der Fassung des\nHauptantrags, auf der geneigten Bodenfläche im Magazin noch mehrere Gegenstandsschienen nebeneinander anzuordnen, ist erfinderischer Gehalt ebenfalls nicht beizumessen. Denn eine solche Maßnahme, die das fehlende Merkmal h des Streitpatents verwirklichte, lag bei dem vorbenutzten und in Bezug\nauf die Fördereinrichtung abgeänderten Ballausgabeautomaten für den Fachmann, der vor der von der Streitpatentschrift allgemein beschriebenen Aufgabe\nstand, einen Ballspender der gattungsgemäßen Art zu verbessern, ohne weiteres nahe. Ihm war die allgemeine Problematik bekannt, dass es bei gattungsgemäßen Geräten zu einer Funktionsstörung durch ein Verklemmen der kugelförmigen Gegenstände kommen kann, wenn diese ungeordnet vom Magazin\nzur Ausgabestelle transportiert werden. Für die Überlegung, dass ein Einsatz\nvon Führungsschienen deshalb hilfreich sein kann, um Bälle geordnet in eine\nbestimmte Richtung zu lenken, fand der Fachmann, wie bereits das Patentgericht zutreffend dargelegt hat, Anregung im Stand der Technik beispielsweise\naus der US-Patentschrift 3 946 847 (Anlage K36) und aus der Druckschrift\nDE 38 89 445 T2 (Anlage K37), bei der es sich um die veröffentlichte deutsche\nÜbersetzung der europäischen Patentschrift 0 328 855 handelt. Beide Patentschriften haben ebenfalls Automaten zur Ausgabe von kugelförmigen Objekten,\n\ninsbesondere von Golfbällen, zum Gegenstand. Anders als bei der vorbenutzten und bei der streitpatentgemäßen Maschine sehen die aus K36 und K37\nvorbekannten Geräte allerdings keine Fördereinrichtung vor, welche die Golfbälle von einer unteren zu einer oberen Ebene transportiert. Die Golfbälle werden vielmehr aus einem höher gelegenen Magazinbereich u.a. über schräg abfallende Böden unmittelbar zu einer tiefer liegend angeordneten Ausgabestelle\ngeführt. Diesen Unterschied, dass bei den vorbekannten Vorrichtungen gemäß\nden Patentschriften K36 und K37 die auf den Bodenflächen angebrachten\nTrennschienen die Bälle nicht einer gesonderten Fördereinrichtung zugeführt\nwerden, wendet der Beklagte ohne Erfolg gegen eine Berücksichtigung dieser\nEntgegenhaltungen ein. Denn die damit geltend gemachte Unterschiedlichkeit\nder Ausgestaltung der Transportwege, auf denen die Golfbälle vom Magazin\nder Automaten zu deren Ausgabestelle gelangen, lässt die nach dem Stand der\nTechnik bekannte Funktion derartiger Schienen auf den jeweils als Rampe dienenden Bodenflächen unberührt, die Golfbälle hintereinander aufgereiht und\ndamit geordnet zu einem definierten Zielbereich zu leiten. Der Fachmann zieht\ndeshalb diese Entgegenhaltungen für die nähere Ausgestaltung der geneigten\nBodenflächen heran.\n\n29 Auch der weitere Einwand des Beklagten, dass der Fachmann, der mit\nder Weiterbildung des offenkundig vorbenutzten Geräts betraut sei, eine Maßnahme entsprechend dem Merkmal h nicht in Betracht ziehen würde, da sie bei\nVerwendung einer Förderwendel statt eines Förderbands nicht notwendig sei,\ngreift nicht durch. Mit seinem Vorbringen übersieht der Beklagte bereits, dass\nAusgangspunkt einer Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit bezüglich einer\nVerbesserungsmaßnahme, die das Merkmal h des Streitpatents verwirklicht,\ndas Verständnis jenes Fachmanns ist, für den es bereits nahelag, bei dem vorbenutzten Gerät die Fördereinrichtung auszutauschen. Hiervon abgesehen trifft\ndie Auffassung des Beklagten aber auch nicht zu, dass das vorbenutzte Gerät\nim Gegensatz zu der durch das Streitpatent geschützten Vorrichtung keine stabile Einführposition des Förderers habe, zu der die Golfbälle geordnet zugeführt\nwerden könnten. Wie bereits vorstehend (unter III 2) dargelegt wurde, weist die\n\nvorbenutzte Maschine des Herstellers B. mit der Wanne, in der sich das untere Ende der Wendel befindet, ein Zuführmagazin entsprechend der Merkmalsgruppe f des Streitpatents und damit auch einen definierten Einführbereich\nauf. Demgemäß geht auch der Beklagte - in gewissem Widerspruch zu seinem\nsonstigen Vorbringen - davon aus, dass bei dem vorbenutzten Gerät in der Praxis die Golfbälle der untersten Windung der Wendel zuströmen und von dieser\ndann zum Abtransport erfasst werden.\n\n30 Patentanspruch 1 hat daher in der mit dem Hauptantrag verteidigten\nFassung keinen Bestand.\n\n31 IV. Die beiden hilfsweise verteidigten Fassungen des Patentanspruchs 1\nführen zu keiner abweichenden Beurteilung.\n\n32 1. Mit der Aufnahme des aus der Beschreibung des Streitpatents\n(Tz. 0009) entnommenen Merkmals, dass das Zuführmagazin im Wesentlichen\ngenauso breit wie das Förderband ist und der Boden des Magazins die Form\neiner Zuführrampe aufweist, wird Patentanspruch 1 durch Hilfsantrag 1 nichts\nhinzugefügt, was eine erfinderische Tätigkeit begründen könnte. Die Überlegung, das Zuführmagazin in im Wesentlichen gleicher Breite auszugestalten wie\ndie Fördereinrichtung, um durch diese Festlegung die Zuführung der Bälle zum\nFörderer zu verbessern, ist insbesondere nach der Fördertechnik, die mit der\nEntscheidung für ein Förderband gewählt ist, zweckmäßig und dem Fachmann\nnahegelegt. Zudem war dem Fachmann eine solche Maßnahme bereits durch\ndie offenkundig vorbenutzte Golfballausgabe-Maschine des Herstellers B. für\ndie dortige Fördertechnik bekannt; bei diesem Gerät lässt sich die Breite des\nBodenblechs, mit dem das Zuführmagazin - wie bereits (unter III 2) dargelegt -\ngebildet wird, in der vom Streitpatent vorgeschlagenen Festlegung insbesondere aus den fotographischen Abbildungen der Anlagen K15, K16 und K26 ersehen.\n\n33 Die weitere Kennzeichnung, dass der Boden des Zuführmagazins die\nForm einer Zuführrampe aufweist, ergibt sich, wie bereits das Patentgericht zutreffend dargelegt hat, schon aus dem Merkmal f1, wonach der Boden des Zuführmagazins zur Ebene der Einführposition des Förderbands geneigt ist, und\nwiederholt dieses mit der vorgenannten Umschreibung. Der verwendete Begriff\nder \"Zuführrampe\" soll dabei auch nach eigenem in der mündlichen Verhandlung wiederholten Vorbringen des Beklagten dem Fachmann lediglich verdeutlichen, dass durch den Boden des Zuführmagazins die Golfbälle in unmittelbarer\nWeise dem Förderband zugeführt werden. Zur Frage der erfinderischen Tätigkeit gelten daher die vorstehenden Ausführungen zur Merkmalsgruppe f (unter\nIII 2) entsprechend.\n\n34 2. Auch mit den weiteren aus der Beschreibung des Streitpatents\n(Tz. 0009) entnommenen Ergänzungen in der Fassung des zweiten Hilfsantrags werden dem Gegenstand des Patentanspruchs 1 keine zusätzlichen\nMerkmale hinzugefügt, denen eigenständiger erfinderischer Gehalt zukommt.\nAuch nach eigenem Vorbringen des Beklagten soll durch sie die Führung bzw.\nVereinzelung der kugelförmigen Gegenstände aus dem Magazin zur Abführposition nur detaillierter beschrieben werden. Dementsprechend konkretisiert das\nMerkmal, dass das im Wesentlichen trichterförmige Zuführmagazin über dem\nFörderband mündet, auch nur die aus der offenkundigen Vorbenutzung bekannte Merkmalsgruppe f. Mit dem Merkmal, dass das Förderband mittels Querwänden in Abteile eingeteilt ist, die jeweils für ihren kugelförmigen Gegenstand gedacht sind, soll lediglich eine sinnvolle Ausgestaltung des Förderbands beansprucht werden, wie sie etwa aus der Entgegenhaltung K4 mit den dort beschriebenen (S. 1 Z. 30-35) und in Figur 2a gezeigten Schaufelelementen des\nFörderbands vorbekannt war.\n\n35 Schließlich führt auch die Kombination der mit den Hilfsanträgen beanspruchten Merkmale zu keinem zusätzlichen, eine erfinderische Tätigkeit begründenden Effekt.\n\n36 V. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 Satz 2 PatG i.V.m.\n§ 97 ZPO.\n\nScharen Gröning Berger\n\nGrabinski Hoffmann\n\nVorinstanz:\nBundespatentgericht, Entscheidung vom 08.10.2008 - 1 Ni 5/08 (EU) -","source":null,"source_url":null,"url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2010-03-23/x-zr-3-09","cited_norms":[{"jurabk":"PatG","ref":"§ 121","ref_norm":"121","n":1},{"jurabk":"ZPO","ref":"§ 97","ref_norm":"97","n":1},{"jurabk":"IntPatÜbkG","ref":"Art II § 6","ref_norm":"ii-6","n":1}],"authoritative_source":null,"attribution":null,"source_info":{"name":"nu:legal Deutsches Recht","operator":"Nulegal GmbH","terms":"https://recht.nulegal.eu/nutzungsbedingungen","attribution":"Source: nu:legal – recht.nulegal.eu","license_url":"https://recht.nulegal.eu/license","url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2010-03-23/x-zr-3-09","retrieved":"2026-10-24 08:01:12.013979+00:00"},"card":{"id":"bgh/2010-03-23/x-zr-3-09","court":"BGH","court_id":"bgh","court_as_stated":"BGH","panel":"10. Zivilsenat","date":"2010-03-23","dockets":["X ZR 3/09"],"decision_type":"Urteil","ecli":null,"ids":{"ecli":null},"cite_as":"BGH, Urteil vom 23.03.2010 – X ZR 3/09","url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2010-03-23/x-zr-3-09","headnotes":[],"leitsatz_status":"not_captured","tenor":{"text":"Die Berufung gegen das am 8. Oktober 2008 verkündete Urteil des\n1. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts wird auf\nKosten des Beklagten zurückgewiesen.","basis":"court_formula","source":null},"tenor_status":"held","cited_norms":[{"id":"PatG/121","law":"PatG","abbreviation":"PatG","ref":"121","label":"§ 121 PatG","mentions":1},{"id":"ZPO/97","law":"ZPO","abbreviation":"ZPO","ref":"97","label":"§ 97 ZPO","mentions":1},{"id":"IntPatÜbkG/ii-6","law":"IntPatÜbkG","abbreviation":"IntPatÜbkG","ref":"ii-6","label":"Art II § 6 IntPatÜbkG","mentions":1}],"cited_norms_basis":"extracted_from_text","normenkette":null,"proceeding":{"entries":[],"has_records":false,"note":"No Verfahrensgang record names this decision. That says nothing about whether earlier or later decisions exist."},"fundstellen":[],"provenance":{"source":null,"source_url":null,"retrieved_at":"2026-10-24T08:01:12.013979+00:00","text_quality":"native","attribution":null},"ai_summary":null,"ai_summary_available":false}}