{"status":"available","ecli":null,"court":"BGH","senate":"I. Zivilsenat","decided":"2009-12-02","aktenzeichen":"I ZR 44/07","doktyp":"Urteil","leitsatz":"MarkenG § 14 Abs. 2 Nr. 2 Verkündet am: 2. Dezember 2009 Führinger Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle OFFROAD a) Eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne kann vorliegen, wenn ein mit einer älteren Marke übereinstimmender Bestandteil identisch oder ähnlich in ein zusammengesetztes Zeichen aufgenommen wird, in dem er neben ei- nem Serienzeichen eine selbstständig kennzeichnende Stellung behält. b) Einem Bestandteil eines zur Kennzeichnung einer Zeitschrift verwendeten Zeichens kommt eine solche selbstständig kennzeichnende Stellung nicht zu, wenn ihm - wie dem Bestandteil \"automobil\" - von Haus aus jegliche Un- terscheidungskraft und somit auch die Eignung fehlt, als ein auf die Herkunft der so bezeichneten Zeitschriften aus einem bestimmten Unternehmen hin- weisender Stammbestandteil einer Zeichenserie für die Titel einer Reihe von Automobilzeitschriften verwendet zu werden, und der Zeichenbestand- teil auch nicht aufgrund seiner tatsächlichen Verwendung vom Verkehr als ein solcher Stammbestandteil einer bereits existierenden Zeichenserie ver- standen wird.","text_plain":"BUNDESGERICHTSHOF \n\nIM NAMEN DES VOLKES \n\nI ZR 44/07 \n\nURTEIL \n\nin dem Rechtsstreit \n\nNachschlagewerk: \nBGHZ: \nBGHR: \n\nja \nnein \nja\n\nMarkenG § 14 Abs. 2 Nr. 2 \n\nVerkündet am: \n2. Dezember 2009 \nFühringer \nJustizangestellte \nals Urkundsbeamtin \nder Geschäftsstelle \n\nOFFROAD \n\na) Eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne kann vorliegen, wenn ein mit \neiner älteren Marke übereinstimmender Bestandteil identisch oder ähnlich in \nein zusammengesetztes Zeichen aufgenommen wird, in dem er neben ei-\nnem Serienzeichen eine selbstständig kennzeichnende Stellung behält. \n\nb) Einem Bestandteil eines zur Kennzeichnung einer Zeitschrift verwendeten \nZeichens kommt eine solche selbstständig kennzeichnende Stellung nicht \nzu, wenn ihm - wie dem Bestandteil \"automobil\" - von Haus aus jegliche Un-\nterscheidungskraft und somit auch die Eignung fehlt, als ein auf die Herkunft \nder so bezeichneten Zeitschriften aus einem bestimmten Unternehmen hin-\nweisender Stammbestandteil einer Zeichenserie für die Titel einer Reihe \nvon Automobilzeitschriften verwendet zu werden, und der Zeichenbestand-\nteil auch nicht aufgrund seiner tatsächlichen Verwendung vom Verkehr als \nein solcher Stammbestandteil einer bereits existierenden Zeichenserie ver-\nstanden wird. \n\nBGH, Urteil vom 2. Dezember 2009 - I ZR 44/07 - OLG Hamburg \nLG Hamburg \n\nDer I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhand-\n\nlung vom 2. Dezember 2009 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm \n\nund die Richter Prof. Dr. Büscher, Dr. Schaffert, Dr. Bergmann und Dr. Kirchhoff \n\nfür Recht erkannt: \n\nAuf die Revision des Beklagten wird das Urteil des Hanseatischen \n\nOberlandesgerichts Hamburg, 5. Zivilsenat, vom 31. Januar 2007 \n\naufgehoben. \n\nDie Berufung des Klägers gegen das Urteil des Landgerichts \n\nHamburg, Kammer 07 für Handelssachen, vom 20. Dezember \n\n2005 wird zurückgewiesen. \n\nDer Kläger trägt die Kosten der Rechtsmittel. \n\nVon Rechts wegen \n\nTatbestand:\n\n1 \n\n2 \n\nDie Parteien geben Automobilzeitschriften heraus. \n\nDer Kläger ist als Rechtsnachfolger der AC Verlagsgesellschaft mbH In-\n\nhaber der am 22. Juli 1996 angemeldeten und am 21. November 1996 unter \n\nanderem für Druckerei- und Verlagserzeugnisse, insbesondere Bücher und \n\nZeitschriften, eingetragenen deutschen Wort-/Bildmarke Nr. 39631911 \"OFF \n\nROAD\": \n\n3 \n\n4 \n\nEr verlegt unter Verwendung seiner Marke als Titel die Zeitschrift \"OFF \n\nROAD\", die seit 1978 monatlich mit einer Auflage von rund 100.000 Exempla-\n\nren erscheint. \n\nIm Verlag des Beklagten, der zur Verlagsgruppe der Axel Springer AG \n\ngehört, erscheint die Zeitschrift \"automobil TESTS\". Seit Ende 2003 gibt der Be-\n\nklagte ferner eine Zeitschrift unter dem Titel \"automobil Extra 2005 OFFROAD\" \n\nheraus. Bis zum Jahre 2004 benutzte er für die Titelgestaltung die aus der \n\nnachstehenden Schwarz-Weiß-Einblendung ersichtliche Aufmachung: \n\n5 \n\nDer Kläger beanstandete diese Gestaltung mit Schreiben vom \n\n15. September 2004 als Verletzung seiner Marken- und Titelrechte. Der Beklag-\n\nte änderte daraufhin im Jahre 2005 die Titelaufmachung seiner Zeitschrift wie \n\naus der nachfolgenden Schwarz-Weiß-Einblendung ersichtlich ab: \n\n6 \n\n7 \n\n8 \n\n9 \n\nDer Kläger ist der Auffassung, beide Aufmachungen der Zeitschrift des \n\nBeklagten verletzten seine Marken- und Titelrechte. Er hat den Beklagten daher \n\nauf Unterlassung, Auskunftserteilung und Feststellung seiner Schadensersatz-\n\npflicht in Anspruch genommen. \n\nDas Berufungsgericht hat der im ersten Rechtszug erfolglosen Klage an-\n\ntragsgemäß stattgegeben (OLG Hamburg MarkenR 2007, 281). Mit seiner vom \n\nSenat zugelassenen Revision, deren Zurückweisung der Kläger beantragt, ver-\n\nfolgt der Beklagte sein auf Klageabweisung gerichtetes Begehren weiter. \n\nEntscheidungsgründe: \n\nI. Das Berufungsgericht hat angenommen, die Klageansprüche seien \n\nnach § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 und 6, § 19 MarkenG, § 242 BGB begründet. \n\nHierzu hat es ausgeführt: \n\nDer Beklagte verwende die angegriffenen Ausführungsformen marken-\n\nmäßig. Der Grad der Kennzeichnungskraft der Klagemarke sei knapp unter-\n\ndurchschnittlich. Die Kennzeichnungskraft der von Haus aus für eine Automo-\n\nbilzeitschrift nicht glatt beschreibenden Klagemarke habe zwar durch die lang-\n\njährige Benutzung als Zeitschriftentitel eine gewisse Stärkung erfahren. Gleich-\n\nwohl sei der Grad der Kennzeichnungskraft nunmehr nur noch als knapp durch-\n\nschnittlich einzustufen, weil inzwischen eine gewisse Gewöhnung des Verkehrs \n\nan die mittlerweile eingedeutsche englischsprachige Bezeichnung für alles ein-\n\ngetreten sei, was mit geländegängigen Fahrzeugen und damit zusammenhän-\n\ngenden sportlichen Aktivitäten jenseits befestigter Straßen zu tun habe. Es be-\n\nstehe Warenidentität. Zwischen der Klagemarke und den angegriffenen Be-\n\nzeichnungen des Beklagten sei eine unmittelbare Verwechslungsgefahr im en-\n\ngeren Sinne jedoch zu verneinen, weil die Zeichen nur eine schwache Ähnlich-\n\nkeit in bildlicher und sprachlicher Hinsicht sowie eine etwas stärkere in Hinblick \n\nauf den Bedeutungsgehalt aufwiesen. \n\n10 \n\nFür die Bejahung der Verwechslungsgefahr reiche aber aus, dass das \n\nPublikum das Zeichen in dem Sinne mit der Marke gedanklich in Verbindung \n\nbringe, dass es trotz Auseinanderhaltens der Zeichen und der mit ihnen wer-\n\nbenden Unternehmen aufgrund der Zeichen- und Warenähnlichkeit von organi-\n\nsatorischen, vertraglichen oder sonstigen Verbindungen ausgehe. Dabei sei zu \n\nberücksichtigen, dass beide Teile des zusammengesetzten Titels des Beklag-\n\nten eine selbstständig kennzeichnende Stellung in dem zusammengesetzten \n\nZeichen behielten. \n\n11 \n\nBeide Bestandteile des Gesamtzeichens des Beklagten seien grafisch \n\nvoneinander abgesetzt und gleichwohl aufeinander bezogen. Sie wiesen hier-\n\ndurch auf ihre Gleichwertigkeit hin. Für die Annahme einer selbstständig kenn-\n\nzeichnenden Stellung beider Zeichenbestandteile sprächen auch die dem Ver-\n\nkehr bekannten Kennzeichnungsgewohnheiten auf dem maßgeblichen Zeit-\n\nschriftenmarkt. So würden Sonderausgaben von Zeitschriften oder auf ein be-\n\nstimmtes Thema hin ausgerichtete Zeitschriften unter dem eigentlichen \n\n(Dach-)Titel und einem weiteren, auf das spezielle Thema ausgerichteten weite-\n\nren Titelbestandteil herausgegeben. Ähnlich liege es hier. Zwar gebe der Be-\n\nklagte kein \"Mutterblatt\" mit dem Titel \"automobil\" heraus. Unstreitig verfüge er \n\njedoch über eine weitere Zeitschrift \"automobil TESTS\", aus der auch Artikel für \n\ndie streitgegenständliche Zeitschrift \"automobil OFFROAD\" entnommen wür-\n\nden. Bereits aus den Titeln dieser Zeitschriften ergebe sich, dass der Beklagte \n\nden Bestandteil \"automobil\" wie ein Serienzeichen oder Dachzeichen verwende \n\nund der Bestandteil \"TESTS\" oder \"OFFROAD\" auf den Verkehr wie ein Zweit-\n\nzeichen wirke. Die Rechtssätze der Entscheidung \"THOMSON LIFE\" des Ge-\n\nrichtshofs der Europäischen Gemeinschaften seien auch dann anzuwenden, \n\nwenn die ältere Marke wie hier mit einem Serien- oder Dachzeichen zu einem \n\nGesamtzeichen verbunden worden sei, um eine Produktreihe zu kennzeichnen. \n\nZwar könne nur von einer schwachen bildlichen Ähnlichkeit zwischen der Kla-\n\ngemarke und dem Zeichenbestandteil \"OFFROAD\" der Verletzungsformen des \n\nBeklagten gesprochen werden. Es bestehe aber dem Klang und dem Bedeu-\n\ntungsgehalt nach Zeichenidentität, so dass unter Berücksichtigung einer knapp \n\ndurchschnittlichen Kennzeichnungskraft und der Produktidentität eine Ver-\n\nwechslungsgefahr im weiteren Sinn zu bejahen sei. \n\n12 \n\nDer Kläger müsse es auch nicht nach § 23 Nr. 2 MarkenG hinnehmen, \n\ndass der Beklagte den Zeichenbestandteil \"OFFROAD\" in seinem Gesamtzei-\n\nchen für einen Zeitschriftentitel benutze, weil diese Verwendung gegen die gu-\n\nten Sitten i.S. von § 23 MarkenG verstoße. \n\n13 \n\nII. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Revision haben \n\nErfolg. Sie führen zur Aufhebung des Berufungsurteils und zur Wiederherstel-\n\nlung des klageabweisenden landgerichtlichen Urteils. Dem Kläger stehen die \n\ngeltend gemachten Ansprüche auf Unterlassung, Auskunftserteilung und Fest-\n\nstellung der Schadensersatzpflicht des Beklagten nicht zu. \n\n14 \n\n1. Die Auffassung des Berufungsgerichts, der Kläger könne nach § 14 \n\nAbs. 2 Nr. 2, Abs. 5 MarkenG beanspruchen, dass der Beklagte die beanstan-\n\ndete Verwendung der Titel für eine Automobilzeitschrift unterlässt, hält der \n\nrechtlichen Nachprüfung nicht stand. Die Feststellungen des Berufungsgerichts \n\ntragen nicht seine Annahme, im Streitfall bestehe zwischen den sich gegen-\n\nüberstehenden Zeichen eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne. \n\n15 \n\na) Das Berufungsgericht ist zwar mit Recht davon ausgegangen, dass \n\neine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne vorliegt, wenn ein mit einer älte-\n\nren Marke übereinstimmender Bestandteil identisch oder ähnlich in ein zusam-\n\nmengesetztes Zeichen aufgenommen wird, in dem er neben einem Unterneh-\n\nmenskennzeichen oder einem Serienzeichen eine selbstständig kennzeichnen-\n\nde Stellung behält, und wenn wegen der Übereinstimmung dieses Bestandteils \n\nmit der älteren Marke bei den angesprochenen Verkehrskreisen der Eindruck \n\nhervorgerufen wird, dass die so gekennzeichneten Waren oder Dienstleistun-\n\ngen aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen (vgl. \n\nEuGH, Urt. v. 6.10.2005 - C-120/04, Slg. 2005, I-8551 = GRUR 2005, 1042 \n\nTz. 30 ff. = WRP 2005, 1505 - THOMSON LIFE; BGHZ 167, 322 Tz. 18 - Malte-\n\nserkreuz; BGH, Urt. v. 28.6.2007 - I ZR 132/04, GRUR 2008, 258 Tz. 33 = WRP \n\n2008, 232 \n\n- INTERCONNECT/T-Inter-Connect; Beschl. \n\nv. 29.5.2008 \n\n- I ZB 54/05, GRUR 2008, 905 Tz. 37 = WRP 2008, 1349 - Pantohexal). \n\n16 \n\nb) Die Auffassung des Berufungsgerichts, in den zusammengesetzten Ti-\n\nteln des Beklagten behielten beide Teile - und damit auch der der Klagemarke \n\nähnliche Bestandteil \"OFFROAD\" - eine selbstständig kennzeichnende Stel-\n\nlung, beruht aber, wie die Revision mit Recht beanstandet, auf rechtsfehlerhaf-\n\nten Erwägungen. \n\n17 \n\naa) Eine Unternehmensbezeichnung enthalten die beanstandeten Titel \n\ndes Beklagten neben dem Bestandteil \"OFFROAD\" nicht. Die Annahme des \n\nBerufungsgerichts, der Beklagte verwende den Bestandteil \"automobil\" in den \n\nbeanstandeten Titeln wie ein Serien- oder Dachzeichen, wird von den Feststel-\n\nlungen nicht getragen. Die Bezeichnung \"automobil\" ist als Bestandteil eines \n\nTitels für eine Automobilzeitschrift glatt beschreibend. Zur Kennzeichnung einer \n\nsolchen Zeitschrift fehlt ihr daher von Haus aus jegliche Unterscheidungskraft \n\nund somit auch die Eignung, als ein auf die Herkunft der so bezeichneten Zeit-\n\nschriften aus einem bestimmten Unternehmen hinweisender Stammbestandteil \n\neiner Zeichenserie für die Titel einer Reihe von Automobilzeitschriften verwen-\n\ndet zu werden. Auf eine solche Eignung kommt es zwar nicht an, wenn sich der \n\nVerkehr an einen - von Haus aus nicht unterscheidungskräftigen - Stammbe-\n\nstandteil einer bereits existierenden Zeichenserie gewöhnt hat (vgl. EuGH, Urt. \n\nv. 13.9.2007 - C-234/06, Slg. 2007, I-7333 = GRUR 2008, 343 Tz. 64 = WRP \n\n2007, 1322 - Il Ponte Finanziaria [BAINBRIDGE]; BGH, Urt. v. 22.11.2001 \n\n- I ZR 111/99, GRUR 2002, 542, 544 = WRP 2002, 534 - BIG). Allein dem Um-\n\nstand, dass der Beklagte eine weitere Zeitschrift mit dem Titel \"automobil \n\nTESTS\" herausgibt, kann angesichts des glatt beschreibenden Charakters der \n\nBezeichnung \"automobil\" für eine Automobilzeitschrift jedoch entgegen der Auf-\n\nfassung des Berufungsgerichts nicht entnommen werden, der Verkehr verstehe \n\n\"automobil\" als den auf die Herkunft hinweisenden Stammbestandteil einer Zei-\n\nchenserie des Beklagten. \n\n18 \n\nbb) Die Hervorhebung eines Bestandteils durch die grafische Gestaltung \n\noder durch seine Anordnung im Gesamtzeichen führt gleichfalls nicht bereits als \n\nsolche zur Annahme seiner selbstständig kennzeichnenden Stellung, wenn der \n\nVerkehr gleichwohl von einem einheitlichen Kennzeichen ausgeht. Eine selbst-\n\nständig kennzeichnende Stellung des Bestandteils \"OFFROAD\" der beanstan-\n\ndeten Bezeichnungen des Beklagten kann daher im Streitfall nicht daraus her-\n\ngeleitet werden, dass der Bestandteil \"automobil\" nach den Feststellungen des \n\nBerufungsgerichts mit deutlich größeren Buchstaben geschrieben ist, am An-\n\nfang des Gesamtzeichens steht und beide Bestandteile grafisch voneinander \n\nabgesetzt sind. Wie auch das Berufungsgericht mit Recht angenommen hat, \n\nsind die einzelnen Bestandteile der zusammengesetzten Titel des Beklagten \n\ngleichwohl aufeinander bezogen und gleichwertig. Für die Einheitlichkeit der \n\nBetrachtung der kennzeichenrechtlichen Wirkung der einzelnen Zeichenbe-\n\nstandteile spricht dabei vor allem ihr inhaltlicher Bezug. Während der Bestand-\n\nteil \"automobil\" allgemein den Inhalt der so bezeichneten Zeitschrift beschreibt, \n\nverengt der Bestandteil \"OFFROAD\", wovon auch das Berufungsgericht ausge-\n\ngangen ist, die Thematik auf den Bereich der Geländefahrzeuge. \n\n19 \n\n2. Kann folglich die Auffassung des Berufungsgerichts, in den angegrif-\n\nfenen Titeln des Beklagten behielten beide Teile - nämlich neben dem Bestand-\n\nteil \"OFFROAD\" auch der Bestandteil \"automobil\" - eine selbstständig kenn-\n\nzeichnende Stellung, aus Rechtsgründen keinen Bestand haben, und versteht \n\nder Verkehr, wie das Berufungsgericht rechtsfehlerfrei festgestellt hat, die von \n\ndem Beklagten verwendeten Bezeichnungen als Gesamtzeichen, so hat es bei \n\ndem Grundsatz zu bleiben, dass der Verkehr im Normalfall eine Kennzeichnung \n\nals Ganzes wahrnimmt und daher für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr \n\nauf den Gesamteindruck abzustellen ist, den die sich gegenüberstehenden \n\nKennzeichen hervorrufen \n\n(vgl. EuGH GRUR 2005, 1042 Tz. 28, 30 \n\n- THOMSON LIFE). Das Berufungsgericht hat angenommen, dass zwischen \n\nder Wort-/Bildmarke \"OFF ROAD\" des Klägers und dem Titel \"automobil \n\nOFFROAD\" des Beklagten nur eine schwache Zeichenähnlichkeit in bildlicher \n\nund sprachlicher Hinsicht sowie eine etwas stärkere in Hinblick auf den Bedeu-\n\ntungsgehalt besteht, weil der - für eine Zeitschrift über Geländefahrzeuge \n\ngleichfalls mit einer beschreibenden Bedeutung versehene - Bestandteil \n\n\"OFFROAD\" den Gesamteindruck des Zeichens des Beklagten gegenüber dem \n\nweiteren Bestandteil \"automobil\" nicht eindeutig dominiert. Danach reicht die \n\nÄhnlichkeit der beiden sich gegenüberstehenden Zeichen in ihrem Gesamtein-\n\ndruck nach den Feststellungen des Berufungsgerichts für die Annahme einer \n\nVerwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht aus. Diese Be-\n\nurteilung ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden. Das Berufungsgericht ist \n\nbei der ihm als Tatrichter obliegenden Feststellung des Gesamteindrucks des \n\nZeichens des Beklagten rechtsfehlerfrei davon ausgegangen, dass auch ein \n\nBestandteil, der - wie hier der Bestandteil \"automobil\" - eine beschreibende An-\n\ngabe enthält, zum Gesamteindruck beitragen kann (vgl. BGH, Beschl. v. \n\n13.12.2007 - I ZB 39/05, GRUR 2008, 719 Tz. 37 = WRP 2008, 1098 - idw In-\n\nformationsdienst Wissenschaft, m.w.N.). Die Revisionserwiderung erhebt inso-\n\nweit auch keine Rügen. \n\n20 \n\n3. Mangels Verwechslungsgefahr fehlt es an einer Verletzung der Kla-\n\ngemarke, so dass dem Kläger die geltend gemachten Ansprüche auf Unterlas-\n\nsung, Auskunftserteilung und Feststellung der Schadensersatzpflicht des Be-\n\nklagten nicht aufgrund seiner Wort-/Bildmarke zustehen. Im Übrigen könnte sich \n\nder Beklagte gegenüber den Klageansprüchen, auch soweit sie auf eine Verlet-\n\nzung der Klagemarke gestützt worden sind, entgegen der Auffassung des Beru-\n\nfungsgerichts mit Erfolg auf die Schutzschranke des § 23 Nr. 2 MarkenG beru-\n\nfen (vgl. dazu unten unter III.). \n\n21 \n\nIII. Das Berufungsurteil ist somit aufzuheben (§ 562 Abs. 1 ZPO). Der \n\nSenat kann in der Sache selbst entscheiden, weil sie zur Endentscheidung reif \n\nist (§ 563 Abs. 3 ZPO). Das Berufungsgericht hat zwar dahinstehen lassen, ob \n\nder Kläger sich für die Klageansprüche auch auf eine Verletzung seiner Werkti-\n\ntelrechte (§ 5 Abs. 3 MarkenG) berufen kann. Etwaigen Ansprüchen des Klä-\n\ngers nach § 5 Abs. 3, § 15 Abs. 2, 4 und 5 MarkenG stünde aber die Schutz-\n\nschranke des § 23 Nr. 2 MarkenG entgegen. Die Auffassung des Berufungsge-\n\nrichts, die Verwendung des Zeichenbestandteils \"OFFROAD\" durch den Be-\n\nklagten verstoße gegen die guten Sitten i.S. von § 23 MarkenG, hält der rechtli-\n\nchen Nachprüfung nicht stand. \n\n22 \n\n1. Das Berufungsgericht hat rechtsfehlerfrei festgestellt, dass sich \n\n\"OFFROAD\" als Bezeichnung für sportliche Aktivitäten abseits der Straße mit \n\ngeländegängigen Fahrzeugen durchgesetzt hat und die Verwendung dieser \n\nBezeichnung als Titel für eine Zeitschrift über Geländewagen und damit zu-\n\nsammenhängende Themen als Angabe über die Merkmale oder Eigenschaften \n\nder Zeitschrift i.S. von § 23 Nr. 2 MarkenG anzusehen ist. Es ist dabei weiter \n\nrechtsfehlerfrei davon ausgegangen, dass es für die Beurteilung, ob ein Zei-\n\nchen als beschreibende Angabe i.S. von § 23 Nr. 2 MarkenG benutzt wird und \n\nder Markeninhaber (oder der Inhaber eines Werktitelrechts an dem Zeichen) \n\ndeshalb nicht das Recht hat, diese Benutzung zu untersagen, auf den Zeitpunkt \n\ndes Schlusses der mündlichen Verhandlung in der Tatsacheninstanz ankommt. \n\nDie Frage, ob jedenfalls für den geltend gemachten Schadensersatzanspruch \n\n(auch) auf den Zeitraum ab Aufnahme der Benutzung der beanstandeten Be-\n\nzeichnung abzustellen ist, kann dahinstehen. Denn den Ausführungen des Be-\n\nrufungsgerichts, das in diesem Zusammenhang auf eine frühere Entscheidung \n\nvon August 2004 Bezug nimmt, kann entnommen werden, dass es auch schon \n\nfür den insoweit in Rede stehenden Zeitraum ab November 2003 von der be-\n\nschreibenden Bedeutung der Bezeichnung \"OFFROAD\" i.S. von § 23 Nr. 2 \n\nMarkenG ausgegangen ist. \n\n23 \n\n2. Der Anwendbarkeit der Schutzschranke des § 23 Nr. 2 MarkenG steht \n\nnicht entgegen, dass der Beklagte den Begriff \"OFFROAD\" kennzeichenmäßig \n\nverwendet; auch eine etwaige Gefahr der Verwechslung mit dem geschützten \n\nZeichen schließt die Anwendung des § 23 Nr. 2 MarkenG nicht aus (vgl. BGHZ \n\n181, 77 Tz. 27 - DAX; BGH, Urt. v. 5.6.2008 - I ZR 169/05, GRUR 2008, 798 \n\nTz. 17 = WRP 2008, 1202 - POST I). Sie begründete als solche allein auch \n\nnoch keinen Verstoß gegen die guten Sitten (EuGH, Urt. v. 7.1.2004 \n\n- C-100/02, Slg. 2004, I-691 = GRUR 2004, 234 Tz. 25 - Gerolsteiner Brunnen; \n\nBGH GRUR 2008, 798 Tz. 22 - POST I, m.w.N.). \n\n24 \n\n3. Von einem Verstoß gegen die guten Sitten i.S. des § 23 MarkenG ist \n\nauszugehen, wenn die Verwendung der angegriffenen Bezeichnung den an-\n\nständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel nicht entspricht (vgl. Art. 6 \n\nAbs. 1 MarkenRL). Dies erfordert eine Gesamtwürdigung der Interessen der \n\nBeteiligten unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des Einzelfalls \n\n(BGHZ 181, 77 Tz. 29 - DAX, m.w.N.). Diese gebotene umfassende Beurteilung \n\naller Umstände ergibt vorliegend, dass die Benutzung der Bezeichnung \n\n\"OFFROAD\" durch den Beklagten entgegen der Auffassung des Berufungsge-\n\nrichts nicht unlauter ist. \n\n25 \n\nDem Berufungsgericht kann bei seiner gegenteiligen Würdigung schon \n\nnicht darin gefolgt werden, dass der Beklagte die Bezeichnung \"OFFROAD\" so \n\nbenutzt, dass die beschreibende Bedeutung hinter der kennzeichenmäßigen \n\nVerwendung zurücktritt. Durch die gemeinsame Verwendung mit dem weiteren \n\nBestandteil \"automobil\" in einem vom Verkehr als Gesamtzeichen aufgefassten \n\nzusammengesetzten Zeitschriftentitel bleibt die beschreibende Bedeutung viel-\n\nmehr im Gegenteil gerade erhalten, weil der Verkehr, wie auch das Berufungs-\n\ngericht in anderem Zusammenhang angenommen hat, die beiden Bestandteile \n\nals gleichwertig ansieht und in dem Sinne aufeinander bezieht, dass mit dem \n\nTitelbestandteil \"OFFROAD\" das speziellere Thema der so betitelten Zeitschrift \n\nbezeichnet ist. Entgegen der Ansicht des Berufungsgerichts kommt es bei § 23 \n\nNr. 2 MarkenG anders als bei der Schutzschranke des § 23 Nr. 3 MarkenG \n\nauch nicht darauf an, ob dem Beklagten andere Benutzungsalternativen zur \n\nVerfügung stehen (vgl. BGH, Urt. 2.4.2009 - I ZR 209/06, GRUR 2009, 678 \n\nTz. 30 = WRP 2009, 839 - POST/RegioPost ). \n\n26 \n\nDer Beklagte hat mit den angegriffenen Bezeichnungen einen hinrei-\n\nchenden Abstand zu den Klagezeichen gewahrt, um nicht gegen die anständi-\n\ngen Gepflogenheiten in Gewerbe und Handel zu verstoßen. In bildlicher Hin-\n\nsicht bestehen, wie auch das Berufungsgericht rechtsfehlerfrei angenommen \n\nhat, bedeutsame Unterschiede zwischen den Klagezeichen und dem Zeichen-\n\nbestandteil \"OFFROAD\" in den angegriffenen Titeln des Beklagten. Die bloße \n\nÜbereinstimmung im Klang und im Bedeutungsgehalt kann demgegenüber ei-\n\nnen Verstoß gegen die guten Sitten i.S. von § 23 Nr. 2 MarkenG nicht begrün-\n\nden, zumal der Beklagte sich durch die Aufnahme zusätzlicher Bestandteile in \n\nden Titel seiner Zeitschrift weiter vom Kläger abgegrenzt hat. \n\n27 \n\n4. Dem Kläger stehen die Klageansprüche demnach auch nicht wegen \n\nVerletzung eines Werktitelrechts an dem Klagezeichen \"OFFROAD\" zu. Die \n\nBerufung des Klägers gegen die klageabweisende Entscheidung des Landge-\n\nrichts ist daher zurückzuweisen. \n\n28 \n\nIV. Die Kostenentscheidung folgt aus § 91 Abs. 1, § 97 Abs. 1 ZPO. \n\nBornkamm \n\nBüscher \n\nSchaffert \n\nBergmann \n\nKirchhoff \n\nVorinstanzen: \nLG Hamburg, Entscheidung vom 20.12.2005 - 407 O 160/05 - \nOLG Hamburg, Entscheidung vom 31.01.2007 - 5 U 110/06 -","source":null,"source_url":null,"url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2009-12-02/i-zr-44-07","cited_norms":[{"jurabk":"MarkenG","ref":"§ 23","ref_norm":"23","n":14},{"jurabk":"BGB","ref":"§ 242","ref_norm":"242","n":1},{"jurabk":"MarkenG","ref":"§ 5","ref_norm":"5","n":1},{"jurabk":"ZPO","ref":"§ 97","ref_norm":"97","n":1},{"jurabk":"ZPO","ref":"§ 562","ref_norm":"562","n":1},{"jurabk":"ZPO","ref":"§ 563","ref_norm":"563","n":1},{"jurabk":"MarkenG","ref":"§ 19","ref_norm":"19","n":1},{"jurabk":"MarkenG","ref":"§ 14","ref_norm":"14","n":1}],"authoritative_source":null,"attribution":null,"source_info":{"name":"nu:legal Deutsches Recht","operator":"Nulegal GmbH","terms":"https://recht.nulegal.eu/nutzungsbedingungen","attribution":"Source: nu:legal – recht.nulegal.eu","license_url":"https://recht.nulegal.eu/license","url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2009-12-02/i-zr-44-07","retrieved":"2026-07-10 20:10:52.415811+00:00"},"card":{"id":"bgh/2009-12-02/i-zr-44-07","court":"BGH","court_id":"bgh","court_as_stated":"BGH","panel":"I. 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Dezember 2009 Führinger Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle OFFROAD a) Eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne kann vorliegen, wenn ein mit einer älteren Marke übereinstimmender Bestandteil identisch oder ähnlich in ein zusammengesetztes Zeichen aufgenommen wird, in dem er neben ei- nem Serienzeichen eine selbstständig kennzeichnende Stellung behält. b) Einem Bestandteil eines zur Kennzeichnung einer Zeitschrift verwendeten Zeichens kommt eine solche selbstständig kennzeichnende Stellung nicht zu, wenn ihm - wie dem Bestandteil \"automobil\" - von Haus aus jegliche Un- terscheidungskraft und somit auch die Eignung fehlt, als ein auf die Herkunft der so bezeichneten Zeitschriften aus einem bestimmten Unternehmen hin- weisender Stammbestandteil einer Zeichenserie für die Titel einer Reihe von Automobilzeitschriften verwendet zu werden, und der Zeichenbestand- teil auch nicht aufgrund seiner tatsächlichen Verwendung vom Verkehr als ein solcher Stammbestandteil einer bereits existierenden Zeichenserie ver- standen wird.","basis":"source_field","source":null,"may_include_court_head":true}],"leitsatz_status":"from_court","tenor":{"text":"Auf die Revision des Beklagten wird das Urteil des Hanseatischen\n\nOberlandesgerichts Hamburg, 5. 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