{"status":"available","ecli":null,"court":"BGH","senate":"X. Zivilsenat","decided":"2009-09-08","aktenzeichen":"X ZB 35/08","doktyp":"Beschluss","leitsatz":"PatG § 100 Abs. 3 Nr. 3 Polyolefinfolie a) Es verletzt den Anspruch auf rechtliches Gehör, wenn das Patentgericht die Patentfähigkeit eines Patents unter Berufung auf eine Veröffentlichung ver- neint, die der Einsprechende nur beiläufig in Zusammenhang mit einem (ne- ben der fehlenden Patentfähigkeit) zusätzlich geltend gemachten Widerrufs- grund erwähnt hat, ohne zuvor den Patentinhaber darauf hinzuweisen, dass diese Veröffentlichung der Patentfähigkeit des Patents entgegenstehen könnte. b) Dabei ist unerheblich, ob die getroffene Entscheidung nach mündlicher Ver- handlung oder im schriftlichen Verfahren ergangen ist.","text_plain":"BUNDESGERICHTSHOF \n\nX ZB 35/08 \n\nBESCHLUSS \n\nvom \n\n8. September 2009 \n\nin dem Rechtsbeschwerdeverfahren \n\nbetreffend das Patent 100 51 495 \n\nNachschlagewerk: \n\nja \n\nBGHZ: \n\nBGHR: \n\nnein \n\nja\n\nPatG § 100 Abs. 3 Nr. 3 \n\nPolyolefinfolie \n\na) Es verletzt den Anspruch auf rechtliches Gehör, wenn das Patentgericht die \nPatentfähigkeit eines Patents unter Berufung auf eine Veröffentlichung ver-\nneint, die der Einsprechende nur beiläufig in Zusammenhang mit einem (ne-\nben der fehlenden Patentfähigkeit) zusätzlich geltend gemachten Widerrufs-\ngrund erwähnt hat, ohne zuvor den Patentinhaber darauf hinzuweisen, dass \ndiese Veröffentlichung der Patentfähigkeit des Patents entgegenstehen \nkönnte. \n\nb) Dabei ist unerheblich, ob die getroffene Entscheidung nach mündlicher Ver-\n\nhandlung oder im schriftlichen Verfahren ergangen ist. \n\nBGH, Beschluss vom 8. September 2009 - X ZB 35/08 - Bundespatentgericht \n\nDer X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 8. September 2009 \n\ndurch den Vorsitzenden Richter Scharen und die Richter Keukenschrijver, \n\nAsendorf, Dr. Berger und Dr. Grabinski \n\nbeschlossen: \n\nAuf die Rechtsbeschwerde der Patentinhaberin wird der Beschluss \n\ndes 15. Senats (Technischen Beschwerdesenats) des Bundespa-\n\ntentgerichts vom 21. Juli 2008 aufgehoben. \n\nDie Sache wird zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung, \n\nauch über die Kosten des Rechtsbeschwerdeverfahrens, an das \n\nBundespatentgericht zurückverwiesen. \n\nBeschwerdewert: 25.000,-- € \n\nGründe: \n\n1 \n\n2 \n\nI. Die Rechtsbeschwerdeführerin ist eingetragene Inhaberin des am \n\n25. September 2003 veröffentlichten Patents 100 51 495 mit der Bezeichnung \n\n\"Verwendung einer teiltransparenten Polyolefinfolie\" (Streitpatent). \n\nDie eingetragenen Patentansprüche haben folgenden Wortlaut: \n\n\"1. Verwendung einer teiltransparenten Polyolefinfolie mit einer Foliendi-\n\ncke zwischen 5 und 250 μm, \nan deren Folienoberfläche durch ein- oder beidseitige Oberflächenbe-\nhandlung sauerstoffhaltige Gruppen angelagert sind und \n\n welche durch eine nachfolgende, elektrostatische Aufladung oberflä-\nchenpolarisiert ist, wobei die elektrostatische Haftkraft durch Bemes-\nsung der Oberflächenpolarisation so auf das Flächengewicht der Folie \nabgestimmt ist, dass die Folie mit der behandelten Seite auf einer \nsauberen, getrockneten und planen Floatglasfläche in jeder Lage haf-\nten bleibt, \nals Flip-Chart-Folie, die beschreibbar ist und einen Haftgrund für eine \nklebstofffreie Fixierung von Papierblättern und Fotos bildet. \n\n 2. Verwendung einer Polyolefinfolie nach Anspruch 1, mit der Maßgabe, \ndass die Foliendicke einen Wert zwischen 10 und 100 μm aufweist. \n\n 3. Verwendung einer Polyolefinfolie nach Anspruch 1 oder 2, mit der \nMaßgabe, dass die Folie zwei oder drei durch Coextrusion hergestell-\nte Schichten aufweist. \n\n 4. Verwendung einer Polyolefinfolie nach einem der Ansprüche 1 bis 3, \nmit der Maßgabe, dass die Folie ein oder mehrere anorganische \nFüllmaterialien aus der Gruppe Calciumcarbonat, Titandioxid, Talkum \nund Kreide enthält, wobei der Anteil der Füllmaterialien bis zu \n45 Gew.-%, bezogen auf die Endmischung, beträgt. \n\n 5. Verwendung einer Polyolefinfolie nach einem der Ansprüche 1 bis 4, \nmit der Maßgabe, dass eine Folienseite mit einem Raster bedruckt \nist.\" \n\n3 \n\nGegen das Streitpatent ist am 23. Dezember 2003 Einspruch erhoben \n\nworden. In ihrer Begründung hat die Einsprechende geltend gemacht, dass der \n\nGegenstand der Streitpatents nicht neu sei und nicht auf einer erfinderischen \n\nTätigkeit beruhe und sich insoweit auf eine offenkundige Vorbenutzung sowie \n\nals druckschriftlichen Entgegenhaltungen auf die vorveröffentlichten US-\n\nPS 5 638 249 (D 1) und WO 96/08318 (D 2) berufen. Außerdem hat sich die \n\nEinsprechende auf eine widerrechtliche Entnahme gestützt und in diesem Zu-\n\nsammenhang ein Telefax der M. GmbH vom 19. Juni 1998 \n\nan die Einsprechende vorgelegt. In dem Telefax ist vermerkt, dass mit diesem \n\ndas US-Patent 5 010 671 überreicht werde. Der als Anlage von der Einspre-\n\nchenden eingereichten Ablichtung des Telefax war eine solche des US-Patents \n\nbeigefügt. \n\n4 \n\nDie Patentinhaberin hat dem Einspruchsvorbringen widersprochen und \n\ndas Streitpatent unbeschränkt, hilfsweise mit geänderten Ansprüchen vertei-\n\ndigt. Später hat die Einsprechende ihren Einspruch zurückgenommen. Nach \n\nentsprechenden Anträgen der Einsprechenden und der Patentinhaberin hat das \n\nPatentgericht den vor der Rücknahme des Einspruchs anberaumten Verhand-\n\nlungstermin von Amts wegen wieder aufgehoben. \n\n5 \n\nOhne weitere Hinweise erteilt zu haben, hat das Patentgericht das Streit-\n\npatent an dem ursprünglich vorgesehenen Verhandlungstermin widerrufen. \n\nGegen die Entscheidung richtet sich die vom Patentgericht nicht zugelassene \n\nRechtsbeschwerde. \n\n6 \n\n7 \n\nII. Die Rechtsbeschwerde ist zulässig, weil mit ihr der nicht zulassungs-\n\ngebundene Rechtsbeschwerdegrund des § 100 Abs. 3 Nr. 3 PatG geltend ge-\n\nmacht wird, und hat auch in der Sache Erfolg. \n\n1. Das Patentgericht hat Patentanspruch 1 des Streitpatents wie folgt \n\ngegliedert: \n\n1) Verwendung einer Polyolefinfolie, \n1.1) die teiltransparent ist, \n1.2) mit einer Foliendicke zwischen 5 und 250 μm, \n1.3) an deren Folienoberfläche durch ein- oder beidseitige Oberflä-\nchenbehandlung sauerstoffhaltige Gruppen angelagert sind, \n\n1.4) die Folienoberfläche ist durch eine nachfolgende, elektrostati-\n\nsche Aufladung oberflächenpolarisiert, \n\n1.5) die elektrostatische Haftkraft ist durch Bemessung der Oberflä-\nchenpolarisation so auf das Flächengewicht der Folie abge-\nstimmt, dass die Folie mit der behandelten Seite auf einer sau-\nberen, getrockneten und planen Floatglasfläche in jeder Lage \nhaften bleibt, \n2) \nals Flip-Chart-Folie, \n2.1) die beschreibbar ist und \n2.2) einen Haftgrund für eine klebstofffreie Fixierung von Papierblät-\n\ntern und Fotos bildet. \n\nund seine Entscheidung im Wesentlichen wie folgt begründet: \n\n8 \n\nEs könne dahinstehen, ob die mit dem Streitpatent beanspruchte Ver-\n\nwendung einer teil-transparenten Polyolefinfolie neu sei, weil sie jedenfalls nicht \n\nauf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe. Aus der D 1 gehe hervor, dass als \n\nPolymerfolien, auf welchen Papierposter reversibel angebracht werden können, \n\nPolyethylen- oder Polypropylenfolien mit einer Dicke von umgerechnet 25,4 µm \n\nbis 12,7 µm, nach elektrischer Aufladung durch Corona-Behandlung, in einem \n\nSystem Wand-Folie-Papier besonders geeignet seien, womit die Merkmale 1, \n\n1.2, 1.3 sowie 2.2 des erteilten Patentanspruchs 1 offenbart seien. Die Ausbil-\n\ndung sauerstoffhaltiger funktioneller Gruppen an der Folienoberfläche durch \n\nCorona-Behandlung sei dem Fachmann, einem mit der Herstellung und An-\n\nwendung von Polymerfolien befassten und vertrauten Diplom-Chemiker, geläu-\n\nfig, so dass sich daraus das Merkmal 1.4 unmittelbar erschließe. Zur Frage der \n\nTransparenz der Polyolefinfolie sei der D 1 lediglich zu entnehmen, dass eine \n\nweitere transparente Folie mit vergleichbarer Haftkraft als Schutzschicht über \n\ndas Papierposter angebracht werden könne (Merkmal 1.1). Konkrete Angaben \n\nüber die Beschreibbarkeit der Polyolefinfolien fehlten in der D 1 ebenso wie ein \n\nHinweis auf die spezielle Anwendung als Flip-Chart-Folie (Merkmale 2.1 und 2). \n\nDie Verwendung von statisch aufladbaren, beschreibbaren und teiltransparen-\n\nten Polyolefinfolien als Flip-Chart-Folien und damit die Merkmale 1.1, 2 und 2.1 \n\nwürden sich für den Fachmann jedoch aus dem gattungsgleichen US-Patent \n\n5 010 671 ergeben. Die reversibel aneinander haftenden Blätter des darin of-\n\nfenbarten Flip-Chart-Blocks könnten auch auf einer anderen Oberfläche allein \n\naufgrund ihrer statischen Ladung sicher und reversibel haftend angebracht \n\nwerden und seien zudem beschreibbar. Der Druckschrift könne zudem ent-\n\nnommen werden, dass die Blätter auch auf transparenten Oberflächen wie Glas \n\nanhaften und dabei aufgrund ihrer nur teilweisen Durchlässigkeit für sichtbares \n\nLicht (vgl. den Handelsnamen \"Oppalyte\") auch in beschriebenen Zustand als \n\nDatenträger dienen könnten (Merkmal 1.1). Aus der in dem US-Patent be-\n\nschriebenen Anwendbarkeit auf Glas als Oberfläche ergebe sich für den Fach-\n\nmann das in Merkmal 1.5 enthaltene Erfordernis der Abstimmung der elektro-\n\nstatischen Haftkraft auf das Flächengewicht der Folie durch Bemessung der \n\nOberflächenpolarisation von selbst. Damit erschließe sich die streitpatentge-\n\nmäße Verwendung der Polyolefinfolie als Flip-Chart-Folie aus den beiden ge-\n\nnannten Druckschriften in naheliegender Weise. Das gelte auch für den Ge-\n\ngenstand des Hilfsantrags, der keine tatsächliche Einschränkung gegenüber \n\ndem Hauptantrag enthalte. \n\n9 \n\n2. Die Rechtsbeschwerde rügt, dass der Patentinhaberin rechtliches Ge-\n\nhör versagt worden sei. Diese habe nicht damit rechnen müssen, dass sich das \n\nPatentgericht für seine Beurteilung maßgeblich auf das genannte US-Patent \n\nstützen werde, weil jenes von der Einsprechenden nur als Beifügung zu dem \n\nTelefax der M. GmbH vom 19. Juni 1998 vorgelegt worden \n\nsei. Das Berufungsgericht sei deshalb gehalten gewesen, der Patentinhaberin \n\neinen entsprechenden Hinweis zu erteilen und Gelegenheit zur Stellungnahme \n\nzu geben. Mit dem Telefax habe die Einsprechende eine Firmenverwandtschaft \n\nzwischen \n\nder M. GmbH \n\nund \n\nder N. AG, \n\nder früheren Inhaberin des Streitpatents, nachweisen wollen, um den Wider-\n\nrufsgrund der widerrechtlichen Entnahme zu stützen. Das dem Telefax als An-\n\nlage beigefügte, als Fax-Kopie unleserliche US-Patent sei dabei lediglich Ge-\n\ngenstand eines Hinweises auf die patentrechtliche Situation in den USA gewe-\n\nsen, die zu überprüfen gewesen sei. Die Einsprechende habe an keiner Stelle \n\nihres Vorbringens das US-Patent als für die Schutzfähigkeit relevant anzuse-\n\nhenden Stand der Technik angeführt. \n\n10 \n\nDer Verstoß gegen den Anspruch auf Gewährung rechtlichen Gehörs sei \n\nauch entscheidungserheblich, weil nicht auszuschließen sei, dass die ange-\n\nfochtene Entscheidung darauf beruhe. Denn die Patentinhaberin hätte auf ei-\n\nnen richterlichen Hinweis vorgetragen, dass die D 1 keine Teiltransparenz der \n\nFolie lehre (Merkmal 1.1), nicht offenbare, dass an der Folienoberfläche durch \n\nein- oder beidseitige Oberflächenbehandlung sauerstoffhaltige Gruppen ange-\n\nlagert seien (Merkmal 1.4), nicht aufzeige, die elektrostatische Haftkraft gemäß \n\nMerkmal 1.5 zu bemessen, und dieser auch nicht zu entnehmen sei, die Folie \n\nals beschreibbare Flip-Chart-Folie zu verwenden (Merkmale 2 und 2.1). Das \n\nUS-Patent 5 010 671 offenbare ebenfalls keine Teiltransparenz der Folie \n\n(Merkmal 1.1), beschreibe keine ein- oder beidseitige Oberflächenbehandlung, \n\nbei der sauerstoffhaltige Gruppen angelagert würden (Merkmal 1.3), offenbare \n\nkeine Bemessung der elektrostatischen Haftkraft gemäß Merkmal 1.5 und zeige \n\nnicht, die Flip-Chart-Folie auch als Haftgrund für eine klebstofffreie Fixierung \n\nvon Papierblättern und Fotos auszugestalten (Merkmal 2.2). Eine Zusammen-\n\nschau der D 1 und des US-Patents stehe einer erfinderischen Tätigkeit nicht \n\nentgegen, weil auch beide Druckschriften nicht die Kombination von auf der \n\nFlip-Chart-Folie fixierten Fotos und neben den Fotos angeordneter Schrift nahe \n\nlegen würden (Merkmale 2, 2.1 und 2.2). Aus den beiden Entgegenhaltungen \n\ngehe auch nicht hervor, dass die Eigenschaften der Folie nur durch die Kombi-\n\nnation der Merkmale 1.3 und 1.4 erreicht werde. \n\n11 \n\nWäre der Patentinhaberin rechtliches Gehör gewährt worden, hätte die-\n\nse zudem die Hilfsanträge 1 bis 5 gestellt. \n\n12 \n\nIn Hilfsantrag 1 hätte sie beantragt, das Streitpatent dadurch beschränkt \n\naufrecht zu erhalten, dass Anspruch 1 des erteilten Patents durch den neuen \n\nAnspruch 1 ersetzt wird, wobei dieser die teiltransparente Polyolefinfolie weiter \n\ndahin definiert, dass deren Transparenz zwischen 10 und 90 % liegt. \n\n13 \n\nIn Hilfsantrag 2 hätte sie beantragt, das Streitpatent dadurch beschränkt \n\naufrecht zu erhalten, dass die Ansprüche 1 bis 5 des erteilten Patents durch die \n\nneuen Ansprüche 1 bis 4 ersetzt werden, wobei sich die beiden Anspruchsfas-\n\nsungen dadurch unterscheiden, dass Anspruch 1 und Anspruch 3 des erteilten \n\nPatents in Anspruch 1 des 2. Hilfsantrags kombiniert werden und dadurch in \n\nHilfsantrag 2 Anspruch 3 als Unteranspruch wegfällt und Ansprüche 4 und 5 \n\ndes erteilten Patents zu Ansprüchen 3 und 4 des 2. Hilfsantrags werden. \n\n14 \n\nAls Hilfsantrag 3 wären die Ansprüche des Hauptantrags, als Hilfsan-\n\ntrag 4 wären die Ansprüche des Hilfsantrags 1 und als Hilfsantrag 5 wären die \n\nAnsprüche des Hilfsantrags 2 weiterverfolgt worden, jedoch jeweils mit der \n\nMaßgabe, dass in Anspruch 1 das Merkmal \"als Flip-Chart-Folie, die be-\n\nschreibbar ist und einen Haftgrund für eine klebstofffreie Fixierung von Papier-\n\nblättern und Fotos bildet\" durch das Merkmal \"als zu beschreibende Flip-Chart-\n\nFolie und als Haftgrund für eine klebstofffreie Fixierung von Papierblättern und \n\nFotos\" ersetzt wird. \n\n15 \n\n3. Die Rechtsbeschwerde beanstandet zu Recht, dass das Patentgericht \n\nseiner Verpflichtung zur Gewährung rechtlichen Gehörs gegenüber der Patent-\n\ninhaberin nicht nachgekommen ist. \n\n16 \n\nMit der Rüge der Verletzung rechtlichen Gehörs kann nicht nur geltend \n\ngemacht werden, dass das entscheidende Gericht Vorbringen nicht zur Kennt-\n\nnis genommen oder in seiner Entscheidung nicht in Erwägung gezogen hat, \n\nsondern auch, dass es Erkenntnisse verwertet hat, zu denen ein Verfahrensbe-\n\nteiligter nicht Stellung nehmen konnte. Der letztgenannte Fall kommt in Be-\n\ntracht, wenn der Verfahrensbeteiligte gar nicht zu Wort gekommen ist oder das \n\nGericht bei seiner Entscheidung Tatsachen zugrunde gelegt hat, zu denen der \n\nBeteiligte nicht mehr Stellung nehmen konnte. Gleiches gilt, wenn der Verfah-\n\nrensbeteiligte bei Anwendung der von ihm zu erwartenden Sorgfalt nicht erken-\n\nnen konnte, auf welches Vorbringen es für die Entscheidung des Gerichts an-\n\nkommen kann und wird (Sen.Beschl. v. 25.1.2000 - X ZB 7/99, GRUR 2000, \n\n792 - Spiralbohrer; Beschl. v. 16.9.2008 - X ZB 29/07, GRUR 2009, 91, 92 - An-\n\ntennenhalter). Da die Parteien kein Recht darauf haben, vor der gerichtlichen \n\nEntscheidung zu erfahren, wie das Gericht den die Grundlage seiner Entschei-\n\ndung bildenden Sachverhalt (voraussichtlich) würdigen wird, ist der Anspruch \n\nauf rechtliches Gehör allerdings nicht schon dann verletzt, wenn das Patentge-\n\nricht nicht darauf hinweist, welchen Offenbarungsgehalt es einer in der mündli-\n\nchen Verhandlung erörterten Veröffentlichung entnimmt (Sen., aaO - Antennen-\n\nhalter). Es verletzt den Anspruch auf rechtliches Gehör jedoch, wenn das Pa-\n\ntentgericht die Patentfähigkeit eines Patents unter Berufung auf eine zum Stand \n\nder Technik gehörende Veröffentlichung verneint, die der Einsprechende nur \n\nbeiläufig in Zusammenhang mit einem (neben der fehlenden Patentfähigkeit) \n\nzusätzlich geltend gemachten Widerrufsgrund erwähnt hat, ohne zuvor den Pa-\n\ntentinhaber darauf hinzuweisen, dass diese Veröffentlichung der Patentfähig-\n\nkeit des Patentes entgegenstehen könnte. \n\n17 \n\nEin solcher Fall ist hier gegeben. Die Patentinhaberin konnte bei An-\n\nwendung der von ihr zu erwartenden Sorgfalt nicht damit rechnen, dass das \n\nPatentgericht bei der Beurteilung der Patentfähigkeit des Streitpatents auch das \n\nUS-Patent 5 010 671 als entscheidungserhebliche Entgegenhaltung heranzie-\n\nhen würde. Die Druckschrift wurde zwar bereits mit dem Einspruch vorgelegt. \n\nDies erfolgte jedoch nicht im Hinblick auf das Vorbringen der Einsprechenden \n\nzur Patentfähigkeit des Streitpatents. Insoweit hat die Einsprechende ihren An-\n\ngriff allein auf die Entgegenhaltungen D 1 und D 2 gestützt. Auch im weiteren \n\nVerlauf des Einspruchsverfahrens hat sich keiner der Verfahrensbeteiligten in \n\nZusammenhang mit der Patentfähigkeit des Streitpatents auf das US-Patent \n\nberufen. \n\n18 \n\nDieses wurde vielmehr lediglich hinsichtlich des Einspruchsgrundes der \n\nwiderrechtlichen Entnahme zusammen mit dem als Anlage 15 vorgelegten Te-\n\nlefax der M. GmbH vom 19. Juni 1998 von der Einsprechen- \n\nden in einer nahezu unleserlichen Ablichtung eingereicht. Bei der M. \n\n GmbH hat es sich um eine mit der damaligen Anmelderin konzernver- \n\nbundene Gesellschaft gehandelt. Unter anderem mit der Vorlage dieses Tele-\n\nfax wollte die Einsprechende darlegen, dass die (mutmaßlichen) Erfinder des \n\nStreitpatents vor dessen Anmeldetag die Folie und deren Verwendung in Ge-\n\nsprächen mit der Einsprechenden kennen gelernt hatten. Vor diesem Hinter-\n\ngrund musste die Patentinhaberin nicht damit rechnen, dass das Bundespa-\n\ntentgericht nach der Rücknahme des Einspruchs seine Erwägungen zur Patent-\n\nfähigkeit des Streitpatents maßgeblich auch auf das US-Patent stützen werde. \n\n19 \n\nDem steht nicht entgegen, dass die Einsprechende in der Einspruchsbe-\n\ngründung ausgeführt hat, dass die M. GmbH sie mit dem als \n\nAnlage 15 vorgelegten Telefax im Juni 1998 \"auf ein gegebenenfalls zu beach-\n\ntendes US-Patent hinweise\". Damit war erkennbar nur ein Hinweis an die M. \n\n GmbH gemeint, dass das US-Patent gegebenenfalls beachtet \n\nwerden müsse, wenn der US-Markt durch Tätigkeiten der Einsprechenden be-\n\nrührt werde. Die Ausführungen der Einsprechenden konnten also sinnvollerwei-\n\nse nicht so verstanden werden, dass das US-Patent auch bei der Patentfähig-\n\nkeit des Streitpatents zu beachten sei. \n\n20 \n\nAuch der Umstand, dass die Aufhebung des ursprünglich anberaumten \n\nVerhandlungstermins nach einem entsprechenden Antrag der Patentinhaberin \n\nerfolgt ist, hat das Patentgericht nicht von seiner Hinweispflicht entbunden. \n\nDenn die Verpflichtung des Patentgerichts, Verfahrensbeteiligte im Beschwer-\n\ndeverfahren nach § 73 ff. PatG oder im Einspruchsverfahren nach § 147 Abs. 3 \n\nPatG a.F. auf Entgegenhaltungen hinzuweisen, von denen sie auch bei An-\n\nwendung der von ihnen zu erwartenden Sorgfalt nicht erkennen können, dass \n\ndiese als entscheidungsrelevant berücksichtigt werden könnten, besteht unab-\n\nhängig davon, ob die Entscheidung nach mündlicher Verhandlung ergeht oder \n\nim schriftlichen Verfahren getroffen wird. Daran ändert sich selbst dann nichts, \n\nwenn - wie hier - der Aufhebung der zunächst vom Patentgericht anberaumten \n\nmündlichen Verhandlung ein entsprechender Antrag eines Verfahrensbeteilig-\n\nten vorausgegangen ist. \n\n21 \n\n4. Die Verletzung des Anspruchs auf Wahrung rechtlichen Gehörs setzt \n\nweiterhin voraus, dass die beanstandete Entscheidung auf dem behaupteten \n\nMangel beruht oder beruhen kann, es also nicht ausgeschlossen werden kann, \n\ndass die ordnungsgemäße Gewährung rechtlichen Gehörs zu einer der Partei \n\ngünstigeren Entscheidung geführt hätte (Sen.Beschl. v. 14.3.2006 - X ZB 28/04 \n\nRdn. 8 m.N. aus der verfassungsgerichtlichen Rechtsprechung; vgl. auch BGH, \n\nBeschl. v. 30.1.1997 - I ZB 3/95, GRUR 1997, 637 638 - Top Selection, zu § 83 \n\nAbs. 3 Nr. 3 MarkenG). Demgegenüber ist die Versagung rechtlichen Gehörs \n\nunschädlich, wenn sie sich allein auf Feststellungen bezieht, die für die Ent-\n\nscheidung unter keinem rechtlichen Gesichtspunkt erheblich gewesen sind \n\n(BGH, aaO - Top Selection; Benkard/Rogge, 10. Aufl., 2006, § 100 PatG \n\nRdn. 28; Busse/Keukenschrijver, 6. Aufl., 2003, § 100 PatG Rdn. 50). \n\n22 \n\nIm Streitfall ist der Patentinhaberin rechtliches Gehör im Hinblick auf \n\nentscheidungsrelevante Feststellungen versagt worden. \n\n23 \n\nEs kann nicht ausgeschlossen werden, dass die ordnungsgemäße Ge-\n\nwährung rechtlichen Gehörs durch einen Hinweis auf die Absicht des Patentge-\n\nrichts, das US-Patent 5 010 671 als relevanten Stand der Technik zu berück-\n\nsichtigen, zu einer der Patentinhaberin günstigeren Entscheidung geführt hätte. \n\nDas gilt jedenfalls, soweit die Patentinhaberin bei Erteilung eines solchen Hin-\n\nweises entsprechend den Darlegungen der Rechtsbeschwerde geltend ge-\n\nmacht hätte, dass das US-Patent nicht offenbart, dass die Polyolefinfolie teil-\n\ntransparent ist und die elektrostatische Haftkraft durch Bemessung der Oberflä-\n\nchenpolarisation so auf das Flächengewicht der Folie abgestimmt ist, dass die-\n\nse mit der behandelten Seite auf einer sauberen, getrockneten und planen \n\nFloatglasfläche in jeder Lage haften bleibt (Merkmale 1.1 und 1.5) und auch \n\neiner Zusammenschau der Entgegenhaltung D 1 und des US-Patents nicht die \n\nKombination der Merkmale zu entnehmen gewesen wäre, dass die Flip-Chart-\n\nFolie zugleich beschreibbar ist und einen Haftgrund für eine klebstofffreie Fixie-\n\nrung von Papierblättern und Fotos bildet (Merkmale 2, 2.1 und 2.2), und dass \n\njedenfalls das Streitpatent beschränkt im Umfang der Hilfsanträge 1 bis 5 auf-\n\nrecht zu erhalten gewesen wäre. Denn zumindest bei diesen Einwendungen \n\nhandelt es sich einerseits um Darlegungen der Patentinhaberin, von denen an-\n\nzunehmen ist, das sie allein deshalb nicht vorgebracht worden sind, weil das \n\nPatentgericht pflichtwidrig den Hinweis unterlassen hatte, dass es auf das US-\n\nPatent 5 010 671 bei der Beurteilung der Patentfähigkeit des Streitpatents an-\n\nkommen könnte, und geht es andererseits um Tatsachen, die vom Patentge-\n\nricht in dem angegriffenen Beschluss als entscheidungsrelevant angesehen \n\nworden sind. \n\n24 \n\n5. Die Rechtsbeschwerde führt danach zur Aufhebung der angefochte-\n\nnen Entscheidung und zur Zurückverweisung der Sache an das Patentgericht \n\n(§ 108 Abs. 1 PatG). Die Zurückverweisung an einen anderen Senat des Pa-\n\ntentgerichts ist - entgegen der Anregung der Rechtsbeschwerde - nicht veran-\n\nlasst (vgl. BGH, Beschl. v. 28.8.2003 - I ZB 26/01, GRUR 2004, 77, 79 - PARK \n\n& BIKE). \n\nEine mündliche Verhandlung hat der Senat nicht für erforderlich gehalten \n\n(§ 107 Abs. 1 PatG). \n\nScharen \n\nKeukenschrijver \n\n Asendorf \n\n Berger \n\nGrabinski \n\nVorinstanz: \n\nBundespatentgericht, Entscheidung vom 21.07.2008 - 15 W(pat) 325/04 -","source":null,"source_url":null,"url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2009-09-08/x-zb-35-08","cited_norms":[{"jurabk":"PatG","ref":"§ 100","ref_norm":"100","n":3},{"jurabk":"MarkenG","ref":"§ 83","ref_norm":"83","n":1},{"jurabk":"PatG","ref":"§ 107","ref_norm":"107","n":1},{"jurabk":"PatG","ref":"§ 108","ref_norm":"108","n":1},{"jurabk":"PatG","ref":"§ 73","ref_norm":"73","n":1}],"authoritative_source":null,"attribution":null,"source_info":{"name":"nu:legal Deutsches Recht","operator":"Nulegal GmbH","terms":"https://recht.nulegal.eu/nutzungsbedingungen","attribution":"Source: nu:legal – recht.nulegal.eu","license_url":"https://recht.nulegal.eu/license","url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2009-09-08/x-zb-35-08","retrieved":"2026-07-10 19:55:41.800044+00:00"},"card":{"id":"bgh/2009-09-08/x-zb-35-08","court":"BGH","court_id":"bgh","court_as_stated":"BGH","panel":"X. 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Juli 2008 aufgehoben.\n\nDie Sache wird zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung,\n\nauch über die Kosten des Rechtsbeschwerdeverfahrens, an das\n\nBundespatentgericht zurückverwiesen.\n\nBeschwerdewert: 25.000,-- €","basis":"court_formula","source":null},"tenor_status":"held","cited_norms":[{"id":"PatG/100","law":"PatG","abbreviation":"PatG","ref":"100","label":"§ 100 PatG","mentions":3},{"id":"MarkenG/83","law":"MarkenG","abbreviation":"MarkenG","ref":"83","label":"§ 83 MarkenG","mentions":1},{"id":"PatG/107","law":"PatG","abbreviation":"PatG","ref":"107","label":"§ 107 PatG","mentions":1},{"id":"PatG/108","law":"PatG","abbreviation":"PatG","ref":"108","label":"§ 108 PatG","mentions":1},{"id":"PatG/73","law":"PatG","abbreviation":"PatG","ref":"73","label":"§ 73 PatG","mentions":1}],"cited_norms_basis":"extracted_from_text","normenkette":null,"proceeding":{"entries":[{"position":1,"court":"BPatG","court_id":null,"court_as_stated":"Bundespatentgericht","date":"2008-07-21","docket":"15 W(pat) 325/04","decision_type":null,"ecli":null,"id":null,"url":null,"is_this_decision":false,"is_held":false},{"position":2,"court":"BGH","court_id":"bgh","court_as_stated":"BGH","date":"2009-09-08","docket":"X ZB 35/08","decision_type":"Beschluss","ecli":null,"id":"bgh/2009-09-08/x-zb-35-08","url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2009-09-08/x-zb-35-08","is_this_decision":true,"is_held":true}],"has_records":true,"note":"As the courts' records state it (getProceeding). 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