{"status":"available","ecli":null,"court":"BGH","senate":"I. Zivilsenat","decided":"2009-07-16","aktenzeichen":"I ZB 55/07","doktyp":"Beschluss","leitsatz":null,"text_plain":"BUNDESGERICHTSHOF \n\nI ZB 55/07 \n\nBESCHLUSS \n\nVerkündet am: \n16. Juli 2009 \nFühringer \nJustizangestellte \nals Urkundsbeamtin \nder Geschäftsstelle \n\nin der Rechtsbeschwerdesache \n\nbetreffend die Marke Nr. 395 03 037 \n\nDer I. Zivilsenats des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhand-\n\nlung vom 16. Juli 2009 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm und \n\ndie Richter Prof. Dr. Büscher, Dr. Schaffert, Dr. Kirchhoff und Dr. Koch \n\nbeschlossen: \n\nDie Rechtsbeschwerde gegen den an Verkündungs Statt am \n\n2. Mai 2007 zugestellten Beschluss des 26. Senats (Marken-\n\nBeschwerdesenats) des Bundespatentgerichts wird auf Kosten \n\nder Markeninhaberin zurückgewiesen. \n\nDer Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 100.000 € \n\nfestgesetzt. \n\nGründe: \n\n1 \n\nI. Für die Markeninhaberin ist seit dem 20. August 1996 die nachfolgend \n\nabgebildete farbige (rot) dreidimensionale Marke Nr. 395 03 037 für die Ware \n\n\"Spielzeug, nämlich Spielbausteine\" eingetragen: \n\n2 \n\nDie Antragstellerin hat beim Deutschen Patent- und Markenamt die Lö-\n\nschung der Marke beantragt, weil sie zum einen nicht markenfähig, zum ande-\n\nren nicht unterscheidungskräftig und im Übrigen freihaltebedürftig sei. Die Mar-\n\nkenabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Löschung der \n\nMarke angeordnet. \n\n3 \n\n4 \n\n5 \n\n6 \n\nDie Beschwerde der Markeninhaberin ist ohne Erfolg geblieben (BPatG, \n\nBeschl. v. 2.5.2007 - 26 W (pat) 80/05, juris). \n\nHiergegen wendet sich die Markeninhaberin mit der (zugelassenen) \n\nRechtsbeschwerde. Die Antragstellerin beantragt, das Rechtsmittel zurückzu-\n\nweisen. \n\nII. Das Bundespatentgericht hat einen Löschungsgrund nach § 50 Abs. 1 \n\nund 2 MarkenG bejaht und zur Begründung ausgeführt: \n\nDer Eintragung der angegriffenen Marke habe das Schutzhindernis aus \n\n§ 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegengestanden, das auch weiterhin bestehe. \n\nVom Markenschutz ausgeschlossen seien nach dieser Vorschrift Warenformen, \n\nderen wesentliche Merkmale eine technische Funktion erfüllten. Davon sei für \n\ndie vorliegende Marke auszugehen. Diese bestehe aus der Wiedergabe eines \n\nroten quaderförmigen Spielbausteins mit zwei symmetrischen Reihen aus je-\n\nweils vier flachen, glatten und zylindrischen Noppen an der Oberfläche. Die \n\nKupplungselemente (Noppen) der Marke, aus denen die Markeninhaberin allein \n\ndie Markenfähigkeit ableite, seien ausschließlich technisch bedingt. Die Noppen \n\nauf der Oberseite sowie die Hohlräume auf der Unterseite des Spielbausteins \n\ndienten dazu, die Spielbausteine auf leichte Art verbinden und wieder trennen \n\nzu können. Diese technische Wirkung stehe eindeutig im Vordergrund. Die \n\nFunktion des Gegenstandes werde durch die Form erreicht, was durch die ab-\n\ngelaufenen Patente bestätigt werde. Soweit sich die Markeninhaberin darauf \n\nberufen habe, es gebe verschiedene Möglichkeiten der Gestaltung der Noppen \n\nder Spielbausteine innerhalb derselben technischen Lösung, komme es hierauf \n\nnicht an. Die zylindrischen Noppen seien im Übrigen die beste Ausführungsform \n\nzur beständigen Verbindung der Bausteine. Neben dieser technischen Funktion \n\nseien rein ästhetisch bedingte Merkmale der Warenform nicht ersichtlich. \n\n7 \n\nIII. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Rechtsbe-\n\nschwerde haben keinen Erfolg. Mit Recht hat das Bundespatentgericht die Vor-\n\naussetzungen für eine Löschung der angegriffenen Marke für die Ware \"Spiel-\n\nzeug, nämlich Spielbausteine\" nach § 50 Abs. 1 und 2 MarkenG bejaht. Der \n\nMarke stand sowohl im Eintragungszeitpunkt (§ 50 Abs. 1 MarkenG) als auch \n\nim Zeitpunkt der Entscheidung über den Löschungsantrag (§ 50 Abs. 2 Satz 1 \n\nMarkenG) das Schutzhindernis nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen. \n\n8 \n\n1. Nach dieser Vorschrift ist ein Zeichen, das ausschließlich aus einer \n\nForm besteht, dem Markenschutz nicht zugänglich, wenn die Form zur Errei-\n\nchung einer technischen Wirkung erforderlich ist. § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG \n\nsetzt Art. 3 Abs. 1 lit. e Ziffer ii MarkenRL um. Die Bestimmung schließt es im \n\nöffentlichen Interesse aus, dass der Inhaber des Markenrechts technische Lö-\n\nsungen für sich monopolisieren und dadurch Mitbewerber daran hindern kann, \n\nihre Ware mit diesen technischen Lösungen zu versehen (EuGH, Urt. v. \n\n8.4.2003 - C-53/01 bis 55/01, Slg. 2003, I-3161 = GRUR 2003, 514 Tz. 72 \n\n= WRP 2003, 627 - Linde, Winward u. Rado; BGH, Beschl. v. 24.5.2007 \n\n- I ZB 37/04, GRUR 2008, 71 Tz. 13 = WRP 2008, 107 - Fronthaube; Beschl. v. \n\n25.10.2007 - I ZB 22/04, GRUR 2008, 510 Tz. 11 = WRP 2008, 791 - Milch-\n\nschnitte). Wie der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften zu der Be-\n\nstimmung der Markenrechtsrichtlinie entschieden hat, setzt dieses Eintragungs-\n\nhindernis voraus, dass die wesentlichen funktionellen Merkmale der Form nur \n\nder technischen Wirkung zuzuschreiben sind, selbst wenn die fragliche techni-\n\nsche Wirkung durch andere Formen erzielt werden kann (EuGH, Urt. v. \n\n18.6.2002 - C-299/99, Slg. 2002, I-5475 = GRUR 2002, 804 Tz. 83 = WRP \n\n2002, 924 - Philips/Remington; BGH, Beschl. v. 17.11.2005 - I ZB 12/04, GRUR \n\n2006, 589 Tz. 18 = WRP 2006, 900 - Rasierer mit drei Scherköpfen). \n\n9 \n\n2. Das Bundespatentgericht hat angenommen, die Markenfähigkeit der \n\nangegriffenen Marke ergebe sich allein aus den Noppen (Kupplungselementen) \n\ndes Spielbausteins; deren Ausführungsform sei ausschließlich technisch be-\n\ndingt. Grundsätzlich dürften technische Lösungen, die über Patent- oder Ge-\n\nbrauchsmusterschutz verfügten oder verfügt hätten, nicht mit Hilfe des Marken-\n\nschutzes unterlaufen werden. Nur Merkmale, die nicht im Wesentlichen tech-\n\nnisch bedingt seien, seien dem Markenschutz zugänglich. Vorliegend sei davon \n\nauszugehen, dass die wesentliche technische Funktion der Noppen auf der \n\nOberseite sowie der Hohlräume auf der Unterseite der Spielbausteine in einem \n\nVerbindungseffekt bestehe, der der Stabilität diene und eine leichte Verbindung \n\nund Trennung der Elemente erlaube. Diese technische Wirkung der Noppen \n\nstehe eindeutig im Vordergrund. Die Form und der Durchmesser der Noppen, \n\nihre Anzahl, ihre Höhe und ihre symmetrische Anordnung seien wesentlich für \n\ndie erzielte Wirkung und deshalb für diese technische Wirkung auch erforderlich \n\ni.S. des § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. \n\n10 \n\n3. Diese Ausführungen halten der rechtlichen Nachprüfung stand. \n\n11 \n\na) Das Bundespatentgericht ist zu Recht und von der Rechtsbeschwerde \n\nunbeanstandet davon ausgegangen, dass für die Beurteilung des Schutzhin-\n\ndernisses nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ausschließlich auf die Noppen eines \n\nSpielbausteins abzustellen ist, der der angegriffenen Marke entspricht. Die wei-\n\ntere Gestaltung des Spielbausteins besteht in dessen quaderförmiger Aufma-\n\nchung. Diese ist dem Markenschutz nach § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG nicht zu-\n\ngänglich, weil es sich um die Grundform dieser Warengattung handelt (vgl. \n\nBGH, Beschl. v. 20.11.2003 - I ZB 18/98, GRUR 2004, 506, 507 = WRP 2004, \n\n755 - Stabtaschenlampen II; BGH GRUR 2008, 510 Tz. 16 - Milchschnitte). \n\n12 \n\nb) Ohne Erfolg macht die Rechtsbeschwerde gegen die Annahme des \n\nSchutzhindernisses nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG geltend, das Bundespa-\n\ntentgericht sei von einem falschen rechtlichen Maßstab ausgegangen. Das Ein-\n\ntragungshindernis des § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sei eng auszulegen, weil es \n\nnicht durch Verkehrsdurchsetzung überwunden werden könne. Es sei zu unter-\n\nscheiden zwischen einer technischen Wirkung, die nur mit der als Marke bean-\n\nspruchten Form erzielt werden könne, und einer zur Erreichung einer techni-\n\nschen Wirkung erforderlichen technischen Lösung, die durch verschiedene Ge-\n\nstaltungsmöglichkeiten umzusetzen sei. Der Ausschlussgrund des § 3 Abs. 2 \n\nNr. 2 MarkenG setze voraus, dass eine bestimmte technische Wirkung nur mit \n\nder als Marke beanspruchten Form erzielt werden könne. Die Monopolisie-\n\nrungsgefahr, der § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegenwirken solle, bestehe da-\n\ngegen nicht, wenn eine konkrete technische Lösung durch in der äußerlichen \n\nGestaltung ganz unterschiedliche Formen realisiert werden könne. Dem kann \n\nnicht beigetreten werden. \n\n13 \n\naa) Das Eintragungshindernis des § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist im Hin-\n\nblick auf das Allgemeininteresse auszulegen, Formen frei verwenden zu kön-\n\nnen, deren wesentliche Merkmale einer technischen Funktion entsprechen und \n\ngewählt wurden, um diese zu erfüllen (EuGH GRUR 2002, 804 Tz. 77 und 80 \n\n- Philips/Remington). Maßgeblich ist daher für das Vorliegen des in Rede ste-\n\nhenden Schutzhindernisses, ob die Anzahl, Gestaltung und Anordnung der \n\nNoppen allein der technischen Wirkung zuzuschreiben ist oder ob die angegrif-\n\nfene Marke darüber hinausgehende, nicht technische Gestaltungsmerkmale \n\noder eine individualisierende Formgebung aufweist (vgl. BGH, Beschl. v. \n\n20.11.2003 - I ZB 48/98, GRUR 2004, 507, 509 = WRP 2004, 749 - Transfor-\n\nmatorengehäuse; BGH GRUR 2006, 589 Tz. 20 - Rasierer mit drei Scherköp-\n\nfen; BGHZ 166, 65 Tz. 14 - Porsche Boxster; BGH GRUR 2008, 71 Tz. 16 \n\n- Fronthaube). \n\n14 \n\nbb) Von diesen Maßstäben ist auch das Bundespatentgericht ausgegan-\n\ngen. Nach seinen rechtsfehlerfrei getroffenen Feststellungen weisen die Nop-\n\npen auf der Oberseite des Spielbausteins eine wesentliche technische Funktion \n\nauf, ohne dass die angegriffene Marke über weitergehende nichttechnische \n\nGestaltungsmerkmale verfügt. Dass sich die Streitmarke durch eine individuali-\n\nsierende Formgebung auszeichnet, hat das Bundespatentgericht ebenfalls nicht \n\nfestgestellt. Die Rechtsbeschwerde rügt insoweit auch keinen Vortrag der Mar-\n\nkeninhaberin als übergangen. Das Bundespatentgericht hat daraus zu Recht \n\ngefolgert, dass die wesentlichen funktionellen Merkmale der Form nur der tech-\n\nnischen Wirkung zuzuschreiben sind. \n\n15 \n\ncc) Diesem Ergebnis hält die Rechtsbeschwerde entgegen, das Schutz-\n\nhindernis nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG liege nur vor, wenn eine technische \n\nWirkung nur mit unterschiedlichen technischen Lösungen erreicht werden kön-\n\nne und mit der angegriffenen Markenform eine dieser technischen Lösungen \n\nmonopolisiert werde. Dagegen seien die Voraussetzungen des § 3 Abs. 2 Nr. 2 \n\nMarkenG nicht gegeben, wenn zur Erzielung einer technischen Wirkung eine \n\nbestimmte technische Lösung diene, die auf unterschiedliche Art und Weise \n\numgesetzt werden könne. Von letzterem sei im vorliegenden Fall auszugehen. \n\nZur Verbindung der Spielbausteine durch Verklemmen gebe es eine Reihe von \n\ngleichwertigen Alternativgestaltungen für Noppen von Spielbausteinen. Bei den \n\nBausteinen der Markeninhaberin werde die Klemmwirkung dadurch erzielt, dass \n\ndie Noppen auf der Oberseite der Spielbausteine zwischen die Innenwand des \n\nBausteins und den in der Bausteininnenseite vorhandenen Zapfen geklemmt \n\nwürden. Diese an der Unterseite der Bausteine angeordneten Sekundärzapfen \n\nseien Gegenstand des Christiansen-Patents, durch das die ursprüngliche Ge-\n\nstaltung des Spielbausteins nach dem Patent von Harry Fisher Page weiterent-\n\nwickelt worden sei. Das Bundespatentgericht habe die Gestaltung der Spiel-\n\nbausteine auf der Grundlage des Christiansen-Patents als funktionsgerechteste \n\nAusführungsform und deshalb als vorzugswürdig gegenüber anderen Ausfüh-\n\nrungsformen bezeichnet. Die Feststellungen des Bundespatentgerichts hierzu \n\nseien unzureichend und seine Würdigung sei widersprüchlich. Das Bundespa-\n\ntentgericht habe verfahrensfehlerhaft den gegenteiligen Vortrag der Markenin-\n\nhaberin nicht berücksichtigt. \n\n16 \n\nMit diesen Angriffen hat die Rechtsbeschwerde keinen Erfolg. Auf den \n\nVortrag der Markeninhaberin, dass die Klemmwirkung von Spielbausteinen \n\ndurch einen gegenüber der angegriffenen Marke anderen Aufbau und eine an-\n\ndere Gestaltung der Kupplungselemente (Noppen) erzielt werden könne, ohne \n\ndass mit der Formgebung der angegriffenen Marke in qualitativer, technischer, \n\nfunktionsmäßiger oder wirtschaftlicher Hinsicht ein Vorteil gegenüber abwei-\n\nchenden Ausführungen verbunden sei, kommt es aus Rechtsgründen nicht an. \n\nAuch wenn dies der Fall sein sollte, bleibt für das Eintragungshindernis nach \n\n§ 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entscheidend, dass die von der Markeninhaberin für \n\ndie angegriffene Marke gewählten wesentlichen funktionellen Merkmale der \n\nWarenform allein der technischen Wirkung zuzuschreiben sind (vgl. EuGH \n\nGRUR 2002, 804 Tz. 83 - Philips/Remington zu Art. 3 Abs. 1 lit. e Ziff. ii \n\nMarkenRL). \n\n17 \n\nIn dem Vorlageverfahren Philips/Remington hatte sich die Markeninha-\n\nberin Philips darauf berufen, es gebe gegenüber der fraglichen Marke zahl-\n\nreiche andere Formen, mit denen sich hinsichtlich der Rasur die gleiche tech-\n\nnische Wirkung mit einem gleichen Kostenaufwand erzielen lasse (vgl. EuGH \n\nGRUR 2002, 804 Tz. 67 - Philips/Remington). Diesen von Philips geltend \n\ngemachten Umstand hat der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften \n\nnicht als entscheidungserheblich erachtet, sondern ausschließlich darauf \n\nabgestellt, dass die wesentlichen \n\nfunktionellen Merkmale der \n\nin Rede \n\nstehenden Form nur der technischen Wirkung zuzuschreiben waren (EuGH \n\nGRUR 2002, 804 Tz. 84 - Philips/Remington). Deshalb ist entgegen den Aus-\n\nführungen der Rechtsbeschwerde auch keine differenzierte Betrachtung danach \n\ngeboten, ob dieselbe technische Wirkung nur mit unterschiedlichen technischen \n\nLösungen erzielt werden kann oder ob diese Wirkung mit der gleichen techni-\n\nschen Lösung, aber mit unterschiedlichen Gestaltungsmöglichkeiten zu errei-\n\nchen ist. Für eine derartige Differenzierung besteht nach dem Zweck des \n\nSchutzhindernisses aus § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG kein Anlass (vgl. EuG, Urt. v. \n\n12.11.2008 - T-270/06, GRUR Int. 2009, 508 Tz. 43 = WRP 2009, 36 - Lego \n\nJuris/HABM, zu Art. 7 Abs. 1 lit. e Ziff. ii GMV). Auch im letzteren Fall wird eine \n\nim Wesentlichen technisch bedingte Warenform monopolisiert und werden an-\n\ndere Unternehmen von der freien Verwendbarkeit dieser Warenform, die allein \n\nder Erzielung einer technischen Wirkung dient, ausgeschlossen. \n\n18 \n\n4. Der von der Markeninhaberin angeregten Vorlage an den Gerichtshof \n\nder Europäischen Gemeinschaften bedarf es nicht. Die Grundsätze, nach de-\n\nnen sich im Streitfall die Frage beurteilt, ob das Schutzhindernis des § 3 Abs. 2 \n\nNr. 2 MarkenG eingreift, sind durch die Rechtsprechung des Gerichtshofs der \n\nEuropäischen Gemeinschaften geklärt. Auch im Übrigen stellen sich vorliegend \n\nkeine entscheidungserheblichen Rechtsfragen, die eine Vorlage an den Ge-\n\nrichtshof der Europäischen Gemeinschaften rechtfertigen. \n\n19 \n\nIV. Die Kostenentscheidung beruht auf § 90 Abs. 2 Satz 1 MarkenG. \n\nBornkamm \n\nBüscher \n\nSchaffert \n\nKirchhoff \n\nKoch \n\nVorinstanz: \n\nBundespatentgericht, Entscheidung vom 02.05.2007 - 26 W(pat) 80/05 -","source":null,"source_url":null,"url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2009-07-16/i-zb-55-07","cited_norms":[{"jurabk":"MarkenG","ref":"§ 3","ref_norm":"3","n":16},{"jurabk":"MarkenG","ref":"§ 50","ref_norm":"50","n":2},{"jurabk":"MarkenG","ref":"§ 90","ref_norm":"90","n":1}],"authoritative_source":null,"attribution":null,"source_info":{"name":"nu:legal Deutsches Recht","operator":"Nulegal GmbH","terms":"https://recht.nulegal.eu/nutzungsbedingungen","attribution":"Source: nu:legal – recht.nulegal.eu","license_url":"https://recht.nulegal.eu/license","url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2009-07-16/i-zb-55-07","retrieved":"2026-07-10 19:43:11.354114+00:00"},"card":{"id":"bgh/2009-07-16/i-zb-55-07","court":"BGH","court_id":"bgh","court_as_stated":"BGH","panel":"I. 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